World Intellectual Property Organization

Guía para el Registro Internacional de Marcas

Parte B: Capítulo II

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CAPÍTULO II: EL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL

DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Motivos de la denegación
Declaración de concesión de protección
Plazos relativos a la denegación

Resumen

Procedimiento de denegación de la protección

Notificación de denegación de la protección

Contenido de la notificación
Contenido adicional de la notificación cuando la denegación provisional se base en una oposición
Inscripción y publicación de la denegación provisional: transmisión al titular
Idioma de la notificación de denegación provisional

Notificaciones irregulares de denegación provisional
Procedimiento posterior a la notificación de denegación

Confirmación o retiro de la denegación provisional


[También en la Parte B, Capítulo II: 

Introducción | La Solicitud Internacional | El Registro Internacional | Denegación de la Protección | Designación Posterior | Modificaciones en el Registro Internacional | Renovación del Registro Internacional | Dependencia e Independencia | Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que pueden afectar a los Registros Internacionales | Continuación de los efectos de los Registros Internacionales en determinados Estados sucesores]



Denegación de la Protección

mroonprvmroontocmroonnxt

Motivos de la denegación

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Artículo 5.1)

 

33.01 Cada una de las Partes Contratantes designadas tiene derecho a denegar la protección del registro internacional en su territorio. Esa denegación sólo puede fundarse en los motivos que, conforme al Artículo 6quinquies.B) del Convenio de París, serían aplicables a una marca depositada directamente ante la Oficina que notifica la denegación.

33.02 En sentido estricto, el Artículo 6quinquies del Convenio de París se aplica únicamente cuando la marca en cuestión está registrada en su país de origen, lo cual sucede necesariamente cuando el registro internacional se basa en un registro (y siempre será así cuando la designación de la Parte Contratante de que se trate esté regida por el Arreglo). Por lo tanto, en principio, cuando un registro internacional se base en una solicitud presentada en el país de origen, una Oficina estará facultada a denegar la protección fundándose en motivos distintos de los que figuran en el Artículo 6quinquies. No obstante, existen buenas razones para no optar por esa posibilidad. En primer lugar, por lo general, un régimen dual de esa índole resultaría poco práctico, tanto para la Oficina como para el titular. En segundo lugar, una de las razones por las que el Artículo 6quinquies se aplica únicamente cuando la marca está efectivamente registrada en el país de origen, es evitar que se beneficien con esa disposición marcas que no cumplirían los requisitos para ser protegidas en ese país. Sin embargo, si oportunamente la Oficina de origen considera que la marca no satisface los requisitos para gozar de protección (aunque sea sólo respecto de un número limitado de productos y servicios), solicitará que se efectúe la cancelación del registro internacional (véanse más adelante los párrafos B.II.78.01 a 79.04); ello quedará reflejado en el alcance de la protección que se pretenda obtener en la Parte Contratante designada. Además, aunque la marca aún no haya sido registrada por la Oficina de origen, será obligatorio limitar las objeciones a los motivos mencionados en el Artículo 6quinquies si la marca ha sido registrada en otro país que es parte en el Convenio de París, aunque ese país no sea parte en el Arreglo ni en el Protocolo.

33.03 Una Parte Contratante no podrá denegar la protección de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, por el hecho de que la legislación en vigor permite el registro sólo en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios. Aunque dicha legislación exija que una solicitud presentada directamente ante esa Oficina deba efectuarse únicamente en una clase, la Oficina deberá aceptar que un registro internacional puede ser protegido en esa Parte Contratante cuando se refiera a varias (o aun a las 45) clases de productos y servicios.
33.04 En la notificación de la designación cabe incluir una declaración en la que conste que el titular desea que la marca se considere como marca en caracteres estándar.  La cuestión de los caracteres estándar plantea dificultades, debido a que algunas indicaciones adicionales (como los acentos) pueden considerarse caracteres estándar en un idioma pero no en otros.  Por tanto, incumbe enteramente a cada Parte Contratante designada decidir qué efecto tiene dicha declaración.  Por ejemplo, una Oficina (y los tribunales) podrá optar por hacer caso omiso de dicha declaración a la hora de determinar cuestiones como el alcance de la protección o los casos de conflicto entre marcas.  En dicho caso, la Oficina de la Parte Contratante en cuestión  tendría la potestad de atribuir, para sus propios fines, un símbolo de clasificación de la Clasificación de Viena a la marca que ha sido objeto de un registro internacional (en los casos en que se haya formulado la declaración relativa a los caracteres estándar, la Oficina Internacional no habrá aplicado la Clasificación de Viena).
33.05 Antes de notificar la designación a la Parte Contratante, la Oficina Internacional  habrá declarado que se han cumplido todos los requisitos de forma pertinentes del Arreglo o del Protocolo y del Reglamento.  Por lo tanto, esto debería bastar para que las Oficinas no planteen objeciones por motivos de forma o de presentación.  Cuando una Parte Contratante exija que se presente en un formulario aparte una declaración de intención de utilizar la marca, firmada por el solicitante, la Oficina Internacional habrá establecido que dicha declaración ha sido presentada antes de notificar a la Parte Contratante el registro internacional o la designación posterior.  Cuando la Parte Contratante exija que se presente una declaración de intención de utilizar la marca, pero no exija que la declaración haya de presentarse en un formulario aparte, tal como se indica en el apartado correspondiente al formulario de solicitud internacional o al formulario de designación posterior, se considerará que, al designar dicha Parte Contratante, el solicitante o titular ha formulado la declaración exigida.  Además, se contempla la posibilidad de que en una solicitud internacional o designación posterior figuren otras indicaciones que podrían ser exigidas por determinadas Partes Contratantes.

A Artículo 4.1)
P Artículo 4.1)b)

33.06 Tampoco es procedente que una Oficina formule objeciones a la clasificación de productos y servicios del registro internacional.  Aun cuando una Oficina no esté de acuerdo con la clasificación (que naturalmente habrá sido aprobada por la Oficina Internacional) no tendría efecto una objeción de ese tipo, ya que no se modifica la clasificación del Registro Internacional.  Naturalmente, una Oficina puede aplicar su propia interpretación de la clasificación para, por ejemplo, llevar a cabo una búsqueda de marcas anteriores que planteen conflicto;  de hecho, se estipula expresamente que la indicación de las clases no obliga a las Partes Contratantes en cuanto a la determinación del alcance de la protección de la marca.
33.07 Una Oficina podrá presentar objeciones si considera que un término es demasiado amplio o demasiado vago. Dichas objeciones podrán plasmarse en una denegación parcial, que tendrá como consecuencia la sustitución del término amplio o vago por uno más adecuado o preciso en la entrada inscrita en el Registro Internacional, según corresponda a esa Parte Contratante; que en la práctica es una limitación de la protección en esa Parte Contratante.

Declaración de concesión de protección

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Regla 17.6)

 

33.08 La Oficina que haya examinado un registro internacional en que esté designada, y no haya encontrado motivos de denegación, podrá emitir una declaración de concesión de protección.

Regla 17.6)
Regla 17.6)a)
33.09 No se exige a la Oficina que emita una declaración si decide no denegar la protección. Un principio fundamental del sistema de Madrid es que, si dentro del plazo correspondiente (un año o 18 meses) no se envía una notificación de denegación provisional, la marca queda automáticamente protegida en la Parte Contratante en cuestión para todos los productos y servicios indicados. Este principio siempre ha sido considerado como una de las principales ventajas para los usuarios del sistema de registro internacional, y en particular lo fue en la época en que las Oficinas solían tardar más de 12 meses en examinar las solicitudes que se les presentaban directamente. Hoy en día, sin embargo, muchas Oficinas pueden examinar las solicitudes y comunicar el resultado al solicitante en menos de un año. Si la Oficina no comunica al titular de un registro internacional que ha llevado a cabo el examen y ha decidido no denegar la protección, el titular sería tratado de manera menos favorable que un solicitante directo. Para evitar ese problema, una Oficina que ha realizado un examen de oficio sin encontrar motivos de denegación puede enviar a la Oficina Internacional una declaración de concesión de protección (en lo tocante al período aplicable durante el cual puede enviarse una declaración de concesión de protección, véanse los párrafos B.II.34.01 a 34.05).

33.10 Las Oficinas que decidan valerse de esta posibilidad disponen de las opciones siguientes: en primer lugar, podrán enviar una única declaración en la que conste que se han completado todos los procedimientos realizados ante la Oficina y que, en consecuencia, se confiere la protección a la marca que es objeto del registro internacional; esta sería la opción más adecuada para una Oficina que aplica un sistema de examen de oficio que no prevé la oposición, o en la que el período de oposición transcurre paralelamente al examen. Otra posibilidad es que la Oficina envíe una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la protección de la marca aún puede ser objeto de oposición u observaciones por terceros; deberá indicarse la fecha límite para presentar dichas oposiciones. Esta sería la opción más adecuada cuando el período de oposición no comienza hasta que no haya finalizado la etapa de examen de oficio. En este caso, si el período de oposición expira sin que se hayan formulado oposiciones u observaciones, la Oficina podrá enviar otra declaración a tal efecto, indicando que la marca está protegida.

33.11 En una declaración de concesión de protección se deberá indicar el nombre de la Oficina que la envía y el registro internacional al que se refiere. Puesto que por definición la declaración debe referirse a todos los productos y servicios para los que se solicita protección en la Parte Contratante en cuestión, en ella no se enumerarán los productos o servicios que abarca la concesión.

Regla 17.6)b)
Regla 32.1)a)iii)

33.12 Toda declaración de concesión de protección se inscribirá en el Registro Internacional y se publicará en la Gaceta; además, una copia será transmitida al titular. Por otra parte, la Oficina Internacional tiene previsto poner a libre disposición de los usuarios de la base de datos ROMARIN copias digitalizadas de declaraciones de concesión de protección.

33.13 Una vez que se haya inscrito una declaración de concesión de protección, no será posible inscribir una denegación de protección. Si, tras comunicar una declaración de concesión de protección, se decide retirar la protección de conformidad con la legislación de la Parte Contratante, ello deberá notificarse a la Oficina Internacional como una invalidación, de conformidad con la Regla 19 (véanse más adelante los párrafos B.II.84.01 a 84.04).

33.14 El hecho de que una Oficina no envíe una declaración de concesión de protección no producirá consecuencias jurídicas. La marca seguirá gozando de protección a menos que se envíe una notificación de denegación de la protección dentro del plazo previsto en el Artículo 5.2) del Arreglo o el Protocolo.

Plazos relativos a la denegación

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34.01 La denegación debe ser notificada a la Oficina Internacional dentro de un plazo determinado y cualquier denegación que se envíe después del vencimiento de ese plazo no será considerada como tal por la Oficina Internacional (véase el párrafo B.II.36.02). No es necesario que se tome una decisión definitiva sobre la denegación dentro del plazo correspondiente; es suficiente que todos los motivos de denegación se notifiquen dentro de ese plazo. En otras palabras, lo que debe enviarse dentro del plazo correspondiente es una denegación provisional. Una Oficina podrá notificar motivos adicionales con respecto a un determinado registro internacional en notificaciones posteriores de denegación, siempre que esas notificaciones posteriores sean enviadas a la Oficina Internacional dentro del plazo correspondiente. Sin embargo, la Oficina no podrá fundar una decisión definitiva sobre la denegación en un motivo que no haya sido mencionado en una notificación de denegación provisional efectuada dentro del plazo correspondiente.

A Artículo 5.2)
P Artículo 5.2)a)

34.02 El plazo normal para la notificación de una denegación provisional es de un año contado a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado el registro internacional o la designación posterior a la Oficina de la Parte Contratante designada, salvo que la legislación de esa Parte Contratante prevea un plazo más corto.

P Artículo 5.2)b)

34.03 Sin embargo, una Parte Contratante en el Protocolo puede declarar que, para los registros internacionales en los que ha sido designada en virtud del Protocolo, el plazo de un año será reemplazado por uno de 18 meses (véase el párrafo B.II.34.05).

P Artículo 5.2)c)

34.04 En esa declaración, la Parte Contratante también puede especificar que una denegación de protección resultante de una oposición podrá ser notificada a la Oficina Internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses. Con respecto a un determinado registro internacional en el que la Parte Contratante haya sido designada en virtud del Protocolo, la Oficina de una Parte Contratante que haya efectuado esta declaración podrá notificar, tras el vencimiento del plazo de 18 meses, una denegación de protección resultante de una oposición, pero sólo si

- antes de la expiración del plazo de 18 meses, ha informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones con respecto a ese registro internacional después del vencimiento del plazo de 18 meses, y

- la notificación de denegación resultante de una oposición se efectúa dentro del plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición y, en cualquier caso, dentro de un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición.

P Artículo 9sexies 34.05 Sin perjuicio del principio general de que el Protocolo se aplica entre Estados obligados tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.16 a 02.25), el párrafo 1)b) del Artículo 9sexies deja sin efecto la declaración prevista en el Artículo 5.2)b) y c) en las relaciones entre los Estados obligados por ambos instrumentos.  En la práctica, esto significa que en el caso de una solicitud internacional en que la Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante obligada por ambos instrumentos, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos instrumentos, aun cuando se rija por el Protocolo y no por el Arreglo, estará supeditada, no obstante, al régimen estándar descrito en el Artículo 5.2)a), esto es, el plazo de un año para la notificación de una denegación provisional, sin perjuicio de que la Parte Contratante designada en cuestión haya formulado una declaración por la que amplía el plazo para la notificación de una denegación provisional.

Instrucción 14

34.06 Con el fin de determinar si una notificación de denegación provisional ha sido enviada dentro del plazo correspondiente, la fecha de envío de una notificación enviada por correo estará determinada por el matasellos. Si éste es ilegible o está ausente, la Oficina Internacional tratará la notificación como si hubiera sido enviada 20 días antes de la fecha de su recepción por la Oficina Internacional; sin embargo, si esta fecha resultara anterior a la fecha de la denegación o a la fecha de envío mencionada en la notificación, ésta será tratada como si hubiera sido enviada en esta última fecha. En el caso de una notificación enviada mediante un servicio de distribución, la fecha de envío estará determinada por la información inscrita en dicho servicio.

Regla 16.1)b)
Regla 16.2)
Regla 32.1)a)ii)

34.07 Cuando, en relación con un determinado registro internacional, una Oficina informe a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se presenten oposiciones tras el vencimiento del plazo de 18 meses, en la comunicación deberán indicarse las fechas de comienzo y de fin del período de oposición, si se conocen. Si aún no se conocen, deberán ser comunicadas a la Oficina Internacional una vez conocidas. La Oficina Internacional inscribirá esta información en el Registro Internacional, la transmitirá al titular del registro internacional y la publicará en la Gaceta.

34.08 Cuando se haya informado de la posibilidad de formular oposiciones con posterioridad, como se describe en el párrafo anterior, una Oficina podrá notificar una denegación resultante de una oposición después del vencimiento del plazo de 18 meses. El siguiente ejemplo puede ilustrar el funcionamiento de estas disposiciones:

- En un registro internacional se designa una determinada Parte Contratante en relación con los productos (X + Y + Z).

- Al hacer el examen, la Oficina considera que debería denegarse la protección a la marca para algunos de los productos enumerados (X + Y), pero que puede protegerse la marca para los demás productos (Z); nueve meses después de la fecha en que se le ha enviado la notificación de designación, emite una notificación denegando provisionalmente la protección para esos productos (X + Y). En esta notificación declara que el titular cuenta con un plazo de seis meses para informar a la Oficina si desea solicitar que se reconsidere la denegación; asimismo, comunica al solicitante que, una vez que la situación se haya resuelto en lo relativo a las objeciones planteadas por la Oficina, existe la posibilidad de que un tercero presente una oposición, aun tras el vencimiento del plazo de 18 meses a partir de la notificación de la designación; se declara también que, si el titular no responde dentro de dicho plazo de seis meses, se considerará que la marca quedará protegida en esa Parte Contratante para los productos (Z), pero no gozará de protección para los demás productos (X + Y), que la Oficina publicará un aviso a tal efecto y que a partir de esa publicación comenzará a transcurrir el plazo de cuatro meses para formular oposiciones a la protección de los productos (Z).

- El titular puede responder en el plazo de seis meses, solicitando que se reconsidere la denegación provisional en relación con los productos (X + Y); como consecuencia de la reconsideración se emite una decisión denegando la protección de los productos (X), pero permitiendo que se protejan los productos (Y); la Oficina publica un aviso declarando que la marca se protegerá para los productos (Y + Z), y que cualquier oposición a ese respecto podrá presentarse dentro de los cuatro meses contados a partir de la fecha de publicación del aviso; en la comunicación en la que se informa al titular acerca de la decisión, también se indica que se publica dicho aviso, junto con su fecha y la duración del período de oposición.

-  Otra posibilidad es que el titular no responda en el plazo previsto por la Oficina a la notificación en la que se deniega la protección para los productos (X + Y); una vez vencido ese plazo, la Oficina publicará un aviso declarando que se protegerá la marca en relación con los productos (Z) y que cualquier oposición a ese respecto podrá presentarse dentro de los cuatro meses contados a partir de la fecha de publicación del aviso; al mismo tiempo, se informa al titular acerca de la publicación del aviso, junto con su fecha y la duración del período de oposición.

Este ejemplo sólo tiene carácter indicativo. Muchas variantes son posibles y, naturalmente, los detalles variarán según la legislación de cada Parte Contratante.

Resumen

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34.09 Una vez vencido el plazo de un año, el titular sabrá si su marca está protegida en una Parte Contratante determinada o si existe la posibilidad de que la protección sea denegada y, en ese caso, los motivos de la denegación, en las siguientes situaciones:

- en todas las designaciones que se rijan por el Arreglo;

- en todas las designaciones que se rijan por el Protocolo, cuando la Parte Contratante designada no haya formulado una declaración por la que amplía el plazo de denegación a 18 meses, y

- en aquellas designaciones que se rijan por el Protocolo, cuando la Parte Contratante designada haya formulado una declaración por la que amplía el plazo de denegación a 18 meses, pero la Parte Contratante mediante la cual el titular podía efectuar la designación y la Parte Contratante designada sean ambas parte en el Arreglo (en virtud del párrafo 1)b) del Artículo 9sexies del Protocolo) (véanse también los párrafos A.02.16 a 02.25).

34.10 En lo que atañe a toda designación, regida por el Protocolo, de una Parte Contratante que haya formulado la declaración por la que se amplía el plazo a 18 meses y con respecto a la cual no se aplica la excepción prevista en el párrafo 1)b) del Artículo 9sexies, el titular sabrá, al cabo de 18 meses, si su marca está protegida en dicha Parte Contratante designada, o si existe la posibilidad de que la protección sea denegada y, en tal caso, los motivos de la denegación.  Cuando dicha Parte Contratante designada también haya formulado la declaración por la que permite que se notifiquen, tras el plazo de 18 meses, las denegaciones provisionales resultantes de una oposición, el titular sabrá, al cabo de 18 meses, si existe la posibilidad de que se formulen oposiciones ulteriormente.

Regla 1bis
Regla 18.1) y 2)
Regla 1.xvii) y xviii)
34.11 En algunos casos es posible que cambie el tratado aplicable a la designación ya inscrita de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.26 a 02.31). No obstante, eso no repercutirá en el plazo de denegación, aun cuando no haya vencido dicho plazo.  Ello se debe a que la aplicación de los párrafos 1 y 2 de la Regla 18 del Reglamento Común (sobre notificaciones irregulares de denegación provisional) está sujeta a las expresiones “Parte Contratante designada en virtud del Arreglo” y “Parte Contratante designada en virtud del Protocolo”.  A su vez, en virtud de la Regla 1.xvii) y xviii), estos términos se definen como peticiones de ampliación de la protección.  Por lo tanto, el plazo de denegación queda determinado mediante referencia a la situación pertinente en el momento de la presentación y no se ve afectado por los cambios posteriores con respecto al tratado aplicable.

 

34.12 Cuando haya vencido el plazo para la notificación de una denegación provisional sin que la Oficina Internacional haya inscrito una notificación de denegación provisional respecto de la designación de una Parte Contratante designada, se dejará constancia a ese respecto en la base de datos ROMARIN.

Procedimiento de denegación de la protección

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Notificación de denegación de la protección

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Regla 17.1)

 

35.01 La Oficina de que se trate enviará a la Oficina Internacional la notificación de denegación, en la que la Oficina podrá exponer las razones por las que considera que no puede conceder la protección ("denegación provisional de oficio"), declarar que no puede conceder protección porque se ha formulado una oposición ("denegación provisional basada en una oposición") o ambas cosas a la vez. Una notificación de denegación debe referirse sólo a un registro internacional.

Contenido de la notificación

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Regla 17.2)

 

35.02 En una notificación de denegación provisional figurarán o se indicarán:

- la Oficina que realiza la notificación;

- el número del registro internacional, de preferencia acompañado de otras indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional, tales como los elementos verbales de la marca o el número de la solicitud de base o del registro de base;

- todos los motivos en los que se basa la denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la legislación;

- cuando esos motivos se refieran a una solicitud de registro o al registro de una marca con la cual la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, todos los datos relativos a la marca, entre ellos la fecha y el número del depósito o del registro, la fecha de prioridad (si la hubiere), una reproducción de la marca (que podrá ser mecanografiada, si la marca no contiene elementos figurativos), el nombre y la dirección del titular y una lista de todos los productos y servicios que abarca la marca o los productos y servicios pertinentes; dicha lista puede estar redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados;

- la mención de que las razones en que se basa la denegación provisional afectan a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados por ella;

- el plazo, razonable en función de las circunstancias, para presentar peticiones de revisión de la denegación provisional o de recurso contra ella o para formular una respuesta a la oposición, y la autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión o de recurso; también deberá indicarse, cuando proceda, que dicha petición de revisión o de recurso ha de presentarse por conducto de un intermediario o de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina ha pronunciado la denegación.

35.03 El requisito de indicar todos los motivos en que se basa la denegación provisional, junto con una referencia a las disposiciones fundamentales de la legislación, es particularmente importante para el titular. En la práctica, la Oficina suele comunicar las denegaciones en un formulario especial en el cual están impresas todas las disposiciones pertinentes de la legislación en vigor para esa Oficina que podrían constituir un motivo de denegación (disposiciones traducidas, en su caso, al idioma utilizado por la Oficina para enviar comunicaciones a la Oficina Internacional). Los motivos aplicables a un caso determinado se mencionan en la notificación, con referencia a la disposición o disposiciones correspondientes de la legislación que figuran en el formulario.

35.04 Si en la notificación de denegación provisional se indica que deberá designarse un mandatario local, los requisitos de designación estarán regidos por la legislación y la práctica de la Parte Contratante de que se trate. Podrían llegar a ser diferentes de los requisitos de designación de un mandatario ante la Oficina Internacional.

Contenido adicional de la notificación cuando la denegación provisional se base en una oposición

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Regla 17.3)

 

35.05 Cuando la denegación provisional de protección se base en una oposición o en una oposición y otros motivos, en la notificación deberá indicarse ese hecho. Además de las indicaciones mencionadas en el párrafo B.II.35.02, contendrá el nombre y la dirección del oponente y, si la oposición se basa en una marca que ha sido objeto de una solicitud o de un registro, una lista de los productos y servicios en los que se basa la oposición. Además, la Oficina podrá comunicar la lista completa de productos y servicios de esa solicitud o ese registro anteriores. Esas listas podrán redactarse en el idioma de la solicitud o del registro anteriores (aunque ese idioma no sea el español, el francés ni el inglés).

Inscripción y publicación de la denegación provisional: transmisión al titular

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Regla 17.4)

Regla 32.1)a)iii)

 

35.06 La denegación provisional se inscribirá en el Registro Internacional, junto con una indicación de la fecha en que haya sido enviada la notificación (o se considere que ha sido enviada - véase el párrafo B.II.36.05). La denegación provisional también sera publicada en la Gaceta, indicando si es total (es decir, si se refiere a todos los productos y servicios que abarca la designación de la Parte Contratante de que se trate) o parcial (es decir, si se refiere únicamente a algunos de esos productos y servicios). En este último caso, se publican las clases a las que afecta (o no afecta) la denegación provisional, pero no los propios productos y servicios, que no se publicarán hasta tanto hayan finalizado los procedimientos ante la Oficina (véase el párrafo B.II.37.04). No se publicarán los motivos de la denegación.

Regla 17.4)
Regla 16.2)

35.07 La Oficina Internacional transmitirá una copia de la notificación al titular, al que también transmitirá toda información enviada por la Oficina de una Parte Contratante designada en cuanto a la eventual presentación de una oposición tras el vencimiento del plazo de 18 meses, así como la información relativa a las fechas en que empieza y termina el plazo de oposición.  Además, la Oficina Internacional tiene previsto poner a libre disposición de los usuarios de la base de datos ROMARIN copias digitalizadas de las notificaciones de denegación provisional.

Idioma de la notificación de denegación provisional

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Regla 6.2)
Regla 6.3)
Regla 6.4)

 

35.08 La denegación provisional podrá notificarse a la Oficina Internacional en español, en francés o en inglés (a elección de la Oficina que la efectúe). La denegación se inscribirá y publicará en los tres idiomas. La Oficina Internacional se encargará de preparar la traducción necesaria de los datos que han de inscribirse y publicarse. El titular recibirá de la Oficina Internacional una copia de la notificación de denegación en el idioma en que haya sido enviada por la Oficina de la Parte Contratante designada. Sin embargo, la comunicación de la Oficina Internacional en la que se reenvía la copia de la notificación de denegación estará redactada en el idioma de presentación de la solicitud internacional (o en el idioma escogido por el titular para recibir comunicaciones de la Oficina Internacional; véase el párrafo B.I.07.04).

Regla 40.4)

35.09 En lo que atañe a las denegaciones, cabe señalar que respecto de los registros internacionales efectuados mediante las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de comunicación, inscripción y publicación.

- si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés y el inglés seguirán siendo los idiomas de comunicación, inscripción y publicación.

En lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

- si se rigen exclusivamente  por el Arreglo, en ese caso, como en el anterior, el francés seguirá siendo el único idioma de comunicación, inscripción y publicación.  En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante dicho período y que se rijan entera o parcialmente por el Protocolo, se aplicará el régimen trilingüe como consecuencia de la introducción del español a partir del 1 de abril de 2004.

Notificaciones irregulares de denegación provisional

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36.01 Existen dos tipos denegaciones irregulares: las que pueden subsanarse y las que causan que la notificación de denegación no sea considerada como tal por la Oficina Internacional.

Regla 18.1)a) y 2)

36.02 Una notificación de denegación provisional no será considerada como tal por la Oficina Internacional:

- si no contiene ningún número de registro internacional (a menos que otras indicaciones que figuren en la notificación permitan a la Oficina Internacional identificar el registro internacional de que se trate);

- si no indica motivo alguno de denegación; o

- si se envía demasiado tarde a la Oficina Internacional; es decir, después del vencimiento del plazo de un año o de 18 meses mencionado en los párrafos B.II.34.02 a 34.03 (y 34.05) o, en el caso de una denegación basada en una oposición emitida por la Oficina de una Parte Contratante que haya formulado la declaración mencionada en los párrafos B.II.34.04 (y 34.05), si ha sido enviada después del vencimiento del plazo de 18 meses sin que la Oficina haya informado en un plazo de 18 meses a la Oficina Internacional que existía la posibilidad de presentar oposiciones después del vencimiento de aquel plazo. A este respecto, véase asimismo el párrafo B.II.34.11, relativos al cambio del tratado aplicable.

Regla 18.1)b) y 2)c)

36.03 En todos esos casos, la Oficina Internacional transmitirá de todos modos una copia de la notificación al titular y le informará (así como a la Oficina que la envió) que no considera la notificación de denegación como tal, e indicará las razones para ello.

Regla 18.1)c)

36.04 Si la notificación es irregular en otros aspectos (por ejemplo, si falta la indicación de los productos y servicios que se ven afectados, o no se ven afectados, por la denegación, o si en la notificación no figura la reproducción de una marca anterior en conflicto, o si faltan otros detalles pertinentes relativos a la marca anterior, por ejemplo, el nombre y la dirección de su titular), la Oficina Internacional (excepto en las circunstancias mencionadas en el párrafo siguiente) inscribirá de todos modos la denegación provisional en el Registro Internacional. Posteriormente invitará a la Oficina a rectificar su notificación dentro del plazo de dos meses. Al mismo tiempo, enviará al titular copias de la notificación irregular de denegación y de la invitación enviada a la Oficina.

Regla 18.1)d) 36.05 Sin embargo, cuando en la notificación no figuren las indicaciones necesarias relativas al plazo para presentar una petición de revisión o de recurso, o para formular una respuesta a la oposición ni el nombre de la autoridad a la que debe dirigirse, la denegación provisional no se inscribirá en el Registro Internacional. Si la Oficina envía una notificación rectificada dentro del plazo de dos meses mencionado en la invitación, a los efectos del Artículo 5 del Arreglo y del Protocolo, la Oficina Internacional considerará que esa notificación rectificada ha sido enviada en la fecha en que se le había enviado la notificación defectuosa. Es decir, que si la notificación defectuosa había sido enviada dentro del plazo previsto en el Artículo 5.2) del Arreglo o del Protocolo, se considerará que una notificación rectificada enviada dentro del plazo de dos meses mencionado en la invitación ha cumplido con los requisitos impuestos por esa disposición. Sin embargo, si dentro de ese plazo de dos meses la Oficina no corrige la notificación defectuosa, ésta no será considerada como una notificación de denegación provisional. La Oficina Internacional informará en consecuencia al titular y a la Oficina, e indicará las razones correspondientes.
Regla 18.1)e) 36.06 Cuando una Oficina rectifique la notificación de denegación en la que se indica un plazo para presentar la petición de revisión o recurso, también deberá, cuando corresponda, indicar un nuevo plazo (por ejemplo, a partir de la fecha en que se envió a la Oficina Internacional la notificación rectificada), de preferencia con una indicación de la fecha de vencimiento de dicho plazo.
Regla 18.1)f) 36.07 La Oficina Internacional enviará al titular una copia de toda notificación rectificada.

36.08 Es útil para el titular del registro internacional que la Oficina Internacional le transmita copias de cualquier notificación irregular de denegación provisional y, en el caso de irregularidades que puedan ser subsanadas, de la invitación enviada a la Oficina para que las subsane. En la mayoría de estos casos, la Oficina subsanará la irregularidad, pero el titular dispondrá de un lapso de tiempo más largo para analizar los motivos de denegación y eventualmente comenzar negociaciones con los titulares de derechos anteriores que hayan sido citados de oficio o que puedan haber presentado una oposición al registro internacional.

36.09 Aun en el caso de que una notificación de denegación provisional no sea considerada como tal por la Oficina Internacional y, por consiguiente, no sea inscrita en el Registro Internacional, el titular debería saber que ello no significa necesariamente que no hay problemas con respecto a la protección de la marca en la Parte Contratante de que se trate. Es posible que un tercero entable una acción de invalidación contra la designación, fundándose en los mismos motivos que los aducidos por la Oficina en la notificación de denegación defectuosa. Según cuál sea la irregularidad de la notificación de denegación provisional, el titular podrá tomar en consideración la posibilidad de pedir a la Oficina en cuestión toda la información acerca de los motivos de denegación de la protección.

Procedimiento posterior a la notificación de denegación

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Artículo 5.3)

 

37.01 Cuando el titular de un registro internacional reciba, por intermedio de la Oficina Internacional, una notificación de denegación (junto con una notificación irregular de denegación en virtud de la Regla 18.1)c), véanse los párrafos B.II.36.04 a 36.05), tendrá los mismos derechos y dispondrá de los mismos recursos (por ejemplo, pedir la revisión o interponer una apelación con respecto a la denegación) que si la marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina que emitió la notificación de denegación. Por lo tanto, con respecto a la Parte Contratante de que se trate, el registro internacional será objeto de los mismos procedimientos que se aplicarían a una solicitud de registro presentada en la Oficina de esa Parte Contratante.

37.02 Al presentar una petición de revisión o una apelación contra una decisión de denegación o al responder a una oposición, aunque no lo exija la legislación de la Parte Contratante de que se trate, el titular podrá considerar útil valerse de los servicios de un mandatario local que esté familiarizado con el derecho y la práctica (sin olvidar el idioma) de la Oficina que pronunció la denegación. El nombramiento de un mandatario queda completamente al margen del alcance del Arreglo, el Protocolo y el Reglamento y estará regido por el derecho y la práctica de la Parte Contratante de que se trate.

37.03 No compete a la Oficina Internacional expresar una opinión en cuanto a la justificación de una denegación de protección, ni intervenir en modo alguno en la solución de las cuestiones de fondo que plantee dicha denegación.

Confirmación o retiro de la denegación provisional

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Regla 17.5)a)

 

37.04 Cuando una Oficina haya emitido una denegación provisional y se hayan completado todos los procedimientos ante dicha Oficina, ésta enviará a la Oficina Internacional una declaración que indique que se deniega la protección para todos los productos y servicios, o que la marca se protege para todos los productos y servicios, o que indique los productos y servicios para los que se protege la marca.

 

37.05 La declaración deberá enviarse apenas se hayan agotado todas las posibilidades de revisión o de recurso previstas por la Oficina, o una vez vencido el plazo para pedir la revisión o interponer una apelación ante la Oficina. Por lo tanto, la Oficina no deberá esperar hasta ver si se presenta una apelación ante un tribunal u otro órgano exterior. La razón para esto es que la Oficina no está necesariamente en conocimiento de los recursos de esa índole que puedan haberse presentado; por lo tanto, la Oficina no puede saber con certeza si una decisión suya es o no es definitiva. Tampoco está necesariamente en conocimiento del resultado de esos recursos. Si bien la declaración tal vez no refleje la situación definitiva de la protección de la marca en la Parte Contratante de que se trate, el hecho de que en muchos casos una decisión posterior a una denegación provisional se inscriba y se publique en una etapa temprana (apenas se hayan completado los procedimientos ante la Oficina) tendrá ventajas tanto para los titulares como para terceros.

Regla 17.5)b)

37.06 Cuando una Oficina tenga conocimiento de una decisión ulterior que afecte la protección de la marca (por ejemplo, un fallo resultante de una apelación, emitido por una autoridad exterior a dicha Oficina), enviará a la Oficina Internacional una declaración ulterior en la que indicará los productos y servicios para los que se protege la marca tras esa decisión, en la medida en que la Oficina tenga conocimiento de los detalles correspondientes.

Regla 17.5)c)
Regla 32.1)a)iii)

37.07 La Oficina Internacional inscribirá toda declaración de esa índole en el Registro Internacional y transmitirá una copia al titular. La declaración se publicará además en la Gaceta. A diferencia de lo que ocurre con la publicación de una denegación provisional, si dicha declaración especifica el nombre de los productos y servicios, esta información se publicará en su totalidad. Además, la Oficina Internacional tiene previsto poner a libre disposición de los usuarios de la base de datos ROMARIN copias digitalizadas de tales declaraciones.



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