World Intellectual Property Organization

Guía para el Registro Internacional de Marcas

Parte B: Capítulo II

[Índice principal de la Guía] [Parte A] [Parte B: Capítulo I] [Parte B: Capítulo II] [Índice Temático]

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CAPÍTULO II: EL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL

LA SOLICITUD INTERNACIONAL

Requisitos sustantivos

Registro de base o solicitud de base
La Oficina de origen
�Qué tipo de solicitud internacional?
Pluralidad de solicitantes

Presentación de la solicitud internacional

Idioma de la solicitud internacional
El formulario de solicitud

Punto 1: Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen
Punto 2: Solicitante

Nombre
Dirreción
Dirección para la correspondencia
Números de teléfono y de telefacsímil: dirección de correo electrónico
Solicitud presentada en nombre de más de un solicitante
Idioma preferido para la correspondencia
Otras indicaciones

Punto 3: Derecho a presentar una solicitud
Punto 4: Nombramiento de un mandatario
Punto 5: Solicitud de base o registro de base
Punto 6: Reivindicación de prioridad
Punto 7: La marca

Tipos especiales de marcas
El registro internacional ha de ser en color
Caracteres estándar

Punto 8: Reivindicación del color
Punto 9: Indicaciones varias

a) Transcripción
b) Traducción
c) Indicación de que la marca no puede traducirse
d) Tipo o categoría especial de marca
e) Descripción de la marca
f) Elementos verbales de la marca
g) Renuncia

Punto 10: Productos y servicios para los que se solicita el registro internacional
Punto 11: Partes Contratantes designadas

Indicación de un segundo idioma (cuando sea designada la Comunidad Europea)
Reivindicación de antig�edad (cuando sea designada la Comunidad Europea)
Declaración de la intención de usar una marca

Punto 12: Firma del solicitante o de su mandatario
Punto 13: Certificación y firma por la Oficina de origen
Hoja de cálculo de tasas

Pago de tasas
Reducción de las tasas pagaderas por solicitantes de Países Menos Adelantados (PMA)
Pago mediante carga del importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional
Otra forma de pago distinta de la carga del importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional

Petición prematura de solicitud internacional
Irregularidades en la solicitud internacional

Irregularidades respecto de la clasificación de los productos y servicios
Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios
Otras irregularidades

Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen
Irregularidades que puede subsanar la Oficina de origen o el solicitante
Irregularidades que debe subsanar el solicitante
Irregularidades relativas a la declaración de intención de utilizar la marca

Inscripción, notificación y publicación


[También en la Parte B, Capítulo II: 

Introducción | La Solicitud Internacional | El Registro Internacional | Denegación de la Protección | Designación Posterior | Modificaciones en el Registro Internacional | Renovación del Registro Internacional | Dependencia e Independencia | Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que pueden afectar a los Registros Internacionales | Continuación de los efectos de los Registros Internacionales en determinados Estados sucesores]



La Solicitud Internacional

Requisitos sustantivos

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Registro de base o solicitud de base

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01.01 El sistema de Madrid se basa en la existencia previa de un registro de base o una solicitud de registro de base, a nivel nacional o regional. Conforme al Arreglo, el solicitante de un registro internacional de una marca deberá haber obtenido previamente el registro de la marca en el país de origen (registro de base). El Protocolo permite basar la solicitud internacional tanto en un registro inscrito en la Oficina de origen (registro de base) como en una solicitud de registro presentada ante esa Oficina (solicitud de base). La solicitud internacional únicamente podrá comprender los productos y servicios incluidos en la solicitud de base o en el registro de base.

01.02 En la mayoría de los casos, la solicitud internacional se basará en un único registro o solicitud que abarca los productos y servicios listados en la solicitud internacional. No obstante, es posible basar la solicitud internacional en varios registros (en virtud del Arreglo) o en varias solicitudes o registros (en virtud del Protocolo) que abarcan conjuntamente los productos y servicios comprendidos en la solicitud internacional. Todas las solicitudes de base o registros de base deberán figurar a nombre de la persona que presenta la solicitud internacional y deberán haberse efectuado ante la misma Oficina. En aras de la simplicidad, lo que sigue hace referencia únicamente a la solicitud de base o al registro de base, quedando entendido que es posible que existan varias solicitudes o registros de base.

La Oficina de origen

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02.01 Antes de presentar una solicitud internacional, el futuro solicitante deberá definir qué Oficina u Oficinas pueden ser la Oficina de origen para la solicitud internacional en cuestión. Esto dependerá de si la solicitud internacional se rige por el Arreglo, por el Protocolo o por ambos, lo cual dependerá a su vez de qué Partes Contratantes han de designarse (véanse los párrafos B.II.03.01 a 03.03).

Regla 1.viii), xxv) y xxvi)
A Artículo 1.3)

02.02 En la medida en que la solicitud internacional se rija por el Arreglo, se entenderá que la Oficina de origen es Oficina encargada del registro de marcas en el país de origen del solicitante o por cuenta de dicho país. El país de origen del solicitante se define (Artículo 1.3) del Arreglo) como:

a) cualquier país parte en el Arreglo en el que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real; o

b) si no tuviera un establecimiento en dicho país, el país parte en el Arreglo en el que tenga su domicilio; o

c) si no tuviera un establecimiento ni un domicilio en dicho país, el país parte en el Arreglo del que el solicitante sea nacional.

El solicitante deberá atenerse a este orden de criterios "en cascada"; por lo tanto, no podrá elegir libremente su Oficina de origen. Por ejemplo, el solicitante no podrá basar su solicitud internacional en un registro efectuado en el país de su domicilio si, de hecho, tiene un establecimiento industrial o comercial en otro país que sea parte en el Arreglo.

P Artículo 2.1)i)
Regla 1.ix), xxv) y xxvi)
P Artículo 2.1)ii)
P Artículo 2.2)

02.03 En cambio, cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Protocolo, no se aplicará ese orden en cascada. Se define la "Oficina de origen" (Artículo 2.2) del Protocolo) de modo que el solicitante pueda elegir libremente su Oficina de origen sobre la base del establecimiento, domicilio o nacionalidad, quedando entendido que únicamente podrá haber una Oficina de origen. Por consiguiente, en el caso de la Oficina de un país, podrá presentar una solicitud internacional cualquier persona que sea nacional de ese país o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en dicho país. En el caso de la Oficina de una organización contratante, podrá presentar una solicitud internacional cualquier persona que sea nacional de un Estado miembro de esa organización o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización.

02.04 Corresponde a la legislación de las Partes Contratantes determinar, en lo que le concierne a cada una, el sentido de los términos "nacional", "domicilio" y "establecimiento comercial o industrial". Por lo tanto, en la presente Guía únicamente se ofrece cierta orientación al respecto.

02.05 Conforme al Arreglo y al Protocolo, se pretende que el término "nacional" tenga el mismo significado que en el Artículo 2 del Convenio de París. Así pues, se considera que puede incluir tanto las personas naturales como las jurídicas. Corresponde a la legislación de cada país en particular determinar si una persona natural es nacional de ese país, y los criterios (por ejemplo, el lugar de constitución de una sociedad o de su sede) para decidir si se considera que una persona jurídica es nacional de ese país. De la misma manera, corresponde a la legislación de cada Parte Contratante determinar cuáles son los criterios para considerar que una persona natural o jurídica está domiciliada en dicha Parte Contratante. En la práctica, no surgirá muy frecuentemente la cuestión de la nacionalidad o el domicilio de las personas jurídicas, puesto que normalmente basarán su derecho a presentar solicitudes internacionales en la existencia de un establecimiento en el país de origen.
02.06 La expresión "establecimiento industrial o comercial efectivo y real" se ha tomado del Artículo 3 del Convenio de París, al cual se añadió en la primera conferencia de revisión del Convenio, que tuvo lugar en Bruselas de 1897 a 1900. Se consideró que la disposición original, que hacía referencia simplemente a "un establecimiento", era demasiado amplia y tenía que limitarse. El objetivo era utilizar el término francés "sérieux" ("real" en español), para excluir los establecimientos fraudulentos o ficticios. El término "efectivo" deja claro que, aunque debe tratarse de un establecimiento en el que tiene lugar alguna actividad industrial o comercial (que lo distinga de un simple almacén), no tiene que ser su centro de actividad principal (en la Conferencia de Bruselas no se adoptó la propuesta de uno de los Estados parte en el Arreglo de Madrid, en el sentido de limitar el requisito del establecimiento al centro de actividad principal).
02.07 Por lo tanto, queda entendido que una empresa podrá tener varios establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en distintos Estados que sean parte en el Arreglo o en el Protocolo. En tal caso, podrá considerarse como Oficina de origen cualquiera de las Oficinas de los Estados respectivos, tanto en virtud del Arreglo como en virtud del Protocolo.
02.08 Cuando el Estado contratante del que sea nacional un solicitante o en el que esté domiciliado o tenga un establecimiento, sea asimismo un Estado miembro de una organización contratante, existirá la posibilidad de basar la solicitud internacional en una solicitud o registro nacional o regional.

¿Qué tipo de solicitud internacional?

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Regla 1.viii)


Regla 1.ix)

Regla 1.viii), ix) y x)

 

03.01 Existen tres tipos de solicitudes internacionales. Una solicitud internacional podrá a) regirse exclusivamente por el Arreglo, b) regirse exclusivamente por el Protocolo o c) regirse tanto por el Arreglo como por el Protocolo, en función del tratado o tratados (Arreglo o Protocolo) que sean aplicables a la Oficina de origen, por una parte, y a las Partes Contratantes designadas en la solicitud, por otra (véanse también los párrafos A.02.16 a 02.25). A continuación figuran los principios establecidos al respecto:

a) cuando la Oficina de origen sea la Oficina de un país que esté obligado únicamente por el Arreglo, sólo podrán designarse los países que sean parte asimismo en el Arreglo; la solicitud internacional se regirá exclusivamente por el Arreglo;

b) cuando la Oficina de origen sea la Oficina de un país que esté obligado únicamente por el Protocolo, o sea la Oficina de una Organización Contratante que esté obligada por el Protocolo, sólo podrán designarse los países u organizaciones que sean asimismo parte en el Protocolo; la solicitud internacional se regirá exclusivamente por el Protocolo;

c) cuando la Oficina de origen sea la Oficina de un país que esté obligado tanto por el Arreglo como por el Protocolo, podrá ser designado cualquier país que sea parte en el Arreglo o en el Protocolo (o en ambos), o cualquier organización que sea parte en el Protocolo; en este caso:

- cuando se hayan designado únicamente países y todos los países designados sean parte en el Arreglo, pero no en el Protocolo, la solicitud internacional se regirá exclusivamente por el Arreglo;

- cuando todas las Partes Contratantes designadas sean parte en el Protocolo, independientemente de que también sean parte en el Arreglo, la solicitud se regirá exclusivamente por el Protocolo;

- cuando en la solicitud internacional se designe al menos un país que sea parte en el Arreglo, pero no en el Protocolo, y al menos una Parte Contratante que sea parte en el Protocolo, sea o no parte en el Arreglo, la solicitud se regirá tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

03.02 Es importante que el solicitante sepa en cuál de estas categorías se incluye su solicitud, puesto que esto determinará cuestiones tales como el formulario que ha de utilizarse y las tasas que han de abonarse. Además, la solicitud internacional deberá basarse en un registro (y no en una solicitud) presentado ante la Oficina de origen cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Arreglo o tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

03.03 A modo de resumen:

a) la solicitud internacional se regirá exclusivamente por el Arreglo si:

- la Oficina de origen es la Oficina de un Estado obligado únicamente por el Arreglo, o

- la Oficina de origen es la Oficina de un Estado obligado tanto al Arreglo como por el Protocolo cuando se hayan designado únicamente países y todos los países designados estén obligados por el Arreglo pero no or el Protocolo.

La solicitud internacional deberá basarse en un registro efectuado en la Oficina de origen.

b) la solicitud internacional se regirá exclusivamente por el Protocolo si:

- la Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante obligada únicamente por el Protocolo, o

- la Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo, y todas las Partes Contratantes designadas son parte en el Protocolo independientemente de que también sean parte en el Arreglo.

La solicitud internacional podrá basarse en una solicitud o en un registro efectuados en la Oficina de origen.

c) La solicitud internacional se regirá tanto por el Arreglo como por el Protocolo si la Oficina de origen es la Oficina de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo, y el solicitante ha designado al menos un Estado obligado por el Arreglo pero no por el Protocolo y al menos un Estado obligado por el Protocolo (independientemente de que dicho Estado también esté obligado por el Arreglo) o una organización intergubernamental obligada por el Protocolo.

La solicitud internacional deberá basarse en un registro efectuado en la Oficina de origen.

Pluralidad de solicitantes

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Regla 8

 

04.01 Dos o más personas (sean naturales o jurídicas) podrán presentar conjuntamente una solicitud internacional, siempre que sean titulares conjuntamente de la solicitud de base o del registro de base, y

- cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Arreglo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo, el país de origen (tal y como se lo define en el párrafo B.II.02.02) sea el mismo para cada uno de los solicitantes;

- cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Protocolo, cada uno de los solicitantes posea los vínculos necesarios (mediante el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad) con la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen.

04.02 No es necesario que los vínculos (nacionalidad, domicilio o establecimiento) sean de la misma naturaleza para cada solicitante, pero todos deberán estar facultados para presentar solicitudes internacionales ante la Oficina de la misma Parte Contratante.

Presentación de la solicitud internacional

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A Artículo 1.2)
P Artículo 2.2)
Artículo 8.1)

 

05.01 La solicitud internacional debe ser presentada por conducto de la Oficina de origen. Por lo tanto, la Oficina entrará en contacto por primera vez con una solicitud internacional cuando un solicitante le pida que presente una de esas solicitudes a la Oficina Internacional. Es probable que la Oficina que reciba una petición de presentación de solicitud internacional, regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo, no sea la Oficina de origen correcta según el Arreglo, pero sí lo sea en virtud de la norma más amplia del Protocolo. En dicho caso, esa Oficina deberá informar al solicitante que la solicitud no podrá ser enviada tal y como está, pero que podría tramitarse como solicitud regida exclusivamente por el Protocolo si se suprimen todas las designaciones de los Estados que son parte en el Arreglo, pero no en el Protocolo.

Regla 11.7) 05.02 No se considerará como tal la solicitud internacional que, en lugar de ser presentada por conducto de una Oficina, sea presentada directamente a la Oficina Internacional por el solicitante. La solicitud será devuelta al remitente sin ser examinada de ninguna manera y las tasas pagadas serán devueltas a la persona que las haya abonado.

 

05.03 En esos casos, la Oficina Internacional no está obligada a acusar recibo de las solicitudes internacionales salvo si han sido enviadas por fax o por comunicación electrónica (véanse los párrafos B.I.02.07 y 03.04).

Idioma de la solicitud internacional

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Regla 6.1)

 

06.01 Las solicitudes internacionales podrán presentarse en español, en francés o en inglés, con arreglo a lo previsto por la Oficina de origen. Es decir, la Oficina de origen estará facultada para limitar la elección del solicitante a un único idioma o a dos, o permitir al solicitante o titular elegir entre cualquiera de los tres idiomas.

Regla 11.7) 06.02 Las solicitudes internacionales que no cumplan estos requisitos relativos al idioma no serán consideradas como tales por la Oficina internacional, que las devolverá a la Oficina que las haya presentado, sin examinarlas de ninguna manera, y las tasas abonadas serán devueltas a la persona que haya efectuado el pago.

El formulario de solicitud

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Regla 9.2)a)

 

07.01 Las solicitudes internacionales deben ser presentadas a la Oficina Internacional en el formulario oficial.

07.02 En función de la práctica de la Oficina de que se trate, el solicitante podrá o deberá completar el formulario oficial de solicitud internacional, mientras que en otros casos será la Oficina de origen la que se encargue de hacerlo teniendo en cuenta la información suministrada por el solicitante. Las Oficinas de algunas Partes Contratantes facilitan formularios de petición de presentación de solicitudes internacionales que son distintos del formulario oficial de solicitud internacional y que los solicitantes pueden estar facultados u obligados a utilizar, con arreglo a lo previsto por la legislación de la Parte Contratante en cuestión. Cuando el español, el francés o el inglés no sean el idioma o idiomas cuya utilización esté permitida por la Oficina de origen, esta última podrá exigir al solicitante que suministre la información necesaria (en particular, la lista de productos y servicios) en el idioma de la solicitud internacional (español, francés o inglés) o podrá traducir ella misma la información a ese idioma.

Instrucción 2

07.03 Existen tres formularios oficiales (MM1, MM2 y MM3, respectivamente) para presentar la solicitud internacional, en función de si ésta se rige exclusivamente por el Arreglo, exclusivamente por el Protocolo, o tanto por el Arreglo como por el Protocolo. Los formularios oficiales pueden ser consultados en la sección Servicios / Marcas (Sistema de Madrid) del sitio Web de la OMPI.

Instrucción 2

07.04 La Oficina de origen debe velar por que se utilice el formulario adecuado. Cuando la Oficina sea la Oficina de una Parte Contratante obligada únicamente por el Arreglo o únicamente por el Protocolo, sólo se utilizará uno de estos formularios para las solicitudes presentadas por esa Oficina. No obstante, cuando la Oficina esté obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo, el formulario correcto estará determinado por las Partes Contratantes que hayan sido designadas (véase la sección anterior titulada "¿Qué tipo de solicitud internacional?" (párrafos B.II.03.01 a 03.03)).

07.05 Es recomendable estudiar las observaciones generales relativas a los formularios oficiales (véanse los párrafos B.I.04.01 a 04.04). En particular, el formulario deberá completarse de forma legible, por medio de una máquina de escribir o de cualquier otra máquina; la Oficina Internacional no aceptará los formularios rellenados a mano. Cuando los solicitantes utilicen su propio formulario en lugar de utilizar los de la Oficina Internacional, deberán cumplirse las directrices expuestas en el párrafo B.I.04.03.

Punto 1: Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen

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08.01 Deberá señalarse el nombre del Estado u organización intergubernamental cuya Oficina sea la Oficina de origen, por ejemplo, "Japón", "Comunidad Europea", etcétera. En el caso de una Oficina común reconocida en virtud del Artículo 9quater del Arreglo o del Protocolo, deberá señalarse el nombre del Estado que se considera constituido por las Partes Contratantes en cuestión, por ejemplo, "Benelux".

08.02 Cuando exista más de un solicitante, deberá indicarse el nombre de una única Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen.

Punto 2: Solicitante

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Nombre

Instrucción 12.a), b) y c)

09.01 Cuando el solicitante sea una persona natural, el nombre que habrá de indicarse es el apellido y el nombre o nombres de esa persona tal y como los utiliza habitualmente y en el orden en el que los utiliza habitualmente. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, deberá indicarse su denominación oficial completa. Cuando el nombre del solicitante esté compuesto por caracteres no latinos, dicho nombre deberá indicarse mediante una transcripción en caracteres latinos que deberá basarse en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional; cuando el solicitante sea una persona jurídica, la transcripción podrá sustituirse por una traducción del nombre al idioma de la solicitud internacional.


Dirección

Instrucción 12.d)

09.02 La dirección del solicitante deberá indicarse de tal manera que satisfaga las exigencias habituales en materia de distribución de correo. Además, podrán indicarse los números de teléfono y de fax, así como la dirección de correo electrónico.


Dirección para la correspondencia
09.03 Cuando hayan sido indicados en el punto 4 el nombre y la dirección del mandatario, todas las comunicaciones que esté obligada a efectuar la Oficina Internacional al solicitante o al titular serán enviadas a esa dirección. Cuando no se indique ninguna dirección de mandatario, dichas comunicaciones serán enviadas a la dirección del solicitante indicada en el punto 2.b). Cuando hayan de enviarse comunicaciones a una dirección distinta de la indicada en el punto 2.b), podrá indicarse en este espacio una dirección para la correspondencia, a elección del solicitante; en caso contrario, deberá dejarse en blanco el campo correspondiente a la "dirección para la correspondencia".

Números de teléfono y de fax: dirección de correo electrónico
09.04 Los números de teléfono y de fax o la dirección de correo electrónico indicada deberán ser los de la persona con la que deba ponerse en contacto la Oficina Internacional cuando necesite comunicarse con el solicitante.

Solicitud presentada en nombre de más de un solicitante

09.05 Cuando exista más de un solicitante, deberá indicarse el nombre y la dirección de cada solicitante, utilizando en caso necesario una hoja complementaria.

09.06 Cuando dos o más solicitantes que posean distintas direcciones presenten conjuntamente la solicitud internacional y no se haya indicado el nombre y dirección del mandatario ni una dirección para la correspondencia, las comunicaciones serán enviadas a la dirección del solicitante que aparezca en primer lugar en la solicitud internacional.

Idioma preferido para la correspondencia

Regla  6.2)b)iv)

09.07 En el caso de la solicitud internacional, el solicitante podrá (marcando la casilla adecuada) indicar si desea recibir las comunicaciones de la Oficina Internacional en español, en francés o en inglés. No será necesario indicar nada en caso de que el solicitante desee recibir las comunicaciones en el idioma en el que ha sido presentada la solicitud internacional. Cabe observar que esto se aplicará únicamente a las comunicaciones procedentes de la Oficina Internacional; las comunicaciones de las Oficinas que son simplemente transmitidas por la Oficina Internacional, como las notificaciones de denegación, serán enviadas en el idioma en el que han sido recibidas de la Oficina.


Otras indicaciones

Regla 9.4)b)i) y ii)

09.08 Cuando el solicitante sea una persona natural, podrá indicar el Estado del que es nacional. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, podrá indicar su naturaleza jurídica, junto con el nombre del Estado (y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese Estado) en el cual se ha constituido. En el formulario que ha de ser utilizado para una solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Arreglo no está previsto ofrecer esas indicaciones.

09.09 Dichas indicaciones no son exigidas por el Arreglo, el Protocolo o el Reglamento, pero podrán incluirse en la solicitud internacional a fin de evitar objeciones de las Partes Contratantes designadas que sí las exijan.

Punto 3: Derecho a presentar una solicitud

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Regla 9.5)a)

 

10.01 Cuando la solicitud internacional se rija (total o parcialmente) por el Arreglo (y, por lo tanto, se presente en el formulario MM1 o MM3), el solicitante deberá marcar únicamente una de las casillas i), ii) y iii) del punto 3.a), por orden de prioridad. Es decir:

- cuando el solicitante tenga un establecimiento comercial o industrial efectivo y real en el país a través de cuya Oficina se presenta la solicitud internacional, deberá marcar la casilla i);

- si el solicitante no tiene un establecimiento en un país parte en el Arreglo, pero está domiciliado en el país a través de cuya Oficina se presenta la solicitud internacional, deberá marcar la casilla ii);

- si el solicitante no tiene un establecimiento ni está domiciliado en un país parte en el Arreglo pero es nacional del país a través de cuya Oficina se presenta la solicitud internacional, deberá marcar la casilla iii).

Regla 9.5)b)

10.02 Cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Protocolo (y se presente en el formulario MM2), se deberá facilitar una de las indicaciones siguientes en relación con los vínculos que posee el solicitante con la Parte Contratante por conducto de cuya Oficina se presenta la solicitud, utilizando la casilla o el espacio adecuado del punto 3.a):

- cuando la Parte Contratante sea un Estado, que el solicitante es nacional de ese Estado;

- cuando la Parte Contratante sea una organización, el nombre del Estado miembro de esa organización del que sea nacional el solicitante;

- que el solicitante está domiciliado en esa Parte Contratante;

- que el solicitante tiene un establecimiento comercial o industrial efectivo y real en esa Parte Contratante.

Únicamente es necesario indicar uno de esos vínculos, aunque podrán indicarse varios si así lo desea el solicitante.

10.03 La Oficina por conducto de la cual se presenta la solicitud internacional podrá solicitar pruebas cuando tenga motivos razonables para dudar de la veracidad de las indicaciones señaladas. En general, cabe suponer que la dirección indicada en el punto 2.b) es la dirección del establecimiento o el domicilio del solicitante. Aunque esta dirección se halle en el territorio de la Parte Contratante por conducto de cuya Oficina se presente la solicitud internacional, todavía será necesario marcar al menos una casilla del punto 3.a); en caso contrario, no será posible determinar qué derecho tiene el solicitante a presentar la solicitud.

Regla 9.5)c)

10.04 En general, bastará indicar la información descrita en los párrafos B.II.10.01 y 10.02 (señalando el Estado o marcando una casilla). No obstante, cuando al marcar la casilla o casillas adecuadas del punto 3.a), el solicitante indique que tiene un establecimiento o domicilio en el territorio de la Parte Contratante por conducto de cuya Oficina se presenta la solicitud internacional, pero su dirección (indicada en el punto 2.b)) no se encuentra en ese territorio, el solicitante deberá indicar además en el punto 3.b), la dirección de su establecimiento o domicilio en ese territorio.
10.05 Como se indica en el párrafo B.II.04.01, cuando dos o más solicitantes presenten conjuntamente la solicitud internacional, los requisitos aplicables al derecho a presentar la solicitud internacional deberán satisfacerse respecto de cada uno de los solicitantes. Por lo tanto, cuando proceda, deberá indicarse la información relativa al derecho de cada solicitante a presentar la solicitud; esta información deberá indicarse en una hoja complementaria a no ser que el solicitante utilice su propio formulario.

Punto 4: Nombramiento de un mandatario

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Regla 9.4)a)iii)
Instrucción 12.d)

 

11.01 Si el solicitante desea estar representado ante la Oficina Internacional, deberá indicar el nombre y la dirección del mandatario en esta parte del formulario. La información que se facilite debe ser suficiente como para permitir el envío de correspondencia al mandatario, incluyendo preferentemente los números de teléfono y de fax y una dirección de correo electrónico. (Véanse también los párrafos B.I.09.01 a 11.02.)

11.02 Cuando el nombre del mandatario esté escrito en caracteres no latinos, se proporcionará su transcripción en caracteres latinos basándose en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional. Cuando el mandatario sea una persona jurídica, podrá sustituirse dicha transcripción por una traducción del nombre al idioma de la solicitud internacional.

11.03 Para efectuar el nombramiento del mandatario bastará indicar su nombre y dirección en la solicitud internacional. No debe enviarse a la Oficina Internacional ningún poder notarial u otro tipo de documento.

Regla 3.3)a)

11.04 En el sistema de Madrid no hay exigencia alguna en cuanto a las calificaciones profesionales, nacionalidad, residencia o domicilio de quien debe ser nombrado mandatario ante la Oficina Internacional. Mientras no se cumplan los requisitos relativos al nombramiento del mandatario, la Oficina Internacional enviará todas las comunicaciones al solicitante.
11.05 El mandatario nombrado en la solicitud internacional únicamente estará facultado para actuar ante la Oficina Internacional. Es posible que posteriormente sea necesario nombrar además uno o más mandatarios adicionales para que actúen ante las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, por ejemplo, en caso de que una de esas Oficinas decida denegar la protección. En tal caso el nombramiento de mandatario se regirá por los requisitos de la Parte Contratante de que se trate.

Punto 5: Solicitud de base o registro de base

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A Artículo 1.2)
P Artículo 2.1)

 

12.01 La solicitud internacional que se rija (total o parcialmente) por el Arreglo deberá basarse en el registro de una marca (o en varios registros de la misma marca) efectuado por la Oficina de origen. La solicitud internacional que se rija exclusivamente por el Protocolo podrá basarse tanto en el registro efectuado por la Oficina de origen como en la solicitud de registro presentada ante esa Oficina; igualmente, podrá basarse en varias solicitudes o registros (o en una combinación de ambos).

Artículo 3.1)

Regla 9.5)a) y b)

12.02 El registro de base efectuado por la Oficina de origen deberá indicarse mediante el número de registro y la fecha de registro. Esta fecha deberá consistir en la fecha que, en virtud de la legislación que rige la Oficina en cuestión, se considera como fecha de registro, que no será necesariamente la fecha en que la Oficina haya inscrito la marca en su registro. Por ejemplo, si en virtud de la legislación aplicable en esa Oficina, se inscribe una marca en el registro con efecto a partir de la fecha de presentación, esa será la fecha que deberá indicarse. Cuando la solicitud internacional se base en un registro efectuado en la Oficina de origen, no deberá indicarse el número de la solicitud que ha dado lugar a dicho registro, pues se correría el riesgo de tomar tal solicitud como si fuese una solicitud de base.

Regla 9.5)b)

12.03 La solicitud de base presentada ante la Oficina de origen deberá indicarse mediante el número de solicitud y la fecha de presentación. Se puede indicar la solicitud de base únicamente cuando la solicitud internacional esté regida exclusivamente por el Protocolo.

12.04 Cuando haya más de un registro de base o más de una solicitud de base, y no quepan todos los números y fechas en el espacio facilitado (salvo que el solicitante utilice su propio formulario), deberán indicarse en el punto 5 los de fecha más antigua, y los restantes deberán indicarse en una hoja complementaria.

Punto 6: Reivindicación de prioridad

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Artículo 4.2)

 

13.01 Podrá reivindicarse la prioridad de una solicitud anterior en virtud del Artículo 4 del Convenio de París. La solicitud anterior será normalmente la solicitud de base o la solicitud que ha dado lugar al registro de base. No obstante, también podrá ser:

- otra solicitud efectuada en un país parte en el Convenio de París o en un Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aun cuando este último no sea parte en el Convenio de París1; o

- una solicitud que, en virtud de un tratado bilateral o multilateral concertado entre países de la Unión de París, sea equivalente a un depósito nacional regular. 2

Regla 9.4)a)iv) 13.02 Cuando se reivindique una prioridad, deberá indicarse el nombre de la Oficina nacional o regional en la que se haya presentado la solicitud anterior, junto con la fecha de presentación y (cuando esté disponible) el número de esa solicitud. No será necesario suministrar una copia de la solicitud anterior.

13.03 Cuando se reivindique la prioridad de más de una solicitud anterior, y no quepan en el espacio previsto todas las indicaciones pertinentes, (a no ser que el solicitante utilice su propio formulario) en el punto 6 se señalarán las indicaciones correspondientes a la prioridad de fecha más antigua, y las restantes se indicarán en una hoja complementaria.

13.04 Cuando la solicitud anterior no guarde relación con todos los productos o servicios consignados en el punto 10 del formulario de solicitud internacional, deberán indicarse en el punto 6 los productos o servicios relacionados con la solicitud anterior. Cuando se indiquen varias solicitudes anteriores con fechas distintas, deberán indicarse los productos y servicios relacionados con cada una de ellas.

Regla 14.2)i)

13.05 La Oficina Internacional desestimará una fecha de prioridad reivindicada cuando hayan transcurrido más de seis meses entre la fecha de presentación de la solicitud anterior y la fecha del registro internacional, e informará en consecuencia al solicitante y a la Oficina de origen. Por lo tanto, esa fecha de prioridad no se inscribirá en el Registro Internacional. Sin embargo, de conformidad con el Artículo 4C.3) del Convenio de París, cuando el último día del plazo de seis meses a partir de la fecha de reivindicación de prioridad fuese un día en que la Oficina de origen no recibe peticiones de presentación de solicitudes internacionales, y el registro internacional lleve la fecha de recepción de tal petición en la Oficina de origen, el plazo de seis meses será prorrogado hasta el próximo día laborable en la Oficina de origen. Igualmente, cuando el registro internacional lleve la fecha de recepción de la solicitud internacional por la Oficina Internacional, o una fecha posterior, y el último día del plazo de seis meses fuese un día en que la Oficina Internacional no abre al público, el plazo de seis meses será prorrogado hasta el próximo día laborable en la Oficina Internacional. (Para la fecha del registro internacional, véanse los párrafos B.II.28.01 a 28.06).

Regla 14.2)i)

13.06 Como se explica en los párrafos B.II.28.03 a 28.06, es posible que, debido a irregularidades o retrasos, el registro internacional tenga una fecha posterior a la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la solicitud internacional. Si como consecuencia de ello resultara que la fecha del registro internacional es más de seis meses posterior a la fecha de prioridad reivindicada, se perderá el derecho a la prioridad y la Oficina Internacional no inscribirá ningún dato de prioridad.

Punto 7: La marca

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Regla 9.4)a)v)

 

14.01 En el recuadro a) del punto 7 del formulario deberá figurar la reproducción de la marca. Dicha reproducción deberá consistir en una representación gráfica (incluida la fotográfica) y bidimensional de la marca. Esta reproducción deberá ser idéntica a la marca que figure en la solicitud de base o en el registro de base. En particular, cuando la marca figure en blanco y negro en el registro de base o en la solicitud de base, así deberá aparecer la reproducción en ese recuadro. Igualmente, cuando la marca de base figure en color, la reproducción también deberá figurar en color en ese recuadro.

14.02 Los recuadros que figuran en este punto del formulario de solicitud miden 8cm x 8cm, que es el tamaño estándar para la publicación de las marcas en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. Cuando el solicitante utilice su propio formulario, la marca deberá en todo caso reproducirse en un tamaño que se ajuste al recuadro, es decir, no deberá superar los 8 cm x 8 cm. Además, cuando de conformidad con el párrafo B.II.14.07 se presenten dos reproducciones de la marca, ambas reproducciones deberán figurar en la misma página.

14.03 La reproducción o reproducciones de la marca deberán ser lo suficientemente claras a los fines de la inscripción, publicación y notificación. En caso contrario, la Oficina Internacional considerará irregular la solicitud.
14.04 La reproducción o reproducciones de la marca podrán ser mecanografiadas, impresas, pegadas o reproducidas de otras maneras, a elección del solicitante y a reserva de lo que pueda prever la Oficina de origen. Como la imagen utilizada para la publicación se produce digitalizando el formulario de solicitud, la marca será publicada en la Gaceta exactamente tal y como aparece en el formulario. Por ejemplo, si en el formulario figura simplemente mecanografiada, esa es la manera en que aparecerá en la Gaceta.

Instrucción 9.a)

Instrucción 9.b)

14.05 Cuando la solicitud sea comunicada por fax, también se deberá enviar a la Oficina Internacional el original de la página del formulario oficial que contenga la reproducción de la marca. Únicamente deberá enviarse esta página; no debe enviarse toda la solicitud puesto que podría considerarse erróneamente que se trata de una nueva solicitud. Deberán incluirse en la página las indicaciones suficientes (el número de la solicitud de base o del registro de base o el número de referencia de la Oficina contenido en la solicitud internacional) para permitir la identificación de la solicitud internacional; asimismo, la Oficina deberá firmar la página. Al confirmar el recibo de la comunicación por fax, la Oficina Internacional recordará a la Oficina remitente que es necesario enviar el original de la página que contenga la marca. La Oficina Internacional no examinará la solicitud hasta que haya recibido el original o hasta que haya transcurrido un plazo de un mes desde que ha recibido el fax, en función de lo que ocurra primero. Esto se debe a que la Oficina Internacional podrá identificar determinadas irregularidades únicamente cuando haya recibido una reproducción clara de la marca. Por lo tanto, la Oficina de origen deberá velar por que se envíe el original sin tardanza (preferiblemente el mismo día en que se envíe el fax), a fin de evitar este tipo de consecuencias perjudiciales para el solicitante.


Tipos especiales de marcas
14.06 Cuando la marca sea de un tipo especial (por ejemplo, una marca tridimensional o una marca sonora), la reproducción del recuadro a) deberá corresponder exactamente a la representación gráfica de la marca que aparece en la solicitud de base o en el registro de base. Si la representación que figura en la solicitud de base o en el registro de base consiste por ejemplo en una perspectiva de una marca tridimensional o en una representación en notación musical convencional o en una descripción en palabras de una marca sonora, eso es lo que deberá figurar en el recuadro a) del punto 7. Las descripciones complementarias de esta representación gráfica de la marca deberán figurar en el punto 9 (véase el párrafo B.II.15.06). No deberán incluirse las representaciones no gráficas de dichas marcas (como las muestras de marcas tridimensionales o las grabaciones de marcas sonoras).

El registro internacional ha de ser en color

Artículo 3.3)

Regla 9.4)a)vii)

14.07 Cuando el solicitante reivindique el color como elemento distintivo de la marca pero la reproducción de la marca en el registro de base o en la solicitud de base se halle en blanco y negro (por ejemplo, debido a que la Oficina de origen no prevé la inscripción o la publicación en color), deberá incluirse en el recuadro b) una reproducción de la marca en color, además de la reproducción en blanco y negro que ha de incluirse en el recuadro a). En caso contrario deberá dejarse vacío el recuadro b).


Caracteres estándar
Regla 9.4)a)vi)

14.08 Cuando el solicitante desee que la marca se considere como marca en caracteres estándar, deberá marcarse el recuadro c). La marca en caracteres estándar es el equivalente en algunos países a lo que se conoce como marca "verbal", a diferencia de la marca "figurativa". Esta declaración no obliga jurídicamente a la Oficina o a los tribunales de una Parte Contratante designada, que tiene libertad para determinar qué efecto (si lo hubiere) surte dicha declaración en su territorio. En concreto, es posible que se considere que la marca no figura en caracteres estándar si contiene elementos, como los acentos, que no son habituales en el idioma o idiomas utilizados en esa Parte Contratante.

14.09 No deberá marcarse este recuadro cuando la marca contenga caracteres especiales o elementos figurativos. Aunque la Oficina Internacional no pondrá en tela de juicio una declaración relativa a los caracteres estándar, el solicitante deberá ser consciente de que si la Oficina de una Parte Contratante designada considera que la marca no figura en caracteres estándar, podrá denegar el registro alegando, que abarca dos marcas (una en caracteres estándar y otra en caracteres especiales) o de que simplemente no está claro para qué se solicita la protección.

Regla 9.4)a)viibis)

14.10 Cuando la marca que sea objeto del registro de base o de la solicitud de base consista en un color o en una combinación de colores como tales, deberá indicarse esa circunstancia marcando el recuadro adecuado. Esto se hará sin perjuicio de que una Parte Contratante designada pueda denegar la protección por motivo de que ese tipo de marcas no está reconocido en su legislación

Punto 8: Reivindicación del color

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Artículo 3.3)
Regla 9.4)a)vii)
Regla 9.4)b)iv)

 

14.11 Cuando se haya reivindicado el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, esa reivindicación deberá quedar reflegada en la solicitud internacional, marcando el recuadro respectivo y designando en palabras el color o la combinación de colores. Asimismo, podrá reivindicarse el color en una solicitud internacional a pesar del hecho de que no exista una reivindicación correspondiente en la solicitud de base o en el registro de base. Cuando no exista dicha reivindicación en la solicitud de base o en el registro de base, la marca de base deberá figurar en el color o en la combinación de colores reivindicados en la solicitud internacional. Por último, cuando se reivindique el color, el solicitante podrá además indicar en palabras las partes principales de la marca que son de ese color respecto de cada color reivindicado (véase asimismo el párrafo B.II.19.02).

Punto 9: Indicaciones varias

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a) Transcripción

Regla 9.4)a)xii)

15.01 Cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, deberá presentarse una transcripción de ese contenido a caracteres latinos o a números arábigos. La transcripción a caracteres latinos se basará en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional.


b) Traducción

Regla 9.4)b)iii)
Regla 6.4)b)

15.02 Cuando la marca consista, total o parcialmente, en una o varias palabras traducibles, deberá indicarse la traducción. La traducción podrá ser en español, en francés o en inglés, independientemente del idioma de la solicitud. La presentación de la traducción es opcional para el solicitante, y tiene como fin anticiparse a las peticiones de traducción de la Oficina de una Parte Contratante designada. La Oficina Internacional no verificará la exactitud de la traducción de la marca, no objetará la ausencia de la traducción, ni suministrará una traducción propia.

c) Indicación de que la marca no puede traducirse
15.03 Cuando el solicitante considere que la palabra o palabras que aparecen en la marca no pueden traducirse (es decir, se trata de palabras inventadas), podrá indicar esta circunstancia marcando el recuadro correspondiente. Esto tiene por fin anticiparse a la petición que puedan realizar las Oficinas de las Partes Contratantes designadas requiriendo una traducción o la confirmación de que no es posible hacer una traducción.

d) Tipo o categoría especial de marca

Regla 9.4)a)viii) a x)

15.04 Cuando la marca sea una marca tridimensional, una marca sonora o una marca colectiva, de certificación o de garantía, deberá indicarse esta circunstancia marcando el recuadro adecuado. Esta información deberá indicarse únicamente si figura en el registro de base o en la solicitud de base.

15.05 En el caso de las marcas colectivas, de certificación o de garantía, no se exige como parte de la solicitud internacional que se incluya la reglamentación que rige el uso de la marca, por lo que no deberá enviarse a la Oficina Internacional. No obstante, una Parte Contratante designada podrá requerir que se presente esa reglamentación. A fin de evitar que esa Parte Contratante deniegue el registro, conviene que el solicitante envíe los documentos exigidos directamente a la Oficina de esa Parte Contratante en cuanto reciba el certificado de registro internacional.

e) Descripción de la marca

Regla 9.4)a)xi)

15.06 Cuando en la solicitud de base o en el registro de base figure la descripción de la marca, podrá incluirse la misma descripción en el espacio correspondiente si así lo desea el solicitante o si así lo exige la Oficina de origen. En dicha descripción podrá indicarse asimismo que la marca es de un tipo que no figura entre los tipos o categorías mencionados en el formulario (véase el párrafo B.II.15.04), por ejemplo un holograma, siempre que esto haya sido indicado en la solicitud de base o en el registro de base. Cuando la descripción de la solicitud de base o del registro de base se halle en un idioma distinto del idioma de la solicitud internacional, la descripción que figure en este punto deberá estar escrita en el idioma de la solicitud internacional.

15.07 Debe hacerse hincapié en que la descripción puede incluirse en la solicitud internacional únicamente si ha sido incluida en el registro de base o en la solicitud de base. Además, deberá ser una descripción de la marca y no, por ejemplo, una declaración relativa al uso de la marca o a su reputación.

f) Elementos verbales de la marca
15.08 La Oficina Internacional toma (a partir de la reproducción contenida en el punto 7) los que parezcan ser los elementos verbales fundamentales de la marca. Estos elementos se incluyen en la base de datos ROMARIN y se utilizan en notificaciones y en la correspondencia a fin de confirmar la identidad del registro internacional resultante. No obstante, cuando la marca figura en caracteres especiales o en forma manuscrita, existe el riesgo de que la Oficina Internacional interprete erróneamente las palabras o letras. Además, cuando la marca contenga un gran número de elementos verbales (por ejemplo, cuando la marca consista en una etiqueta), es posible que no resulte evidente qué elementos deberán recogerse. Por lo tanto, conviene que el solicitante indique los que a su juicio son los elementos verbales esenciales de la marca. Sin embargo, tal indicación sólo tendrá valor informativo, y no surtirá efectos legales. No deberán indicarse esos elementos cuando se haya marcado el recuadro del punto 7 correspondiente a los caracteres estándar.

g) Renuncia

Regla 9.4)b)v)

15.09 Cuando el solicitante desee renunciar a la protección de algún elemento verbal de la marca, deberá marcar el recuadro correspondiente e indicar el elemento o elementos respecto de los que se renuncia a la protección. Esto tiene por fin anticiparse a los requerimientos que puedan hacer las Partes Contratantes designadas en el sentido de que se incluya dicha renuncia en el Registro Internacional. No obstante, si se incluye una renuncia a la protección en la solicitud internacional, deberá efectuarse en relación con el registro internacional en su totalidad; no podrá efectuarse únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas.

15.10 Carece de importancia el hecho de que no figure la correspondiente renuncia en el registro de base o en la solicitud de base. En cambio, si hubiera una renuncia en el registro de base o en la solicitud de base, no por ello será obligatorio incluirla en la solicitud internacional. Una vez que la Oficina Internacional haya registrado la marca, no será posible efectuar una renuncia.

Punto 10: Productos y servicios para los que se solicita el registro internacional

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Regla 9.4)a)xiii)

 

16.01 Deberá indicarse el nombre de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, que deberán agruparse según las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo precedido del número de la clase y presentado en el orden en que aparecen las clases en esa Clasificación. Los productos y servicios deberán indicarse en términos precisos, de preferencia con las palabras utilizadas en la lista alfabética de esa Clasificación. En caso necesario, cabe utilizar una hoja complementaria marcando el recuadro correspondiente.

16.02 Esta lista de productos y servicios podrá ser más reducida que la lista del registro de base o de la solicitud de base. Sin embargo, no podrá ser más amplia que dicha lista ni podrá contener productos o servicios distintos. Esto no significa que deban utilizarse exactamente los mismos términos; sin embargo, los términos utilizados en la solicitud internacional deberán ser equivalentes a los utilizados en el registro de base o en la solicitud de base, o estar comprendidos en estos últimos.

16.03 La Oficina de origen deberá comprobar que todos los productos y servicios indicados están comprendidos en los que figuran en la solicitud de base o en el registro de base, de manera que pueda efectuar la declaración mencionada en el párrafo B.II.19.02. Asimismo, la Oficina deberá comprobar que los productos y servicios están clasificados y agrupados correctamente a fin de evitar que la Oficina Internacional tenga que notificarle cualquier irregularidad a este respecto (véanse los párrafos B.II.23.01 a 23.11).

Regla 9.4)b)v)

16.04 La solicitud internacional podrá contener limitaciones de la lista de productos y servicios respecto de una o más de las Partes Contratantes designadas. Dichas limitaciones deberán indicarse en el punto 10.b). La limitación podrá ser distinta respecto de distintas Partes Contratantes. La limitación indicada respecto de una Parte Contratante designada, para la que haya de abonarse una tasa individual será tenida en cuenta al calcular la cuantía de esa tasa. En cambio, la limitación no incidirá en el número de tasas suplementarias que deban abonarse. Aun cuando una limitación afecte a todas las Partes Contratantes designadas, los productos y servicios indicados en el punto 10.a) serán incluidos en el registro internacional y podrán ser objeto de una designación posterior.

Regla 6.4)a)

16.05 Podrá adjuntarse a la solicitud internacional una traducción al español, francés o inglés, según proceda, de la lista de productos y servicios. Aunque la Oficina Internacional no está obligada a considerar correcta dicha traducción (véase el párrafo B.II.32.03), ella ayudará a verificar que la traducción refleja las intenciones del solicitante, especialmente cuando la lista que figura en el registro de base o en la solicitud de base se halle en un idioma distinto del español, el francés o el inglés.

Punto 11: Partes Contratantes designadas

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Regla 9.4)a)xv)

 

17.01 Los Estados u organizaciones en los que el solicitante desee que se proteja la marca deberán indicarse marcando los recuadros adecuados del punto 11. Cuando el solicitante utilice su propio formulario, deberá indicar los nombres de las Partes Contratantes que designa.

17.02 Podrá indicarse el nombre de una Parte Contratante para la que no figure un recuadro en el formulario oficial, debido a que ha ratificado el Arreglo o el Protocolo, o se ha adherido a ellos, después de haber sido impreso el formulario, siempre y cuando haya entrado en vigor la ratificación o adhesión.

17.03 Cuando un Estado u organización designado haya ratificado el tratado pertinente, o se haya adherido a él, pero todavía no haya entrado en vigor la ratificación o adhesión, la Oficina de origen podrá cancelar la designación e informar de ello al solicitante. Alternativamente podrá preguntar al solicitante si desea que se cancele la designación o si prefiere que se deje a un lado la petición y se considere que ha sido recibida en la fecha en que entre en vigor la ratificación o adhesión en cuestión.

17.04 Únicamente podrán designarse Estados u organizaciones que sean parte en el mismo tratado (Arreglo o Protocolo) que la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen. Cuando un Estado o una organización que el solicitante haya designado

- sea parte únicamente en el Protocolo, mientras que la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte únicamente en el Arreglo,

- sea un Estado parte únicamente en el Arreglo, mientras que la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte únicamente en el Protocolo, o

- no sea parte en el Arreglo ni en el Protocolo,

la Oficina Internacional no tomará en consideración las designaciones e informará de ello al solicitante.


Indicación de un segundo idioma (cuando sea designada la Comunidad Europea)

Regla 9.5)g)ii)

17.05 Cuando la Comunidad Europea sea designada en una solicitud internacional, el solicitante deberá indicar, además del idioma de la solicitud en sí, un segundo idioma de trabajo ante la Oficina de esa Organización contratante. Este segundo idioma deberá seleccionarse de entre los (cinco) idiomas oficiales de la OAMI, a saber, alemán, español, francés, inglés o italiano. Con respecto a la designación de la Comunidad Europea en una designación posterior, cabe remitirse al párrafo B.II.43.09.

  17.06 Este segundo idioma servirá exclusivamente de idioma en el que un tercero podrá entablar procedimientos de oposición y de cancelación ante la OAMI.
  17.07 Cuando haya sido designada la Comunidad Europea y no se indique el segundo idioma o esté indicado incorrectamente, la Oficina Internacional podrá no obstante tramitar el registro internacional y notificarlo a la OAMI. Sin embargo, en dicho caso la OAMI notificará una denegación provisional basada en este motivo, y esta irregularidad tendrá que ser subsanada directamente por el titular ante la OAMI.

Reivindicación de antig�edad (cuando sea designada la Comunidad Europea)

Regla 9.5)g)i)

17.08 En virtud del sistema de la marca comunitaria, el titular de una marca que ya haya sido registrada en un Estado miembro de la Comunidad Europea, o para ese Estado, y que solicite el registro ante la OAMI de una marca idéntica correspondiente a productos o servicios abarcados por la marca anterior, podrá reivindicar la antig�edad de la marca anterior respecto del Estado miembro en cuestión. Esta reivindicación de antig�edad tendrá como efecto que, si el titular de la marca comunitaria abandona la marca anterior o deja que ésta caduque, se considerará que ese titular continúa teniendo los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera seguido estando registrada.

Instrucción 4.j)

17.09 Los solicitantes que deseen reivindicar la antig�edad de una designación de la Comunidad Europea, hecha en virtud del Protocolo de Madrid, estarán obligados a indicar los elementos siguientes en un formulario oficial aparte (MM17), que habrá de adjuntarse al formulario de solicitud internacional:

- cada Estado miembro en el que está registrada la marca anterior , o para el cual ha sido registrada,

- la fecha a partir de la cual surtió efectos el registro correspondiente,

- el número del registro correspondiente, y

- los productos y servicios para los que ha sido registrada la marca anterior.

  17.10 En cuanto al tratamiento de las reivindicaciones de antig�edad por la Oficina Internacional y a las situaciones que puedan surgir en relación con dichas reivindicaciones (como el retiro, la denegación o la cancelación), véanse los párrafos B.II.88.01 a 88.04.

Declaración de la intención de usar una marca

Regla 9.5)f)

17.11 Cuando una Parte Contratante designada conforme al Protocolo haya notificado al Director General en virtud de la Regla 7.2) que exige que se presente una declaración de intención de utilizar la marca en un formulario aparte, deberá adjuntarse esa declaración a la solicitud internacional. Asimismo, deberán cumplirse los requisitos adicionales de esa Parte Contratante en relación con el idioma o la firma de la declaración. En particular, una Parte Contratante puede exigir que la declaración esté firmada por el propio solicitante.

17.12 En el caso de una Parte Contratante que exija una declaración de intención de utilizar la marca en virtud de la Regla 7.2), pero sin exigir que figure en un formulario aparte, no será necesaria ninguna medida especial puesto que en la declaración que figura en el formulario de solicitud internacional consta que al designar a dicha Parte Contratante, el solicitante declara que tiene la intención de que la marca sea utilizada por él, o con su consentimiento, en esa Parte Contratante para los productos y servicios que figuran en la solicitud.

Punto 12: Firma del solicitante o de su mandatario

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Regla 9.2)b)

 

18.01 La Oficina de origen podrá exigir o permitir al solicitante o a su mandatario que firme la solicitud internacional. La Oficina Internacional no pondrá objeciones en caso de que se omita la firma en el punto 12.

Instrucción 7
Instrucción 11.a)ii)

18.02 La firma del solicitante o del mandatario podrá ser sustituida por el estampado de un sello. En dicho caso, no será necesario indicar en letras el nombre de la persona natural cuyo sello haya sido utilizado. Por lo que respecta a las comunicaciones electrónicas, la firma podrá ser sustituida por un medio de identificación que será determinado por la Oficina Internacional.

Punto 13: Certificación y firma por la Oficina de origen

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Regla 9.2)b)

Regla 9.5)d)

 

19.01 La Oficina de origen deberá firmar la solicitud internacional y certificar la fecha en que haya recibido la petición de presentación de la solicitud (o la fecha en que se considera que ha recibido la solicitud (véanse los párrafos B.II.21.02 y 21.04)). Esta fecha es importante porque en principio pasará a ser la fecha del registro internacional (véase el párrafo B.II.28.01). Asimismo, la Oficina de origen deberá certificar determinados hechos relativos a la relación existente entre la solicitud internacional y el registro de base o la solicitud de base.

Regla 9.5)d)ii)

Regla 8
Regla 9.5)d)iv)

Regla 9.5)d)iii)

 

 

 

 

 

Regla 9.5)d)v)

 

 

Regla 9.5)d)vi)

19.02 En la declaración del punto 13 del formulario de solicitud, la Oficina de origen deberá certificar:

a) que el solicitante del registro internacional es el mismo que el titular del registro de base o que el solicitante mencionado en la solicitud de base referida en el punto 5; cuando varios solicitantes presenten conjuntamente la solicitud internacional, todos ellos deberán ser titulares conjuntamente del registro de base o solicitantes de la solicitud de base;

b) que la marca indicada en el punto 7 es idéntica a la marca del registro de base o de la solicitud mencionada en el punto 5; cuando la Oficina de origen permita modificar la marca (ya sea durante la fase de presentación de la solicitud o después del registro), podrá hacerse la declaración siempre que la marca que es objeto de la solicitud internacional sea idéntica a la marca del registro de base o de la solicitud de base en el momento en que la Oficina certifica la solicitud internacional;

c) que, cuando alguna de las indicaciones siguientes figure en la solicitud internacional:

- una indicación de que se trata de una marca tridimensional, una marca sonora o una marca colectiva, de certificación o de garantía;

- una descripción en palabras de la marca;

- una indicación de que la marca consiste en colores o en una combinación de colores, como tal

Las mismas indicaciones figuran igualmente en el registro de base o en la solicitud de base (quedando entendido que las descripciones que figuran en la solicitud internacional deben efectuarse en el idioma de dicha solicitud);

d) que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de base, se incluye la misma reivindicación en la solicitud internacional o que, si se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud internacional sin haber sido reivindicado en la solicitud de base o en el registro de base, la marca que figura en la solicitud de base o en el registro de base está efectivamente en el color o en la combinación de colores reivindicados;

e) que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional están comprendidos en la lista de productos y servicios que figura en el registro de base o en la solicitud de base en el momento en que la Oficina certifica la solicitud internacional; es decir, cada uno de los productos y servicios mencionados en la solicitud internacional deberá figurar en la lista del registro de base o de la solicitud de base o deberá estar comprendido dentro de un término más amplio incluido en esa lista; por supuesto, la lista de productos y servicios que figure en la solicitud internacional podrá ser más limitada que la que figura en la solicitud de base o en el registro de base.

Regla 9.5)e)

19.03 Cuando la solicitud internacional se base en dos o más solicitudes de base o registros de base, esta declaración podrá efectuarse únicamente si las declaraciones previstas en los puntos a), b), c) y d) del párrafo B.II.19.02 son verdaderas en todos y cada uno de los casos. En cuanto a la declaración prevista en el punto e), la Oficina de origen podrá efectuar esta declaración siempre y cuando los productos y servicios mencionados en la solicitud o solicitudes de base o en el registro o registros de base, considerados conjuntamente, incluyan los que figuran en la lista de la solicitud internacional.

Regla 9.2)b)

Instrucción 7

19.04 La solicitud internacional deberá estar firmada por la Oficina de origen. La firma podrá ser manuscrita, impresa o estampada, o podrá ser sustituida por un sello. En este último caso, no será necesario indicar en letras el nombre de la persona natural cuyo sello se utilice. Cuando la solicitud se transmita a la Oficina Internacional por medios electrónicos, la firma será sustituida por un medio de identificación acordado con la Oficina Internacional.

19.05 La declaración que debe firmar la Oficina de origen, mencionada en el párrafo B.II.19.02, aparece impresa en el formulario oficial. Se presume que, al firmar el formulario, la Oficina de origen afirma la veracidad de la declaración. Cuando, por ejemplo, una solicitud internacional contenga una descripción o indicación que esté incluida en la declaración pero que no se halle presente en el registro de base o en la solicitud de base, o en la solicitud internacional figuren productos y servicios que no están incluidos en el registro de base o en la solicitud de base, la Oficina no podrá firmar la declaración. La Oficina deberá pedir al solicitante que corrija las discrepancias (por ejemplo, suprimiendo la descripción o indicación o limitando la lista de productos y servicios de manera que se ajuste a la lista contenida en el registro de base o en la solicitud de base). Hasta que no se haya realizado esto, no deberá enviarse la solicitud a la Oficina Internacional.

19.06 La Oficina de origen deberá verificar el contenido del formulario en la medida en que sea necesario para evitar irregularidades de las que pueda ser responsable (véanse los párrafos B.II.25.02 y 25.03). No obstante, no se deberá retrasar el envío de la solicitud a la Oficina Internacional debido a ese tipo de examen, puesto que esto podría influir en la fecha del registro internacional (véase el párrafo B.II.28.02).

Hoja de cálculo de tasas

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Los párrafos siguientes deberán leerse conjuntamente con las observaciones generales que figuran en los párrafos B.I.08.01 a 08.12 relativos al pago de las tasas a la Oficina Internacional.


Regla 9.4)a)xiv)

 

20.01 En la hoja de cálculo de tasas contenida en el formulario oficial deberá indicarse:

- la autorización para cargar el importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y la identidad del autor de las instrucciones; o

- la cuantía de las tasas que se paguen, la forma de pago y la identidad del autor del pago.


Pago de tasas

20.02 Las tasas pagaderas en relación con la presentación de una solicitud internacional consistirán en la tasa de base, uno o más complementos de tasas o tasas individuales en función de las Partes Contratantes designadas, y posiblemente una o más tasas suplementarias, en función del número de clases de productos y servicios abarcados.

Artículo 8.2)

20.03 En el Artículo 8.2) del Arreglo y en el Artículo 8.2) del Protocolo se prevé que las tasas pagaderas en relación con la solicitud internacional consistirán en:

- la tasa de base;

- un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada;

- una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios a partir de tres.

P Artículo 8.7) 20.04 En el Artículo 8.7) del Protocolo se prevé que las Partes Contratantes podrán declarar que, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, desean recibir una tasa individual. No obstante, el Artículo 9sexies.1)b) deja sin efecto la declaración prevista en el Artículo 8.7) en las relaciones entre las Partes Contratantes tanto en el Arreglo como en el Protocolo.  Dicho de otro modo, cuando la Parte Contratante designada que haya hecho la declaración sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo y la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea también parte en ambos tratados, en virtud del Artículo 9sexies.1)b) (véase el párrafo A.04.17 se entiende que habrán de pagarse las tasas suplementarias y los complementos de tasas, en lugar de la tasa individual.

Regla 34.3)

20.05 Una Parte Contratante que exija el pago de una tasa individual podrá exigir asimismo que la tasa esté compuesta de dos partes, la primera parte pagadera en el momento de la presentación de la solicitud internacional y la segunda en una fecha posterior que se determinará de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante. En la práctica, la segunda parte deberá abonarse cuando la Oficina en cuestión considere que la marca reúne las condiciones necesarias para que se le conceda la protección. Dicho de otro modo, el pago de la segunda parte de la tasa individual será similar al pago de la tasa de registro en el caso de una solicitud nacional. En la fase de presentación de la solicitud internacional, este requisito tiene como único efecto práctico el que la cantidad adeudada corresponderá a la primera parte de la tasa individual. La Oficina Internacional notificará al titular cuándo ha de pagar la segunda parte de la tasa.

20.06 En resumen, las tasas pagaderas por una solicitud internacional son:

- la tasa de base;

- una tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada que haya formulado la declaración pertinente (véase el párrafo B.II.20.04) y que haya sido designada en virtud del Protocolo, excepto en los casos en que la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo (en lo que respecta a dicha designación, se deberá pagar un complemento de tasa);

- un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de la cual no deban pagarse tasas individuales;

- una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios a partir de la tercera; no obstante, cuando todas las Partes Contratantes designadas sean partes respecto de las cuales se deba pagar una tasa individual, no será necesario abonar tasas suplementarias.

20.07 En la Tabla de tasas se expone la cuantía de la tasa de base, del complemento de tasa y de las tasas suplementarias. Cabe observar que la cuantía de la tasa de base depende de si la marca se reproduce en color; cuando la reproducción de la marca o una de las reproducciones (véase el párrafo B.II.14.07) sea en color, habrá de pagarse una tasa más elevada. En el sitio Web de la OMPI figura la cuantía de las tasas individuales vigentes en la sección dedicada a Marcas (Sistema de Madrid). Asimismo, en esa sección se ha puesto a disposición una calculadora de tasas que tiene en cuenta todas las permutaciones posibles de designaciones de Partes Contratantes y clases de productos y servicios (incluidas las limitaciones respecto de determinadas Partes Contratantes).


Reducción de las tasas pagaderas por solicitantes de Países Menos Adelantados (PMA)

20.08 Los solicitantes que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real o el domicilio en un PMA, o que sean nacionales de un PMA (de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas) y que utilicen la oficina de marcas de dicho PMA como Oficina de origen al solicitar el registro internacional de la marca, deberán abonar únicamente el 10% del monto de la tasa básica. Esta reducción ha sido incorporada en la tabla de tasas y en el calculador de tasas del sitio Web del Sistema de Madrid (http://www.wipo.int/madrid/feecalc/).

20.09 La lista de PMA, que establece y actualiza regularmente las Naciones Unidas, puede consultarse en los sitios Web de las Naciones Unidas (www.un.org) y de la OMPI (www.wipo.int/ldcs/en/country).

Pago mediante carga del importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional
20.10 Cuando el pago haya de efectuarse cargando el importe necesario a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional, deberá señalarse el recuadro que figura en la parte a) de la hoja de cálculo de tasas; además, deberá indicarse el titular de la cuenta, el número de cuenta y la identidad de quien da las instrucciones de pago. Cuando se utilice esta forma de pago, no será necesario indicar el importe que ha de cargarse a la cuenta; de hecho, una de las ventajas de utilizar esta forma de pago es que se evita el riesgo de irregularidades en caso de que las tasas calculadas por el solicitante o el mandatario sean incorrectas. No obstante, es posible dar instrucciones a la Oficina Internacional para que cargue un importe determinado a una cuenta abierta en ella. En ese caso, el importe total objeto de pago deberá indicarse en la parte b) de la hoja de cálculo de tasas, y en la misma parte de dicha hoja deberá señalarse que el pago se efectúa cargando el importe a una cuenta corriente abierta en la OMPI.

Otra forma de pago distinta de la carga del importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional

20.11 El importe total a pagar deberá indicarse en la casilla adecuada de la parte b) de la hoja de cálculo de tasas. Además, en los espacios facilitados en esa parte de la hoja de cálculo de tasas deberán indicarse la cuantía y, preferiblemente, el número de las tasas a pagar, a fin de facilitar a la Oficina Internacional la detección de errores en caso de que la cifra total sea incorrecta.

  20.12 En el espacio adecuado de la parte b) de la hoja de cálculo de tasas deberá indicarse la identidad de la parte (solicitante, mandatario u Oficina de origen) que efectúa el pago. Es importante indicar quién efectúa el pago, puesto que la Oficina Internacional deberá comunicar a esa parte que el pago es insuficiente o que habrá un reembolso total o parcial si se considera que se ha abandonado la solicitud, si la solicitud no se considera como tal o si ha sido retirada.
  20.13 Cuando no se paguen las tasas por conducto de la Oficina de origen, esa Oficina hará notar al solicitante el hecho de que no se podrá efectuar el registro internacional hasta que la Oficina Internacional haya recibido las tasas necesarias. La Oficina no estará obligada a verificar que se ha realizado el pago, aunque podrá hacerlo si lo estima conveniente, por ejemplo, pidiendo que se le presente un recibo emitido por la Oficina Internacional antes de transmitir la solicitud internacional.
  20.14 Deberá indicarse la forma de pago de las tasas (véase el párrafo B.I.08.05) marcando el recuadro correspondiente en la parte b) de la hoja de cálculo de tasas.

Petición prematura de solicitud internacional

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21.01 Conforme al Arreglo, la solicitud internacional únicamente podrá basarse en una marca registrada inscrita en el registro de la Oficina de origen. Si una Oficina recibe una petición de presentación de solicitud internacional que se rija (total o parcialmente) por el Arreglo, antes de que haya registrado la marca en la que se basa la solicitud, considerará que la petición es prematura. La petición se tramitará de la manera siguiente.

Regla 11.1)a)

21.02 Cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Arreglo, no podrá ser tramitada respecto de ninguno de los países designados hasta que la marca de base haya sido registrada. Por lo tanto, la Oficina de origen dejará de lado la solicitud internacional hasta que haya registrado la marca de base. Se considerará que la petición ha sido recibida en la fecha en que la marca de base se inscriba efectivamente en el registro de la Oficina de origen. En virtud del Arreglo, se trata de una práctica frecuente. Quienes presentan solicitudes en Estados cuyas Oficinas registran las solicitudes de protección en su territorio con relativa rapidez o cuya legislación prevé un procedimiento acelerado para los casos en que el solicitante tiene intención de presentar una solicitud internacional sobre la base del registro nacional, a veces estiman conveniente enviar a la Oficina de origen, el mismo día, una solicitud de registro de base y una petición de presentación de solicitud internacional a la Oficina Internacional una vez que ha sido registrada la marca de base.

Regla 11.1)b)

Regla 11.1)c)

21.03 Cuando la solicitud internacional se rija tanto por el Arreglo como por el Protocolo, la petición no será prematura en cuanto a las designaciones que se efectúen en virtud del Protocolo. Por lo tanto, la Oficina de origen estará obligada a suprimir las designaciones que se rijan por el Arreglo y permitir la tramitación de la solicitud internacional como solicitud regida exclusivamente por el Protocolo, a no ser que el solicitante haya pedido explícitamente que la solicitud sea tratada como solicitud regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo. En este último caso, la solicitud internacional únicamente podrá tramitarse una vez que haya sido registrada la marca de base; por lo tanto, sera tramitada en la manera descrita en el párrafo anterior.

21.04 Si han sido suprimidas las designaciones efectuadas en virtud del Arreglo, la fecha del registro internacional para las Partes Contratantes que hayan sido designadas en virtud del Protocolo será la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la petición de presentar la solicitud internacional (siempre y cuando la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional en un plazo de dos meses contados a partir de esa fecha, y a reserva de las irregularidades que puedan influir en la fecha del registro internacional). Los países cuyas designaciones hayan sido suprimidas (en virtud del Arreglo) podrán ser objeto de designaciones posteriores en virtud de la Regla 24, una vez que la marca de base haya sido registrada; se aplicarán las disposiciones de la Regla 24.6) relativas a la fecha efectiva de designación posterior. Por otra parte, si el solicitante ha pedido explícitamente que la solicitud sea considerada como solicitud en virtud del Arreglo y del Protocolo, de manera tal que la Oficina de origen deje de lado la solicitud hasta que haya sido registrada la marca de base, la fecha efectiva de todas las designaciones será la fecha en que la marca de base sea registrada por la Oficina de origen (siempre y cuando la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional en un plazo de dos meses a partir de esa fecha, y a reserva de las irregularidades que puedan influir en la fecha del registro internacional).

21.05 Quien desee presentar una solicitud internacional en la que algunas designaciones se rijan por el Arreglo y otras por el Protocolo, pero cuya marca de base no haya sido registrada por la Oficina de origen, deberá sopesar las ventajas e inconvenientes de estos dos procedimientos antes de remitir la petición de presentar una solicitud internacional ante la Oficina de origen.
21.06 Los párrafos B.II.21.01 a 21.05 se aplicarán en los casos en que la solicitud internacional se base en una solicitud, aunque se base igualmente en un registro. La solicitud no podrá tramitarse como solicitud internacional regida (total o parcialmente) por el Arreglo hasta que la solicitud (o solicitudes) haya dado lugar a un registro. Por el contrario, el solicitante podrá decidir suprimir la referencia a la solicitud y a los productos y servicios a los que se aplica.
21.07 Estos problemas no surgen cuando la solicitud internacional se rige exclusivamente por el Protocolo.

Irregularidades en la solicitud internacional

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22.01 Cuando la Oficina Internacional considere que existen irregularidades en la solicitud internacional que le ha sido enviada, comunicará este hecho a la Oficina de origen y al solicitante. La responsabilidad de subsanar las irregularidades recaerá en la Oficina o en el solicitante en función de la naturaleza de la irregularidad.

 

22.02 Existen tres clases de irregularidades, y para subsanarlas se aplican reglas distintas. Se trata de las siguientes:

- irregularidades respecto de la clasificación de los productos y servicios;

- irregularidades respecto de la indicación de los productos y servicios;

- otras irregularidades.

Irregularidades respecto de la clasificación de los productos y servicios

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23.01 La responsabilidad definitiva de la clasificación y agrupamiento de los productos y servicios que figuran en la solicitud internacional recae en la Oficina Internacional, aunque esta última deberá tratar de resolver las discrepancias que se produzcan con la Oficina de origen. De esta manera, facilitando la información adecuada al solicitante, le ofrecerá la posibilidad de intervenir ante esa Oficina.

Regla 12.1)a)
A Artículo 4.1)

P Artículo 4.1)b)

23.02 Si la Oficina Internacional considera que los productos y servicios no están agrupados en la clase o clases adecuadas, si esos productos y servicios no van precedidos del número de la clase o clases correspondientes, o si ese número no es correcto, la Oficina Internacional formulará su propia propuesta, que notificará a la Oficina de origen y de la cual enviará una copia al solicitante. Cuando un producto o servicio en particular pueda clasificarse en más de una clase pero únicamente haya sido indicado en una de las clases aplicables, la Oficina Internacional no considerará que se trata de una irregularidad, sino que dará por supuesto que únicamente se hace referencia al producto o servicio que entra dentro de esa clase. No obstante, dicha interpretación no obliga a las Partes Contratantes en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca.

Regla 12.1)b)

23.03 En la notificación de la propuesta se hará constar asimismo la cuantía, si la hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificación y el agrupamiento propuestos. Si la Oficina Internacional considera que los productos y servicios indicados en la solicitud internacional pertenecen a más clases de la Clasificación Internacional que los indicados en la solicitud, es posible que tengan que pagarse otras tasas suplementarias o individuales para abarcar las clases adicionales. Además, deberá abonarse una tasa (especificada en el punto 4 de la Tabla de tasas) a fin de retribuir la labor realizada por la Oficina Internacional al agrupar los productos y servicios en clases y volver a clasificar los términos que habían sido clasificados incorrectamente. No obstante, no tendrá que abonarse la tasa cuando la cuantía total adeudada en virtud de este concepto sea inferior a la especificada en la Tabla de tasas (actualmente 150 francos suizos).
23.04 La Oficina Internacional y la Oficina de origen son responsables íntegramente del procedimiento que sigue a esa notificación. La información facilitada al solicitante le permitirá intervenir ante la Oficina de origen. No obstante, la Oficina Internacional no podrá aceptar propuestas o sugerencias directamente del solicitante.

Regla 12.2)

23.05 La Oficina de origen podrá comunicar su opinión sobre la clasificación y el agrupamiento propuestos a la Oficina Internacional dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de notificación de la propuesta. Esa opinión podrá surgir del solicitante, o estar influida por este último, que podrá haber intervenido ante la Oficina de origen o podrá haber sido invitado a ofrecer su opinión tras haber recibido la información de la Oficina Internacional. No obstante, la Oficina de origen no estará obligada a emitir opiniones sobre la propuesta.

Regla 12.3)

23.06 Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la propuesta, la Oficina de origen no ha comunicado su opinión sobre la propuesta, la Oficina Internacional enviará a la Oficina de origen y al solicitante una comunicación en la que reiterará la propuesta. El envío de esta comunicación no afectará el plazo de tres meses mencionado en el párrafo anterior.

Regla 12.4) a 6)

Regla 12.7)c)

23.07 Si la Oficina de origen emite una opinión sobre la propuesta de la Oficina Internacional, esta última podrá retirar, modificar o confirmar su propuesta tras considerar esa opinión. La Oficina Internacional lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen y, al mismo tiempo, informará al solicitante. Cuando la Oficina Internacional decida modificar su propuesta, en la comunicación destinada a tal efecto indicará igualmente los cambios existentes en la cuantía de las tasas pagaderas. Cuando la Oficina Internacional retire su propuesta, no se adeudará la cuantía adicional reclamada previamente y, en caso de que ya haya sido abonada, se le reembolsará a la parte que la haya pagado.

Regla 12.7)a) y b)

23.08 Las tasas adicionales que tengan que abonarse como consecuencia de la nueva clasificación propuesta deberán abonarse:

- si la Oficina de origen no ha comunicado opinión alguna sobre la propuesta de la Oficina Internacional, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de esa propuesta; o

- si la Oficina de origen ha comunicado una opinión, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado la decisión de modificar o confirmar su propuesta.

Si estas tasas no se abonan en el período estipulado, se considerará abandonada la solicitud internacional. En dicho caso, la Oficina Internacional lo notificará a la Oficina de origen e informará en consecuencia al solicitante. Si el solicitante decide retirar una o más clases de la solicitud internacional en lugar de abonar otras tasas individuales o suplementarias, la Oficina de origen deberá comunicar dicha decisión a la Oficina Internacional.

23.09 De esto se desprende que el solicitante no podrá permanecer siempre inactivo. Cuando deba abonarse una cuantía adicional de tasas y el solicitante reciba el recordatorio de la Oficina Internacional dos meses después de la primera notificación (de la cual ha sido informado), el solicitante deberá intervenir ante la Oficina de origen a fin de verificar si la Oficina tiene intención de comunicar alguna opinión sobre la propuesta. Asimismo, deberá asegurarse de que la Oficina Internacional recibe el pago de la cuantía adicional o instrucciones para retirar una o más clases (o una combinación de ellas) antes de que expire el plazo previsto. Aun cuando la Oficina de origen acepte la responsabilidad de recaudar y girar las tasas a la Oficina Internacional, en determinadas circunstancias será preferible abonar la cuantía de las tasas directamente a la Oficina Internacional.

Regla 12.8)

23.10 Si como consecuencia de no haber abonado las tasas adicionales, se considera abandonada la solicitud internacional, la Oficina Internacional reembolsará las tasas ya pagadas a la parte que las haya abonado (que podrá ser el solicitante, su mandatario o la Oficina de origen), tras deducir la cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base que ha de abonarse por un registro en blanco y negro.

Regla 12.9) 23.11 Cuando la Oficina Internacional haya efectuado una propuesta de clasificación y agrupamiento de los productos y servicios, registrará la marca con la clasificación y el agrupamiento que considere correctos, independientemente de que la Oficina de origen haya comunicado alguna opinión sobre la propuesta.

Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios

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Regla 13.1)

 

24.01 Si la Oficina Internacional considera que alguna expresión utilizada en la lista de productos y servicios es demasiado vaga a efectos de su clasificación, incomprensible o ling�ísticamente incorrecta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante. En esa notificación, podrá recomendar que se emplee una expresión sustitutiva o que se suprima la expresión.

Regla 13.2)a)

24.02 La Oficina de origen podrá hacer una propuesta para que se subsane la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la notificación. El solicitante podrá comunicar sus opiniones a la Oficina o la Oficina podrá solicitar las opiniones del solicitante. Si la propuesta de la Oficina es aceptable, o si la Oficina acepta las propuestas que haya podido efectuar la Oficina Internacional, esta última cambiará el término en consecuencia. Si la propuesta hecha por la Oficina fuese aceptable pero irregular en cuanto a la clasificación de los productos o servicios, se aplicará el procedimiento detallado anteriormente (véanse los párrafos B.II.23.01 a 23.11).

Regla 13.2)b)

24.03 Cuando no se presente ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional en el plazo previsto, existen dos posibilidades. Si la Oficina de origen ha indicado la clase en la que considera que debe clasificarse la expresión, la Oficina Internacional incluirá dicha expresión en el registro internacional tal y como figura en la solicitud internacional, pero haciendo constar una indicación en el sentido de que, a juicio de la Oficina Internacional, esa expresión es demasiado vaga a efectos de su clasificación, incomprensible o ling�ísticamente incorrecta, según el caso. Sin embargo, si no se hubiese indicado ninguna clase, la Oficina Internacional suprimirá la expresión y lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.

Otras irregularidades

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25.01 Determinadas irregularidades únicamente podrán ser subsanadas por la Oficina de origen y no por el solicitante, mientras que en otros casos el Reglamento prevé que tanto la Oficina como el solicitante podrán subsanar la irregularidad.


Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen

Regla 11.4)

25.02 Existen varias irregularidades que la Oficina de origen tendría que subsanar en los tres meses siguientes a la notificación; en caso contrario, se considerará abandonada la solicitud internacional y se notificará en consecuencia a la Oficina de origen. Por otra parte, se informará al solicitante de dicha notificación.

Regla 11.4)a)

25.03 La Oficina de origen será responsable de subsanar las irregularidades siguientes, puesto que esa Oficina no debería haber enviado a la Oficina Internacional una solicitud internacional con tales irregularidades:

a) la solicitud no se ha presentado en el formulario oficial adecuado o no ha sido mecanografiada o impresa de otro modo, o no ha sido firmada por la Oficina de origen;

b) en el caso de una solicitud enviada a la Oficina Internacional por fax, no ha sido recibido el original de la página que contiene la marca (véase el párrafo B.I.02.06);

c) irregularidades relativas al derecho del solicitante a presentar la solicitud internacional; por ejemplo, en vista de la información que figura en la solicitud, parece que el solicitante no cumple las condiciones previstas en el Artículo 1.3) del Arreglo o, según proceda, en el Artículo 2.1) del Protocolo en relación con la Oficina de origen a través de la cual se haya presentado la solicitud (véanse los párrafos B.II.02.02 y 02.03); éste sería el caso, por ejemplo, si el solicitante ha indicado (en el punto 3.a)) que tiene un establecimiento o domicilio en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen, mientras que su dirección (indicada en el punto 2.b)) no se halla en ese territorio, pero no se ha indicado ninguna dirección en el punto 3.b) (véase el párrafo B.II.10.04), o la dirección indicada tampoco se encuentra en ese territorio; o la dirección del solicitante se encuentra en el territorio de esa Parte Contratante pero no se ha indicado si el derecho del solicitante a presentar la solicitud se basa en un establecimiento o en un domicilio;

d) falta uno o más de los siguientes elementos de la solicitud recibida por la Oficina Internacional:

- indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y sean suficientes para ponerse en contacto con él o con su mandatario;

- indicaciones relativas a los vínculos del solicitante con la Oficina de origen (véanse los párrafos B.II.10.01 a 10.05);

- la fecha y el número del registro de base o de la solicitud de base;

- una reproducción de la marca;

-  la lista de los productos y servicios para los que se solicita la marca;

- una indicación de las Partes Contratantes designadas;

- la declaración de la Oficina de origen (véase el párrafo B.II.19.02).

Por lo tanto, si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional es irregular en cualquiera de los aspectos mencionados, lo notificará en consecuencia a la Oficina de origen, y al mismo tiempo informará al solicitante.

  25.04 Incumbe directamente a la Oficina de origen subsanar algunas de estas irregularidades. En otros casos, es posible que sea necesario consultar con el solicitante, por ejemplo, si la Oficina Internacional considera que existen irregularidades relativas al derecho del solicitante a presentar la solicitud internacional (véanse los párrafos B.II.10.03 y 10.04).

Irregularidades que puede subsanar la Oficina de origen o el solicitante

Regla 11.3)

25.05 Esta regla sólo guarda relación con las tasas y contempla únicamente el caso en el que las tasas correspondientes a la solicitud internacional hayan sido abonadas por conducto de la Oficina de origen. En dicho caso, cuando la Oficina Internacional considere que la cuantía de las tasas recibidas es inferior a la exigida, lo notificará a la Oficina de origen y al solicitante, especificando la cuantía que falta por pagar. Normalmente, la Oficina de origen dejará que el solicitante escoja cómo ha de efectuar el pago necesario (ya sea directamente a la Oficina Internacional o por conducto de la Oficina). Por otra parte, la Oficina podrá pagar la cuantía adeudada y encargarse ella misma de cobrarla al solicitante. Si no se paga la cuantía adeudada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación, se considerará abandonada la solicitud internacional y la Oficina Internacional lo notificará en consecuencia a la Oficina y al solicitante.


Irregularidades que debe subsanar el solicitante

Regla 11.2)a)

25.06 Si la Oficina Internacional considera que existen irregularidades distintas de las enumeradas en la lista de irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen, o la Oficina de origen o el solicitante, será este último quien deba subsanar dichas irregularidades. En dicho caso, la Oficina Internacional lo notificará al solicitante y al mismo tiempo informará a la Oficina de origen. Esas irregularidades podrán guardar relación, por ejemplo, con las circunstancias siguientes:

- la información indicada en relación con el solicitante o el mandatario no cumple todos los requisitos pero es suficiente para que la Oficina Internacional identifique al solicitante y se ponga en contacto con el mandatario; por ejemplo, la dirección es incompleta, o falta cualquier transcripción que sea necesaria;

- las indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad no son suficientes; por ejemplo, no se indica la fecha de presentación de la solicitud anterior o en la reivindicación de prioridad se hace referencia a productos o servicios que no figuran en la solicitud internacional;

- la reproducción de la marca no es suficientemente clara;

- la solicitud internacional contiene una reivindicación de color, pero en el punto 7 del formulario no figura ninguna reproducción de la marca en color;

- la marca consiste, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos, y en la solicitud internacional no figura ninguna transcripción;

- la solicitud internacional contiene, respecto de una o más de las Partes Contratantes designadas, una limitación de la lista de los productos y servicios, y esa limitación hace referencia a productos y servicios que no figuran en la lista principal de productos y servicios;

- es insuficiente la cuantía de las tasas abonadas directamente a la Oficina Internacional por el solicitante o su mandatario;

- se han dado instrucciones de pago de las tasas mediante el cargo del importe a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional, pero en la cuenta no se dispone de la cantidad necesaria para efectuar el pago;

- no se ha pagado ninguna tasa.

Regla 11.2)b)

25.07 El solicitante podrá subsanar cualquiera de esas irregularidades dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional haya enviado la notificación de la irregularidad. Cuando la irregularidad se refiera a un defecto en las indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad y no sea corregida en ese plazo de tiempo, no se inscribirá la reivindicación de prioridad en el Registro Internacional. En los demás casos, cuando la solicitud internacional no cumpla los requisitos del Reglamento, se considerará abandonada si no se subsana la irregularidad dentro del plazo permitido; la Oficina Internacional informará en consecuencia al solicitante y a la Oficina de origen.

Regla 11.5)

25.08 Cuando se produzca el abandono de la solicitud internacional por no haberse subsanado la irregularidad, la Oficina Internacional reembolsará las tasas pagadas, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa de base por un registro en blanco y negro.
25.09 Cuando en la solicitud internacional se pretenda designar una Parte Contratante que no pueda ser designada (por ejemplo, debido a que es parte únicamente en el Protocolo y la Oficina de origen es la Oficina de un país parte únicamente en el Arreglo o cuando el solicitante haya intentado designar la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen), la Oficina Internacional desestimará la designación e informará en consecuencia a la Oficina de origen.

Irregularidades relativas a la declaración de intención de utilizar la marca

Regla 11.6)a)

Regla 11.6)b)

25.10 Cuando una Parte Contratante que haya sido designada conforme al Protocolo sea una parte que exija una declaración de la intención de utilizar la marca en un formulario aparte adjunto a la solicitud internacional y la Oficina Internacional estime que se ha omitido la declaración o que ésta no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional lo notificará sin demora al solicitante y a la Oficina de origen. La Oficina Internacional considerará que la declaración ha sido debidamente presentada siempre que reciba la declaración omitida o corregida en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que la Oficina de origen haya recibido la petición de presentar la solicitud internacional. En tal caso la fecha del registro internacional no resultará afectada por la irregularidad.

Regla 11.6)c) 25.11 Sin embargo, si no se recibe dentro de ese plazo la declaración omitida o corregida, se considerará que no ha sido efectuada la designación de la Parte Contratante en cuestión. La Oficina Internacional lo notificará en consecuencia al solicitante y a la Oficina de origen y reembolsará las tasas abonadas en relación con la designación de esa Parte Contratante. Asimismo, la Oficina Internacional indicará que la designación en cuestión podrá efectuarse como designación posterior, siempre que vaya acompañada de la declaración de intención de utilizar la marca.

Inscripción, notificación y publicación

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Regla 14.1)

 

26.01 Si la Oficina Internacional estima que la solicitud internacional se ajusta a los requisitos exigibles, inscribirá la marca en el Registro Internacional. Asimismo, notificará el registro internacional a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, informará a la Oficina de origen y enviará un certificado al titular. No obstante, cuando la Oficina de origen así lo desee y haya informado en consecuencia a la Oficina Internacional, se enviará el certificado al titular por conducto de la Oficina de origen. El certificado de registro internacional no se considerará como una notificación y siempre estará en el idioma de la solicitud internacional, aun cuando el solicitante haya expresado el deseo mencionado en el párrafo B.II.09.07.

Regla 32.1)a)i)

26.02 El registro internacional será publicado en la Gaceta.




1 Esto se desprende del hecho de que los Miembros de la OMC están obligados por el Artículo 2.1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) a cumplir el Artículo 4 del Convenio de París. Sin embargo, los Miembros de la Unión de Madrid que no sean Miembros de la OMC no están obligados a reconocer los efectos de una reivindicación de prioridad basada en una solicitud presentada en un miembro de la OMC que no sea parte en el Convenio de París. No obstante tal caso, la Oficina de origen no deberá negarse a transmitir dicha reivindicación. En caso contrario, se pondrían trabas a un Estado designado que sea Miembro de la OMC a la hora de cumplir su obligación de reconocer la reivindicación de prioridad.

2 Esto se desprende del Artículo 4A.2) del Convenio de París. Partiendo de esta base, la Oficina Internacional registra las reivindicaciones de prioridad de las solicitudes de marcas comunitarias presentadas en la Oficina de Armonización del Mercado Interior.


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