ࡱ > #` ה bjbj k
N N N 4
h r V \
X : ( u T ɷ , h j j j j j j $ h 9 N N N N N h h b N N @ ,%
~ 4 l 0
D T N T v
dP _ $O _ N N N N N N OMPIS
WIPO/GRTKF/IC/13/7
ORIGINAL: Ingls
FECHA: 18 de septiembre de 2008ORGANIZACIN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUALGINEBRA
comit intergubernamentalsobre propiedad intelectual y recursosgenticos, conocimientos tradicionales y folclore
Decimotercera sesin
Ginebra, 13 a 17 de octubre de 2008
reconocimiento de los conocimientos tradicionales EN el sistema de patentes
Documento preparado por la Secretara
I. PANORAMA GENERAL
1. El Comit Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (el Comit) elabor varios mecanismos de proteccin preventiva que tienen por objeto mejorar el reconocimiento de los conocimientos tradicionales (CC.TT.) en el sistema de patentes y reducir de esa forma en la prctica las probabilidades de que se admitan patentes que reivindiquen sin justificacin invenciones que se valen de CC.TT. y de recursos genticos. En los documentos WIPO/GRTKF/IC/5/6 y WIPO/GRTKF/IC/6/8 figura una descripcin completa de esos mecanismos.
2. El presente documento se centra en un solo aspecto de la proteccin preventiva de los CC.TT., el de mejorar el examen de las solicitudes de patente que sean pertinentes para los CC.TT. (en particular, las que reivindiquen invenciones que se basen, se deriven, se inspiren o se valgan de CC.TT.). En su sptima sesin, el Comit aprob un esbozo de recomendaciones sobre el examen por las autoridades competentes de solicitudes relacionadas con los CC.TT. Asimismo solicit a la Secretara que prepare un proyecto de recomendaciones basado en las respuestas al Cuestionario sobre el reconocimiento de los conocimientos tradicionales y los recursos genticos en el sistema de patentes (WIPO/GRTKF/IC/Q.5) que fue distribuido entre la sexta y la sptima sesiones del Comit. En el documentoWIPO/GRTKF/IC/8/8 figura el proyecto inicial de las recomendaciones formuladas al Comit en su octava sesin, y del que el Comit tom nota. Sobre la base de la experiencia en constante evolucin de las Administraciones de patentes en lo que atae al reconocimiento de los conocimientos tradicionales, de otras novedades de las que se tiene conocimiento y de las opiniones y los comentarios de los participantes en el Comit, as como de las respuestas al cuestionario, recopiladas en el documentoWIPO/GRTKF/IC/9/INF/6, se prepar un nuevo proyecto, el documentoWIPO/GRTKF/IC/9/8, examinado por el Comit en su novena y dcima sesiones. Adems, en el documentoWIPO/GRTKF/IC/10/INF/7 se hizo constar una nueva respuesta recibida respecto del cuestionario.
3. El proyecto actual, distribuido a los participantes en las ltimas reuniones del Comit, se adjunta al presente documento como referencia. Este proyecto ha sido elaborado por el Comit y examinado durante nueve sesiones. Est a disposicin de las oficinas de patentes y de otras partes interesadas que deseen utilizarlo, como documentacin oficiosa.
4. Se invita al Comit a tomar nota del proyecto actual de recomendaciones destinado a las Administraciones de patentes como figura en el Anexo1, y a formular los comentarios que estime oportunos sobre dicho proyecto.
[Sigue el Anexo]
ANEXO
RECOMENDACIONES SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN EL SISTEMA DE PATENTES:
DOCUMENTO DE CONSULTA
El presente documento no representa postura oficial alguna. Ser distribuido a modo de material de informacin para favorecer los debates y la consulta. En funcin de los comentarios que se reciban al respecto puede que se distribuyan nuevas versiones antes de finalizar las recomendaciones. Las recomendaciones no son de ndole normativa y no conllevan consecuencias jurdicas; su finalidad es promover una toma de conciencia sobre la naturaleza de los conocimientos tradicionales y los sistemas de conocimientos tradicionales, velar por que los sistemas de conocimientos tradicionales sean objeto del debido reconocimiento en el sistema de patentes y fomentar prcticas ptimas en el funcionamiento del sistema de patentes. Invitamos a formular comentarios y a remitirlos a la direccin: grtkf@wipo.int.
PANORAMA GENERAL
AUTONUM Un nmero importante de solicitudes de patente se refiere a invenciones que de alguna u otra forma se relacionan con los conocimientos tradicionales (CC.TT.). Por ejemplo, las invenciones reivindicadas pueden basarse, derivarse, inspirarse o valerse de CC.TT. Las reivindicaciones de algunas solicitudes de patente abarcan a los CC.TT. directamente dentro de su alcance. Por lo tanto, los CC.TT. pueden ser potencialmente pertinentes para la novedad o la actividad inventiva (no evidencia de una invencin); para la declaracin de identidad del verdadero inventor o inventores formulada por el solicitante; para la obligacin del solicitante de declarar todo el estado de la tcnica anterior conocido y pertinente para la patentabilidad de una invencin; o para la pretensin del solicitante al derecho a solicitar una patente de invencin. Adems, algunas leyes de patentes contienen una obligacin de divulgar separada, especialmente relacionada con los CC.TT. o los recursos genticos, y ya se han formulado varias propuestas para ampliar esta prctica o hacerla obligatoria a nivel internacional.
AUTONUM Por su propia naturaleza, los CC.TT. son sumamente diversos y con frecuencia son parte integrante de la vida, las normas, las costumbres y la cultura de las comunidades que los elaboran y mantienen. Para algunas comunidades, el uso ilegtimo de sus CC.TT. es ofensivo o perturbante, particularmente la concesin de patentes que inadecuadamente abarcan a los CC.TT. en el alcance de sus reivindicaciones. Los CC.TT. son frecuentemente el resultado de sistemas de conocimientos diferentes y valiosos, y del desarrollo intelectual, con frecuencia con un fuerte elemento emprico y prctico, y muchos consideran que tienen un valor prctico y tecnolgico, as como un valor y un significado cultural amplios para las comunidades que los elaboran, los preservan y los mantienen mediante mecanismos tradicionales. Los CC.TT. constituyen un importante componente de muchas innovaciones tecnolgicas que se consideran como parte de la corriente cientfica o tcnica del pasado pero tambin del presente. Por consiguiente, la necesidad de tener plenamente en cuenta los CC.TT. en el sistema de patentes tiene aspectos jurdicos, ticos y prcticos.
AUTONUM Cuando se examina una solicitud de patente pueden surgir toda una serie de posibles vnculos entre una invencin reivindicada y los CC.TT. En general, los funcionarios de las oficinas de patentes as como las autoridades responsables del examen y de la determinacin de la validez de las solicitudes de patente tienen poco contacto o poca experiencia con los CC.TT. y los diversos sistemas de conocimientos, as como con las comunidades tradicionales que desarrollan y mantienen los CC.TT. No obstante, los CC.TT. pueden ser especialmente pertinentes para el descargo pleno y efectivo de las responsabilidades de estos profesionales con objeto de asegurar que las patentes se concedan nicamente a invenciones legtimas. Por consiguiente, una mayor comprensin y una mejor toma de conciencia acerca de los CC.TT. y los sistemas de conocimientos tradicionales pueden representar para las autoridades encargadas de las patentes una responsabilidad jurdica y prctica importante, aunque tambin pueden convertirse en un aspecto valioso del profesionalismo y del buen conocimiento de la poltica y el contexto cultural del sistema de patentes.
AUTONUM El presente proyecto de recomendaciones se ha elaborado para ayudar a las autoridades y los profesionales del mbito de las patentes a que tengan en cuenta los CC.TT., su contenido tcnico y su contexto social y jurdico de manera que puedan realizar sus actividades en forma ms eficaz. Esencialmente, estas recomendaciones estn destinadas a disminuir la probabilidad de concesin errnea de patentes que reivindiquen incorrectamente determinados conocimientos tradicionales o recursos genticos como invenciones y de patentes sobre invenciones reivindicadas que no sean nuevas y evidentes a la luz de los CC.TT. pertinentes.
ANTECEDENTES: LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL SISTEMA DE PATENTES
Algunas perspectivas sobre los conocimientos tradicionales
AUTONUM Existen muchas formas diversas de conocimientos tradicionales y tambin perspectivas diversas sobre sus caractersticas. En esta seccin se muestran toda una serie de perspectivas que ilustran su naturaleza general.
AUTONUM En el siguiente comentario se pone de relieve la naturaleza de los distintos sistemas en los que los conocimientos tradicionales se desarrollan y mantienen:
Lo ms importante que hay que reconocer es que los conocimientos indgenas estn incorporados en sistemas de conocimientos indgenas que son muy especficos para cada caso. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en concebir la proteccin de la propiedad intelectual sobre los conocimientos indgenas como procedimientos en desarrollo para la compra y venta de conocimientos indgenas como si fueran datos. Eso ya transforma los conocimientos indgenas en lo que no son. Los diferentes sistemas de conocimientos indgenas pueden ser descritos como disciplinas, es decir, algo ms que tan slo un montn de datos. Incluyen normas ticas, normas de responsabilidad, normas para la transmisin, y forman un sistema de reglas y prcticas que son muy especficas. Abarcan diferentes prcticas para conseguir ganancias y el sacrificio necesario para obtener conocimientos. Los conocimientos pueden permanecer en una comunidad durante cientos de aos, pero el proceso de aprenderlos puede ser muy diferente para cada generacin. Si usted va a convertirse en una persona con conocimientos debe trabajar para conseguirlos, pero de manera diferente a como trabajara para conseguir conocimientos en una universidad; cuando usted obtiene la debida acreditacin (por ejemplo, un diploma de una universidad), tiene diferentes tipos
de tareas que debi realizar para conseguirla. Cada sistema de conocimientos de los pueblos indgenas es una disciplina especfica, con su propio protocolo sobre cmo pueden ser aprendidos los conocimientos.
AUTONUM En el siguiente comentario se reafirma que los sistemas de CC.TT. son dinmicos, no estticos ni antiguos y que tienen caractersticas cientficas:
Muchos pueblos indgenas evitan el trmino conocimientos tradicionales porque tradicional implica que los conocimientos son antiguos, estticos y transmitidos de generacin a generacin sin una reevaluacin, modificacin o ulterior desarrollo crticos. En otras palabras, lo que eso significa es que los CC.TT. no son una ciencia en el sentido formal de un cuerpo sistemtico de conocimientos que continuamente est sujeto a cambios y revisiones empricas. Por el contrario, el trmino implica algo cultural y antiguo [...] lo que la comunidad internacional necesita proteger es la ciencia indgena.
AUTONUM Desde otra perspectiva se afirma que los CC.TT. tienen base comunitaria y que su utilizacin y difusin con frecuencia se rige por normas consuetudinarias existentes desde hace mucho tiempo:
Desde hace cientos de aos contamos con canciones, conocimientos tradicionales y otros elementos similares. No existe ninguna duda en cuanto a su origen: inicialmente proceden de una persona, quien los transmiti a su clan. Se instituyeron normas consuetudinarias aplicables al derecho de utilizar esas canciones y esos conocimientos. En el pasado nunca hubo problemas al respecto. Por qu existen ahora esos problemas? Deberamos empezar con las comunidades y ver en qu forman protegen sus expresiones culturales y sus conocimientos tradicionales. Luego tendramos que utilizar las mismas herramientas consuetudinarias o herramientas adaptadas a ellos.
AUTONUM En la prctica del Derecho de patentes ya ha surgido la cuestin de la situacin jurdica de los conocimientos tradicionales. En un caso de relevancia en el ReinoUnido, al considerar la situacin de los CC.TT. como estado anterior de la tcnica relacionado con la patentabilidad, el Tribunal describi las cuestiones generales de la siguiente manera:
Durante siglos, los indgenas del Amazonas han sabido que la corteza de quina puede utilizarse para tratar la malaria y otras fiebres. Lo utilizaban en forma de corteza en polvo. En 1820, cientficos franceses descubrieron que el ingrediente activo, un alcaloide denominado quinina, poda extraerse y utilizarse ms eficazmente en forma de sulfato de quinina. En 1944 se descubri la estructura de la molcula alcaloide (C20H24N2O2). Este descubrimiento signific que era posible sintetizar la sustancia.
Imagnense a un cientfico contando a un indgena del Amazonas los descubrimientos de 1820 y 1944. Dira: Hemos averiguado que la corteza combate las fiebres porque contiene un alcaloide de estructura qumica bastante compleja y que reacciona con los corpsculos rojos del flujo sanguneo. Se denomina quinina. El indgena replicara: Qu interesante. En mi tribu lo denominamos el espritu mgico de la corteza. Conoce el indgena la quinina? Es evidente que conforme a la descripcin de una propiedad de la corteza que permite tratar las fiebres, la conoce. No creo que el hecho de que la califique en trminos animistas en lugar de qumicos sea importante. Sabe que la corteza tiene una propiedad que permite tratar la fiebre y eso tambin es una descripcin de la quinina.
Por otra parte, fuera de este contexto, el indgena del Amazonas no conocera la quinina. Si se le hubieran mostrado pastillas de sulfato de quinina, no las hubiera asociado con la corteza de quina. No conoce la quinina conforme a la descripcin de una sustancia en forma de pastillas, y qu duda cabe que tampoco conocer el alcaloide sintetizado artificialmente
El ejemplo de la quinina demuestra que es posible conocer las propiedades de una sustancia sin por ello saber que dicha sustancia tiene una composicin qumica concreta o que posee una estructura molecular identificable. Y esto se aplica a todas las sustancias naturales y artificiales. Hasta ahora he examinado lo que representa tener conocimiento de algo en la vida diaria. Se aplican los mismos principios al Derecho de patentes? O acaso el Derecho de patentes tiene su propia epistemologa?
Pertinencia para el sistema de patentes
AUTONUM Tal como lo ilustran estos distintos puntos de vista, puede ser errneo partir de la idea de que los CC.TT. no son innovadores, no tienen un componente cientfico o tecnolgico, o son necesariamente informacin del dominio pblico que puede utilizarse libremente sin ninguna restriccin legal. Sus caractersticas tradicionales no significan que los CC.TT. no sean pertinentes para determinar cuestiones de patentabilidad. De hecho, los titulares de CC.TT. que innovan dentro de sus sistemas de conocimientos han creado invenciones que son tcnicamente patentables (aun cuando, por varias razones, prefieran no patentar sus invenciones). Los sistemas de CC.TT. no son estticos y frecuentemente responden a las necesidades en constante evolucin de las comunidades que los mantienen. Por consiguiente, la innovacin sigue su curso dentro del contexto tradicional pero generalmente de una forma colectiva o acumulativa que no corresponde directamente a las nociones de paternidad de la invencin y actividad inventiva que estn incorporadas en el sistema de patentes. Del mismo modo, suele considerarse que las comunidades mantienen colectivamente los CC.TT. con frecuencia como una custodia (con responsabilidad para mantener y transmitir los conocimientos en funcin de normas o prcticas consuetudinarias), lo que contrasta con las formas convencionales de la propiedad intelectual. Algunos titulares de CC.TT. han citado estas nociones distintas del proceso de innovacin y de titularidad de los conocimientos como las razones para preferir no utilizar el sistema de patentes para proteger sus invenciones. Otros titulares de CC.TT. han utilizado el sistema de patentes para proteger las innovaciones dentro de sistemas de conocimientos tradicionales, pero la mayora no han utilizado el sistema de patentes. Por consiguiente, muchos CC.TT. que son pertinentes para la patentabilidad de invenciones reivindicadas no sern divulgados en las bsquedas de informacin sobre patentes.
AUTONUM Los CC.TT. relativos a las propiedades benficas de un recurso gentico pueden ayudar a un inventor a realizar una invencin con ese recurso gentico. Pero tambin existe la preocupacin de que se redacten reivindicaciones de patente para invenciones que consistan en conocimientos tradicionales y recursos genticos existentes o que sean adaptaciones o aplicaciones evidentes de CC.TT. o recursos genticos existentes. Dichas patentes en principio no tendran valor debido a la falta de novedad o de evidencia (o porque el solicitante no ha heredado del verdadero inventor el derecho a presentar una solicitud). Sin embargo, pueden surgir obstculos prcticos que impidan a los CC.TT. y recursos genticos pertinentes ser tomados en cuenta durante el examen.
El objeto de los debates en curso
AUTONUM Son de gran alcance los debates en curso destinados a examinar la relacin entre las patentes y los recursos genticos y los CC.TT. En varias instancias internacionales se estn examinando cuestiones tales como el papel de las patentes en los sistemas que rigen el acceso a los recursos genticos y CC.TT. conexos y la participacin en los beneficios derivados de stos, as como la legitimidad de las patentes sobre material gentico. El presente proyecto de recomendaciones tiene un alcance limitado y no pretende abordar directamente estas cuestiones de gran alcance debido a que stas ya son objeto de un debate animado en varias organizaciones e instancias internacionales. Por consiguiente, el papel que desempean estas recomendaciones es exclusivamente complementario y con ellas no se pretende anticiparse a los resultados de estos importantes debates. El proyecto de recomendaciones se centra en los problemas concretos de la legislacin y el procedimiento en materia de patentes que surgen en relacin con la situacin de los CC.TT. y los recursos genticos conexos relacionados con invenciones reivindicadas.
Qu es la proteccin preventiva?
AUTONUM Por proteccin preventiva de los CC.TT. se entienden las estrategias destinadas a impedir la adquisicin de derechos de propiedad intelectual sobre CC.TT. o recursos genticos por terceros que no sean los custodios consuetudinarios de esos conocimientos o recursos. La proteccin preventiva tiene pues aspectos jurdicos y prcticos. Lo jurdico se relaciona con la cuestin de si los CC.TT. se reconocen como estado anterior de la tcnica pertinente en virtud de la legislacin de patentes de la jurisdiccin en cuestin. Los aspectos jurdicos pueden ser, por ejemplo, el reconocimiento de los conocimientos transmitidos oralmente, el establecimiento de una fecha clara de divulgacin, por escrito u oralmente, al pblico de dichos conocimientos, y la determinacin de si los CC.TT. fueron divulgados de tal manera que el lector pueda realizar la tecnologa. El aspecto prctico consiste en asegurar que la informacin est efectivamente disponible para las autoridades encargadas de la bsqueda y los examinadores de patentes, y que sea realmente accesible para las Administraciones de patentes (que est, por ejemplo, catalogada o clasificada), de manera que sea mucho ms probable encontrarla en una bsqueda sobre el estado de la tcnica pertinente. Estos dos aspectos se examinan en el documento WIPO/GRTKF/IC/5/6. Son varios los mecanismos prcticos de proteccin preventiva que se han aplicado a nivel internacional. (En el documento WIPO/GRTKF/IC/6/8 figura un resumen reciente al respecto.)
Preocupacin acerca de la proteccin exclusivamente preventiva
AUTONUM Con frecuencia se insiste en que la proteccin de los CC.TT. debera ser global, o sea abarcar tanto la opcin positiva como la opcin preventiva. La proteccin preventiva consiste nicamente en impedir que terceros obtengan derechos de P.I., pero no impide que otros utilicen este material. Por lo general, es necesario realizar una afirmacin activa de los derechos (proteccin positiva) para impedir el uso no deseado de los CC.TT. por terceros. En ciertos casos, la proteccin preventiva puede efectivamente perjudicar los intereses de los titulares de CC.TT., particularmente cuando ello supone conceder el acceso pblico a los CC.TT. que de otro modo no se divulgan, permanecen secretos o son inaccesibles. En ausencia de derechos positivos, la divulgacin al pblico de los CC.TT. puede efectivamente facilitar el uso no autorizado de los CC.TT. que la comunidad desea proteger. Por esta razn, las presentes recomendaciones no tienen por objeto alentar a los titulares de CC.TT. a que divulguen, cataloguen o publiquen algn elemento de sus CC.TT. o a que den su consentimiento para que sus CC.TT. sean publicados o difundidos de otra manera, a no ser que hayan tenido la oportunidad de examinar plenamente las consecuencias y hayan dado su consentimiento fundamentado previo para ello. Por estas razones, que se examinarn ms adelante, los CC.TT. deben conservarse con mucho cuidado si su condicin jurdica no es clara, de manera que no haya ningn riesgo de que, por descuido, se los divulgue a partes no autorizadas o se los incorpore al dominio pblico.
Algunas definiciones
AUTONUM No existe una definicin internacional oficial de los CC.TT., al menos en el contexto de los instrumentos de P.I. existentes. Una de las definiciones utilizadas, que no tiene cobertura legal, los caracteriza como referentes al contenido o sustancia de conocimientos tradicionales que son el resultado de la actividad intelectual en un contexto tradicional y que incluye los conocimientos especializados, las innovaciones, las prcticas y la enseanza que forman parte de los sistemas de conocimientos tradicionales, y que se trata de conocimientos incorporados en el estilo de vida tradicional de una comunidad o de un pueblo, o que estn contenidos en sistemas de conocimientos codificados que se transmiten de generacin a generacin. Estos conocimientos no estn limitados a un mbito tcnico especfico y pueden incluir conocimientos agrcolas, medioambientales y medicinales, as como conocimientos asociados a los recursos genticos.
AUTONUM El Convenio sobre la Diversidad Biolgica (CDB) es un instrumento internacional clave que aborda los CC.TT. relacionados con la biodiversidad. Este contiene obligaciones especficas relacionadas con el respeto, la conservacin y el mantenimiento de los conocimientos, innovaciones y prcticas de las comunidades indgenas y locales incorporados en estilos de vida tradicionales pertinentes para la conservacin y el uso sostenible de la diversidad biolgica. Los CC.TT. estn con frecuencia asociados a los recursos genticos. El CDB define los recursos genticos como material gentico de valor real o potencial. El material gentico a su vez se define como todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.
Casos que sirven de ejemplo
AUTONUM Desde el punto de vista de los principios clsicos aplicables a las patentes, la condicin de los CC.TT. puede variar de un caso a otro. La finalidad de este prrafo es explicar en qu consisten esas diferencias. Como ya se ha observado, por conocimientos tradicionales no se entiende necesariamente conocimientos viejos o antiguos, antes bien, esos conocimientos pueden ser novedosos o innovadores. Puede tratarse de conocimientos limitados a una comunidad especfica o de un sistema codificado de conocimientos que se utilicen y compartan de manera ms amplia. Puede tratarse de conocimientos que se hayan mantenido confidenciales en el seno de una comunidad o un grupo ms pequeo o de conocimientos pblicos ampliamente difundidos; la condicin de dichos conocimientos tambin puede hallarse entre uno y otro extremo. Pero an cuando hayan sido objeto de divulgacin pblica, dichos conocimientos pueden estar protegidos por normas y prcticas consuetudinarias de las comunidades tradicionales, por lo que los titulares de dichos conocimientos pueden aspirar a que sean utilizados de conformidad con dichas normas y prcticas. Ciertos CC.TT. son objeto de normas o acuerdos de acceso y participacin en los beneficios que imponen obligaciones sobre la forma de utilizarlos. Los titulares de CC.TT. son a veces los propios artfices (o al menos uno de ellos) de una invencin reivindicada. Con los siguientes casos hipotticos se aspira a esclarecer el contexto de esa labor as como las caractersticas de los CC.TT., que varan de un caso a otro. Se pretende tambin explicar el tipo de problemas prcticos y jurdicos que pueden plantearse en relacin con la condicin de los CC.TT. en tanto que estado de la tcnica y los problemas concretos que plantea determinar ese estado de la tcnica durante el proceso de examen y otros procedimientos en materia de patentes:
conocimientos tradicionales utilizados abiertamente, con fines no comerciales en una comunidad tradicional lejana y relativamente pequea en un pas extranjero; aunque se han utilizado mucho en esa comunidad, nunca han sido totalmente documentados; nada indica que sean conocidos o se hayan utilizado fuera de la comunidad;
conocimientos tradicionales utilizados secretamente en el seno de una comunidad tradicional, en parte con fines curativos y algunos de estos productos se han vendido fuera de la comunidad; en virtud de las normas consuetudinarias, los usuarios estn obligados a limitar la divulgacin de los conocimientos como tales a determinados miembros autorizados de la comunidad;
conocimientos tradicionales registrados en un idioma antiguo, en un valioso y frgil pergamino que ahora pertenece a una coleccin pblica; dicho pergamino se cita en un catlogo pblico pero slo pueden tener acceso al mismo verdaderos historiadores que lo soliciten;
una invencin reivindicada relativa a una innovacin que forma parte de un sistema de conocimientos tradicionales establecido en un pas, que sera obvia para un profesional de ese sistema, pero no necesariamente para un investigador del pas en el que se solicita la patente.
Proteccin preventiva de los recursos genticos
AUTONUM Los recursos genticos y los conocimientos tradicionales estn a menudo estrechamente relacionados. Como se seal ms arriba, en el CDB los recursos genticos se definen como material gentico de valor real o potencial. Si bien los recursos genticos son recursos materiales, pueden ser pertinentes en el examen del estado de la tcnica y la determinacin de la novedad y la actividad inventiva de una invencin reivindicada, como en los casos en que se reivindica la invencin de una planta u otro organismo. Esta cuestin puede ilustrarse mediante el caso que examin recientemente la Comisin de Recursos Genticos para la Alimentacin y la Agricultura (CRGAA) de la FAO de conformidad con un informe presentado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
Un ejemplo: los Centros Internacionales de Investigacin Agrcola
AUTONUM Los Centros Internacionales de Investigacin Agrcola del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrcolas Internacionales (GCIAI) mantienen las colecciones exsitu ms importantes del mundo de germoplasma de los principales cultivos alimentarios. En 1994, doce centros GCIAI, incluido el CIAT, firmaron acuerdos con la FAO incorporando sus colecciones a la red internacional de colecciones ex situ bajo los auspicios de la FAO y reconocieron la autoridad intergubernamental de la FAO y su [CRGAA] para establecer polticas relativas a la red internacional. Acordaron mantener el germoplasma designado en depsito en beneficio de la comunidad internacional y no reclamar la propiedad o solicitar derechos de propiedad intelectual sobre el germoplasma designado y la informacin conexa e imponer esta obligacin a todo receptor ulterior de material proveniente de sus colecciones. sta fue una solucin provisional, a la espera de la finalizacin de las negociaciones del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenticos para la Alimentacin y la Agricultura. El Tratado, que se adopt el 3 de noviembre de 2001, reconoce en su Artculo 15 la importancia para el presente Tratado de las colecciones ex situ de recursos fitogenticos para la alimentacin y la agricultura mantenidas en depsito por los centros internacionales de investigacin agrcola (CIIA) del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrcolas Internacionales (GCIAI). Contiene disposiciones para los CIIA del GCIAI y otras instituciones internacionales que mantienen colecciones ex situ de recursos fitogenticos para la alimentacin y la agricultura, de conformidad con lo establecido trminos en el Tratado.
Ejemplo de un cultivar de frijoles
AUTONUM Este caso se cita nicamente con el fin de ilustrar las cuestiones prcticas que pueden plantearse con relacin al examen y a la concesin de patentes relativas a invenciones que hacen uso de recursos genticos. La cuestin de la validez de las patentes depende enteramente de la legislacin nacional (o de la legislacin regional cuando proceda) y deber ser determinada por las autoridades nacionales o regionales. Este caso se refiere a la patente de Estados Unidos N.5 894 079, publicada el 13 de abril de 1999 y titulada Field bean cultivar named enola. Esta patente se concedi a un nuevo cultivar de frijoles (Phaseolus vulgarisL.) que produce una semilla amarilla inconfundible con un hilum amarillo relativamente permanente a lo largo del tiempo. La invencin tambin se refiere a un mtodo para producir un cultivar de frijoles que se obtiene cruzando una primera lnea parental con una segunda, donde la planta de frijol de primera o de segunda generacin es el objeto de la invencin.
AUTONUM Con arreglo a los documentos de la CRGAA, se plantearon cuestiones respecto a la validez de esta patente, que restringa el uso del germoplasma designado del frijol de semillas amarillas a la agronoma y al fitomejoramiento en Estados Unidos de Amrica, aun cuando los acuerdos entre la FAO y el GCIAI prohiban expresamente reivindicar derechos de propiedad intelectual sobre germoplasma designado, ni siquiera para las muestras objeto de acceso distribuidas antes de su designacin []. Asimismo, la patente no satisfaca dos criterios bsicos: la novedad y la no evidencia (traduccin oficiosa). La cuestin de las condiciones de acceso a las colecciones del GCIAI no se trata en absoluto en este ejemplo, y tal como se apunta ms adelante, algunos miembros de la FAO sealaron que el material en realidad no proceda de las colecciones en depsito. Este ejemplo aborda nicamente los requisitos de novedad y de no evidencia, que en ltima instancia son cuestiones jurdicas especficas que deben examinar las autoridades nacionales encargadas de aplicar la legislacin nacional de patentes basndose en las reivindicaciones de patentes examinadas a la luz de todo estado de la tcnica pertinente que se identifique. No obstante, existe tambin la cuestin de carcter prctico de cmo localizar e identificar el estado de la tcnica pertinente y cmo dar a conocer esta informacin de tal forma que pueda emplearse en los procedimientos de patentes. Varios procesos jurdicos establecidos en legislaciones nacionales o regionales de patentes permiten examinar la validez de la patente, incluso a la luz del estado de la tcnica del que se haya informado recientemente a las Administraciones de patentes o judiciales. Uno de estos procedimientos nacionales es el reexamen por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Amrica (USPTO).
AUTONUM En 2000, el Director General del CIAT indic que el frijol Enola es parecido a varias variedades de frijoles de semilla amarilla depositadas en la coleccin protegida que se mantiene en el Centro, y que el CIAT continuar distribuyendo gratuitamente dichas muestras de germoplasma que son objeto de acceso, en el marco del Acuerdo entre la FAO y el GCIAI. El CIATBRU utiliz microsatlites (una forma de marcador molecular) para estudiar 21lneas de frijol de colecciones del CIAT con semillas e hilum amarillos. Se descubri que el frijol Enola era genticamente muy similar a las muestras objeto de acceso G22227 y G14024 del CIAT. La muestra G22227 es una lnea de fitomejoramiento de Mxico noroccidental y la G14024, tambin denominada Peruano, es una lnea de frijol que el CIAT obtuvo de Mxico, pero que inicialmente provena del Per. El CIATBRU tambin demostr que el frijol Enola contiene faseolina T, un marcador que es comn entre las formas de vida silvestres y las variedades locales de los Andes centrales del Per.
AUTONUM En marzo de 2000 el Director General del CIAT difundi una carta donde indicaba que el frijol Enola es en todos los aspectos importantes sustancialmente idntico a varias muestras objeto de acceso que mantiene el CIAT en su banco de germoplasma. En mayo de2000, la Oficina Jurdica de la FAO envi una carta al Director General del CIAT en la cual apoyaba su intencin de plantear la cuestin a la USPTO. El 20 de diciembre de 2000, el CIAT solicit que se volviera a examinar la patente. Los motivos de la solicitud fueron los siguientes:
a) que el uso del germoplasma designado de frijoles con semilla de color amarillo poda restringirse mediante la patente, para utilizarlo en el campo de la agronoma y el fitomejoramiento en los EE.UU., y
b) que no se satisfacan dos requisitos bsicos para conceder la patente (a saber, la novedad y la no evidencia).
El 8 de febrero de 2001, la USPTO inform de que examinara de nuevo la patente.
AUTONUM En la novena reunin ordinaria de la CRGAA celebrada del 14 al 18 de octubre de2002, el CIAT suministr informacin actualizada sobre la peticin del CIAT para examinar de nuevo la patente. Asimismo, el caso especfico de patente y la cuestin de los derechos de propiedad intelectual reivindicados por terceros respecto al germoplasma designado proporcionado por los centros del CGIAI se presentaron a la CRGAA en el Informe sobre la red internacional de colecciones ex situ bajo los auspicios de la FAO. Las deliberaciones de la Comisin estn recogidas en el informe de la novena reunin ordinaria:
Varios pases expresaron su preocupacin por los casos de concesin inapropiada de derechos de propiedad intelectual sobre material de la red internacional, sealando, sin embargo, que todos esos casos se haban solucionado. Se inform a la Comisin del litigio en curso del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Algunos miembros de la Comisin expresaron su preocupacin porque tal otorgamiento inapropiado de derechos de propiedad intelectual podra comprometer la confianza del pblico en las colecciones mantenidas por los centros en la red internacional y pidieron al Director General de la FAO que sealara el asunto a la atencin de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organizacin Mundial del Comercio y remitiera los siguientes documentos: el Informe sobre la red internacional de colecciones ex situ bajo los auspicios de la FAO y el Informe sobre la red internacional de colecciones exsitu bajo los auspicios de la FAO: Informacin adicional proporcionada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) relativa a su peticin de examinar de nuevo la patente de los Estados Unidos N.5 894 079, a la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y sus diversos comits, pidiendo a la OMPI que colaborara con la FAO en la preparacin de un estudio sobre la manera en que los derechos de propiedad intelectual podan afectar a la disponibilidad y utilizacin de material de la red internacional y al Tratado Internacional. Otros miembros observaron que el material no proceda en realidad de las colecciones en depsito y que la FAO ya haba prestado su apoyo a la reclamacin del CIAT contra la patente.
AUTONUM Las discusiones de esta ndole que tienen lugar en foros polticos de recursos genticos y que tratan casos individuales de patentes, pueden plantear cuestiones de carcter poltico o jurdico de mayor envergadura que no se abordan en el presente documento. No obstante, este caso refleja el contexto prctico de las estrategias de proteccin preventiva en el campo de los recursos genticos. Simplificando, se trata de cmo aumentar la probabilidad de que la informacin pertinente sobre recursos genticos est a disposicin de las autoridades encargadas de la concesin de patentes, de que esta informacin est disponible al iniciarse la tramitacin de la patente, y de que dicha informacin de hecho se localice y evale durante el examen inicial de la solicitud de patente. Gracias a la evolucin de las herramientas de informacin y de las colecciones de datos en el campo de los recursos genticos, ha aumentado esta posibilidad. Esta informacin cobra especial importancia cuando se refiere al dominio pblico o a las colecciones internacionales de germoplasma de pleno acceso. Asimismo, destaca los considerables costos de procedimiento en los que incurriran las instituciones nacionales pblicas o internacionales si impugnaran una patente, cuestin importante que ha de tomarse en cuenta cuando se examinan las estrategias de proteccin preventiva y especialmente si, en caso de prosperar la impugnacin, la institucin no obtuviera ningn beneficio de carcter financiero.
CONTEXTO PRCTICO DEL PROYECTO DE RECOMENDACIONES
AUTONUM El proyecto de recomendaciones se ha formulado sobre la base de una serie de estudios de caso y de propuestas presentadas por varios Estados miembros de la OMPI y grupos regionales, que han instado a las Administraciones encargadas de la bsqueda y el examen en el mbito de las patentes a tener ms en cuenta los CC.TT. y los recursos genticos a la hora de evaluar la validez de las solicitudes de patente. Esas recomendaciones pueden ser tambin tiles en otros tantos contextos, es decir, pueden contribuir a lo siguiente:
i) asistir a las Administraciones de patentes en el anlisis y la elaboracin de procedimientos que garanticen que los CC.TT. pertinentes se tengan en cuenta durante los procedimientos relativos a las patentes, aumentando de esa forma la certidumbre de que las patentes concedidas son vlidas;
ii) a modo de instrumento de capacitacin y sensibilizacin para los examinadores de patentes, los abogados de patentes, los investigadores y las empresas innovadoras, los representantes de comunidades y de la sociedad civil y dems partes interesadas en la validez de las patentes concedidas;
iii) brindar orientacin prctica especfica cuando ciertos titulares de CC.TT. tomen la decisin fundamentada de catalogar determinados elementos de sus conocimientos tradicionales a los efectos de la publicacin preventiva (como complemento de la gua destinada a salvaguardar los intereses de los titulares de CC.TT. cuando se proceda a la catalogacin de estos ltimos);
iv) constituir una plataforma informal de cooperacin entre oficinas, por ejemplo, reconociendo la particular competencia tcnica de determinadas oficinas en lo que respecta a determinados sistemas de CC.TT. (vase el prrafo22 del documento WIPO/GRTKF/IC/6/8);y
v) dar orientacin de base, o directrices para uso de los encargados de la adopcin de polticas y los legisladores a los fines del anlisis y de la elaboracin de sistemas nacionales y regionales de patentes.
AUTONUM En las siguientes secciones sobre el proyecto de recomendaciones figuran prrafos de explicacin cuya finalidad es promover la sensibilizacin y situar las recomendaciones en el debido contexto, y dichas secciones van acompaadas de recomendaciones especficas sobre las actividades de las Administraciones de patentes. Dichas recomendaciones tienen por finalidad promover un mayor inters en relacin con los CC.TT. en los procedimientos de bsqueda y examen en la esfera de patentes con arreglo al marco jurdico vigente, como medio prctico de fundamentar la aplicacin de los principios que rigen en materia de patentes en una base ms amplia del estado de la tcnica y en una mejor comprensin del contexto de los conocimientos tradicionales.
OBJETIVO
AUTONUM El objetivo del proyecto de recomendaciones es sentar bases para la cooperacin prctica y el desarrollo de polticas con el fin de aumentar las probabilidades de validez de las patentes concedidas, desde el punto de vista de los CC.TT. y los recursos genticos, y con respecto a los sistemas correspondientes de CC.TT. Dichas recomendaciones no van en detrimento de toda iniciativa futura de ndole jurdica, prctica o poltica que para alcanzar ese objetivo se emprenda en los planos nacional, regional e internacional y con ellas se aspira a complementar toda actividad realizada en otros lugares en esa esfera.
Proyecto de recomendaciones
I. Las Administraciones de patentes deberan emprender iniciativas especficas y sistemticas para velar por que las patentes concedidas sean vlidas desde el punto de vista de los conocimientos tradicionales y los recursos genticos, y con respecto a los sistemas correspondientes de CC.TT.; y
II. Con ese fin, las Administraciones de patentes deberan utilizar las siguientes recomendaciones y directrices en los procedimientos de bsqueda y examen.
PANORAMA GENERAL DE LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN
AUTONUM En la presente seccin se esbozan las cuestiones jurdicas y prcticas que inciden en el reconocimiento de los CC.TT. como elementos del estado de la tcnica a la hora de determinar la validez de las patentes y de las solicitudes de patente, en particular, en lo que se refiere a la novedad y la evidencia. En ella se examina la naturaleza de los problemas que se plantean recurriendo a una serie de casos hipotticos.
AUTONUM Entre las cuestiones analizadas estn:
i) la condicin de los CC.TT. como elementos del estado de la tcnica;
ii) las posibilidades de acceso a los CC.TT. en la prctica; y
iii) la evaluacin de la actividad inventiva de innovaciones que parten de CC.TT. o estn basadas en esos conocimientos.
AUTONUM El Per ha sealado que es necesario determinar la forma de organizar y sistematizar mucha de esta informacin [sobre recursos genticos y conocimientos tradicionales] y el papel que podra desempear una base de datos nacional al respecto. En resumen, cmo se puede coordinar esta base de datos e informacin con los procedimientos de bsqueda y los exmenes de las principales oficinas de patentes del mundo a fin de evitar la concesin de patentes sobre la base de exmenes de novedad y actividad inventiva parciales y limitados.
AUTONUM Esta seccin podra basarse en material presentado anteriormente al Comit, en particular, las propuestas y los debates del Grupo de Pases de Amrica Latina y el Caribe (OMPI/GRTKF/IC/1/5), el Grupo Asitico (WIPO/GRTKF/IC/4/14), y la Delegacin del Per (WIPO/GRTKF/IC/5/13), as como los documentos de la Secretara sobre el tema (OMPI/GRTKF/IC/2/6, WIPO/GRTKF/IC/5/6 y WIPO/GRTKF/IC/6/8). Ello aclarara adems el conflicto entre el objetivo de la divulgacin con fines preventivos y la proteccin de los CC.TT. frente a la utilizacin y divulgacin no autorizadas y la apropiacin ilegtima por terceros.
Proyecto de recomendaciones:
III. Debera instarse a las Administraciones de patentes a priorizar el reconocimiento de los CC.TT. pertinentes y tener en cuenta las consecuencias prcticas de ese reconocimiento en la elaboracin de polticas, la utilizacin de los recursos y la planificacin estratgica de sus actividades; a analizar los efectos concretos que pueden tener los CC.TT. en los procedimientos de bsqueda y examen, as como a buscar soluciones prcticas para incrementar las probabilidades de validez de las patentes en el contexto de los CC.TT. y los sistemas de CC.TT.
DESCRIPCIN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
AUTONUM En esta seccin se describe la naturaleza de los CC.TT. y de sus sistemas, reconociendo la diversidad de estos ltimos y abordando aspectos como su naturaleza informal, las formas tradicionales de preservacin y transmisin, la ndole comunal de la propiedad, el desarrollo y la transmisin de los CC.TT., as como el papel que desempean las normas y prcticas consuetudinarias en la utilizacin tradicional y la difusin de losCC.TT. Se pone en evidencia que, aunque estn elaborados en un contexto tradicional, muchos CC.TT. tienen un componente tcnico y pueden incluir informacin emprica que tenga efectos directos en la patentabilidad, desde el punto de vista tcnico, de las invenciones reivindicadas en muchos campos de la tecnologa.
AUTONUM En esta seccin cabra incluir tambin ejemplos ilustrativos de CC.TT. extrados de material ya publicado, a saber, estudios de caso, leyes nacionales y experiencias comunitarias.
Proyecto de recomendaciones
IV. Deberan suministrarse cursos de formacin y sensibilizacin a los examinadores de patentes en todo lo relativo a los CC.TT. y los sistemas de CC.TT.; en la medida de lo posible, en dichas iniciativas de capacitacin deberan incluirse oportunidades de formacin directa a cargo de titulares de CC.TT. que trabajen en un contexto tradicional en el pas de la Administracin de patentes; y
V. Las Administraciones deberan preparar anlisis y documentos de exposicin de problemas en los que se examinen los sistemas de CC.TT. y los CC.TT. que deben tenerse en cuenta en relacin con los criterios de patentabilidad en los sistemas nacionales o regionales, a los fines de que los examinadores que trabajan en las esferas tecnolgicas en cuestin puedan tomarlos como punto de referencia.
CUESTIONES JURDICAS QUE SE PLANTEAN EN RELACIN CON LOS CC.TT. Y LA NOVEDAD
AUTONUM En esta seccin se explican con mayor detalle las cuestiones tcnicas que plantea el reconocimiento de los CC.TT. en el sistema de patentes. Se explica, en particular, el alcance general del estado de la tcnica en lo que atae a la novedad (como la divulgacin local o del exterior), la naturaleza de la divulgacin necesaria para invalidar la novedad, las condiciones especficas del reconocimiento del estado de la tcnica (disponibilidad para el pblico, idiomas, publicacin, incluida la publicacin por Internet o electrnica), los requisitos para establecer la fecha efectiva del estado de la tcnica y la necesidad de continuidad de la publicacin o la puesta a disposicin del pblico.
AUTONUM En lo que atae a la novedad en materia de conocimientos tradicionales, el Grupo de Pases de Amrica Latina y el Caribe (GRULAC) coment lo siguiente:
Las leyes de patentes generalmente exigen que una invencin tenga novedad universal para poder obtener una patente. Si un producto o procedimiento ya se encuentra en el estado de la tcnica al momento de presentarse la primera solicitud de patente, no puede concederse una patente, pues carece de la novedad requerida. Este principio encuentra dificultades en su aplicacin prctica porque la norma de lo que debe considerarse dentro del estado de la tcnica para esos efectos vara entre las leyes de los diferentes pases y regiones. En algunos casos, slo se considera dentro del estado de la tcnica la informacin que se encuentra contenida y divulgada en material documental escrito o grfico accesible por ciertas vas (material impreso, bases de datos a disposicin del pblico, etc.). En cambio, no se considera dentro del estado de la tcnica todo el material existente en la naturaleza que no est documentado, ni los productos, procedimientos y conocimientos tradicionales no documentados que comunidades y pueblos de diversas regiones del mundo han conocido y usado desde hace muchos aos o inclusive siglos. Las deficiencias en el sistema de difusin de lo que se considera dentro del estado de la tcnica tiene en la prctica el efecto de permitir que un tercero reivindique en una solicitud de patente productos y procedimientos que ya son conocidos y se encuentran en uso en diferentes lugares del mundo. Esto puede acarrear consecuencias econmicas y comerciales para los usuarios tradicionales de esas materias, quienes podran verse impedidos de continuar o desarrollar sus actividades industriales y comerciales. El Comit podra explorar maneras de alcanzar en el plano internacional una forma de resolver este problema de manera que se comprenda dentro del estado de la tcnica tambin aquello conocido por el uso, la comercializacin tradicional, la divulgacin oral o por cualquier otro medio en virtud del cual un producto o un procedimiento se hubiese hecho pblico.
AUTONUM Otra cuestin particular se refiere al reconocimiento de la informacin divulgada verbalmente. Muchos de los conocimientos tradicionales se transmiten verbalmente, y por lo general no se reducen a una forma escrita o fija. A ese respecto no faltan los que apuntan con preocupacin que en la medida en que los sistemas de patentes reconocen especficamente los conocimientos documentados o escritos, a la hora de dar por vlidas las reivindicaciones de patente, existe la posibilidad de que se consideren vlidas ciertas invenciones reivindicadas que conlleven la apropiacin de conocimientos tradicionales divulgados verbalmente. La inquietud reside en el hecho de que se veran perjudicados los intereses de aquellas comunidades con una tradicin verbal ms arraigada. Desde el punto de vista jurdico, el material divulgado verbalmente se puede reconocer en tanto que estado de la tcnica pertinente; este reconocimiento puede ser universal, en el sentido de que los conocimientos divulgados por el medio que sea y en un emplazamiento geogrfico cualesquiera, podrn considerarse estado de la tcnica que guarde relacin con la novedad de una invencin reivindicada. Si se consideran aptos desde el punto de vista jurdico para determinar la validez de las reivindicaciones de patente, se fortalecer claramente el fundamento jurdico de la proteccin preventiva, sin que ello exija necesariamente que los titulares de conocimientos tradicionales divulguen o publiquen sus conocimientos tradicionales, contraviniendo el principio de consentimiento fundamentado previo. En la prctica, si se tomaran en consideracin los conocimientos tradicionales divulgados verbalmente, incluyendo los divulgados en jurisdicciones extranjeras, se generaran problemas de carcter probatorio, precisamente debido a la ausencia de documentos. Por otra parte, existe preocupacin ante el hecho de que la catalogacin de los conocimientos tradicionales verbales, en particular, a los fines de los procedimientos de patentes, pueda acelerar o favorecer su apropiacin e incluso su uso comercial por terceros sin el consentimiento fundamentado previo de los titulares de los conocimientos. La necesidad de respetar los deseos, los intereses y las inquietudes de los titulares de conocimientos tradicionales induce a pensar que el reconocimiento jurdico de los conocimientos tradicionales divulgados verbalmente en tanto que estado de la tcnica pertinente mejorara la repercusin que tienen las estrategias preventivas dejando, en la prctica, margen de accin a esos titulares para que decidan si desean divulgar, publicar o poner a disposicin sus conocimientos tradicionales, y si procede, cmo y en qu condiciones. Para dar a conocer y fomentar los intereses de los titulares de conocimientos tradicionales en un contexto prctico es necesario llevar a cabo programas de creacin de capacidad, en consonancia con lo que solicitaron los titulares de conocimientos tradicionales durante las misiones exploratorias de la OMPI, por ejemplo, una gua de informacin para identificar y proteger los intereses de los titulares de conocimientos tradicionales durante todo proceso de catalogacin.
AUTONUM En la mayora de las respuestas el cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q.5 se seala que no existen decisiones judiciales o administrativas especficas o directrices de examen en las que se consideren los conocimientos tradicionales o los recursos genticos como estado de la tcnica para la determinacin de la novedad. En algunos se mencionan directrices especficas que se estn elaborando. Australia inform sobre dos casos: Los conocimientos tradicionales podran constituir estado de la tcnica en dos decisiones administrativas emitidas por la Oficina Australiana de Patentes: Vincent Joseph Collins y Maryann Collins contra William Robert McGilvray [2002] APO 23 (vase el Anexo1) y Frank DAmelio y Graeme A. Close contra Australian All Natural Pty Ltd [2003] APO 25 (vase el Anexo2). La primera solicitud se refera al mtodo para producir aceite de color azul a partir de una mezcla de corteza y madera procedente del pino ciprs del norte originario de Australia (Callitris intratropica). La segunda concerna a una composicin tpica con extracto alcohlico acuoso de la planta Centipeda cunninghamii (conocida comnmente como old man weed). Si bien ambas decisiones administrativas se basaban de hecho en documentos publicados de forma tradicional a los efectos de la novedad y la actividad inventiva, los conocimientos tradicionales forman sin lugar a dudas parte importante del estado de la tcnica. En la primera decisin uno de los documentos del caso anterior mencionaba la utilizacin tradicional de las resinas de corteza del pino autctono por el pueblo indgena Tiwi de Australia del norte. En la segunda decisin se reconoca la utilizacin medicinal tradicional del old man weed. Cabe observar que se lleg a la conclusin de que ambas solicitudes cumplan los requisitos de novedad y actividad inventiva teniendo en cuenta el estado de la tcnica presentado en la audiencia.
Proyecto de recomendaciones
VI. Las Administraciones de patentes deberan tener plenamente en cuenta todos los contextos existentes a la hora de evaluar la validez de una patente, lo que entraa tambin enfocar los documentos y publicaciones con arreglo al contexto tradicional adecuado y al aprendizaje que sera evidente para el correspondiente titular de los CC.TT.; y deberan crear medios especficos e ilustrativos con ese fin, teniendo en cuenta que ese enfoque debe aplicarse dentro de los lmites de la legislacin aplicable en materia de patentes.
IX. CUESTIONES JURDICAS QUE SE PLANTEAN EN RELACIN CON LOS CC.TT. Y LA NO EVIDENCIA
AUTONUM La evaluacin de la actividad inventiva o no evidencia suele depender de lo que parecera obvio a un experto en la materia. Si la invencin reivindicada es en cierta medida un hbrido, y est inspirada en parte en un sistema de conocimientos tradicionales y en parte, en una disciplina cientfica y tecnolgica, cabe preguntarse, en lo que se refiere a la prueba de no evidencia, si no debera aludirse a una persona experta en el campo de los conocimientos tradicionales de que se trate. El Grupo Asitico propuso lo siguiente: El Comit Intergubernamental debera buscar medios prcticos para integrar en los procedimientos sustantivos de examen de patentes las enseanzas de los sistemas de conocimientos tradicionales de forma que la persona con conocimientos bsicos y generales que sea consultada para la determinacin de la actividad inventiva se elija entre las personas con conocimientos generales sobre los sistemas pertinentes de conocimientos tradicionales.
AUTONUM En el documento WIPO/GRTKF/IC/Q.5 se plantea la siguiente pregunta: si se considera que un elemento de conocimientos tradicionales (incluidos los conocimientos asociados a determinados recursos genticos) est a disposicin del pblico o que ste tiene acceso a los mismos fuera de la comunidad originariamente titular de esos conocimientos, pero slo la comunidad es capaz de interpretar o practicar la tcnica correspondiente a dichos conocimientos, cmo se evaluara a la persona experta en la materia para determinar la actividad inventiva? Los ejemplos siguientes de respuestas a la pregunta dan una idea general de la diversidad de enfoques posibles.
China: Si se considera que un elemento de conocimientos tradicionales (incluidos los conocimientos asociados a determinados recursos genticos) est a disposicin del pblico o que ste tiene acceso a los mismos fuera de la comunidad originariamente titular de esos conocimientos, es decir que se considera que forma parte del estado de la tcnica, pero slo la comunidad es capaz de interpretar o practicar la tcnica correspondiente a dichos conocimientos, nuestra prctica actual es la siguiente: si los conocimientos tradicionales pertinentes son sistmicos, por ejemplo, nuestra medicina Zang, entonces la persona experta en la materia tendr una idea bsica de esos conocimientos, es decir que se transmitirn al examinador algunos conocimientos bsicos de este sistema de CC.TT.; si los conocimientos tradicionales pertinentes estn dispersos y le resulta difcil al examinador conocerlos, puede pedir al solicitante que aporte la informacin bsica a fin de que la solicitud sea lo suficientemente clara. Sin embargo, consideramos que esta cuestin debe seguirse discutiendo.
OEP: Si se considera que un elemento de conocimientos tradicionales (incluidos los conocimientos asociados a determinados recursos genticos) est a disposicin del pblico o que ste tiene acceso a los mismos fuera de la comunidad originariamente titular de esos conocimientos, pero slo la comunidad es capaz de interpretar o practicar la tcnica correspondiente a dichos conocimientos, probablemente una persona experta en la materia tendr los conocimientos de uno o varios miembros de la comunidad que posee los conocimientos tradicionales.
Azerbaiyn: Si se considera que un elemento de conocimientos tradicionales (incluidos los conocimientos asociados a determinados recursos genticos) est a disposicin del pblico o que ste tiene acceso a los mismos fuera de la comunidad originariamente titular de esos conocimientos, pero slo la comunidad es capaz de interpretar o practicar la tcnica correspondiente a dichos conocimientos, la persona experta en la materia se evala de forma similar.
Australia: Es Australia no hay normas especficas que se apliquen a la evaluacin de la persona experta en la materia para determinar la actividad inventiva cuando interviene un elemento de conocimientos tradicionales. Una objecin de falta de actividad inventiva slo se plantea cuando puede demostrarse que una persona experta en la materia haba tomado para resolver el problema las medidas necesarias para llegar a la invencin reivindicada. Asimismo, pueden surgir problemas en las circunstancias arriba descritas ya que los nicos conocimientos generales comunes que pueden utilizarse en objeciones de falta de actividad inventiva son los conocimientos generales comunes de Australia. Por tanto, si la situacin expuesta en la pregunta se plantea y los CC.TT. pertenecen a una comunidad de indgenas australianos, entonces sern conocimientos generales comunes de Australia y tal vez pueda acceder a ellos la persona experta en la materia. No obstante, si la comunidad que posee los conocimientos tradicionales no est en Australia, ello podra ocasionar problemas ya que los conocimientos generales comunes a los que puede acceder la persona experta en la materia no van a ser los de Australia. Por consiguiente, el examinador tal vez tenga dificultades para identificar a la persona experta en la materia y para plantear objeciones de falta de actividad inventiva en esas circunstancias. ...Si los conocimientos tienen carcter confidencial para la comunidad, en especial para los ancianos, entonces no forman parte de los conocimientos generales comunes y no pueden utilizarse en la evaluacin de la actividad inventiva.
Finlandia: La persona experta en la materia ser la persona que tenga los conocimientos comunes en la materia, pero no conocimientos especiales como los CC.TT. Los conocimientos que posee nicamente la comunidad originariamente titular de esos conocimientos no se tendrn en cuenta al evaluar la pericia de la persona experta en la materia.
Trinidad y Tabago: Se determina la persona que tiene pericia y conocimientos medios en la materia. La pericia para interpretar o practicar la tcnica correspondiente a dichos conocimientos slo puede considerarse limitada a una comunidad si los conocimientos no se difunden, es decir, no se divulgan de forma detallada en la sociedad. Una vez que los conocimientos se hacen explcitos, se supone que toda persona con pericia y conocimientos medios en la materia que tenga acceso a los conocimientos explcitos puede utilizarlos. Si los conocimientos no se difunden, es decir, se limitan a la comunidad, se siguen considerando de dominio pblico aunque sea en el mbito de un pblico ms limitado. Con toda probabilidad no pueden considerarse secretos. Se supone adems que las personas de la comunidad que tienen los conocimientos pueden acceder a otros conocimientos explcitos difundidos fuera de su comunidad, aadiendo as otra dimensin al elemento de la no evidencia, que a menudo se considera en relacin con una persona del exterior que tiene la pericia y los conocimientos medios en la materia.
Proyecto de recomendaciones
VII. Las Administraciones de patentes y los examinadores de patentes deberan tener debidamente en cuenta el contexto tradicional a la hora de analizar la no evidencia (o la existencia de altura inventiva) de una invencin; y
VIII. Las Administraciones de patentes deberan tener en cuenta el contexto prctico de los conocimientos tradicionales y los especialistas y titulares de CC.TT. a los fines de aplicar el criterio de experto en la materia.
PATERNIDAD DE LA INVENCIN Y DERECHO A SOLICITAR UNA PATENTE
AUTONUM En lo que respecta al examen de solicitudes de patente, puede que no haya que limitarse a estudiar la patentabilidad o no de la invencin como tal, antes bien, puede que haya que tener en cuenta otras cuestiones del Derecho de patentes como la paternidad de la invencin y el derecho del solicitante a presentar una solicitud; a ese respecto, la prctica de las oficinas de patentes vara mucho de un pas a otro. La cuestin de la paternidad de la invencin y del derecho a solicitar una patente pueden ponerse en tela de juicio los casos en los que la invencin derive en su totalidad o en parte de un titular de CC.TT., por ejemplo, un especialista en CC.TT. a ttulo individual, y dicha persona no goce del reconocimiento en tanto que inventor de la invencin en la forma reivindicada. Por consiguiente, esa cuestin puede revestir importancia para los sistemas de conocimientos tradicionales as como para las patentes de invenciones que son CC.TT., en las que se utilizan CC.TT. o que estn basadas en CC.TT. El derecho a solicitar una patente, la paternidad de la invencin, los derechos de titularidad, las obligaciones derivadas de contribuciones no relacionadas con la invencin, la observancia de obligaciones contractuales y el reconocimiento oficial de los intereses derivados de la titularidad, la concesin de licencias y las garantas son todas cuestiones importantes desde el punto de vista jurdico a la hora de adquirir y hacer valer derechos de patente y, por consiguiente, pueden desempear una funcin decisiva en las cuestiones de acceso y de participacin en los beneficios. Se examinan al margen de la patentabilidad de la invencin como tal (un concepto menos amplio que contrasta con la validez de una patente sobre dicha invencin y el derecho a adquirir y hacer valer el derecho de patente).
AUTONUM Conforme al Convenio de Pars, e[l]inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente aun cuando el inventor o coinventor no tengan derecho a la patente. La declaracin de la identidad del inventor o inventores puede conllevar una evaluacin de envergadura en cuanto a los individuos que hayan contribuido de forma sustancial a la invencin reivindicada y constituye la base de la legitimidad de la solicitud de patente y de todo derecho de patente que se conceda. La identidad del inventor o los inventores es fundamental en la medida en que el derecho de patente deriva, directa o indirectamente, del acto de invencin. Un solicitante que no tenga el debido vnculo con el o los verdaderos inventores (ya sea el inventor, el empleador del inventor u otro causahabiente) no tiene derecho a gozar de derechos de patente aun cuando la patente sea plenamente vlida por motivos sustantivos (novedad, actividad inventiva y aplicacin industrial), por lo que ese trmite puede ser importante a la hora de hacer valer una prerrogativa jurdica, y la no divulgacin de la identidad de un inventor (por ejemplo, uno de los coinventores) puede ir en detrimento de los derechos de patente. En caso contrario, puede que se exija una declaracin en cuanto al origen o la base del derecho de patente. En el Artculo81 del Convenio sobre la Patente Europea se estipula que en la solicitud de patente europea se designar al inventor. Si el solicitante no es el inventor o no es el nico inventor, la designacin contendr una declaracin sobre el origen del derecho a la patente europea.
AUTONUM Si la patente se basa en los conocimientos de otra persona (sean tradicionales o no) hasta el punto de que estos conocimientos forman una parte considerable (o la totalidad) de la invencin, y la persona no se identifica como inventor, las repercusiones jurdicas podran ser considerables. Podra constituir la base para que una persona reivindique su derecho a la participacin parcial o total en la titularidad de la patente o para la invalidacin o revocacin de la misma. Si el conocimiento ha sido divulgado al pblico (por ejemplo, por el titular del conocimiento tradicional) con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente, podr anularse asimismo la invencin reivindicada por falta de novedad.
AUTONUM El requisito de divulgar los datos del inventor est directamente relacionado con el debate sobre la apropiacin indebida de los conocimientos tradicionales, habida cuenta de las inquietudes expresadas por el hecho de que algunas invenciones reivindicadas incorporen conocimientos tradicionales sin autorizacin de su proveedor. Existe una gran cantidad de jurisprudencia en el derecho de patentes en lo relativo a la contribucin inventiva; en otras palabras, acerca de cmo determinar qu clase de contribucin al desarrollo de una invencin representa una paternidad importante (incluida la copaternidad). Segn un experto en derecho de patentes del ReinoUnido, la generacin de la idea o la va de investigacin, o sea la formulacin del problema que debe ser abordado, ha sido considerado tambin como actividad inventiva, y cit un caso en el cual se sostuvo que una persona (A) era el coinventor de un nuevo mtodo para hacer ms seguros los cables elctricos, y que era poco probable que al inventor principal (B) se le hubiera ocurrido la idea de no haber sido inducido por (A) influy en el [tribunal] el hecho de que el inventor principal, que no trabajaba en ese mbito, slo considerase la posibilidad de mejora tras el aviso deA. Por un lado, la decisin de perseguir un objetivo concreto es poco probable que se considere lo suficientemente creativa como para reconocerla como una contribucin inventiva.
AUTONUM Cuando en el transcurso de la actividad inventiva el solicitante de una patente utiliza los conocimientos tradicionales como una pista o un indicio y stos no forman parte del proceso inventivo como tal, quizs no se considere a los titulares o proveedores de los conocimientos tradicionales como coinventores. Los resultados en esta esfera y la distincin entre contribucin inventiva y no inventiva dependen tambin de la forma en que se aplican los principios generales en los distintos sistemas jurdicos nacionales. Potencialmente, lo que se considera contribucin inventiva en una jurisdiccin puede no considerarse como tal en otra jurisdiccin, lo que significa que la obligacin de identificar a cada inventor puede en algunos casos extremos diferir en distintos pases los casos en los que los conocimientos tradicionales ofrecen una pista directamente pertinente o constituyen la primera etapa del proceso inventivo pueden figurar entre esos casos extremos. Esta eventualidad se ilustra mediante la Regla4.6c) del Reglamento del PCT, donde se establece la eventualidad de que en una solicitud internacional se deba indicar diferentes personas como inventores para los diferentes Estados designados, cuando, a este respecto, fueran diferentes los requisitos de las legislaciones nacionales de los Estados designados.
AUTONUM El examen de patente generalmente no se centra en averiguar si el solicitante tiene derecho a solicitar la patente (por ejemplo, puede existir un requisito de documentacin que estipule la presentacin de una escritura de cesin que demuestre que el inventor ha cedido el ttulo al solicitante, aunque por lo general, el examinador no investigar por separado ni los hechos que rodean a la validez de la cesin, ni las circunstancias exactas de la invencin, ni la contribucin de varias personas), lo cual no significa que estas cuestiones no se sopesan detenidamente durante la impugnacin (por ejemplo, cuando un tercero reclama una parte de la titularidad o la paternidad de la invencin). En algunos casos, no corresponde a la oficina de patentes comprobar las cuestiones relacionadas con la titularidad. Por ejemplo, en la legislacin de Finlandia se estipula lo siguiente:
las controversias relativas a la titularidad de una invencin se deciden en los tribunales si una persona reivindica ante la autoridad de patentes que posee el ttulo apropiado de la invencin y si las circunstancias no son claras, la autoridad de patentes podr requerir a dicha persona para que entable procedimientos judiciales ante un tribunal dentro del plazo estipulado. Si los procedimientos necesarios para otorgar el ttulo adecuado a una invencin quedan pendientes ante un tribunal, la solicitud de patente podr suspenderse hasta que el tribunal adopte una decisin final.
Por consiguiente, durante el proceso de examen de la patente no necesariamente se comprueban y evalan todos los elementos de informacin requerida, incluidos en aquellos sistemas de patente que cuentan con exmenes bsicos obligatorios de solicitudes de patente. Puede que los aspectos esenciales, tales como la paternidad de la invencin y el derecho a solicitar, nicamente se evalen detenidamente cuando la patente sea objeto de controversia.
AUTONUM Ahora bien, en la medida en que el examinador de patentes tenga la responsabilidad de cerciorarse de la paternidad de la invencin o del derecho del solicitante a solicitar u obtener la patente, puede ser necesario buscar ms informacin o proceder a nuevas verificaciones. Consideremos el siguiente caso prctico:
En una solicitud de patente se reivindica una combinacin de ingredientes tradicionales conocidos, aducindose que dicha combinacin tiene sorprendentes efectos teraputicos. Esos efectos pueden haber sido divulgados por un mdico tradicional que los descubri durante un proceso de experimentacin y adaptacin de mtodos de cura tradicionales. En ese caso puede considerarse que el curandero tradicional es el verdadero inventor y es posible que deba obtenerse autorizacin legal de dicha persona para solicitar una patente. Por otro lado, si dichos efectos, que se aducen son sorprendentes, parecen estar en sintona con los resultados obtenidos con un sistema establecido de medicina tradicional, puede ser necesario considerar si seran evidentes para un experto en la materia, para lo que habra que recurrir a especialistas de esa forma de conocimientos tradicionales en el campo de la medicina.
Proyecto de recomendaciones
Las Administraciones de patentes que tengan la competencia jurdica necesaria para ocuparse, durante el examen de la solicitud de patente, de cuestiones relativas a la calidad de inventor o al derecho a solicitar una patente, deberan tener en cuenta las consecuencias de pruebas evidentes que apunten a que un titular de CC.TT. sea un inventor no reconocido, o que el derecho de solicitante a solicitar una patente no deriva necesariamente del titular de los conocimientos tradicionales que fueron el punto de partida de la invencin, o que el solicitante, por otros motivos, no tena derecho para solicitar u obtener una patente respecto de una invencin basada en CC.TT.
CUESTIONES PRCTICAS RELATIVAS A LA BSQUEDA DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES QUE FORMEN PARTE DEL ESTADO DE LA TCNICA
AUTONUM En el sistema de patentes es relativamente escasa la informacin disponible en materia de conocimientos tradicionales, salvo determinadas excepciones, por ejemplo, las innovaciones en el campo de la medicina tradicional china, documentadas en la informacin en materia de patentes de China. No obstante, existe una amplia gama de recursos de informacin sobre los CC.TT. disponible a los fines de efectuar bsquedas (vanse los estudios que figuran en el Apndice, extrados de los documentos OMPI/GRTKF/IC/2/6, WIPO/GRTKF/IC/3/5 y WIPO/GRTKF/IC/3/6), y ese mismo tipo de material tambin est disponible en lo que respecta a los recursos genticos (por ejemplo, la Red de Informacin sobre los Recursos Genticos (SINGER), de la que se informa en el AnexoII del documento WIPO/GRTKF/IC/5/6).
AUTONUM Muestra de los esfuerzos realizados en los ltimos tiempos por las Administraciones de patentes que colaboran entre s a los fines de promover bsquedas ms centradas en el campo de los conocimientos tradicionales, cabe sealar los siguientes ejemplos:
La ampliacin de la documentacin mnima contemplada en el PCT a los fines de abarcar una amplia gama de publicaciones relacionadas con los CC.TT., entre otras: Journal of Ethnopharmacology; Journal of Chinese Medicine; Economic Botany, Journal of the Society of Economic Botany; Pharmaceutical Biology; Acta Pharmaceutica; Planta Medica; Phytochemistry; Journal of Nutrition; Journal of Natural Products; Fitoterapia; Phytotherapy Research; Indian Journal of Traditional Knowledge (IJTK) y el boletn de resmenes Medicinal and Aromatic Plants Abstracts (MAPA). Estas publicaciones fueron seleccionadas por las oficinas cooperantes (las Administraciones internacionales en virtud del sistema PCT) sobre la base de seis criterios:i) descripcin con contenido tcnico suficiente como para formar parte del estado de la tcnica, incluida la posibilidad de establecer la fecha del estado de la tcnica;ii) posibilidad de acceso a las publicaciones peridicas, incluida la disponibilidad en formato electrnico;iii) disponibilidad de artculos en ingls o, al menos, de resmenes en ese idioma;iv) espectro de campos de la tecnologa que esas publicaciones abarcan;v)contexto geogrfico de las publicaciones peridicas; yiv) condiciones de acceso aplicables a esas publicaciones, incluidos los costos y la posibilidad de realizar bsquedas en el texto.
Revisin de la Clasificacin Internacional de Patentes para dejar constancia de un mayor reconocimiento de la naturaleza y diversidad de actividades tradicionales innovadoras, en particular, en la esfera de los medicamentos derivados de plantas. El Grupo de Trabajo de la OMPI sobre Clasificacin de Conocimientos Tradicionales cre un nuevo grupo principal para la CIP, designadoA61K 36/00, con aproximadamente200 subgrupos, en la esfera de los preparados medicinales a base de plantas. Aumentar as la posibilidad de que los examinadores de patentes puedan estar al tanto de los CC.TT. ya publicados que sean pertinentes para invenciones reivindicadas en las solicitudes de patente, sin por ello repercutir negativamente en la condicin jurdica de los CC.TT. desde el punto de vista de los titulares de estos ltimos.
Problemas prcticos que plantea tener en cuenta los CC.TT. catalogados en los procedimientos de patentes
AUTONUM Una de las cuestiones prcticas ms importantes a este respecto es cmo ampliar el alcance de los CC.TT. que sean objeto de bsqueda y que se vayan a tener en cuenta en la tramitacin de patentes y cmo realizar bsquedas ms eficaces, centrndose en el estado de la tcnica que venga al caso. A diferencia de lo que sucede en otras esferas de la tecnologa, gran parte de los elementos del estado de la tcnica que procede tener en cuenta en el examen de patentes relacionadas con CC.TT. rara vez figuran en la documentacin de patentes y por lo general no constan en el materia cientfico general objeto de consulta por las Administraciones de patentes. Adems, de los CC.TT. divulgados en la documentacin cientfica general no siempre se extraen enseanzas concretas ni se deduce el contexto global que forma parte integrante de los sistemas de conocimientos tradicionales, lo que hace todava ms complejo evaluar la novedad y la actividad inventiva de invenciones reivindicadas que deriven de CC.TT. A excepcin de varios casos notables, la mayor parte de las colecciones de CC.TT. no fueron elaboradas con fines de publicacin preventiva ni para divulgar el estado de la tcnica a los efectos de la tramitacin de patentes.
AUTONUM Adems, y en lo que se refiere a ciertos CC.TT., por ejemplo, CC.TT. que ya hayan sido publicados o se hayan puesto a disposicin del pblico por otros medios, proceder a una mayor divulgacin de los mismos puede plantear dificultades y problemas. Conforme al principio general del consentimiento fundamentado previo, en los casos en los que se tengan dudas sobre la condicin de los CC.TT. o exista la posibilidad de que la comunidad de origen siga teniendo reservas al respecto, debe limitarse de modo adecuado la distribucin o divulgacin de los mismos.
AUTONUM Entre las consideraciones de orden prctico que hay que tener en cuenta en relacin con la proteccin preventiva de los CC.TT. por conducto de la publicacin preventiva, estn las siguientes:
a) Consentimiento fundamentado previo y claridad de objetivos: el hecho de que la proteccin preventiva entrae a menudo la primera publicacin de conocimientos tradicionales o de informacin sobre recursos genticos podr tener consecuencias significativas respecto de los derechos de los titulares de conocimientos tradicionales y los custodios de recursos genticos. Por ejemplo, significa que los titulares de conocimientos tradicionales podrn anticiparse a los derechos de patente sobre toda innovacin divulgada de ese modo, poniendo as fin a la proteccin de ese material en virtud de las normas relativas al secreto comercial y la confidencialidad. En cuanto al material que en principio ya se encuentra disponible al pblico, pero que de hecho resulta de difcil comprensin o acceso, una estrategia de proteccin preventiva supondr facilitar el acceso a ese material, con el consiguiente riesgo de que terceros accedan a esa informacin y la utilicen, eventualmente, en contra de los intereses e inquietudes de los titulares de conocimientos tradicionales. Por ello es indispensable examinar atentamente si la proteccin preventiva realmente conviene, y si la comunidad o institucin de que se trate no preferiran poner en marcha una estrategia de proteccin positiva o un enfoque combinado de proteccin positiva y preventiva. En un mecanismo de proteccin preventiva, sera importante garantizar el consentimiento fundamentado previo de toda parte que proporcione informacin o material que ser divulgado: este consentimiento deber basarse en una descripcin completa de las consecuencias de la divulgacin. La OMPI est elaborando una gua prctica que ayude a los titulares de CC.TT. a determinar y hacer valer sus intereses en los procesos de catalogacin de sus CC.TT.
b) Fecha inequvoca de publicacin: el estado de la tcnica slo se considera pertinente al examen sustantivo de una patente si ha sido puesto a disposicin del pblico antes de la fecha de presentacin o la fecha de prioridad de la solicitud de patente. Por lo tanto, una fecha inequvoca de publicacin es fundamental para lograr una proteccin preventiva eficaz; cabe tenerlo particularmente presente para las estrategias de publicacin en Internet, en las que el contenido de las pginas Web suele modificarse sin indicar claramente la fecha de esas modificaciones. La fecha importante es aquella en que el material se ha puesto a disposicin del pblico, y no necesariamente la fecha en que se redact por primera vez (por ejemplo, cuando la informacin se mantuvo confidencial y se public con posterioridad). Otro elemento importante es que una solicitud de patente con una fecha anterior de prioridad podr considerarse pertinente a los efectos del estado de la tcnica: por ejemplo, aunque la solicitud anterior no se hubiera publicado al momento de la fecha de prioridad de la solicitud posterior, de todos modos podr resultar pertinente para determinar la novedad de la solicitud posterior. El uso confidencial anterior con fines comerciales tambin podr tenerse en cuenta en algunos pases y circunstancias. Los detalles de la situacin jurdica en esas esferas varan considerablemente de una jurisdiccin a otra.
c) Idioma y medio de publicacin: la relacin costo/eficacia de la publicacin preventiva podr variar significativamente entre los distintos medios de publicacin, es decir, papel o formato electrnico. A menudo, los gobiernos, las organizaciones o las comunidades que solicitan proteccin preventiva para sus recursos e innovaciones se enfrentan a las limitaciones que surgen de los costos, incluidos los que ocasiona la traduccin. Asimismo, es probable que las partes interesadas tengan preferencias en cuanto al medio de publicacin, basadas en sus propios instrumentos de publicacin. Sin embargo, si se escoge un medio destinado a la publicacin en Internet, ser fundamental poder verificar que la divulgacin se ha mantenido disponible con el mismo formato desde su publicacin. Tambin es importante (como se observ en el apartadob) del presente prrafo) que la fecha de publicacin se indique de forma inequvoca, pues se trata de una cuestin que no siempre queda clara en el material publicado en Internet.
d) Contenido de la divulgacin: para una estrategia preventiva, es indispensable que la divulgacin contenga una descripcin completa y detallada de todo el concepto tecnolgico de que se trate. Si la descripcin slo abarca ciertos aspectos de ese concepto, ser menos eficaz para impedir reivindicaciones de patente posteriores relativas a otros aspectos del concepto tecnolgico. Por lo tanto, en la publicacin preventiva debera describirse el uso del concepto tecnolgico, tanto en el marco de los sistemas de conocimientos tradicionales, como en otros, previendo otros usos o aplicaciones de la innovacin divulgada. El objetivo de la descripcin de un concepto tecnolgico tambin debera ser que un experto en la materia pueda realizarlo en la prctica. El hecho de que la publicacin preventiva incluya declaraciones que indican que ciertas innovaciones, enfoques tcnicos o ideas no darn un resultado prctico, podra reforzar la afirmacin de no evidencia de una reivindicacin de patente conexa sobre una manera de lograr que esa tecnologa d un resultado prctico: por lo tanto, esas declaraciones debern formularse con cuidado.
e) Disponibilidad para el pblico: el requisito fundamental para que lo divulgado forme parte del estado de la tcnica es que est disponible al pblico. Es muy abundante la jurisprudencia sobre qu debe entenderse por disponibilidad y por pblico. Por lo general, no se considera que la informacin que se mantiene confidencial forma parte del estado de la tcnica. En el caso de los conocimientos tradicionales, el trmino pblico se ha analizado particularmente para saber si una enseanza se ha divulgado al pblico cuando ha sido utilizada dentro de una comunidad tradicional, pero no fuera de ella. El trmino disponibilidad reviste una importancia particular en el contexto de los recursos genticos y los conocimientos tradicionales en lo relativo a la utilizacin de bases de datos y su puesta a disposicin de las oficinas de patentes, exclusivamente en el marco de acuerdos de no divulgacin. Este tema se examina en la SeccinV.2.3 del presente documento. Por lo general, para formar parte del estado de la tcnica, la informacin debe haber estado disponible al pblico: en algunos casos puede bastar que haya sido divulgada a otra persona sin que mediara una obligacin de confidencialidad. En la prctica, para asegurarse de que esto se tenga en cuenta durante la bsqueda y el examen de rutina, lo mejor ser (desde el punto de vista de la proteccin preventiva) que las personas que realizan investigaciones en el terreno y especialmente los examinadores de patentes puedan encontrar fcilmente la informacin divulgada. Por otra parte, el hecho de que la informacin est disponible con facilidad podr menoscabar otros intereses relativos a la proteccin (vase un examen detallado al respecto en los documentosWIPO/GRTKF/IC/5/5 yWIPO/GRTKF/IC/5/12).
f) Gestin de los derechos que surgen de la publicacin preventiva: si bien el propsito de la publicacin preventiva es impedir la posibilidad de adquirir derechos de patente sobre la invencin divulgada, podr dar origen a otros derechos de propiedad intelectual, como el derecho de autor o derechos sui generis sobre las bases de datos no originales. Esos derechos deberan ser objeto de una gestin dinmica por las partes interesadas que efectuaron la divulgacin. Adems, hay otras formas de publicacin preventiva que pueden permitir a la parte interesada que realiza la publicacin conservar ciertos derechos o diferir su cesin.
AUTONUM En el Apndice de los proyectos de recomendaciones constan ms detalles sobre la naturaleza de las bases de datos disponibles as como informacin sobre restricciones especficas y otras cuestiones relativas al reconocimiento de los conocimientos tradicionales. No debe perderse de vista que las bases de datos tienen una amplia gama de objetivos y funciones, como se ilustra en este cuadro comparativo de objetivos, funciones y especificaciones tcnicas de bases de datos y registros de CC.TT. y recursos genticos/biolgicos, cuadro expuesto como parte de normas para la OMPI elaboradas por el Grupo Asitico de pases y aprobado por el Comit Intergubernamental de la OMPI:
ObjetivosFuncionesEspecificaciones tcnicasEjemplos de bases de datos 1. Conservacin y preservacin1.1 Archivo, compilacin e intercambio de datos de conformidad con los distintos contextos culturales1.1.1 Especificacin de datos para las bases de datos y registros acordada y culturalmente adecuadaPeoples Biodiversity Registers (PBR), Farmers Rights Information System (FRIS), base de datos Health Heritage, TKDL, FRLHT Ayurvedic Materia Medica (India)2. Proteccin preventiva2.1 Bsqueda y recuperacin de datos integradas con otras formas de literatura distinta de la de patentes2.1.1 Sistemas de clasificacin basados en la IPC para los conocimientos tradicionalesBase de datos sobre patentes de medicina tradicional china (China)2.1.2 Integracin de datos sobre conocimientos tradicionales y bases de datos y servicios existentes utilizados en las bsquedas del estado de la tcnica;Prototipo de base de datos Health Heritage (India) integrada en la BDPI de la OMPI y motor de bsqueda del PCT, FRLHT Ayurvedic Materia Medica, Ayuta Index, (India)2.1.3 Bsqueda y recuperacin basada en textosPrototipo de base de datos Health Heritage (India)
Biozulua (Venezuela) 2.2 Dar cabida a distintas nomenclaturas2.2.1 Tesauros, diccionarios y vocabularios controladosBase de datos china de patentes sobre medicina tradicional china (China)2.3 Traduccin de los idiomas locales, as como a dichos idiomas2.3.1 Traduccin automticaTKDL (India)2.4 Referencias bibliogrficas2.1.4 Campos de datos y normas sobre referencias bibliogrficasTKDL (India) y prototipo de base de datos Health Heritage (India)3. Proteccin positiva3.1. Intercambio de informacin sobre ttulos de propiedad intelectual otorgados sobre elementos de los conocimientos tradicionales y recursos genticos; otros mecanismos relacionados con la propiedad intelectual3.1.1 Campos de datos y normas para:
- titulares de derechos
- titulares de los conocimientos
- reivindicaciones u otra definicin de la materia protegida
- fecha de solicitud y de concesin
- informacin sobre el mantenimiento y uso de los derechos, etctera.- Base de datos sobre patentes de medicina tradicional china (China)3.1.2 Normas de datos acordadas en materia de informacin sobre los derechosNinguna dedicada especficamente a los conocimientos tradicionales4. Plena participacin de las partes interesadas4.1 Fomento de las capacidades y asistencia financiera, jurdica y tcnica4.1.1 Gua de informacin sobre los aspectos de los proyectos de bases de datos y documentacin relacionados con la propiedad intelectualNinguno4.1.2 Posibilidad de acceso al material y programas informticos (tanto sistemas operativos (por ejemplo Linux) como programas de las bases de datos)ICONS (Estados Unidos de Amrica)4.2 Participacin de los sectores interesados en la elaboracin de polticas y bases de datos4.2.2 Consultas con las comunidades indgenas y localesNational Innovation Foundation (NIF) (India), StoryBase (Estados Unidos de Amrica)5. Control nacional y local de las bases de datos5.1 Funcionamiento y estructura descentralizados de redes de informacin5.1.1 Programa informtico para bases de datosICONS (Estados Unidos de Amrica)5.1.2 Programa informtico para el control de accesoStoryBase (Estados Unidos de Amrica)5.1.3 Protocolos de seguridad (por ejemplo, cortafuegos, utilizando el SSL, en caso de que la base de datos sea accesible por medio de sitios Web)TKDL (India)6. Reconocimiento internacional de la proteccin preventiva y positiva de los conocimientos tradicionales6.1 Sistemas internacionales de intercambio de informacin6.1.1 Bases de datos en red sobre conocimientos tradicionalesNinguno6.1.2 Normas para el intercambio de datos (por ejemplo, interfaces XML)Ninguno
Lo que puede ser necesario divulgar en el marco de una bsqueda
AUTONUM En el marco de la prctica de patentes se deben tener en cuenta ciertas cuestiones prcticas y jurdicas una vez divulgados los registros de CC.TT. de los que se trate y la base de datos utilizada puede servir de punto de partida para dirigir nuevas investigaciones en la medida en que no todos los elementos que figuran a continuacin hayan quedado registrados en la base de datos como tal:
i) Cul es la fecha efectiva de los conocimientos tradicionales en tanto que publicacin impresa?: los examinadores de patentes deben identificar la fecha en que una referencia escrita haya sido puesta a disposicin del pblico o utilizada pblicamente para poder fijar la fecha a partir de la cual puede preverse la existencia de invenciones (y excluirse la patentabilidad) sobre la base de esa referencia. La fecha en que una base de datos de conocimientos tradicionales est disponible como estado de la tcnica puede ser bastante reciente. Si la base de datos contiene otros documentos puestos a disposicin del pblico, la fecha de publicacin de esos documentos puede ser una fecha pertinente para el estado de la tcnica que, en ese caso es diferente de la fecha en que la base de datos fue puesta a disposicin del pblico.
ii) Dnde y cundo se utilizaron pblicamente los conocimientos tradicionales?: cuando los conocimientos tradicionales se citan como conocimientos utilizados por el pblico ms bien que como una publicacin, la identificacin de ese uso puede afectar su disponibilidad como estado de la tcnica. La fecha en que ocurri ese uso pblico ser tambin importante.
iii) En qu forma los conocimientos tradicionales se relacionan con normas de actividad inventiva o evidencia?: para evaluar la actividad inventiva o la evidencia, un examinador debe considerar si los conocimientos tradicionales divulgados hubiesen hecho que la invencin reivindicada sea evidente para una persona experta en la materia en el momento en que se reivindic la invencin. Los titulares de los conocimientos tradicionales deberan considerar en qu forma sus conocimientos tradicionales divulgados podran utilizarse en un anlisis de esta ndole.
iv) Quin tiene acceso a la base de datos de conocimientos tradicionales y a los conocimientos propiamente dichos?: los examinadores deben por lo general proporcionar a los solicitantes copias del estado de la tcnica en el que se hayan basado para rechazar una invencin reivindicada. Cuando la base de datos de conocimientos tradicionales y los conocimientos propiamente dichos son los mismos en cuanto al contenido divulgado, la base de datos constituye un portal transparente para los conocimientos tradicionales. No obstante, la divulgacin en bases de datos consultables podra ser diferente de los conocimientos tradicionales desde el punto de vista de su alcance. Habra necesidad de que los examinadores enviasen copias de la informacin de la base de datos a los solicitantes? La informacin de la base de datos y los usos o publicaciones de los conocimientos tradicionales contenidos en la misma, tendran que estar disponibles para los solicitantes? Podran esos solicitantes de patentes obtener acceso a la base de datos para buscar el estado de la tcnica antes de presentar sus solicitudes de patentes?
v) Es suficiente el contenido de lo divulgado para ensear o sugerir la invencin reivindicada?: las divulgaciones del estado de la tcnica deben ser lo suficientemente detalladas y comprensibles como para permitir que un experto en la tecnologa reivindicada realice la invencin reivindicada.
vi) Puede una base de datos de conocimientos tradicionales tener repercusiones desde el punto de vista de la paternidad?: se exige de los examinadores de patentes que den por sentado que se ha identificado correctamente la paternidad de la invencin. Estos pueden impugnar la paternidad nicamente si cuenta con informacin tangible que pruebe que se ha cometido un error. La utilizacin de una base de datos de conocimientos tradicionales para plantear una cuestin de paternidad puede verse afectada por el hecho de estar disponible para los solicitantes.
Problemas que plantean los conocimientos tradicionales divulgados por medios orales
AUTONUM Desde el punto de vista jurdico, otra forma de mejorar las estrategias preventivas, especialmente las relacionadas con los conocimientos tradicionales, es que se reconozca tambin la informacin divulgada verbalmente. Muchos de los conocimientos tradicionales se transmiten verbalmente, y por lo general no se reducen a una forma escrita o fija. A ese respecto no faltan los que apuntan con preocupacin que en la medida en que los sistemas de patentes reconocen especficamente los conocimientos documentados o escritos, a la hora de dar por vlidas las reivindicaciones de patente, existe la posibilidad de que se consideren vlidas ciertas invenciones reivindicadas que conlleven la apropiacin de conocimientos tradicionales divulgados verbalmente. La inquietud reside en el hecho de que se veran perjudicados los intereses de aquellas comunidades con una tradicin verbal ms arraigada. Desde el punto de vista jurdico, el material divulgado verbalmente se puede reconocer en tanto que estado de la tcnica pertinente; este reconocimiento puede ser universal, en el sentido de que los conocimientos divulgados por el medio que sea y en un emplazamiento geogrfico cualesquiera, podrn considerarse estado de la tcnica que guarde relacin con la novedad de una invencin reivindicada. Si se consideran aptos desde el punto de vista jurdico para determinar la validez de las reivindicaciones de patente, se fortalecer claramente el fundamento jurdico de la proteccin preventiva, sin que ello exija necesariamente que los titulares de conocimientos tradicionales divulguen o publiquen sus conocimientos tradicionales, contraviniendo el principio de consentimiento fundamentado previo. En la prctica, si se tomaran en consideracin los conocimientos tradicionales divulgados verbalmente, incluyendo los divulgados en jurisdicciones extranjeras, se generaran problemas de carcter probatorio, precisamente debido a la ausencia de documentos. Por otra parte, existe preocupacin ante el hecho de que la catalogacin de los conocimientos tradicionales verbales, en particular, a los fines de los procedimientos de patentes, pueda acelerar o favorecer su apropiacin e incluso su uso comercial por terceros sin el consentimiento fundamentado previo de los titulares de los conocimientos.
Proyecto de recomendaciones
X Se insta a las Administraciones de patentes a incorporar en los procedimientos normales de las oficinas un procedimiento de bsqueda sistemtica en las fuentes existentes de conocimientos tradicionales que estn en el dominio pblico e informacin sobre los recursos genticos, en particular, las bases de datos y los peridicos especializados que se pongan en conocimiento del Comit.
XI. Se insta a las Administraciones de patentes a suministrar al personal encargado de los procedimientos de bsqueda y examen formacin sobre el contexto de los CC.TT. y sobre la atencin con la que haya que utilizarlos y tratarlos, a los fines de velar por que los procedimientos de patentes no contribuyan a una difusin y utilizacin no autorizadas de CC.TT.
XII. Se insta a las Administraciones de patentes a fomentar una toma de conciencia e intercambio de informacin sobre fuentes tiles de conocimientos tradicionales a los fines del procedimiento en materia de patentes, en la medida en que estas iniciativas estn en sintona con las necesidades e intereses de los titulares de conocimientos tradicionales de que se trate.
COORDINACIN, CONSULTA Y COOPERACIN
AUTONUM La coordinacin, la consulta y la cooperacin entre oficinas de patentes y con otras partes interesadas, en los planos formal e informal, contribuir a garantizar que no se concedan patentes ilegtimas respecto de invenciones en las que se reindique que guardan relacin con CC.TT. En lo que respecta a los procesos de consulta, en primer lugar habra que incluir a las comunidades indgenas y a representantes de titulares de CC.TT., y en segundo lugar a otras Administraciones de patentes a los fines de promover un espritu de amplitud e inclusividad en los procedimientos de bsqueda y examen.
AUTONUM Ya se han tomado iniciativas de consulta directa con representantes de comunidades, incluso por conducto de propuestas legislativas especficas. Por ejemplo, Nueva Zelandia se refiri a una propuesta de esa ndole en el documento WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2 (pgs.13 y14 del Anexo I) y ulteriormente distribuy un proyecto de ley de patentes ( HYPERLINK "http://www.med.govt.nz/upload/3358/draftbill.pdf" www.med.govt.nz/upload/3358/draftbill.pdf) en el que se propone que en el procedimie n t o d e p a t e n t e s s e d c a b i d a a l a c o n s u l t a c o n u n c o m i t a s e s o r m a o r c u y o s m i e m b r o s e s t n f a m i l i a r i z a d o s c o n l o q u e s e v i e n e a l l a m a r m t a u r a n g a m a o r ( c o n o c i m i e n t o s t r a d i c i o n a l e s d e l a c o m u n i d a d m a o r ) y t i k a n g a m a o r ( p r o t o c o l o y c u l t u r a m a o r e s ) . La funcin de dicho comit consistira en asesorar al comisionado (previa peticin) a los fines de determinar si:a)la invencin reivindicada en una solicitud de patente deriva de conocimientos tradicionales o plantas y animales de la comunidad maor;y b)en caso afirmativo, si la explotacin comercial de dicha invencin puede ser contraria a los valores de la comunidad maor.
AUTONUM Uno de los beneficios concretos de las consultas entre autoridades es la posibilidad de beneficiarse de la considerable experiencia en la creacin de unidades especficas de bsqueda y examen que se centran en determinadas esferas de solicitudes de patente relacionadas con CC.TT. e intercambiar directrices de bsqueda y examen que se hayan elaborado para la tramitacin de solicitudes de patente relacionadas con CC.TT. Si existen posibilidades o mecanismos establecidos para el intercambio de conocimientos tcnicos entre oficinas de patentes, podra sacarse provecho de la informacin especializada de que se disponga en lo que respecta a determinados sistemas de conocimientos tradicionales de modo que unas y otras Administraciones de patentes puedan beneficiarse de esos conocimientos especializados especficos que puedan estar en manos de un nico pas.
AUTONUM Por ejemplo, la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia ha elaborado directrices para los examinadores de patentes en lo que respecta a las solicitudes de patente que revistan importancia para la comunidad maor. Las directrices estn centradas en las invenciones que guardan relacin, en las que se utilice o que deriven de la flora y fauna indgenas, de individuos o grupos de la comunidad maor, de microorganismos indgenas (incluidos virus, bacterias, hongos y algas para cuya investigacin se haya recurrido a los conocimientos tradicionales o locales), y material de comunidades indgenas derivado de fuentes inorgnicas cuya investigacin se haya derivado de conocimientos tradicionales.
AUTONUM Varias oficinas de patentes recurren cada vez ms a la prctica de examinar la patentabilidad de las invenciones basadas en conocimientos tradicionales desde el punto de vista concreto de los sistemas de conocimientos tradicionales en cuyo marco se hayan elaborado dichas invenciones. Por ejemplo, segn las estadsticas que abarcan hasta el ao2002, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China haba recibido20.864 solicitudes de patente en el campo de la medicina tradicional china y dicha oficina cuenta hoy con un equipo de examinadores de patentes especializados en el campo de la medicina tradicional china. En trminos generales, es probable que los pases ricos en conocimientos tradicionales contribuyan en gran medida a aportar aclaraciones prcticas cuando tengan que determinar si las invenciones reivindicadas son realmente novedosas o inventivas desde el punto de vista de las normas y el marco conceptual en los que se basan los titulares de conocimientos tradicionales y las propias comunidades tradicionales. Esta experiencia permitira poner de manifiesto la mejor manera de adaptar y aplicar los conceptos de novedad, actividad inventiva y experto en la materia a las innovaciones basadas en conocimientos tradicionales, con miras a responder a preocupaciones como las ya sealadas (prrafo18). Con el tiempo se podra reconocer la competencia especfica de las oficinas regionales o nacionales de patentes de pases donde se hayan originado determinados sistemas de conocimientos tradicionales para al menos expresar una opinin inicial respecto a la validez de las reivindicaciones de patentes relacionadas con material para el que se haya recurrido a dichos sistemas de conocimientos tradicionales.
Proyecto de recomendaciones
XIII Deberan crearse mecanismos de ndole asesora o consultiva para prestar asesoramiento sistemtico a las Administraciones de patentes sobre los CC.TT. y los sistemas de CC.TT. que guarden relacin con sus actividades.
XIV Las Administraciones de patentes deberan intercambiar informacin sobre fuentes tiles de CC.TT. que procedan del dominio pblico e informacin sobre recursos genticos relacionados con esferas especficas de la tecnologa (por ejemplo, la medicina, la agricultura y la gestin ecolgica), teniendo debidamente en cuenta las preocupaciones expresadas por unos y otros en cuento a no favorecer un acceso o un uso ilegtimos de los CC.TT.
XV No deberan emprenderse procedimientos que aceleren o favorezcan la difusin pblica de CC.TT. divulgados sin autorizacin de sus titulares.
XVI Debera fomentarse la cooperacin formal e informal a fin de recabar opiniones, informes de bsqueda o de examen e informacin general sobre ciertas solicitudes relacionadas con CC.TT. en oficinas que tienen competencia reconocida en lo que respecta a ciertos sistemas de conocimientos o tradiciones, en oficinas que cuenten con unidades de bsqueda o examen centrados en un sistema o en un sector particular de CC.TT. y en comits consultivos o asesores apropiados.
REQUISITOS ESPECFICOS DE DIVULGACIN RELATIVOS AL MATERIAL O LOS RECURSOS GENTICOS O BIOLGICOS
AUTONUM A los criterios generales de patentabilidad viene a aadirse hoy una serie de disposiciones especficas contempladas en las legislaciones nacionales y en las que se estipula la obligacin del solicitante de proceder a divulgaciones especficas en relacin con material o recursos genticos o biolgicos y conocimientos tradicionales (GBMR/CC.TT.) utilizados para elaborar la invencin reivindicada. Adems, se han formulado propuesta en el plano internacional para introducir ese requisito en la normativa internacional, en particular, en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC. En lo que atae de determinados examinadores de patentes, concretamente, los que trabajan en pases en los que se contemplan esos requisitos en la legislacin nacional, puede que dichos requisitos de divulgacin pasen a formar parte de sus actividades de examen de solicitudes de patente relacionadas con GBMR/CC.TT.
AUTONUM Ahora bien, se trata de una esfera de continuos debates y negociaciones polticos en otros foros internacionales. Teniendo presente el requisito especfico que figura en el mandato del Comit, en el sentido de que su labor no vaya en detrimento de la labor que pueda llevarse a cabo en otros foros, esas directrices de ndole exclusivamente prctica no abordan directamente la cuestin pero a continuacin se ofrece un breve resumen de algunas de las cuestiones tratadas, que se han extrado de un examen de las cuestiones realizado bajo los auspicios de los Estados miembros de la OMPI previa peticin de la Conferencia de las Partes en el CDB; el contenido global de dicho examen tambin puede consultarse. Por consiguiente, los aspectos y el carcter general de dichos requisitos se exponen a continuacin sin abogar por uno u otro enfoque en particular.
i) Origen del requisito de divulgacin
AUTONUM Se han examinado tres amplias funciones en relacin con los mtodos de divulgacin relativos a los GBMR/CT:
a) divulgar los GBMR/CC.TT. utilizados realmente en el proceso de puesta a punto de la invencin (funcin descriptiva o de transparencia, relativa a los GBMR/CC.TT. como tales y a su relacin con la invencin); en el caso de los recursos biolgicos, podra abarcar el depsito real de muestras como parte de la obligacin fundamental de divulgacin de la patente;
b) divulgar la fuente u origen real de los GBMR/CC.TT. (divulgacin de su funcin de origen, relacionada con el lugar en que se hayan obtenido, la localizacin geogrfica y en qu jurisdiccin); esto puede guardar relacin con el pas de origen (para aclarar bajo qu jurisdiccin se ha obtenido el material de origen) o con una ubicacin ms especfica (por ejemplo, para velar por que pueda accederse a los recursos genticos, de manera que se garantice la posibilidad de repetir o reproducir la invencin, o para que pueda investigarse de qu comunidad o custodio especfico proceden); y
c) mostrar un compromiso o proporcionar pruebas del consentimiento fundamentado previo y/o de la participacin equitativa en los beneficios (funcin de observancia relativa a la legitimidad de los actos de acceso al material de origen de los GBMR/CT); esto puede exigir que se demuestre que los GBMR/CC.TT. utilizados en la invencin han sido obtenidos y utilizados de conformidad con la legislacin vigente en el pas de origen o de conformidad con las clusulas de acuerdos especficos de consentimiento fundamentado previo; que se han establecido acuerdos vlidos para la participacin equitativa en los beneficios, o que se demuestre que el acto de solicitar la patente ha sido realizado de por s con el consentimiento fundamentado previo necesario.
AUTONUM Entre los posibles vnculos que pueden activar los requisitos de divulgacin se encuentran los siguientes:
es necesario el acceso a los GBMR para realizar o repetir la invencin reivindicada;
es necesario el acceso a los GBMR para ejecutar el modo de realizacin preferido de la invencin u otro ejemplo ofrecido en la descripcin de la patente;
los conocimientos tradicionales forman parte del estado de la tcnica conocido por el solicitante, que es pertinente para evaluar si la invencin reivindicada es nueva y no es evidente;
un titular ha suministrado los conocimientos tradicionales que se han utilizado directamente para poner a punto la invencin, de tal manera que el titular de dichos conocimientos puede ser un coinventor;
los GBMR o los CC.TT. han sido utilizados en el curso de investigaciones que han dado lugar a la invencin y han sido fundamentales para realizarla;
los GBMR o los CC.TT. han sido utilizados en el curso de investigaciones que han dado lugar a la invencin, pero han tenido una participacin secundaria a la hora de realizarla;
la investigacin que ha dado lugar a la invencin, la obtencin de la invencin en s o el acto de presentacin de la solicitud de patente entran dentro del mbito de las obligaciones suscritas en el marco de un acuerdo o en la legislacin en materia de acceso.
ii) El principio jurdico en el que se basa el requisito
AUTONUM Los requisitos de divulgacin pueden proceder del derecho de patentes vigente o pueden basarse en otros sistemas jurdicos. En la primera categora, figuran las siguientes posibilidades:
a) la obligacin de divulgar la invencin de manera suficiente para que un experto en la materia pueda realizarla y, cuando proceda, la de divulgar la mejor manera conocida por el inventor de realizar la invencin,
b) el requisito de que las reivindicaciones de patente estn apoyadas suficientemente por la divulgacin tcnica que figura en la patente;
c) el requisito de suministrar informacin relativa al estado de la tcnica pertinente para la evaluacin de las reivindicaciones de patente;
d) el requisito de establecer el derecho a solicitar una patente o a que se le conceda;
e) los requisitos relativos al registro de licencias y garantas; y
f) el requisito derivado de la interaccin existente entre el derecho de patentes y los principios de orden pblico y morales.
AUTONUM Los principios jurdicos distintos del derecho de patentes en los que se basa la obligacin de divulgacin pueden extraerse de las legislaciones relativas al acceso a los GBMR/CC.TT. y la participacin en los beneficios conexa, en particular:
a) las normas internacionales, especialmente el CDB y el ITPGR de la FAO;
b) la legislacin nacional aplicable en el pas de origen, el pas de las investigaciones/invencin, o el pas en el que se haya presentado la solicitud de patente, en relacin en particular al acceso a los GBMR y CC.TT. conexos y su utilizacin, y la legislacin que da efecto jurdico nacional al CDB; y
c) el derecho contractual puede proporcionar el fundamento jurdico, tanto si se considera fundamento jurdico por derecho propio como si se utilizan contratos o licencias como mecanismos jurdicos para aplicar las normas de acceso y participacin en los beneficios.
iii) La naturaleza de la obligacin impuesta al solicitante
AUTONUM La obligacin impuesta al solicitante puede ir desde la exhortacin o el estmulo hasta el posible motivo de rechazo o revocacin de la patente. Los requisitos de divulgacin relativos a los GBMR/CC.TT. poseen aspectos de forma o de procedimiento (como los requisitos del formato y la documentacin, y los plazos prescritos), adems de los sustantivos (por ejemplo, divulgar suficientemente los recursos genticos utilizados en la invencin para garantizar que un experto en la materia pueda repetirla). As pues, se puede considerar que los requisitos de divulgacin poseen ambos aspectos y que los dos pueden ser importantes.
AUTONUM Si bien el impacto de la obligacin de divulgacin se determina mejor haciendo referencia a las consecuencias del incumplimiento, es igualmente importante aclarar qu supone el cumplimiento: por ejemplo, en qu medida el solicitante debe proporcionar otras informaciones distintas de las que ya estn disponibles, y la diligencia que debe utilizar para investigar el origen de los GBMR/CC.TT. y las circunstancias de su adquisicin. Tambin puede ser importante examinar el objetivo del solicitante: es decir, determinar si se ha actuado de buena fe o con fines fraudulentos en los casos en que no se ha suministrado la informacin pertinente; y en quin recae la carga de la prueba: es decir, si el solicitante est obligado a probar que el acceso a los GBMR/CC.TT. cumple determinadas normas o si se presupone la legitimidad del acceso salvo que existan pruebas que demuestren lo contrario.
iv) Las consecuencias del incumplimiento
AUTONUM Como los requisitos de divulgacin generalmente poseen aspectos formales y sustantivos, pueden ser distintas las consecuencias del incumplimiento de cada uno de ellos. Es posible que el incumplimiento de los requisitos formales no tenga necesariamente consecuencias graves, siempre y cuando no sea fraudulento y se corrija oportunamente. El incumplimiento de los requisitos sustantivos (como el requisito de divulgar material suficiente para sustentar las reivindicaciones de patente) puede tener consecuencias importantes para el destino de las solicitudes de patente o las patentes concedidas. En principio, las consecuencias del incumplimiento de un requisito de divulgacin en particular pueden estar relacionadas con las razones por las que se ha prescrito el requisito. Si no se divulgan los recursos genticos necesarios para realizar la invencin, se podr rechazar, limitar o invalidar las reivindicaciones que basen su legitimidad en ese requisito. Si no se suministra informacin adecuada para fundamentar el derecho a solicitar una patente o a que la patente sea concedida, podr tener lugar la prdida de los derechos de patente.
AUTONUM Determinados requisitos de divulgacin no se derivan de los requisitos sustantivos de patentabilidad de la invencin, sino que tienen ms que ver con cuestiones ms amplias del derecho del solicitante a recibir una patente, a mantener la titularidad de una patente, o a ejercer el derecho sobre una patente. En este sentido, algunas propuestas y comentarios se refieren al vnculo entre la manera de acceder a los recursos genticos y la base equitativa de una patente sobre una invencin derivada de dicho acceso. Algunos requisitos de divulgacin pueden estar vinculados a distintos mecanismos jurdicos, como los prescritos en jurisdicciones de otros pases, como en el caso de que el requisito abarque la presentacin de informacin o documentacin acerca del cumplimiento del acceso y la participacin en los beneficios y se proponga supervisar o hacer valer distintas normas o contratos especficos. Una de las maneras de caracterizar la relacin puede ser estableciendo un vnculo entre la conducta que se considera injusta en un contexto o jurisdiccin y el derecho a ejercer derechos de patente en otra, cuando la invencin patentada sea de alguna manera consecuencia de esa conducta. Otra manera de definir el vnculo sera prescribir la denegacin o invalidacin de los derechos de patente en una jurisdiccin como forma de sancin del incumplimiento de otras normas y relacionar ese incumplimiento con el derecho a recibir o poseer una patente. En el debate de poltica internacional tal vez sea necesario aclarar la relacin entre la base jurdica para obtener y poseer una patente en un pas y el cumplimiento del acceso y la participacin en los beneficios en otro pas (o sea la fuente de los recursos genticos y los conocimientos tradicionales conexos).
Cuestiones de carcter general
AUTONUM El sistema de patentes se basa en la transparencia y la divulgacin (el concepto de exposicin pblica para la inspeccin es el origen de la palabra inglesa patent). El derecho de patentes ha establecido una serie de normas obligatorias para la divulgacin de informacin que tienen slidos fundamentos jurdicos y de poltica dentro del sistema de patentes. La concesin de patentes y el ejercicio efectivo de los derechos de patente se fundan en el principio de la divulgacin suficiente. El mismo funcionamiento del sistema de patentes trae consigo la puesta a disposicin del pblico de numerosas informaciones detalladas de tipo jurdico, administrativo y tecnolgico, en un formato armonizado y accesible. En algunas solicitudes de patente, como parte de la prctica existente, se divulgan informaciones importantes relativas a los GBMR y a los conocimientos tradicionales. Las divulgaciones que se efectan en las solicitudes de patente las utilizan actualmente las partes interesadas para la supervisin del uso (y la apropiacin indebida potencial) de los GBMR o los conocimientos tradicionales. Esta funcin supervisora del sistema internacional de patentes se ha mejorado gracias a la creciente capacidad de consulta y disponibilidad en lnea de la informacin sobre patentes.
AUTONUM En el Estudio tcnico se sugiere que una cuestin fundamental consiste en caracterizar la relacin existente, por una parte, entre los GBMR y los CC.TT. y, por otra, la invencin reivindicada. Los debates sobre los requisitos de divulgacin posibles ya han contemplado muchas formas de expresar esta relacin. Una mejor caracterizacin de este vnculo aclarar adems el mbito y la duracin de las obligaciones que pueden acompaar a estos recursos y conocimientos en el pas de origen y en jurisdicciones extranjeras, y hasta qu punto estas obligaciones abarcan las posteriores actividades inventivas y las correspondientes solicitudes de patente. Los principios generales del derecho de patentes proporcionan ms formas especficas de expresar esta relacin, aunque los objetivos del requisito no hayan sido establecidos con arreglo a las clusulas tradicionales de patente. Tambin puede utilizarse el derecho de patentes para aclarar o implementar requisitos de divulgacin ms generales, por ejemplo, el requisito general de divulgar los recursos genticos utilizados en la invencin puede ser difcil de definir en la prctica, en cuyo caso nicamente podr aplicarse mediante una prueba ms precisa que exija la divulgacin cuando el acceso a los recursos sea necesario para reproducir la invencin.
AUTONUM Otra cuestin fundamental es el fundamento jurdico del requisito de divulgacin en cuestin y su relacin con la tramitacin de las solicitudes de patente, la concesin de patentes y el ejercicio de los derechos de patente. Esto plantea igualmente la cuestin de la interaccin jurdica y prctica del requisito de divulgacin con otras esferas del derecho distintas del sistema de patentes, incluida la legislacin de otras jurisdicciones.
AUTONUM Algunas de las cuestiones jurdicas y de polticas que se plantean en el Estudio tcnico son las siguientes:
la posible funcin del sistema de patentes de un pas a la hora de supervisar y hacer cumplir contratos, licencias y reglamentos en otras esferas de la legislacin y en otras jurisdicciones, y la resolucin de las cuestiones del derecho privado internacional o de eleccin del fuero que surjan al interpretar y aplicar en otras jurisdicciones las obligaciones de contratos y las legislaciones que determinen la legitimidad del acceso y de los usos derivados de los GBMR/CT;
la naturaleza de la obligacin de divulgacin; hay que determinar en particular, si es fundamentalmente un mecanismo de transparencia para contribuir a supervisar el cumplimiento de leyes y reglamentos pertenecientes a mbitos ajenos al derecho de patentes o un mecanismo que incorpora la observancia;
las formas en que los procedimientos y el derecho de patentes pueden tener en cuenta las circunstancias y el contexto de la actividad inventiva que no guarden relacin con la evaluacin de la invencin misma y el derecho del solicitante a que se le conceda la patente;
las situaciones en las que las autoridades nacionales pueden imponer otros requisitos jurdicos y sustantivos, administrativos o de procedimiento a los solicitantes de patente, respetando las normas jurdicas internacionales vigentes que se aplican a los procedimientos de patentes y el papel del derecho internacional que no afecta a la propiedad intelectual y los principios jurdicos a este respecto;
la distincin jurdica y operativa (en la medida en que pueda hacerse) entre las formalidades en materia de patentes o las disposiciones de procedimiento y los criterios fundamentales para la patentabilidad, y las formas de definir las consecuencias jurdicas de esas distinciones;
el esclarecimiento de las consecuencias de cuestiones tales como el concepto de pas de origen en relacin con los recursos genticos contemplados en los sistemas multilaterales de acceso y distribucin de beneficios, distintos planteamientos para el establecimiento y la observancia de las condiciones de acceso y distribucin de beneficios en el marco de los requisitos de divulgacin de patentes, y la concordancia entre los mecanismos de registro o certificacin de las condiciones de acceso y el sistema de patentes.
AUTONUM Otra cuestin que ha de esclarecerse es qu acciones del inventor o solicitante de patente han de ser supervisadas o reglamentadas por medio del requisito de divulgacin, es decir, el uso concreto de los GBMR/CC.TT. (y su utilizacin en las actividades inventivas) o el acto de presentacin de una solicitud de patente. La cuestin de poltica puede guardar relacin con la legitimidad de la investigacin o los fines comerciales con que se hace uso de los GBMR/CC.TT. (incluido el consentimiento fundamentado previo de los titulares de los mismos), en cuyo caso la solicitud de patente proporciona pruebas de dichos fines, si fuera de inters. Este inters puede referirse al acto en s de presentar una solicitud de patente o ser titular de una patente (por ejemplo, cuando se otorga el consentimiento fundamentado previo para la investigacin, pero no para solicitar derechos de propiedad intelectual o cuando el consentimiento fundamentado previo incluye acuerdos sobre la asignacin, la cotitularidad u otras disposiciones similares mediante las que se garantizan derechos de propiedad intelectual).
Proyecto de recomendaciones
XVII A reserva de la labor que se lleve a cabo en torno a esas cuestiones en otros foros internacionales y de las opciones polticas que puedan adoptarse en esa esfera, cabe prestar atencin a la posibilidad de intercambiar experiencias en lo que respecta a:i)directrices de bsqueda y examen en el campo de las invenciones relacionadas con el material y los recursos genticos y biolgicos/conocimientos tradicionales, yii)la aplicacin prctica de medidas especficas de divulgacin desde el punto de vista de la bsqueda y el examen.
[Sigue el Apndice]
APNDICE
MATERIAL COMPLEMENTARIO
Estudios de caso.
Disposiciones procedentes de directrices y manuales de examen de oficinas.
Fuentes de informacin sobre CC.TT. y recursos genticos que estn en el dominio pblico.
Detalles sobre clases de la CIP que proceda tener en cuenta en las bsquedas en materia de CC.TT.
Inventarios de CC.TT. compilados por el Comit.
Respuestas al cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q.5.
[Fin del Apndice y del documento]
Participante en la Mesa Redonda sobre Conocimientos Tradicionales y Derechos de Propiedad Intelectual, Instituto rtico de Amrica del Norte, citado en Necesidades y expectativas de los titulares de conocimientos tradicionales, Informe de la OMPI relativo a las misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales (19981999), OMPI, Ginebra, 2001.
Comentarios formulados por escrito por el profesorRussell Barsh, citados en el Informe relativo a las misiones exploratorias.
Reunin con el Dr.Jacob Simet, Director Ejecutivo, Comisin Nacional de Cultura, Papua Nueva Guinea, mencionada en el Informe relativo a las misiones exploratorias.
Merrel Dow Pharmaceuticals Inc. contra H.N. Norton & Co. Ltd.,[1996] RPC76, pg.88 (por Lord Hoffmann).
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) es una organizacin de investigacin no gubernamental sin fines de lucro que se ocupa de paliar el hambre y de conservar los recursos naturales en los pases en desarrollo. Se trata de unos de los16 centros internacionales de investigacin agrcola que constituyen el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrcolas Internacionales (GCIAI). Vase:
Disponible en <HYPERLINK "ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/GS/cgtexte.pdf"ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/GS/cgtexte.pdf>.
Vase el documento OMPI/GRTKF/IC/2/INF.2, y remtase a la direccin OMPI
Vase el documento CGRFA9/02/Inf.7, pg.1.
Documento CGRFA-9/02/11, Informe sobre la red internacional de colecciones ex situ bajo los auspicios de la FAO, prrafos 23-26 y documento CGRFA-9/02/Inf.7, Informe sobre la red internacional de colecciones ex situ bajo los auspicios de la FAO: Informacin adicional proporcionada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) relativa a su peticin de examinar de nuevo la patente de los Estados Unidos de Amrica N.5 894 079 <HYPERLINK "ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/cgrfa9/r9i7e.pdf"ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/cgrfa9/r9i7e.pdf>.
CGRFA-9/02/Inf.7, pgina 2.
Vase el documento CGRFA-9/02/Inf.7, pgina 2.
Vase el documento CGRFA-9/02/Inf.7, pgina 3.
Vase el documento CGRFA-9/02/Inf.7.
Vase el documento CGRFA-9/02/11, prrafos 23 a 26.
Vase el documento CGRFA-9/02/REP Informe de la Comisin de Recursos Fitogenticos para la Alimentacin y la Agricultura, prrafo 31, en:
WIPO/GRTKF/IC/1/5, AnexoII, pgina7.
Vase, por ejemplo, la propuesta sujeta a examen del Comit Permanente sobre el Derecho de Patentes, documento SCP/9/2, pg. 21.
En la esfera del derecho de autor, y por consideraciones de carcter similar, en algunas jurisdicciones se exige la fijacin de la obra como requisito previo a su proteccin; sin embargo, conforme a lo tratado en el documento WIPO/GRTKF/IC/6/3, en muchas jurisdicciones se protegen las obras literarias y artsticas no fijadas.
Vanse los documentos WIPO/GRTKF/IC/5/5 y WIPO/GRTKF/IC/5/6.
Vase Necesidades y expectativas en materia de propiedad intelectual de los titulares de conocimientos tradicionales. Informe de la OMPI relativo a las misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales (1998-1999), publicacin 768 (E/I/F).
WIPO/GRTKF/IC/6/8, prrafo 19.
Respuesta al cuestionario de Australia, WIPO/GRTKF/IC/9/INF/6.
Documento WIPO/GRTKF/IC/4/14, Anexo, pg.4.
Artculo4ter; vase el Artculo4.1)v) del PCT.
Anexo a la respuesta de Australia: entre las causas para la revocacin se encuentran: que el titular de la patente no tenga derecho a la patente y que la patente se obtenga mediante fraude, o bien mediante indicaciones o declaraciones falsas.
Staengs Patent [1996] RPC 183.
L. Bently & B. Sherman, Intellectual Property Law, Oxford, 2001, pg.476.
La Sala de Recurso Ampliada describi la situacin en relacin a la OEP de la forma siguiente: segn el Sistema Europeo de Patentes, la OEP no tiene potestad para decidir en un conflicto si un determinado solicitante tiene el derecho legal a solicitar y a obtener una patente europea referente al bien de una solicitud determinada el Protocolo sobre Reconocimiento), que forma parte integral del CPE, otorga a los tribunales de los Estados contratantes la jurisdiccin para decidir sobre reivindicaciones al derecho de concesin de una patente europea, decisin G 3/92 (Latchways Application), 13 de junio de 1994.
Por ejemplo, el Gulf Cooperation Council Folklore Center publica en papel una Revista Trimestral de Folclore, que incluye la medicina tradicional. En ese caso, lo ms eficiente y econmico sera probablemente elaborar una estrategia preventiva a partir de las publicaciones existentes.
Vase, por ejemplo, la propuesta sujeta a examen del Comit Permanente sobre el Derecho de Patentes, documento SCP/9/2, pg.22.
En la esfera del derecho de autor, y por consideraciones de carcter similar, en algunas jurisdicciones se exige la fijacin de la obra como requisito previo a su proteccin; sin embargo, conforme a lo tratado en el documento WIPO/GRTKF/IC/6/3, en muchas jurisdicciones se protegen las obras literarias y artsticas no fijadas.
Vanse los documentos WIPO/GRTKF/IC/5/5 y WIPO/GRTKF/IC/5/6.
Vase, por ejemplo, el documentoWO/GA/32/8.
La aclaracin figura en la respuesta a los comentarios del Brasil sobre el documento WIPO/IP/GR/05/1.
[Continuacin de la nota de la pgina anterior]
[Sigue la nota en la pgina siguiente]
[Continuacin de la nota de la pgina anterior]
[Sigue la nota en la pgina siguiente]
$ . 4 6 7 8 9 < F G M N O P ű{n\\TLTLTAT h h mH
sH
h+, mH
sH
hX-x mH
sH
#h h"z 5CJ OJ QJ mH
sH
h h"z @
mH
sH
'h h 5@
CJ OJ QJ mH
sH
!hx8p 5@
CJ OJ QJ mH
sH
!hX-x 5@
CJ OJ QJ mH
sH
'h h"z 5@
CJ OJ QJ mH
sH
#h h"z 5CJ8 OJ QJ mH
sH
j h h"z UmH
sH
h h"z OJ QJ mH
sH
h h"z mH
sH
. O P p c $<