Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Luis Gerardo Salas García v. Oscar Serrano García
Caso No. DMX2011-0019
1. Las Partes
El Promovente es Luis Gerardo Salas García, con domicilio en México, D.F., México, representado por Ortiz Monasterio Marcas y Patentes, S.C., México.
El Titular es Oscar Serrano García, con domicilio en México, D.F., México, representado por Leonardo Castro Rodríguez, México.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <rock101.com.mx> y <rock101.mx>.
El Registrador de los nombres de dominio en cita es NIC México a través de Name.com LLC e Interplanet, S.A. de C.V.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de junio de 2011. El 24 de junio de 2011 el Centro envió a NIC México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 24 de junio de 2011 NIC México remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de localización completos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una prevención del Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una Solicitud enmendada el 8 de julio de 2011.
El Centro verificó que la Solicitud y la Solicitud enmendada cumplieran con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud, la Solicitud enmendada y anexos respectivos al Titular, dando así comienzo al procedimiento el 12 de julio de 2011. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de agosto de 2011. La Contestación fue presentada el 29 de julio de 2011.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de agosto de 2011, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En observancia a lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y habiendo constatado que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, el Experto notificó vía electrónica a los representantes de las partes el cierre del procedimiento el 19 de agosto de 2011, pasando el expediente a estado de resolución.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es un locutor de radio mexicano que desarrolló, mientras trabajaba para la empresa NRM en la estación 100.9 F.M. de la ciudad de México, el concepto musical denominado Rock 101, mismo que gozó de gran popularidad entre los fanáticos al rock de 1984 a 1996. El Promovente opera actualmente el portal “www.r101ck.mx”, desde el cual transmite música, contenidos audiovisuales y vende publicidad.
El Promovente es titular en México de las reservas de derechos al uso exclusivo sobre el título ROCK 101 para amparar las categorías de difusión periódica vía red de cómputo y programa de radio, ambas concedidas el 8 de Septiembre de 2010.
El Titular era aficionado de la desaparecida emisión de radio Rock101 y desde hace cerca de tres años mantiene un portal en “www.rock101.com.mx” en el que rinde tributo al espacio radiofónico en comento mediante la puesta a disposición al público de música y programas grabados de la radioemisora, así como de la organización de fiestas para las que se cobra una cuota de entrada y en las cuales se puede disfrutar de la música que programaba la estación de referencia.
Los nombres de dominio <rock101.com.mx> y <rock101.mx> fueron registrados el 31 de Marzo de 2008 y el 1 de julio de 2009, respectivamente.
Las partes estuvieron en contacto por algún tiempo y sostuvieron varias reuniones con el propósito de explorar una colaboración que no llegó a concretarse.
De acuerdo con datos aportados por el Titular, la marca ROCK101 se encuentra registrada en México desde 1993 en la clase 38 internacional a favor de Televideo, S.A. para amparar la prestación de servicio radiofónico con una fecha declarada de primer uso del 1 de junio de 1984.
La marca ROCK101 se encuentra también registrada en México a partir de 2009 en la clase 9 internacional a favor de Sony BMG Music Entertainment (México) S.A. de C.V. en relación con discos, long play, cassette, compact disc, videograma, videoclip, dcc, dat, dvd, mini disc, videodisco, videocasette, disco digital, cd rom, dual disc, ring tone, master tone, speech tone, álbum digital y track digital.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) Los nombres de dominio en disputa son parecidos o semejantes en grado de confusión a las reservas de derechos sobre el título ROCK101 debido a que los primeros reproducen esta última en su orden y totalidad;
(ii) La circunstancia de que los nombres de dominio en disputa sean usados para rendir homenaje a una estación de radio y concepto radiofónicos con el nombre “Rock 101” no crea derechos o intereses legítimos en favor del Titular de acuerdo con la Política;
(iii) El Titular registró de mala fe los nombres de dominio en controversia al estar plenamente consciente de que carecía de derecho alguno sobre el término Rock 101, concepto que fue creado por el Promovente con antelación a la fecha de registro de aquellos;
(iv) Los nombres de dominio en disputa son utilizados por el Titular de mala fe y con fines de lucro ya que dentro del portal de Internet respectivo se promueven eventos onerosos que confunden al público al proclamarse una vinculación de dicho sitio Web y los eventos ahí anunciados con el nombre y concepto radiofónico creados por el Promovente, sin que exista relación alguna entre el Titular y el Promovente;
(v) El portal adscrito a los nombres de dominio en disputa desvía sin derecho alguno tráfico del sitio Web del Promovente, perturbando así la actividad comercial de este último;
(vi) Dentro del propio portal del Titular se atribuye expresamente al Promovente la paternidad del concepto radiofónico identificado con el nombre Rock 101;
(vii) El Titular actúa asimismo de mala fe al usar los nombres de dominio en disputa para comunicar públicamente obras musicales y programas de radio que fueron ilegalmente fijados en un soporte material, violando con ello los derechos patrimoniales de autor y conexos de terceros.
B. Titular
Las excepciones y defensas que opone el Titular son las siguientes:
(i) Es claro que el título de las reservas de derechos del Promovente coincide con los nombres de dominio del Titular toda vez que el primero obtuvo a posteriori y de mala fe sus certificados de reserva del Instituto Nacional del Derecho de Autor para fabricar su caso;
(ii) El Titular continúa teniendo interés legítimo en la denominación Rock 101 para organizar bailes, fiestas y recepciones, así como prestar servicios de entretenimiento en discotecas;
(iii) El Promovente tiene conocimiento de que el Titular registró y ha utilizado los nombres de dominio en disputa, para realizar actividades comerciales de servicios lícitos y de buena fe;
(iv) Antes de recibir el primer aviso de la disputa, el Titular ha venido realizando actividades comerciales de servicios lícitos y de buena fe;
(v) El Promovente se ostenta a lo largo de la Solicitud como el creador del concepto radiofónico rock101, sin embargo, esto no basta para impedir a terceros como el Titular, el uso de la denominación Rock 101 en los nombres de dominio en disputa ya que el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la denominación de mérito sería en todo caso el ex-patrón del Promovente;
(vi) El Titular en ningún momento ha realizado alguna actividad con la intención de desviar a los consumidores de manera equivoca, ni de empañar el buen nombre de la marca ROCK101 que es propiedad de terceros distintos al Promovente;
(vii) El Titular jamás registró los nombres de dominio en pugna con el fin de venderlos, alquilarlos o cederlos al Promovente;
(viii) El Promovente no ha tenido problema alguno para desarrollar sus proyectos comerciales de difusión de contenidos y venta de espacios publicitarios dentro de su portal disponible en “www.r101ck.mx”, por lo que no puede decirse que los nombres de dominio en disputa han tenido el efecto de perturbar la actividad comercial del Promovente.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
Debido a que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.
B. General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.A de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de los nombres de dominio en litigio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) Los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y
(iii) Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.
C. Identidad o confusión
El Titular admite que los nombres de dominio en disputa son idénticos a las reservas de derechos en que se funda la Solicitud.
En consecuencia se tiene por superado el umbral del artículo 1.A.i de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.C. de la Política contempla las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La objeción del Promovente bajo este apartado se centra en la finalidad lucrativa que le atribuye a los nombres de dominio en disputa, dentro de cuyo sitio Web se anuncian eventos musicales para los que se expenden boletos al público. Sin embargo, como puede apreciarse del contenido de las hipótesis defensivas arriba transcritas, la aplicación comercial o no comercial que se le da a un nombre de dominio es relevante únicamente para fines de la causal demostrativa de derechos prevista en el inciso iii) mas no para aquella descrita en el inciso i) que invoca el Titular.
En otras palabras, la defensa del artículo 1.C.i. de la Política no precisa que el nombre de dominio en controversia deba ser utilizado necesariamente en actividades no lucrativas. Ver PwC Business Trust v. Ultimate Search, Caso OMPI No. D2002-0087 (considerando “de buena fe” la venta de servicios de publicidad con respecto al nombre de dominio <pwc.com> a cambio de desplegar resultados de búsqueda específicos a los usuarios de Internet).
Más bien la procedencia del supuesto en estudio radica en dos factores: que los bienes o servicios en cuestión se ofrezcan desde antes de que el Titular tenga conocimiento de la controversia; y que dicho ofrecimiento se haga “de buena fe”, es decir sin intención de engañar o confundir a los usuarios de Internet con respecto a los bienes o servicios ofrecidos por el Promovente al amparo de algún derecho exclusivo de propiedad intelectual.
Ahora bien, por lo que hace a la aplicación del primero de dichos factores al caso concreto, el Promovente no cuestiona que los nombres de dominio en disputa han venido siendo utilizados por el Titular desde antes de que este último tuviera conocimiento de la controversia, lo que en la especie se produjo al momento de recibir la Solicitud.
Con relación al segundo factor en comento, el Experto aprecia que dentro del portal ligado a los nombres de dominio en disputa se indica que el mismo fue creado el 1 de noviembre de 2008, aseveración que es verosímil y congruente con el hecho probado de que el nombre de dominio <rock101.com.mx> fue registrado el 31 de marzo de 2008. El acta de fe de hechos que exhibió el Promovente no acredita ningún uso distinto del portal al que se muestra actualmente en el mismo, como tampoco que el portal hubiese estado inactivo en determinado momento.
La presunción fundada de que el sitio Web del Titular haya sido creado dos años antes de la fecha de expedición de los certificados de reserva base de la acción lleva al Experto a concluir que la venta de entradas a eventos propios que anuncia el Titular bajo los nombres de dominio ha sido bona fide. Ver United Rentals, Inc. v. United Rental Services, Ltd., Caso OMPI No. D2006-0529 (encontrando que el ofrecimiento de enlaces publicitarios dentro del portal en cuestión se hizo de buena fe ya que este último fue creado antes de que el demandante adquiriera derechos de marca, amén de que el nombre de dominio en disputa no fue registrado con el fin de confundir a ningún visitante que hubiese esperado encontrar el sitio Web del demandante).
Aunado a lo anterior, este Experto observa que el portal vinculado a los nombres de dominio en disputa tiene primordialmente fines de esparcimiento, en cuyo contexto se explica la venta de boletos para fiestas y eventos propios que ahí se ofrece. Ver Chivas USA Enterprises, LLC, et al. v. Cesar Carbajal, Caso OMPI No. D2006-0551 (estimando legítimo el uso que se daba al portal vinculado al nombre de dominio <chivasusa.com> con el fin principal de proveer información a los seguidores de un equipo de futbol, a pesar de que en el mismo se ofrecieron en venta entradas a los partidos, camisetas y artículos promocionales).
Por ende se colige que la excepción de uso legítimo del nombre de dominio contemplada en el artículo 1.C.iii. de la Política opera también en beneficio del Titular ya que este último mantiene un portal que tiene el genuino propósito de rememorar una extinta emisión de radio.
Atento a las consideraciones que anteceden, no se surte la condición prevista en el artículo 1.A.ii de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
En vista del carácter acumulativo de los tres elementos de la acción, la conclusión del apartado precedente hace innecesario el análisis del presente requisito.
No obstante ello y por razones de exhaustividad y congruencia, el Experto hace constar su resolución sobre el presupuesto de mala fe.
Contrario a lo que sostiene el Promovente, la interpretación de los Grupos de Expertos es uniforme en cuanto a que, salvo contados casos de excepción, no puede existir mala fe en el contexto de la Política cuando el nombre de dominio en disputa fue registrado con anterioridad a que el Promovente obtuviera el registro primigenio base de la acción. Ver párrafo 3.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”).
En la especie, es inconcuso que el Titular no pudo haber invadido las reservas de derechos del Promovente al momento de registrar los nombres de dominio en disputa siendo que aquellas eran inexistentes en ese entonces, como tampoco puede pretender ahora el Promovente servirse de la Política para oponer retroactivamente al Titular los derechos derivados de sus certificados de reserva.
Por consiguiente no se satisface la exigencia del artículo 1.A.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 25 de agosto de 2011