Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
TV Azteca, S.A.B. De C.V. v. Carlos Hernández
Caso No. DMX2011-0006
1. Las Partes
La Promovente es TV Azteca, S.A.B. De C.V. con domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal, México, representada por Arochi, Marroquín & Lindner, S.C., México.
El Titular es Carlos Hernández, con domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <televisionazteca.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-Mexico.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de enero de 2011 de conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la Solicitud fue enviado al Promovente por el Centro el 5 de enero de 2011.
El 5 de enero de 2011 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de enero de 2011, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Señor Carlos Hernández es la persona que figura como registrante Titular del nombre de dominio en disputa, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación e indicando que el nombre de dominio se mantendrá bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento.
Con fecha 13 de enero del 2011, el Centro envió a la Promovente una Notificación de Deficiencia en la Solicitud a efecto de que corrija el nombre del Titular. Con la misma fecha, la Promovente envió al Centro la Solicitud enmendada en formato electrónico así como en originales vía mensajería especializada.
El Centro realizó asimismo la acostumbrada verificación de “Cumplimiento de Requisitos Formales” a la Solicitud, por lo que el Centro procedió a confirmar el 20 de enero de 2011, que ésta cumplía con los requisitos formales de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.
Con fecha 20 de enero de 2011, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro envió adecuadamente, tanto al Titular como al Registrador, una “Notificación de la Solicitud e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia de la Solicitud y confirmando la iniciación formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artículos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y párrafo 4 c) del Reglamento Adicional, así como otorgando un término para la presentación de la contestación a dicha Solicitud en fecha no posterior al 9 de febrero de 2011. De conformidad con lo indicado en la Sección 6 de la notificación arriba mencionada, el Centro precisó claramente al Titular que si no enviaba el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le consideraría como no personado en el procedimiento. Con fecha 10 de febrero de 2011, el Centró notificó al Titular su “Falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud”.
Con fecha 11 de febrero de 2011, el suscrito recibió la invitación para participar como Experto Único en el procedimiento de disputa sobre el nombre de dominio de referencia. Se hace constar que el suscrito firmó y envió el 11 de enero de 2011, al Centro la Declaración de Aceptación para participar como Experto y la Declaración de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.
El 15 de febrero de 2011, el Centro envió a las partes Promovente y Titular una “Notificación de Nombramiento del Grupo de Expertos y fecha proyectada para la Decisión” correspondiente, designando al señor Pedro W. Buchanan Smith como Experto Único y señalando el día 1 de marzo de 2011, como la fecha para la emisión de la Decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8.F del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al suscrito Experto.
El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.
Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada al Titular de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento.
El Experto no ha recibido ningún requerimiento de la Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.
Más aún, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
Señala la Promovente que la marca TV AZTECA es famosa, y particularmente notoria en la industria de la telecomunicación y el entretenimiento, en nuestro país. Los registros de la marca TV AZTECA que amparan un signo distintivo idéntico o semejante en grado de confusión al nombre de dominio en disputa son los siguientes que se acompañan como anexo a la Solicitud: Número de registro 467627 de fecha 25 de julio de 1994 que ampara los servicios de Telecomunicaciones; Número de registro 568652 de fecha 28 de enero de 1998 que ampara los servicios de Aparatos de telecomunicación; Número de registro 568656 de fecha 28 de enero de 1998 que ampara los servicios de Telecomunicaciones; Número de registro 568657 de fecha 28 de enero 1998 que ampara los servicios de Programas de TV; Número de registro 568659 de fecha 28 de enero de 1998 que ampara los servicios de Telecomunicaciones; Número de registro 568032 de fecha 21 de enero de 1998 que ampara los servicios de Programas de TV; Número de registro 568661 de fecha 28 de enero de 1998 que ampara los servicios de Telecomunicaciones y Número de registro 568033 de fecha 21 de enero de 1998 que ampara los servicios Programas de TV.
Asimismo existe registros de la marca AZTECA, Número de registro 572955 de fecha 26 de marzo de 1998 que ampara los servicios de Telecomunicaciones; y Número de registro 919288 de fecha 14 de febrero de 2006 que ampara los servicios de Telecomunicaciones.
TV AZTECA también cuenta con registros para proteger la marca TV AZTECA en productos o servicios de diversa naturaleza, tales como los números de registro 568653 de fecha 28 de enero de 1998 en clase 8; número 568654 de fecha 28 de enero de 1998 en clase 25; número 568655 de fecha 28 de enero de 1998 en clase 35; número 569492 de fecha 30 de enero de 1998 en clase 9; número 568368 de fecha 27 de enero de 1998 en clase 25; número 568658 de fecha 21 de enero de 1998 en clase 28; número 570074 de fecha 13 de febrero de 1998 en clase 35; número 569493 de fecha 21 de enero de 1998 en clase 9; número 568369 de fecha 27 de enero de 1998 en clase 25; número 568660 de fecha 28 de enero de 1998 en clase 28; y número 570075 de fecha 13 de febrero de 1998 en clase 35.
Indica la Promovente que como se puede apreciar, resulta evidente que existe identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas por su representada y el nombre de dominio <televisionazteca.com.mx>, máxime si consideramos que el distintivo “televisión azteca” equivale fonética y conceptualmente al distintivo “tv azteca”, toda vez que “tv” no es más que el término casual y abreviado del término “televisión”, ello sin perjuicio de que la Promovente TV Azteca, S.A.B. De C.V. y su famosa marca TV AZTECA también son conocidas en México como “Televisión Azteca”.
La Promovente continúa señalando que la información arriba mencionada (en referencia a las marcas de la Promovente) es de libre acceso al público a través del Sistema de Consulta Externa de Marcas MARCANET del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la dirección URL http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/home, motivo por el cual dicha información constituye además un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como de lo establecido en la jurisprudencia cuyo rubro y precedentes que a continuación se transcriben:
“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN
DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN
SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.”
“SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.”
“Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez.”
“Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.”
“Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho.”
“Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno.”
Continúa señalando la Promovente que es titular de un gran número de marcas institucionales como AZTECA NOVELAS, AZTECA SIETE, FUNDACION AZTECA y AZTECA INTERNET. Adicionalmente, la Promovente es titular de los siguientes nombres de dominio, según consta en la base de datos WhoIs del Registry .MX (http://www.whois.mx/form.jsf), la herramienta Who.Is (http://who.is/) y en la herramienta Domain Tools (http://www.domaintools.com/): <tvazteca.com.mx>; <tvazteca.mx>; <tvazteca.com>; <tvazteca.info>; <tvazteca.net>; <tvazteca.org>; <tvazteca.tv> y, <azteca7.tv>.
La Promovente exhibe en su Solicitud copia de la búsqueda efectuada en dichas bases de datos el 9 de diciembre de 2010.
Finalmente, la Promovente también es titular de reservas de derechos al uso exclusivo sobre títulos de programas de televisión y personajes ficticios, así como titular de numerosas obras musicales y programas de televisión. Asimismo, los programas y telenovelas producidos por la Promovente cuentan con la protección marcaria correspondiente.
La Promovente es una importante cadena de televisión mexicana que forma parte de la empresa Grupo Salinas. Nacida en 1993, después de la privatización de la cadena "Imevisión", esta televisora cuenta con dos cadenas nacionales, una con 90 canales (Canal 13, conocida como Azteca 13 o Azteca Trece) y otra con 78 canales (Canal 7, conocida como Azteca 7 o Azteca Siete).
La señal de Azteca Trece se transmite al mercado internacional a través de Azteca Internacional, la cual se divide en: Azteca América (señal para Estados Unidos); Azteca Internacional; TV Azteca El Salvador; y, Azteca Guatemala. Actualmente, TV AZTECA produce una variedad de programas, incluyendo telenovelas, “reality shows”, noticiarios, transmisiones deportivas, programas musicales, programas de concursos, “talk shows” y programas de variedades.
En 2007, 2008 y 2009, TV AZTECA produjo aproximadamente el 69%, el 65% y el 63%, respectivamente, de las horas de programación en horario estelar entre semana que sacó al aire en sus redes (excluyendo programación producida por sus estaciones locales), incluyendo los 10 programas con más alto rating, programados regularmente entre semana, que se transmiten en horario estelar de cada una de sus redes, tanto en 2007, 2008 y 2009.
La programación producida internamente por la Promovente representa mayores costos en promedio que su programación comprada. La Promovente busca compensar sus costos de producción vendiendo su programación producida internamente fuera de México. En 2007, 2008 y 2009, TV Azteca vendió aproximadamente 22,506, 19,507 y 21,736 horas (incluye 6,467 horas por año, en que se estima la señal por ventas a EchoStar), respectivamente, de programación producida internamente, generando ventas de Ps.$77 millones, Ps.$48 millones y Ps.$68 millones (US$5.2 millones nominal), respectivamente.
La Promovente y sus subsidiarias son las únicas propietarias de todos los derechos de autor y marcas comerciales de los programas de televisión que ésta produce. Sin embargo, hay algunos programas para los que la Promovente adquiere licencia de derechos de transmisión y/o de producción. En los casos de licencia de derechos de transmisión y/o producción, la Promovente, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y los tratados internacionales, es titular de los derechos de autor sobre la obra audiovisual que se produce al amparo de la licencia, sin embargo, el titular de, por ejemplo, los guiones, concepto o formato de programa de televisión, conserva sus derechos intelectuales.
La Promovente ha producido telenovelas desde 1996. Este género de programación es el más popular en México y en toda América Latina, debido a que el público televidente se identifica con su contenido. Desde 1996 y hasta el 31 de diciembre de 2009, la Promovente ha invertido aproximadamente Ps.$151 millones (US$11.6 millones) en equipo de producción dedicado principalmente a la producción de telenovelas. La Promovente produjo, cinco telenovelas en 2007, que representaron 663 horas de programación, seis telenovelas en 2008, que representaron 626 horas de programación y 6 telenovelas en 2009, que representaron 810 horas de programación. Tres de las telenovelas que la Promovente produjo en 2007, 2008 y en 2009, estuvieron entre los 10 programas de más alto rating, programados regularmente, en horario estelar de TV Azteca en esos años.
En 2002, la Promovente lanzó su primer “reality show”, La Academia, un espectáculo televisivo de “reality musical”. Este espectáculo televisivo presenta concursantes mexicanos y mexico-americanos que son capacitados por un equipo profesional de “hacedores de estrellas” y, con base en su desempeño, son eliminados paulatinamente por el público. Durante el tiempo que estuvo al aire el programa, se transmitieron conciertos en vivo todos los domingos. El concierto final, que se transmitió el 1 de diciembre de 2002, que marcó la conclusión de la “Primera Generación” de La Academia, obtuvo una participación del 68% de la audiencia comercial para su horario. Inmediatamente después del final de la primera temporada de La Academia, y durante 2003, la Promovente transmitió la ”Segunda Generación" de La Academia con nuevos concursantes. La “Tercera Generación” de La Academia concluyó el 4 de julio de 2004. El 3 de julio de 2005, concluyó la “Cuarta Generación” de La Academia. El 9 de julio de 2005 inició la “Quinta Generación” de la Academia y concluyó el 17 de diciembre de 2006 en un evento especial transmitido desde el Puerto de Veracruz. “Desafío de Estrellas”, en el que se enfrentaron grandes voces de Las Academias anteriores, se transmitió del 8 de enero al 25 de junio de 2006. Como una alternativa en el formato de “reality show musical” se creó “Disco de Oro” en el que concursaron artistas de renombre. El programa dio inicio el 11 de febrero de 2007 y finalizó el 15 de abril de 2007. El 31 de Agosto de 2008 inició “La Academia Última Generación” y concluyó el 14 de diciembre de 2008 en un evento especial transmitido desde el Estado de Chiapas.
El 19 de abril de 2009 dio inicio “El Gran Desafío” en el que concursaron famosos de distintas profesiones y concluyó el 26 de julio de 2009 en un evento especial transmitido desde el estado de Guanajuato. El 4 de octubre de 2009, dio inicio “La Academia Nueva Generación”, misma que concluyó el 20 de diciembre de 2009 en un evento especial transmitido desde el estado de Chiapas. El 21 de marzo de 2010 inició el programa “Segunda Oportunidad” y finalizó el 6 de junio de 2010.
La programación noticiosa de TV AZTECA incluye noticiarios en horario estelar nocturnos dirigidos a las audiencias objetivo de sus redes de televisión. El noticiario Hechos del Siete, transmitido en la red Azteca 7, incluye una sinopsis dinámica de las noticias nacionales e internacionales en un formato que es atractivo para sus espectadores que son adultos jóvenes.
La red Azteca 7 también transmite un programa de entrevistas que cuestiona a los principales políticos,
empresarios y periodistas con respecto a asuntos que afectan a México. El noticiario Hechos, que se transmite en la red Azteca 13, presenta un análisis más profundo de las noticias diarias, nacionales e internacionales.
La programación deportiva producida internamente por la Promovente consta principalmente de transmisiones de los partidos del torneo de la Primera División de fútbol soccer profesional mexicano, así como programas de comentarios deportivos y producción de programas para transmitir distintos eventos deportivos como el abierto mexicano de tenis, torneos internacionales de fútbol, Olimpiadas, etc. El fútbol soccer es el deporte más popular en México y las transmisiones de los partidos de la Primera División generan ratings a un nivel comparable con la programación de más alto rating de la Promovente.
Durante la temporada de clausura 2007 la Promovente tuvo los derechos de transmisión para los partidos locales de ocho equipos de la Primera División incluyendo Monarcas Morelia, para la temporada de apertura 2007 la Promovente tuvo los derechos de transmisión para los partidos locales de ocho equipos de la Primera División, incluyendo Monarcas Morelia. Durante la temporada de clausura 2008 la Promovente tuvo los derechos de transmisión para los partidos locales de ocho equipos de la Primera División incluyendo Monarcas Morelia, para la temporada de apertura 2008 la Promovente tuvo los derechos de transmisión para los partidos locales de ocho equipos de la Primera División, incluyendo Monarcas Morelia.
Durante la temporada de clausura 2009 la Promovente tuvo los derechos de transmisión para los partidos locales de ocho equipos de la Primera División incluyendo Monarcas Morelia, para la temporada de apertura 2009 TV Azteca tuvo los derechos de transmisión para los partidos locales de ocho equipos de la Primera División, incluyendo Monarcas Morelia.
Para mayor información, el Promovente solicitó a este Experto remitirse al sitio oficial de TV Azteca y otras fuentes de información en Internet como Wikipedia en las direcciones URL siguientes: http://www.tvazteca.com/; http://www.tvazteca.com/barraprogramacion/index/index; http://es.wikipedia.org/wiki/Imevisi%C3%B3n; http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Salinas; http://es.wikipedia.org/wiki/Azteca_Am%C3%A9rica; http://www.tvazteca.com; y, http://www.tvazteca.com.mx.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
1. El Promovente afirma que existe identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas y el nombre de dominio en disputa.
2. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa toda vez que el actual titular del nombre de dominio <televisionazteca.com.mx> no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa.
Al ingresar el nombre del Titular en el motor de búsqueda Google, se aprecia que esta persona no es ni ha sido conocido como “Televisión Azteca” o “Tv Azteca” y que no existe conexión o relación alguna entre el nombre del Titular y el nombre y marca TELEVISION AZTECA o TV AZTECA.
3. No encontramos evidencia alguna de la que se desprenda que el actual titular del nombre de dominio <televisionazteca.com.mx> sea conocido como “Televisión Azteca” o “Tv Azteca” o de que exista conexión o relación alguna entre el nombre Carlos Enrique Hernández Hernández y el nombre y marca TELEVISION AZTECA o TV AZTECA de TV Azteca.
4. No existen pruebas de que el titular haya utilizado el nombre de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios. Con fecha 29 de abril de 2008, el titular del nombre de dominio <televisionazteca.com.mx> solicitó el registro del mismo ante NIC México. Desde entonces, el Titular No ha hecho un uso real del nombre de dominio <televisionazteca.com.mx>, o bien se ha dedicado a obtener una ventaja de la popularidad y goodwill asociado con la marca de TV AZTECA, utilizando su nombre de dominio para dirigir al navegante a una página Web que contiene un directorio de publicidad o listados patrocinados, mejor conocido como pay-per-click (pago por click), el cual contiene enlaces a competidores de la Promovente y/o a productos o servicios que compiten o se relacionan con los de la Promovente, tal y como se demuestra ingresando al sitio “www.televisionazteca.com.mx”, así como a partir del resultado de consultar la herramienta en línea “Internet Archive Wayback Machine”, misma que puede consultarse en http://web.archive.org/web/*/http://www.televisionazteca.com.mx.
En dicho sitio también se observa que el nombre de dominio <televisionazteca.com.mx> está a la venta. El uso que en todo caso hace el Titular del nombre de dominio <televisionazteca.com.mx> No puede refutarse de buena fe, según se ha resuelto en diversos casos ventilados ante el Centro, haciendo particular referencia al caso Société Air France v. Richard J., Caso OMPI No. D2005-0821 en ese sentido.
5. Carlos Hernández no es titular de ningún registro de marca que proteja el signo distintivo “Televisión Azteca” o “Tv Azteca” y tampoco es licenciatario del mismo. Lo anterior se afirma toda vez que la Promovente es la única y legítima dueña de la marca TV AZTECA, correspondiendo al Titular en todo caso demostrar lo contrario. Además, al realizar una búsqueda por titular de registros marcarios a través del mencionado sistema de libre acceso MARCANET, se puede observar que Carlos Hernández carece de marcas o solicitudes registradas en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según se puede consultar en el enlace siguiente: http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/TitularBusca.
6. El Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio <televisionazteca.com.mx>. El contenido de la página Web que se despliega al ingresar al nombre de dominio en disputa permite confirmar que el nombre de dominio <televisionazteca.com.mx> no está siendo usado por su titular de manera legítima y legal o no comercial, toda vez que el Titular obtiene ganancias al desviar a los consumidores que buscan la marca de la Promovente a un sitio Web con un directorio en enlaces patrocinados a competidores y/o productos o servicios que compiten o guardan una estrecha relación con los ofrecidos por la Promovente, permitiéndome hacer particular referencia al caso Big Dog Holdings, Inc. dba Big Dog Sportswear v. Frank Day, Red River Farms, Inc., Caso NAF No. 93554, en este sentido.
7. El Titular pretende establecer una relación directa con la Promovente, la cual obviamente no existe pero sí provoca una gran confusión entre el público consumidor. Prueba de este uso ilegítimo y desleal es que en dicha página Web se incluye un enlace patrocinado denominado “Trabaja en TV Azteca”, el cual hace una alusión directa al nombre de la Promovente y dirige al navegante al sitio de búsqueda de empleo on-line “www.ZonaJobs.com.mx”, mismo que no guarda relación alguna con TV Azteca.
8. La Promovente ha estado en el mercado mexicano e internacional por más de 17 años. La Promovente constituye actualmente una de las empresas más grandes e importantes en México en la industria de las telecomunicaciones y el entretenimiento, y TV AZTECA constituye precisamente su principal y más conocida marca a nivel nacional y mundial, registrada en México desde 1994, es decir, catorce años antes que el nombre de dominio en disputa. Tal y como lo resolvió el experto en el caso Société Air France v. Kim Hyungho, Caso OMPI No. D2005-0442, en el presente caso “es improbable que el titular, al momento de registrar el nombre de dominio o después, no supiera o estuviera consiente de estar infringiendo la marca del promovente”.
9. Insiste la Promovente que el sitio del Titular sólo contiene enlaces patrocinados a competidores de TV Azteca. En el mismo sentido se pronunció el experto en America Online, Inc. v. Avrasya Yayincilik Danismanlik Ltd., Caso NAF No. 93679.
Señala la Promovente que al utilizar el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente (TV AZTECA) en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien protegido por la marca TELEVISION AZTECA o TV AZTECA o alguna otra similar que figure en el sitio Web o en el sitio en línea, el Titular está actuando de mala fe. Existen numerosas resoluciones del Centro y del National Arbitration Forum que coinciden con los hechos aquí vertidos y con la conclusión arriba señalada en el sentido de que con el registro del nombre de dominio <televisionazteca.com.mx> el Titular ha actuado de mala fe. A continuación se exponen extractos relevantes de algunas de estas decisiones: En Whitney Nacional Bank v. DOMAINCARDomaincar, Caso NAF No. FA0601000634374, el panel experto resolvió que “el demandado está usando el nombre de dominio <whitneybbank.com>, que es similar en grado de confusión a la marca WHITNEY BANK, para desviar usuarios de internet a un directorio web desplegando ligas a competidores directos del demandante. El Panel infiere que el demandado recibe honorarios-por-clic por desviar consumidores del directorio de internet a sitios web de terceros. Por lo tanto, el demandado está tomando ventaja de la similitud de confusión entre su nombre de dominio y la marca del demandante y está capitalizando la buena reputación de la marca. El Panel encuentra que dicho uso constituye evidencia de uso y registro de mala fe conforme a la Política 4(b)(iv).”.
En Credit Industriel et Commercial S.A. v. Richard J., Caso OMPI No. D2005-0569, el Experto encontró que el demandado registró y usó el nombre de dominio en disputa de mala fe, toda vez que lo usaba para desviar a usuarios de Internet a una página Web “estacionada” ligada a sitios Web comerciales de competidores del demandante para generar ganancias en base a un esquema “pay-per-click”.
En TM Acquisition Corp. v. Sign Guards a/k/a William Moore, Caso NAF No. 0211000132439, el experto resolvió que por el uso del nombre de dominio en disputa se infería que el demandado recibía una comisión por cada usuario de Internet redirigido que captura en-línea. Como este nombre de dominio resultaba semejante en grado de confusión a la marca del demandante, esta atracción con fines de lucro equivalía a mala fe en el uso y el registro.
Otros casos que han seguido la misma línea de estas decisiones son los siguientes: Société Air France v. Alvaro Collazo, Caso OMPI No. D2003-0417; Big Dog Holdings, Inc. dba Big Dog Sportswear v. Frank Day, Red River Farms, Inc., supra; Drs. Foster & Smith, Inc. v Jaspreet Lalli , Caso NAF No. 95284); Société Air France v. Kim Hyungho, supra; Vueling Airlines, S.A. v. Ahn Dongkyun, Caso OMPI No. D2005-1231; Microsoft Corporation v. Phayze Inc., Caso OMPI No. D2003-0750; Société Air France v. Richard J., Caso OMPI No.. D2005-0821).
10. Finalmente, el Titular no es ajeno al Centro, e incluso tiene antecedentes de registro de nombres de dominio .MX de mala fe de marcas famosas, particularmente el caso Videoserpel Ltd. v. Carlos Enrique Hernández Hernández, Caso OMPI No. DMX2009-0017 (relativo a los nombres de dominio <canaldelasestrellas.com.mx> y <elcanaldelasestrellas.com.mx> ) en el que le fue ordenado transferir los nombres de dominio a la promovente.
B. Titular
El Titular no presentó respuesta a la Solicitud de la Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere. El Titular no ha efectuado alegación alguna al Centro o al Experto.
6. Debate y conclusiones
El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.
Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.
Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.
Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.
En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.
En los términos del artículo 1.A. de la Política el Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Este Experto encuentra que el nombre de dominio del Titular, es similar en grado de confusión a la notoria marca TV AZTECA de la Promovente, también notoriamente conocida como ”Televisión Azteca”.
Por un lado, este Experto asimismo considera que la adición de la clasificación “com.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa. Por otro lado, que el término “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio genérico y de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de un nombre de dominio.
Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca TV AZTECA notoriamente conocida también como ”Televisión Azteca”, y que el nombre de dominio en disputa registrado por el Titular es similar en grado de confusión con la marca registrada de la Promovente.
B. Derechos o intereses legítimos
Adicionalmente, este Experto considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa; ni utilice el nombre de dominio <televisionazteca.com.mx> en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i. de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto considera, que existe la presencia de mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante. Este Experto considera que una marca o nombre comercial es notoria o bien conocida, si ha sido suficientemente publicitada, a nivel regional, dentro del ámbito de la percepción o área en la que el registrante está sujeto a influencia, o a nivel internacional, de la misma manera, dentro del ámbito en que el público internacional en general, está sujeto a percepciones o influencias, para que bajo la simple apreciación de cualquier persona ordinaria con acceso o influencia mínima razonable a los medios masivos de información y comunicación (como la radio, la televisión, la prensa, Internet y demás anuncios publicitarios urbanos) conozca de la existencia y sea capaz de identificar un uso persistente, o un prestigio, reconocimiento, utilidad comercial o de cualquier otra naturaleza, de una marca, nombre comercial o de un símbolo distintivo respecto del cual exista un titular.
En la opinión del Experto, la evidencia, como en el caso que nos ocupa, de la existencia previa de las notorias marcas TV AZTECA, y AZTECA relacionadas con las actividades asimismo notoriamente conocidas de la Promovente, obligan a concluir que el Titular procedió de mala fe al registrar y usar el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, este Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, particularmente pero sin limitación, en virtud de que, se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca de la Promovente; así como al haber registrado el nombre de dominio de mala fe tanto con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente como por ser la marca de la Promovente una marca notoria en el mercado; y finalmente al utilizar el nombre de dominio, el Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Titular o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Titular o en su sitio en línea.
En resumen, este Experto considera que la Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable y reprochable la adquisición del nombre de dominio en disputa por la parte Titular. Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio ha sido registrado y usado con notoria mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <televisionazteca.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único
Fecha: 1 de marzo del 2011