WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Scout24 Holding GmbH und Scout24 International Management AG v. Roland Hirschi

Verfahren Nr. DCH2012-0010

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerinnen sind Scout24 Holding GmbH aus München, Deutschland und Scout24 International Management AG aus Baar, Schweiz, vertreten durch Zulauf Bürgi Partner, Schweiz.

Der Gesuchsgegner ist Roland Hirschi aus Basel, Schweiz.

2. Streitiger Domain-Namen

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <badscout24.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”).

Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 18. April 2012 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domain-Namen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

Am 19. April 2012 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 25. April 2012 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 5. Mai 2012.

Am 26. April 2012 teilte der Gesuchsgegner mit, er hätte einen Antrag auf Löschung des Domain-Namens bei der Domainvergabestelle SWITCH gestellt. Diesbezüglich wies SWITCH darauf hin es könne den Domain-Namen nicht löschen, weil die Gesuchstellerinnen im Verfahren die Übertragung des Domain-Namens beantragt haben. Auf Antrag der Parteien vom 16. Mai 2012 wurde das Verfahren vom Zentrum sistiert. Es kam jedoch nicht zu einer Einigung. Das Verfahren wurde am 13. Juni 2012 fortgesetzt.

Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 13. Juni 2012 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerinnen wurden vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.

Am 19. Juni 2012 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 25. Juni 2012 Theda König Horowicz als Expertin. Die Expertin stellt fest, dass sie ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements ihre Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerinnen gehören zum selben Konzern und betreiben verschiedene Webseiten unter den Internetportalen „www.autoscout24.ch“, „www.immoscout24.ch“ und www.jobscout24.ch“, auf denen Angebote in verschiedenen Bereichen findbar sind. Über diese Webseiten werden seit mehreren Jahren Vermittlungsdienstleistungen angeboten und Kleinanzeigen veröffentlicht.

Die Gesuchstellerin Scout24 Holding GmbH (nachfolgend die "Gesuchsstellerin I") ist seit dem 17. Februar 2010 Inhaberin von drei Schweizer Registrierungen, die über folgende Prioritäten verfügen :

- Marke SCOUT24, Nr. 521621 vom 29. Januar 2004;

- Marke SCOUT24, Nr. 552203 vom 2. August 2006;

- Marke SCOUT24, Nr. 585444 vom 14. November 2008.

Die Marken Nr. 521621 und Nr. 58544 sind insbesondere für die Waren „sanitäre Anlagen“ (Klasse 11) registriert.

Darüber verfügt die Gesuchstellerin I über ca. 80 weitere Marken mit dem Bestandteil „scout“, die in der Schweiz Schutz genießen. Die älteste dieser Marken mit der Nummer 461572 IMMOSCOUT wurde am 13. April 1999 angemeldet.

Die Gesuchstellerin Scout24 International Management AG (nachfolgend die "Gesuchstellerin II") ist seit dem 13. März 2000 als FriendScout24 AG bzw. seit dem 29. August 2002 als Scout24 International Management AG im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Ihr Zweck lautet: „Erbringung von Dienstleistungen im Management-Bereich sowie Vermittlung von solchen Dienstleistungen und Hilfsgeschäften; kann gleichartige und ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solche beteiligen und Tochtergesellschaften errichten“.

Der Domain-Name <badscout.ch> wurde am 29. Juni 2009 vom Gesuchsgegner registriert. Der Domain-Name ist auf eine Webseite aufgeschaltet die auf die Webseite „www.badewelt.ch“ bzw. „www.construmat.ch“ verweist. Dort werden dem Internetnutzer verschiedenste Badewannen und Dampfkabinen angeboten sowie Badtipps erteilt.

Die Gesuchstellerin II hat den Gesuchsgegner am 30. August 2011, 8. Oktober 2011, 25. November 2011 und 28. Februar 2012 abgemahnt mit der Bitte um Übertragung des Domain-Namens <badscout24.ch>.

Am 27. Februar 2012 antwortete der Gesuchsgegner, er hätte den Domain-Namen für eine Kundenauswahl registriert, dieser Domain-Name sei nie benutzt worden und er wäre bereit über ein Angebot zu verhandeln.

Am 16. März 2012 wurde ein weiteres Abmahnschreiben an dem Gesuchsgegner geschickt. Dieses blieb unbeantwortet.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchsteller

Erstens tragen die Gesuchstellerinnen vor, dass die Registrierung des Domain-Namens <badscout24.ch> die Markenrechte der Gesuchstellerin über den Begriff „Scout24“ verletzt.

Der Zusatz vom Sachbegriff „Bad“ gehöre zum Gemeingut und sei also nicht massgebend. Das dominante Element im Domain-Namen sei „Scout24“. Dieses Element sei der Marke der Gesuchstellerin I identisch und eine Zeichenähnlichkeit sei also gegeben.

Außerdem gäbe es eine Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen. Der Domain-Name <badscout24.ch> verweise auf Webseiten auf denen Badewannen und Dampfkabinen angeboten werden. Die Gesuchstellerinnen seien auch im Gebiet der Suche und Vermittlung von Angeboten und Dienstleistungen tätig. Außerdem seien die Marken SCOUT 24 insbesondere für Wasserleitungsgeräte und sanitäre Anlagen geschützt.

Zweitens tragen die Gesuchstellerinnen vor, dass die Registrierung des Domain-Namens <badscout24.ch> die Firmenbezeichnung der Gesuchstellerin II gemäss Artikel 956 OG verletzt. Die Verwendung des Namens „Scout24“ in dem Domain-Namen <badscout24.ch> sei ein Hinweis auf den Geschäftsbetrieb des Gesuchgegners. Es bestehe eine Verwechslungsgefahr, weil beide Parteien im Bereich der elektronischen Vermittlung von Geschäftsabschlüssen im Zusammenhang mit sanitären Anlagen sind.

Drittens tragen die Gesuchstellerinnen vor, dass sich aus der Registrierung und Benutzung des Domain-Namens eine Verletzung gemäss Artikel 3 lit. d UWG ergebe. Die Auswahl des Domain-Namens <badscout24.ch> sei vom Gesuchsgegner gemacht worden um von der Bekanntheit des Kennzeichens SCOUT24 zu profitieren und Internetnutzer auf seine eigene Webseiten zu lenken.

B. Gesuchsgegner

Der Gesuchsgegner hat keine Gesuchserwiderung eingereicht.

6. Entscheidungsgründe

Gemäß Paragraph 24 (a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensregelements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäß Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.

Gemäß Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind;

(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung des Domain-Namens rechtfertigt.

A. Bestand von Kennzeichenrechten

Basis des Gesuches kann sowohl ein Markenrecht sein, sowie ein Name oder eine Firma.

Die Gesuchstellerin I ist Inhaberin von drei Schweizer Registrierungen über der Marke SCOUT 24.

Die Bezeichnung "Scout24" ist ausserdem im Namen der Gesuchstellerin II beinhaltet.

Die Bezeichnung „Scout24“ ist nur ein Teil der Marken und des Firmennamens der Gesuchstellerinen, jedoch ein hervorwiegender. Diese Bezeichnung allein kann deshalb einen selbständigen Schutz geniessen (sic! 2010 29, 31).

Ausserdem ist festzuhalten, dass die Bezeichnung "Scout24" sich auch in den Domain-Namen <autoscout24.ch>, <immoscout24.ch> und <jobscout24.ch>, die von den Gesuchstellerinnen betrieben werden, befindet.

Aus diesen Gründen hält die Expertin als bewiesen, dass die Gesuchstellerinen Kennzeichenrechte nach Schweizerischem Recht an dem Namen „Scout24“ hat.

B. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten?

Gemäss Artikel 13 des Markenschutzgesetzes verfügt der Inhaber einer Marke über das ausschliessliche Recht dieser Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen. Der Inhaber einer Marke kann daher einer dritten Partei den unerlaubten Gebrauch einer Marke verbieten. Massgebend ist dabei, ob der Gebrauch eines Zeichens durch einen Dritten zu einer Verwechslungsgefahr für die Marke führt. Im Zusammenhang mit Domain-Namen führt eine Registrierung dann zu einer Verwechslungsgefahr, wenn ein identischer oder ähnlicher Name einer Internetseite zu einer fehlerhaften Zuordnung für eine Ware oder Dienstleistung führt (BGE 128 III 401). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Kennzeichenrecht nach den gleichen Kriterien wie im Lauterkeitsrecht. Es ist daher entscheidend, ob ein durchschnittlicher Internetnutzer unter einem Domain-Namen bestimmte Dienstleistungen, Waren oder Informationen über eine Marke oder einen Markeninhaber erwartet.

Die Gesuchstellerin I ist Inhaberin der SCOUT24 Marke unter der verschiedene Webseiten wie "www.autoscout24.ch", "www.immoscout24.ch" und "www.jobscout24.ch" betrieben werden. Auf diesen Webseiten werden Vermittlungsdienstleistungen angeboten und Kleinanzeigen veröffentlicht. Unter der Marke SCOUT24 bewerben also die Gesuchstellerinen ein ganzes Konzept, dass mit Diensleistungen im Internet zu tun hat.

Es ist unbestritten, dass die Marke SCOUT24 in der Schweiz in Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen vom Publikum in Verbindung gebracht wird und dass diese Marke mittlerweile in der Schweiz einen grossen Bekanntheitsgrad geniesst.

Der Domain-Name <badscout24.ch> ist mit der registrierten Marke der Gesuchstellerin I fast identisch, da es sich nur durch das Wort "Bad" unterscheidet. Wie die Gesuchstellerinen es bemerken gehört dieses Wort zum Gemeingut. Es genügt also nicht, um sich von der Marke der Gesuchstellerin I genügend zu unterscheiden.

Es kommt aus den eingereichten Unterlagen klar hervor, dass der Domain-Name <badscout24.ch> für ähnliche Waren und identischen Dienstleistungen der in der Schweiz geschützten SCOUT24 Marke benutzt wird.

Die Expertin befindet, dass durch die Registrierung und den Betrieb des Domain-Namens eine imminente Verwechslungsgefahr für einen durchschnittlichen Internetnutzer besteht. Aber auch ein versierter Nutzer kann im konkreten Fall über den wahren Inhaber der Webseite getäuscht werden.

Unter diesen Umständen ist eine Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin I erwiesen, was genügt, um dem Gesuch der Gesuchstellerinen gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements stattzugeben.

Weitere Erwägungen über eine Verletzung des Firmenrechts der Gesuchstellerin II und der Bestimmungen des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb erübrigen sich daher.

7. Entscheidung

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt die Expertin dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name <badscout24.ch> an die Gesuchstellerin II zu übertragen ist.

Theda König Horowicz
Expertin
Datum: 12. Juli 2012