Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

OLX, Inc. y OLX S.A. c. Play Escorts (SROW-2056867)

Caso No. D2012-1270

1. Las Partes

Las Demandantes son OLX, Inc. y OLX S.A. con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de América, y en Buenos Aires, Argentina, representadas por Allende & Brea, Argentina (la “Demandante”).

El Demandado es Play Escorts (SROW-2056867) con domicilio en Gandía, Valencia, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mundoanuncioeros.com> (en lo sucesivo “el nombre de dominio en disputa”).

El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de junio de 2012. El 21 de junio de 2012, el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de junio de 2012, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento) y del Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de julio de 2012. De conformidad con el párrafo 5 (a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de julio de 2012. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 24 de julio de 2012.

El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de julio de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma del procedimiento es el español, que corresponde a lo indicado por la Demandante, según la cual es el previsto en las “Obligaciones y responsabilidades del titular de un nombre de Dominio Genérico” establecidas por Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM., en relación con el registro. De igual manera, el Experto aprueba y valida que la Demandante ha presentado su demanda en español y que el Demandado tiene su domicilio en España, garantizándole así su derecho de contradicción.

4. Antecedentes de hecho

La Demandante está constituida por dos compañías: OLX, Inc. y OLX S.A., las cuales son vinculadas económicamente.

La Demandante es titular de la marca MUNDOANUNCIO en varios países. En particular, para el presente procedimiento, la Demandante invoca las siguientes marcas registradas en distintos países, a saber:

- Registro de marca MUNDOANUNCIO No. 2.218.420, presentada el 20 de marzo de 2007 y concedida el 12 de marzo de 2008, en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (Argentina).

- Registro de marca MUNDOANUNCIO No. 819871, presentada el 20 de noviembre de 2007 y concedida el 19 de junio de 2008, en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (Chile).

- Registro de marca MUNDOANUNCIO No. 2712099, presentada el 18 de mayo de 2006 y concedida el 21 de noviembre de 2006, en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (España).

- Registro de marca MUNDOANUNCIO No. 2762060, presentada el 20 de marzo de 2007 y concedida el 3 de julio de 2008, en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (España).

- Registro de marca MUNDOANUNCIO No. 1028195, presentada el 31 de julio de 2007 y concedida el 29 de febrero de 2008, en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (México).

- Registro de marca MUNDOANUNCIO No. 47174, presentada el 8 de marzo de 2007 y concedida el 20 de agosto de 2007, en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (Perú)

- Registro de marca MUNDOANUNCIO No. 3456382, presentada el 27 de marzo de 2007 y concedida el 1 de julio de 2008, en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (Estados Unidos).

La Demandante es titular de varios nombres de dominio, entre los cuales se encuentran: <mundoanuncio.com>, <mundoanuncio.com.ar>, <mundoanuncio.com.pe>, <mundoanuncio.cl>, <mundoanuncio.com.co>, <mundoanuncio.com.es>, <mundoanuncio.com.mx>, <mundoanuncio.us>, <mundoanuncio.es>, <mundoanuncio.mx>.

La Demandante ofrece a través de su sitio Web “www.mundoanuncio.com” (en adelante denominado el “sitio Web de la Demandante”), el cual adquirió en 2005, servicios de anuncio gratuitos de clasificados generados por los usuarios para las comunidades urbanas de todo el mundo, ofreciendo asimismo foros de discusión.

El sitio Web de la Demandante tiene un alto grado de reconocimiento en Internet, habida cuenta del número de visitantes a la misma, que entre el 1 de enero y el 22 de Septiembre de 2011, ascendió a 108.075.389.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 20 de diciembre de 2011. Por las evidencias a las que este Experto ha tenido acceso, el nombre de dominio en disputa no está en uso, no tiene contenido alguno y está redireccionado a la página Web “www.maeros.com”

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

La Demandante afirma ser la titular de la marca MUNDOANUNCIO, registrada en diversos países, incluyendo España.

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con las marcas MUNDOANUNCIO, en las cuales la Demandante tiene derechos.

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa es casi idéntico a la marca MUNDOANUNCIO porque incorpora la marca completa del Demandante, a la cual agrega el término “eros”, único aspecto en que se diferencian. Un nombre de dominio que incorpora de forma íntegra una marca, es confusamente similar a dicha marca para los propósitos de la Política a pesar de la adición de las palabras descriptivas. El “www” y el “.com” son adiciones funcionales al nombre de dominio que no deben ser tenidos en cuenta para evaluar la confusión.

La Demandante afirma que la marca MUNDOANUNCIO es el elemento más importante de la combinación y puede causar confusión en el público consumidor, en el sentido de que el nombre de dominio en disputa esté conectado con el titular de la marca MUNDOANUNCIO.

Por lo anterior, la Demandante considera que el nombre de dominio en disputa es similar hasta generar confusión con la marca registrada según el párrafo 4(a)(i) de la Política.

La Demandante señala que no ha autorizado, permitido, licenciado ni consentido el uso de la marca MUNDOANUNCIO al Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa, y al hacer éste, uso de la misma sin autorización, está haciendo un uso de mala fe. De otra parte, la Demandante afirma no tener ninguna relación con los representantes del Demandado.

La Demandante alega tener derechos de marca anteriores al registro del nombre de dominio en disputa.

La Demandante apunta que en el sitio Web “www.mundoanuncioeros.com” se ofrece el mismo servicio que en el sitio Web de la Demandante consistente en la publicación de avisos clasificados gratuitos, generándose por tanto, confusión, dado que el mismo no está afiliado a MUNDOANUNCIO. Por lo anterior el uso de la marca MUNDOANUNCIO puede confundir a usuarios de Internet y hacerles creer que el nombre de dominio en disputa está asociado o tiene el mismo origen que el sitio Web de la Demandante.

La Demandante afirma: “el nombre de dominio “www.mundoanuncioeros.com” ha sido registrado y se utiliza de mala fe por el Demandado”.

La Demandante apoya su argumento del registro de mala fe en la circunstancia de que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa después de que el sitio Web de la Demandante estuviera en uso y de que la marca MUNDOANUNCIO hubiese sido registrada, y estuviera en uso, tal como ocurría en España y Argentina.

La Demandante sostiene igualmente que al momento del registro el Demandado debía tener conocimiento de la existencia del sitio Web de la Demandante y de la marca MUNDOANUNCIO debido al alto volumen de tráfico que la compañía mantenía en ese momento, y tratándose de un nombre de dominio que identifica a un sitio Web dispuesto para el desarrollo de la misma actividad que el nombre de dominio en disputa, que por demás contenía totalmente el término “mundoanuncio”, aunque en el caso de este último se dedique específicamente a la publicación de avisos clasificados de contenido erótico.

La Demandante considera igualmente que existe mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, habida cuenta de que al utilizar el nombre de dominio de en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet mediante la creación de un riesgo de confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del titular o de ubicación.

La Demandante argumenta igualmente que el conocimiento del sitio MUNDOANUNCIO por parte del Demandado se demuestra en el hecho de que éste último ha publicado spams redirigiendo a los usuarios de la Demandante mediante hipervínculos al nombre de dominio en disputa con el propósito de obtener el tráfico del sitio Web de la Demandante; de donde se infiere que el Demandado conocía el sitio Web MUNDOANUNCIOEROS de la Demandante y que lo utilizó para generar más tráfico para el nombre de dominio en disputa.

La Demandante señala igualmente que al agregarse en el nombre de dominio en disputa el término “eros” a la marca de la Demandante, se está denigrando la misma.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y

(ii) Acreditar que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

(iii) Acreditar que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De acuerdo al artículo 4(a)(i) de la Política, la Demandante debe acreditar derechos sobre una marca y que el nombre de dominio es idéntico o similar al punto de causar confusión con la marca sobre la cual la Demandante tiene derechos.

Se encuentra acreditado que la Demandante ha registrado la marca MUNDOANUNCIO. Respecto de esta marca el nombre de dominio en disputa resulta similar al punto de generar confusión con la misma, teniendo en consideración que éste último incluye en su totalidad la mencionada marca y únicamente se diferencia en cuanto agrega el término “eros” conservándose la expresión esencial que corresponde a la marca.

A continuación, se ilustra la similitud:

Por otra parte debe tenerse en cuenta que la inclusión de los términos “eros” y de “.com” a la marca de la Demandante no desnaturaliza la similitud. Todo lo contrario, la expresión adicionada “eros” sugiere el significado de erotismo que en muchos casos de manera maliciosa es utilizada para atraer mayor tráfico en la red global en particular por sugerir contenido erótico o incluso pornográfico destinado a adultos.

Más aún, al haberse obrado en la forma anotada por el Demandado, se tiende a generar en los consumidores la idea de que existe vínculo o cuando menos patrocinio entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.

En razón de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el primer requisito de la Política, habida cuenta de que el nombre de dominio en disputa es similar y confundible con la marca MUNDOANUNCIO registrada por la Demandante.

B. Derechos o Intereses legítimos

De acuerdo al artículo 4(a)(ii) de la Política, la Demandante debe acreditar que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.

Teniendo en cuenta que la prueba de un hecho negativo muchas veces no es posible, se ha interpretado de manera reiterada el requisito segundo de la Política en el sentido de que un demandante debe establecer prima facie que el demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio. Como consecuencia de lo anterior, se transfiere al demandado la carga de probar aquello que está en mejores condiciones de probar, a saber, que sí tiene algún derecho o interés legítimo en el nombre de dominio, presentando evidencia al efecto.

El Experto considera que en este caso, la Demandante ha establecido con la evidencia presentada un caso prima facie de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

Para llegar a esta conclusión, el Experto ha valorado todas aquellas pruebas que hacen relación al registro de la marca MUNDOANUNCIO por parte de la Demandante - respecto de la cual además afirma la Demandante, no haber autorizado ni licenciado al Demandado -, así como al reconocimiento que el sitio web de la Demandante ha alcanzado en Internet, de acuerdo al número de visitas registradas. También se ha tenido en cuenta el hecho acreditado de que a través del sitio web del Demandado que se identifica a través del nombre de dominio en disputa, se realiza la misma actividad de la Demandante, esto es, la publicación de avisos clasificados gratuitos, generando para los usuarios de Internet un riesgo de asociación entre la marca MUNDOANUNCIO y el nombre de dominio en disputa y su respectivo sitio web, así como entre la Demandante y el Demandado (Everlast Roofing, Inc. v. Rips&Hits y Brendon Nath, Caso OMPI No. D2012-0034), demostrando precisamente la ausencia de un interés legítimo por el Demandado.

En concordancia con lo anterior, es al Demandado a quien le correspondía probar la legitimidad de sus derechos o intereses. Sin embargo, el Demandado renunció, sin justificación alguna, al ejercicio de su derecho de contradicción al no contestar la Demanda debidamente notificada.

De todo lo anterior se deriva que al interés legítimo argumentado y probado por la Demandante se contrapone la carencia de derecho o interés legítimo del Demandado para continuar detentando el registro del nombre de dominio en disputa. Con lo anterior se cumple el segundo requisito de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo al artículo 4(a)(iii) de la Política, es necesario acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe. El párrafo 4(b) de la Política establece cuatro circunstancias que, sin ser limitativas, constituyen prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web o sitio en línea.

Los hechos del presente caso configuran diversos supuestos de mala fe tanto en el registro como en el uso que se ha dado al nombre de dominio en disputa de acuerdo con la Política. El Experto ha examinado las diversas pruebas presentadas por la Demandante en las que se acredita el ánimo de lucro que animaba al Demandado tanto al momento del registro como con la ilegítima utilización que ha hecho del nombre de dominio en disputa.

Con base en la evidencia aportada por la Demandante se infiere que al momento del registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado no podía desconocer la marca MUNDOANUNCIO, el cual incluyó íntegramente dentro del nombre de dominio en disputa a través del cual se identifica un sitio Web dedicado a actividades confundibles con las propias de la Demandante.

En relación con el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, las pruebas aportadas permiten establecer el ánimo de lucro del Demandado, tomando en consideración que intenta atraer al público por medio de la creación de confusión por asociación con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web, aprovechando el reconocimiento que tiene la marca de la Demandante en Internet. La mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa se evidencia además por la adición de la expresión “eros”, maliciosa y sugestiva de contenido erótico añadida a la marca MUNDO ANUNCIO así como los demás actos de redireccionamiento y estrategias de atracción de tráfico con el evidente propósito de aprovechamiento de la reputación ajena, en este caso, la de la Demandante.

Adicionalmente, este Experto considera que el contenido erotico de la página Web “www.maeros.com”, Web a la se redirecciona el nombre de dominio en disputa perturba la actividad comercial de la Demandante.

De este conjunto de circunstancias, en opinión del Experto, resulta que la actuación del Demandado tanto al registrar el nombre de dominio en disputa como al utilizarlo en la forma descrita es una actuación de mala fe. Con lo anterior se cumple el tercer requisito de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <mundoanuncioeros.com> sea transferido a la Demandante.

Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 8 de agosto de 2012