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DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Claro S/A v. Ricardo Barnabé

Caso n. D2012-0940

1. As partes

A Reclamante é Claro S/A, de São Paulo, Brasil, representada por Dannemann Siemsen Advogados, Brasil.

O Reclamado é Ricardo Barnabé, de São Paulo, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <clarofixo.com>, o qual está registrado com Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”), em 2 de maio de 2012. Em 3 de maio de 2012, o Centro enviou por e-mail para Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb o pedido de verificação de registro do nome de domínio em disputa. Em 8 de maio de 2012, Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb enviou ao Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando o titular do registro e os dados de contato informados na Reclamação.

O Centro verificou que a Reclamação e respectivo aditamento preenchem os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a “Política” ou “UDRP”), as Regras da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (as “Regras”), e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento Complementar”).

De acordo com o Regulamento, parágrafos 2(a) e 4(a), o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 9 de maio de 2012. De acordo com o Regulamento, parágrafo 5(a), a data limite para o envio da defesa findou em 29 de maio de 2012. O Reclamado não apresentou qualquer resposta. Portanto, em 30 de maio de 2012, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como o Especialista do Painel, em 5 de junho de 2012. O Especialista considera que o Painel foi devidamente constituído. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro, em cumprimento ao Regulamento, parágrafo 7.

4. Questões de Fato

A Reclamante - Claro S/A - é uma das maiores operadoras de telefonia no Brasil e faz parte do Grupo América Móvil, um dos cinco maiores grupos de telefonia do mundo.

A Reclamante atende a mais de 56 milhões de clientes no Brasil, através da marca CLARO. O Reclamante também atua em diversos outros países, como Argentina, Chile, EI Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Republica Dominicana e Uruguai.

A Reclamante é titular de registro de diversos nomes de domínio contendo a sua marca registrada CLARO, como por exemplo <claro.com> e <claro.com.br>.

O nome de domínio em disputa <clarofixo.com> foi registrado em 19 de janeiro de 2012.

O Especialista acessou o nome de domínio em disputa no dia 14 de junho de 2012, verificando que o sítio de rede eletrônica correspondente não estava disponível.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante faz as seguintes alegações:

(i) A Reclamante é titular de diversos registros e pedidos de registro de marcas no Brasil e em outros países para o termo "claro”, que é também parte distintiva do seu nome empresarial. O nome de domínio em disputa contém exatamente a mesma palavra “claro” que é objeto de registro de marca em nome da Reclamante. A adição de termos genéricos junto à marca CLARO não afasta a semelhança ou, ainda, a reprodução idêntica da marca no nome de domínio em disputa;

(ii) A Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa. A marca CLARO é inevitavelmente associada aos produtos e serviços da Reclamante. O Reclamado atua no mesmo setor que a Reclamante. O nome de domínio em disputa aponta para sítio de rede eletrônica de empresa de telecomunicações, na qual há referências a produtos e serviços da Reclamante, além da reprodução da marca CLARO e do logotipo de titularidade da Reclamante. Além do nome de domínio em disputa, o Reclamado também registrou outros nomes de domínio contendo a marca da Reclamante juntamente com a identificação de serviços que haviam sido recém lançados pela Reclamante no mercado brasileiro. O Reclamado não utiliza o nome de domínio em disputa com boa fé. O Reclamado não é titular de nome empresarial contendo o termo "claro", nem de licença ou qualquer outra autorização da Reclamante para utilizar essa expressão.

(iii) A má fé no registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado é flagrante tendo em vista a fama internacional da marca CLARO. O Reclamado efetuou o registro do nome de domínio em disputa visando a obter vantagem indevida. O Reclamado não poderia desconhecer a marca CLARO, notadamente por atuar no Brasil, no mesmo segmento da Reclamante. Após ter sido notificado extrajudicialmente pela Reclamante, o Reclamado postulou R$ 350 mil para efetuar a transferência do nome de domínio em disputa, evidenciando sua intenção em obter vantagem indevida. O Reclamado já registrou outros nomes de domínio contendo marcas de empresas de telecomunicação brasileiras.

B. Reclamado

O Reclamado não respondeu às alegações da Reclamante.

6. Análise e Conclusões

A Política, em seu parágrafo 4(a), determina que três elementos devem estar presentes e comprovados por um reclamante, para que o pedido seja provido. Estes elementos são os seguintes:

i. o nome de domínio deve ser idêntico ou semelhante a ponto de causar confusão com a marca sobre a qual o reclamante detenha direitos;

ii. o reclamado não deve ter direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio; e

iii. o nome de domínio deve ter sido registrado e estar sendo utilizado pelo reclamado em má fé.

A. Idêntico ou similar o suficiente para criar confusão

O Especialista não tem dúvidas de que a marca CLARO está diretamente associada às atividades da Reclamante no Brasil.

Os documentos que acompanham a Reclamação demonstram diversos registros para a marca CLARO em nome da Reclamante, no Brasil e no exterior, desde pelo menos 2003.

A marca registrada pela Reclamante está integralmente reproduzida no nome de domínio em disputa, a qual é ainda complementada pela expressão "fixo".

O termo "fixo" é utilizado, em língua portuguesa, para caracterizar o serviço de telefonia por fio, diferenciando-a do serviço "móvel", sem fio.

A Reclamante, que tradicionalmente opera telefonia móvel, recentemente inaugurou serviço fixo de telefonia.

Assim, a adição desse termo após a marca CLARO contribui para ampliar a semelhança e a potencial confusão com a marca da Reclamante e com o novo serviço por ela oferecido no mercado brasileiro.

A mera inclusão da terminação caracterizadora do gTLD “.com” em nada altera essa conclusão.

Consequentemente, o Especialista considera que o nome de domínio em disputa é muito semelhante à marca registrada pela Reclamante, e que a Reclamante provou o primeiro elemento da Política.

B. Direitos ou interesses legítimos

O parágrafo 4(c) da Política contém uma lista não taxativa de circunstâncias mediante as quais um reclamado pode demonstrar direitos ou interesses legítimos em um nome de domínio, cabendo a ele provar que:

(i) Antes de ser informado da disputa, o reclamado usou ou preparou-se para usar o nome de domínio em conexão com o oferecimento de boa fé de produtos ou serviços; ou

(ii) O reclamado seja comumente conhecido pelo nome de domínio; ou

(iii) O reclamado esteja realizando uso legítimo e não-comercial ou uso justificado (fair use) do nome de domínio sem intenção de ganho comercial via desvio de consumidores ou atentado à marca em questão.

Baseado nas provas prima facie presentes na Reclamação, o Especialista considera que as circunstâncias acima não estão presentes neste caso em particular e que o Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa.

O Reclamado é residente no Brasil, sendo de pressupor que tenha natural conhecimento da marca da Reclamante.

Ademais, conforme demonstrado pela Reclamante, o nome de domínio em disputa direcionava os visitantes para sítio de rede eletrônica de empresa do mesmo segmento da Reclamante, com referências expressas a produtos, serviços e à própria marca mista (nominativa + figurativa) da Reclamante, sem que houvesse autorização para tanto. Após a Reclamante ter notificado o Reclamado, tornou-se inativo o referido sítio de rede eletrônica .

A Reclamante não licenciou ou autorizou o uso de sua marca registrada pelo Reclamado, e não há qualquer indício de que o Reclamado seja conhecido pelo nome de domínio em disputa. Não há, também, qualquer evidência para demonstrar a intenção do Reclamado em usar ou fazer preparativos de uso do nome de domínio em disputa para ofertar de boa fé produtos ou serviços.

Consequentemente, o Especialista está convencido de que a Reclamante provou também o segundo elemento da Política.

C. Nome de domínio registrado e utilizado de má fé

O parágrafo 4(b) da Política estabelece que as seguintes circunstâncias em particular, sem prejuízo de outras, servem de prova de registro e uso de um nome de domínio em má fé:

(i) circunstâncias indicando que o reclamado tenha registrado ou adquirido o nome de domínio com propósito preponderante de venda, aluguel ou para de outra forma transferi-lo para o reclamante que é o titular da marca, ou ainda a um competidor do reclamante, em contrapartida a valores excedentes àqueles despendidos diretamente em relação ao nome de domínio em questão; ou

(ii) o reclamado registrou o nome de domínio visando a impedir o titular da marca de aplicá-la em um nome de domínio correspondente, considerando-se que o reclamado tenha se engajado neste padrão de conduta; ou

(iii) o reclamado tenha registrado o nome de domínio com propósito preponderante de interromper as atividades de um concorrente; ou

(iv) utilizando o nome de domínio, o reclamado tenha intencionalmente buscado atrair, para ganho comercial, usuários da Internet para o seu website ou para outra página, criando possibilidade de confusão com a marca do reclamante como sendo a fonte, o patrocinador, o associado ou o apoiador dessa página ou de algum produto ou serviço nela existente.

O Especialista não tem dúvidas de que, quando o nome de domínio em disputa foi registrado, em janeiro de 2012, a marca CLARO já era diretamente associada às atividades da Reclamante no Brasil.

Assim, e considerando-se que o Reclamado reside no Brasil e atua no mesmo segmento da Reclamante , na opinião deste Especialista não é sequer minimamente plausível supor que desconhecesse a marca da Reclamante quando registrou o nome de domínio em disputa.

Ademais, os documentos juntados à Reclamação também comprovam que o nome de domínio de disputa foi utilizado para promover as atividades de outra empresa, se valendo inclusive da reprodução não autorizada da marca e do logotipo da Reclamante.

Assim agindo, o Reclamado criou efetiva possibilidade de confusão com a marca da Reclamante como sendo a fonte, o patrocinador, o associado ou o apoiador da sua página ou de seus serviços lá anteriormente anunciados, o que caracteriza má fé, de acordo com a Política (item (iv) transcrito acima).

Além disso, a exigência de valores exorbitantes em contrapartida à transferência do nome de domínio em disputa para a Reclamante, em muito excedendo àqueles despendidos diretamente em relação ao registro e à manutenção do nome de domínio em disputa, igualmente caracteriza má fé, nos termos da Política (item (a) acima).

Por fim, a má fé no registro e uso do nome de domínio em disputa é ainda reforçada pelo aparente registro simultâneo de outros nomes de domínio contendo a marca da Reclamante, associada a outros de seus serviços, ou as marcas de outras empresas empresas brasileiras de telecomunicações.

A atual ausência de qualquer operação no nome de domínio em disputa em nada auxilia o Reclamado. Decisões anteriores já consagraram que, em determinados casos, a mera manutenção passiva do nome de domínio pode caracterizar a má fé no uso, notadamente quando assim indicam os demais elementos apurados pelo painel. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003 e Polaroid Corporation v. Jay Strommen, Caso OMPI No. D2005-1005.

Destarte, o Especialista considera que a Reclamante comprovou que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado de má fé, satisfazendo o terceiro elemento desta Política.

7.Decisão

Pelas razões expostas, de acordo com os parágrafos 4 (i) da Política e 15 das Regras, o Especialista determina que o nome de domínio em disputa <clarofixo.com> seja transferido à Reclamante.

Rodrigo Azevedo
Especialista
Data: 19 de junho de 2012