Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Gesdocument y Gestión, S.A. c. Ongest Gestiones y Servicios Internet, S.L.
Caso No. D2012-0642
1. Las Partes
La Demandante es Gesdocument y Gestión, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, España.
La Demandada es Ongest Gestiones y Servicios Internet, S.L., con domicilio en Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <gestdocument.com>, <gestdocument.info> y <gestdocument.net>.
El registrador de los citados nombres de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de marzo de 2012. El 28 de marzo de 2012 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El mismo día, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
En fecha 4 de abril de 2012, el Centro informó a las partes de la cercana expiración de los nombres de dominio en disputa. El mismo día, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM informó al Centro que los nombres de dominio en disputa habían sido bloqueados y que no sería necesaria ninguna acción de las partes en cuanto a la renovación de los mismos.
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 4 de abril de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de abril de 2012. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 25 de abril de 2012.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 9 de mayo de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de una marca española número 1.570.086 GESDOCUMENT (denominativa), inscrita en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada el 25 de mayo de 1990 y concedida el 2 de julio de 1992 (actualmente en vigor y renovada en febrero de 2010), así como de una marca comunitaria 9637794 (figurativa), solicitada el 15 de diciembre de 2010, concedida el 2 de mayo del 2011 y en vigor. También es titular del nombre de dominio <gestdocument.com> registrado el 15 de diciembre de 1999.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, filial del despacho de abogados Cuatrecasas, Gosalves, Pereira, es una empresa española constituída en 1985 que se dedica a la consultoría de dirección y gestión empresarial.
La Demandante opera en el mercado y es conocida por la denominación “Gesdocument”, que además está protegida mediante una marca española y una marca comunitaria, además de por un nombre de dominio <gesdocument.com> (supra). Al margen de los anteriores, el Demandante también es titular de otras marcas nacionales españolas que incorporan la voz “Gesdocument”.
Dice la Demandante que la Demandada es una empresa que opera en similar sector que la Demandante ofreciendo servicios de tratamiento automatizado de datos a empresas, cuya denominación es Ongest Gestiones y Servicios Internet, S.L., constituida en 2009 y con un sitio Web bajo el nombre de dominio <ongest.com>. Afirma la Demandante que dicha empresa ha intentado vender sus servicios a la Demandante en diversas ocasiones mediante el ofrecimiento de su plataforma, por lo que conocen perfectamente a la Demandante y a su cuadro directivo.
La Demandada ha inscrito tres nombres de dominio (los nombres de dominio en disputa) que afectan a los derechos prioritarios de la Demandante, estos son <gestdocument.com> y <gestdocument.net> el 23 de abril de 2010 y <gestdocument.info> el 1 de mayo de 2010. Los tres nombres de dominio en disputa están redireccionados a unos sitios Web carentes de todo contenido y como se puede comprobar en el principal motor de búsquedas de contenidos históricos de sitios web nunca - desde su activación en enero de 2011- han dispuesto de contenido alguno.
Afirma la Demandante que los tres nombres de dominio en disputa presentan una identidad casi absoluta con las marcas de la Demandante, simplemente alterada por la inclusión de los sufijos correspondientes a tres dominios genéricos de primer nivel, esto es “.info”, “.com” y “.net”, y por la inserción de la letra “t” entre la “s” y la “d” de la marca de la Demandante. Los sufijos correspondientes a los dominios genéricos no deben tenerse en cuenta para la comparación entre los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Demandante, y la inclusión de una consonante entre otras dos consonantes no afecta a la pronunciación del vocablo en castellano, por lo que la posibilidad de que los nombres de dominio en disputa generen confusión con las marcas de la Demandante es evidente. Confusión de otra parte que ha quedado probada gracias a la propia Demandada, quien en algún correo remitido a la Demandante introducían mal la dirección de correo electrónico de la Demandante añadiendo la letra “t”. De parecida forma, el buscador más utilizado de Internet (“Google”), yerra asimismo al relacionar uno de los nombres de dominio en disputa, <gestdocument.com> con la Demandante, y no con la Demandada.
No le consta a la Demandante que la Demandada tenga marca, nombre comercial o denominación social alguna registrada que contenga la voz “Gestdocument”. Tampoco le consta que la Demandada haya sido nunca conocido por tal vocablo, mas bien al contrario, la Demandada es conocido y opera en el mercado bajo otra denominación bien diferente a la utilizada en los nombres de dominio en disputa, como es “Ongest”. Tampoco existe prueba alguna de que la Demandada haya utilizado o efectuado preparativos serios para utilizar los nombres de dominio en disputa. No han sido activados hasta pasados ocho meses de su registro, cuando se han activado ha sido dirigiéndolos a sitios Web vacíos y sin dato alguno. La Demandante desconoce las razones que han llevado a la Demandada a registrar los nombres de dominio en disputa, puesto que no tiene autorización ni licencia suya, pero aventura que debe ser para vincularse e identificarse con la empresa de la Demandante o bien para captar de manera ilícita consumidores en beneficio propio o empañar el buen nombre de la marca GESDOCUMEN” titularidad de la Demandante.
Considera la Demandante que la Demandada no tiene interés alguno en los nombres de dominio en disputa, pero desconoce los motivos por los que ésta registró los tres nombres de dominio en disputa, por lo que considera complicado encuadrar su acción en alguno de los supuestos establecidos en el párrafo 4.b) de la Política, aunque considera que la Demandada puede estar intentando atraer usuarios de Internet a un sitio Web propio, o quizá intente impedir la consolidación de la marca GESDOCUMENT de la Demandante, o bien que esté intentando perturbar la actividad de un competidor.
Considera la Demandante que probablemente la motivación más profunda del registro de los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada responda a un afán revanchista por no haber encontrado eco en la Demandante sus propuestas comerciales. En cualquier caso, el conocimiento previo por parte de la Demandado de la existencia de la marca GESDOCUMENT de la Demandante así como de su nombre de dominio y la infracción de las políticas de registro establecidas por el Registrador Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, son pruebas de la mala fe, cuyos supuestos en la Política se establecen de forma abierta y no como numerus clausus.
Afirma por último la Demandante que no se puede entender el uso que la Demandada efectúa de los nombres de dominio en disputa sino como un uso de mala fe porque crea confusión - como ya se ha dejado dicho -, porque nunca han sido actualizados desde su activación, porque conducen a páginas Web vacías y porque han seguido utilizándolo después de haber sido requeridos por la Demandante, mediante burofax remitido a la dirección declarada por la Demandada en el registro de los nombres de dominio en disputa y, ante la falta de recepción por e-mail a la dirección que aparece en su propio sitio Web, “www.ongest.com”. En ambos casos la notificación quedó sin contestación.
B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con el párrafo 4.a) de la Política, debe considerarse que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, cuando concurran los siguientes requisitos:
i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
ii) El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) El nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Según este Experto, es evidente que los nombres de dominio en disputa son parecidos hasta el punto de causar confusión, por cuanto el vocablo principal de los nombres de dominio en disputa es el mismo que en las marcas de la Demandante sólo alterado por la introducción de los sufijos correspondientes a tres dominios genéricos de primer nivel y por la letra “t” intercalada en la voz principal, entre la “s” y la “d” de las marcas de la Demandante.
Para proceder a la comparación entre los signos distintivos enfrentados no deben tenerse en cuenta las partículas correspondientes al gTLD “.com”, “.info” o “.net”, pues como han establecido innumerables decisiones, no son relevantes para establecer la comparación, ya que las mismas no añaden particularidad alguna o diferenciación respecto al nombre de dominio cuestionado (Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI No. D2001-0562)
En cuanto a la introducción de esta vocal “t” en el vocablo “gesdocument”, cabe tener en cuenta que apenas modifica la fonética de la voz principal puesto que en castellano “gestdocument” se pronunciaría igual que “gesdocument”.
Por lo tanto, si de la sola comparación ya parece claro que pueden confundir al usuario, en este caso la propia Demandada aporta una prueba definitiva, pues en los correos electrónicos que en su día se cruzó con la Demandante, confundió el propio nombre de dominio de la Demandante - a quien dirigía sus correos - introduciendo equivocadamente la dirección de correo electrónico <[...]@gestdocument.com> y no la correcta <[...]@gesdocument.com>.
En consecuencia, entiende el Experto que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Aunque el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos de un demandado respecto de un nombre de dominio recae sobre el demandante, existe abundante literatura que modifica este principio en el sentido de que puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del demandado. De tal forma, el demandante debería establecer prima facie la inexistencia de derechos e intereses legítimos por parte del demandado, correspondiendo a éste en trámite de contestación destruir tal aseveración. Así en Ha’aretz Daily Newspaper Ltd. v. United Websites, Ltd., Caso OMPI No. D2002-0272; o Betsson Malta Limited v. John Droker, Caso OMPI No. D2010-0883.
En este sentido, la Demandante alega la aparente inexistencia de marcas a nombre de la Demandada, pues de una somera investigación en las bases de datos accesibles al público - a las que también ha podido acceder este Experto - no se desprende la existencia de ningún signo igual o parecido al que es objeto de los nombres de dominio en disputa.
Tampoco parece que la Demandada sea conocido por la utilización de una denominación siquiera similar a la que es objeto de esta disputa. Así, no puede inferirse de los medios públicamente accesibles que la Demandada utilice la denominación objeto de los nombres de dominio en disputa, extremo que, desde luego, resulta de los correos electrónicos que la Demandada ha remitido a la Demandante, los cuales siempre envía desde la dirección ”[...]@ongest.com”.
En el mismo sentido, no parece que haya efectuado preparativos serios para utilizar la denominación objeto de los nombres de dominio en disputa y, por fin, como bien afirma la Demandante, la Demandada no tiene vinculación societaria alguna con la Demandante ni ha sido jamás autorizado por ésta para utilizar la denominación objeto de los nombres de dominio en disputa de este procedimiento.
Todos los anteriores cobran especial relevancia a la vista de que la Demandada no ha contestado a la Demanda (notificada oportunamente en tiempo y forma), con el fin de justificar y defender los derechos o intereses legítimos que pudiera ostentar sobre los nombres de dominio en disputa. Este Experto no encuentra circunstancias excepcionales que justifiquen esa falta de contestación al escrito de Demanda por lo que debe inferirse que la Demandada no niega ni rechaza los argumentos y acusaciones contenidas en el escrito de Demanda. En este sentido se pronuncian las decisiones Reuters Limited v Global Net 2000, Inc, Caso OMPI No. D2000-0441; LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, Caso OMPI No. D2005-0084; Ross-Simons, Inc. v. Domain.Contac, Caso OMPI No. D2003-0994. De tal forma, los hechos expuestos por la Demandante, razonables y soportados en pruebas o indicios deben ser tomados por ciertos. Así en Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc., (supra); RX America, LLC v. Matthew Smith, Caso OMPI No. D2005-0540.
En atención a los argumentos anteriormente esgrimidos, el Experto considera que concurre el segundo de los elementos exigidos por la Política.
C. Registro y uso de los nombres de dominio en disputa de mala fe
Es posible que - como afirma el Demandante - la motivación profunda que ha llevado a la Demandada a registrar los nombres de dominio en disputa, responda a un afán revanchista por no haber encontrado eco en la Demandante las propuestas comerciales que en su día le remitió la Demandada. En cualquier caso, el conocimiento previo por parte de la Demandada de la existencia de la marca GESDOCUMENT titularidad de la Demandante así como de su nombre de dominio, es evidente y ha sido probado a través de los correos electrónicos aportados junto con el escrito de Demanda.
Tampoco debe ignorarse el argumento esgrimido por la Demandante, conforme el cual los registros efectuados por la Demandada han sido realizados con infracción de las políticas de registro establecidas por el agente Registrador Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, son evidencias que no hacen sino abundar en la prueba de la mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa.
No se puede entender el uso que la Demandada efectúa de los nombres de dominio en disputa sino como un uso de mala fe, porque crea confusión - como ya se ha dejado dicho -, porque aparentemente, nunca han sido actualizados desde su activación y porque conducen a páginas Web vacías, como la Demandante ha podido probar en su escrito de Demanda.
De la misma forma, la Demandada fue requerida por la Demandante mediante burofax primero, remitiéndolo a la dirección declarada por la Demandada en el registro de los nombres de dominio en disputa y, ante la falta de recepción, por correo electrónico a la dirección que aparece en su sitio propio sitio Web, “www.ongest.com””. En ambos casos, la notificación quedó sin contestación y la Demandada ha seguido manteniendo en su poder los nombres de dominio en disputa.
Otra vez es necesario traer a colación que la Demandada no contestó al Escrito de Demanda, lo que vendría a constituir un reconocimiento implícito por su parte de la ausencia de derechos e intereses legítimos y no demuestra precisamente ni interés ni buena fe, y en todo caso, no puede tener otro efecto que considerar probados los anteriores extremos afirmados por la Demandante y no negados por la Demandada.
Para finalizar, los nombres de dominio en disputa generan, en opinión de este Experto, la clara impresión de que se han inscrito albergando un error de forma expresa a fin de captar a quienes introduzcan equivocadamente los nombres de dominio de la Demandada. Práctica conocida y rechazada en diversas resoluciones como “typosquatting” (Ver The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Act One Internet Solutions, Caso OMPI No. D2003-0103).
En consecuencia, el Experto considera que concurre el tercero de los elementos y que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y vienen siendo utilizados de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <gestdocument.com>, <gestdocument.info> y <gestdocument.net> sean transferidos a la Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 24 de mayo de 2012