Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Bankia, S.A. v. Miguel AAA
Caso No. D2011-1852
1. Las Partes
La Demandante es Bankia, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Ungria, Patentes y Marcas, S.A., España.
El Demandado es Miguel AAA con domicilio en España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bankiaempresas.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Register.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de octubre de 2011. El 26 de octubre de 2011 el Centro envió a Register.com, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 26 de octubre de 2011, Register.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante. En respuesta a una notificación del Centro en relación con el idioma del procedimiento, la Demandante presentó, con fecha 2 de noviembre de 2011, una solicitud de que fuese el español el idioma del procedimiento, a lo cual el Demandado se opuso.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de noviembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de noviembre de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 22 de noviembre de 2011.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento
Después de las alegaciones presentadas por las partes respecto al idioma del procedimiento, el Centro aceptó la Demanda presentada en español y aceptó también que el Demandado presentara su escrito de contestación en cualquiera de los idiomas español o inglés.
El Experto haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11(a) del Reglamento, estima que el español debe ser la lengua del procedimiento por las siguientes razones: a) las partes tienen nacionalidad española, b) el domicilio de la Demandante se encuentra en España y en los datos que aparecen del Demandado en WhoIs apuntan a concluir que también tiene su domicilio en España, aunque no conste exactamente la dirección, c) los correos electrónicos previos cruzados por las partes se han redactado en lengua española y, además, las expresiones utilizadas por el Demandado son muy coloquiales de la lengua española, lo que hace pensar que el Demandado no tiene ningún problema para expresarse en dicha lengua, y d) la única parte redactada por el Demandado en su contestación se encuentra en idioma español.
Extensión del plazo para resolver
Por circunstancias excepcionales, el Experto solicitó al Centro y éste aceptó que la fecha para rendir su decisión fuera prorrogada por tres días. Lo que fue notificado a las partes.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de las siguientes marcas españolas en pleno vigor en la actualidad:
- Marca No. 2.964.282, denominada BANKIA, solicitada el 18 de enero de 2011.
- Marca No. 2.966.940, denominada BANKIA, solicitada el 2 de febrero de 2011 y concedida el 29 de agosto de 2011.
- Marca No. 2.971.540, denominada BANKIAEMPRESAS, solicitada el 25 de febrero de 2011 y concedida el 16 de junio de 2011.
- Marca No. 2.969.752, denominada BANKIA con tipografía característica y dentro de un recuadro negro, solicitada el 17 de febrero de 2011 y concedida el 1 de agosto de 2011.
- Marca No. 2.971.441, denominada BANKIA con tipografía característica, solicitada el 25 de febrero de 2011 y concedida el 4 de agosto de 2011.
El nombre de dominio <bankiaempresas.com> fue registrado el 2 de marzo de 2011.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante basa su Demanda en las siguientes consideraciones:
Las marcas BANKIA y BANKIAEMPRESAS fueron adquiridas por Bankia S.A.U. por transferencia del Banco Financiero y de Ahorro, entidad financiera filial de Bankia S.A. y que agrupa en un SIP (sistema institucional de protección) a siete cajas de ahorros españolas: Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, constituyendo en la actualidad el tercer grupo bancario español y el primer grupo financiero español por negocio doméstico (el “Grupo”).
La marca BANKIA fue presentada públicamente el 2 de marzo de 2011 con un gran despliegue informativo. La Demandante, Bankia S.A. ofrece estrategias de negocios de banca minorista, banca de empresas, finanzas corporativas, mercado de capitales, gestión de activos y banca privada, con presencia en todas las comunidades autónomas españolas y, en el plano internacional en Alemania, Austria, China, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Grupo tiene una importante y diversificada cartera de participaciones empresariales con un valor de EUR 5,500 millones al 31 de enero de 2011. Cotiza en Bolsa desde el 20 de julio de 2011 tras haber culminado con éxito su Oferta Pública de Suscripción (“OPS”), contando con una capitalización bursátil de EUR 6,400 millones. Estos datos la sitúan como la cuarta entidad financiera española por capitalización y la decimocuarta compañía cotizada, habiendo entrado a formar parte, recientemente, del Ibex 35 (principal índice de referencia de la bolsa española elaborado por Bolsas y Mercados Españoles).
Bankia S.A. se incorporó recientemente a los índices MSCI Global Standard, elaborados por Morgan Stanley Capital International, en el segmento de media capitalización (MID CAP). Los índices MSCI integran títulos de renta variable de más de 70 países y sirven como referencia para más de 400 fondos cotizados (ETFs) a nivel global.
La propia página Web del Grupo de dicha entidad se encuentra en “www.bankia.com”.
En cuanto a la identidad o semejanza de la marca con el nombre de dominio en disputa la Demandante alega:
- Que la Demandante es titular de varias marcas españolas y en otros países que contienen el término BANKIA.
- Que entre los registros de marcas BANKIA se encuentra la denominada BANKIAEMPRESAS que es la denominación exactamente adoptada por el Demandado para caracterizar al nombre de dominio en disputa.
- Que la marca BANKIAEMPRESAS fue solicitada el 25 de febrero de 2011 y el nombre de dominio en disputa fue registrado el 2 de marzo de 2011; es decir, después de la solicitud de la referida marca y el mismo día en que la marca BANKIA se presentó públicamente, con gran difusión en los medios.
Respecto a la falta de interés legítimo o derecho la Demandante argumenta:
- Que el Demandado no ostenta un derecho registral sobre la marca BANKIA que le legitime en el registro del nombre de dominio en disputa <bankiaempresas.com>.
- Que la Demandante no ha consentido en ningún momento que el Demandado registre el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, Bankia S.A. está utilizando en la actualidad la marca BANKIAEMPRESAS dentro de su actividad, como lo prueba la búsqueda efectuada en Google y la propia Web de Bankia S.A..
La existencia de registro y uso de mala fe la basa en:
- Que el nombre de dominio en disputa <bankiaempresas.com> infringe los derechos que ostenta la Demandante sobre las marcas BANKIA y BANKIAEMPRESAS, que fueron protegidas antes de que se registrara dicho nombre de dominio. Asimismo la presentación pública y notoria de la marca BANKIA en los medios de comunicación fue anterior al registro del nombre de dominio en disputa.
- Que Bankia S.A. ha intentado solucionar amistosamente el conflicto, al conocer el registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa <bankiaempresas.com>, habiendo cruzado con éste correspondencia desde el 25 de mayo hasta el 25 de octubre de 2011, fecha en la que, después del compromiso adquirido por las partes, el Demandado envió un correo electrónico manifestando: “Para obtener artículo de segunda mano, vamos a sus oficinas, vemos el dinero sobre la mesa, lo contamos, en una computadora hacemos el cambio de titularidad y recogemos el dinero. Sencillo, sin contratos, ni facturas, ni cheques. Computadora y dinero en billetes. Si le parece bien nos ponemos en marcha. Saludos cordiales”.
- Que esta conducta supone que el Demandado pretendía obtener un precio económico por la transferencia de un nombre de dominio ilegítimamente solicitado, sin estar dispuesto a emitir factura ni suscribir contrato de cesión, a cambio de recibir los EUR 3,445 pactados.
- Que el nombre de dominio en disputa se está usando en la página Web del Demandado incluso a título de marca. Y que el contenido de esta Web está destinado a servicios o información financiera, que es precisamente la actividad de la Demandante, como notoriamente se conoce.
- Que dedicándose el Demandado a esta actividad no puede desconocer la marca de la Demandante y por tanto el registro y uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe, además de la actitud adoptada por el Demandado en la correspondencia previamente cruzada.
- Que, en definitiva, el Demandado no ha actuado de buena fe al solicitar un nombre de dominio idéntico a la marca registrada por la Demandante y cuasi-idéntica a la marca de su identidad corporativa, que es conocida por todos los españoles y puede decirse que tiene la condición de notoria o renombrada.
- Que tampoco el uso es realizado de buena fe y mucho menos la conducta mantenida a lo largo de las relaciones habidas para llegar a un acuerdo amistoso en la cesión del nombre de dominio en disputa, en las que solicitó al principio USD 8,750 para después bajar a EUR 3,445 (esta última con factura e impuesto correspondiente), cambiando finalmente de opinión y exigiendo dicha cantidad en metálico sin factura, ni el IVA correspondiente, ni firma de documento alguno.
Por tanto, concurren los tres requisitos exigibles por ICANN para acudir al presente procedimiento administrativo.
Por último, el Demandante alude a diversas resoluciones de tribunales españoles y norteamericanos así como a decisiones emitidas por expertos nombrados por el Centro en relación con nombres de dominio en conflicto con marcas.
Por todo ello solicita que el nombre de dominio en disputa <bankiaempresas.com> sea transferido a la Demandante.
B. Demandado
El Demandado presentó al Centro como Escrito de Contestación el modelo en inglés que el Centro pone a disposición en el sitio Web de la OMPI. En el apartado relativo a contrarrestar las alegaciones de la Demanda, presentó en idioma español sus argumentos para rechazarla.
El Demandado responde lo siguiente:
- Que el nombre de dominio en disputa es diferente a la marca BANKIA de la Demandante.
- Que si la Demandante no registró el nombre de dominio en disputa fue porque no le interesó.
- Que hay otros nombres de dominio que poseen el término “bankia” y la Demandante no ha reclamado sobre todos ellos.
- Que la marca BANKIA es un término popular que no puede ser excluido del vocabulario por la Demandante.
- Que, de hecho, existe una empresa que utiliza el nombre de dominio <bankiaempresas.es> que no se ha puesto en contacto con él para adquirir dicho nombre de dominio porque, sin duda, piensan que el mundo es muy grande y pueden convivir personas y empresas además de la suya.
- Que en aquellos correos que cruzó con la Demandante lo que hubo por parte de ésta fueron deseos de entretener, manipular y desanimarle a utilizar el nombre de dominio en disputa y a poner en marcha el portal Web.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:
- Que el nombre de dominio en disputa registrado por el Demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos.
- Que el Demandado carezca de derecho o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa y,
- Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y se utilice de mala fe.
Teniendo en cuenta que las partes son españolas y que los registros de marca de la Demandante son españoles, son de especial atenencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
La Demandante alega que entre sus registros españoles de marca se encuentra la marca denominada BANKIAEMPRESAS que es idéntica al nombre de dominio en disputa <bankiaempresas.com>.
El Demandado considera que la marca BANKIA de la Demandante es diferente al nombre de dominio en disputa y que “bankia” es un término popular por lo que no puede pretenderse excluirlo del vocabulario.
El Experto manifiesta que, habiendo consultado el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua y conociendo perfectamente la lengua española, no puede afirmarse que el término “bankia” sea un vocablo existente en dicha lengua y que, en cualquier caso, es una marca registrada a favor de la Demandante sobre la que ostenta el derecho exclusivo que concede todo registro de propiedad industrial.
En cuanto a la comparación entre la marca BANKIAEMPRESAS de la Demandante y el nombre de dominio en disputa <bankiaempresas.com>, el Experto entiende que puede afirmarse que existe total identidad. En efecto, la inclusión del sufijo correspondiente al código genérico de primer nivel “.com”, carece de entidad a la hora de realizar la comparación, como vienen sosteniendo numerosas decisiones bajo la Política, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Así se recoge, entre otras, en las siguientes decisiones: Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.
En cuanto a las marcas BANKIA de la Demandante, aunque ya no sería necesario realizar la comparación al existir la marca BANKIAEMPRESAS, ha de concluirse que el nombre de dominio en disputa presenta una semejanza productora de confusión ya que la primera parte del nombre de dominio en disputa es idéntica al elemento distintivo principal de las marcas de la Demandante y el término “empresas” es genérico y nada característico añade a dicho nombre de dominio, salvo la identidad con la marca BANKIAEMPRESAS, antes examinada.
Por tanto, concurre el primer requisito contenido en el artículo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que el Demandado carece de un derecho registral sobre la denominación BANKIA o BANKIAEMPRESAS que le legitime en el registro del nombre de dominio en disputa <bankiaempresas.com> y que nunca ha consentido el registro de dicho nombre de dominio.
El Demandado, por su parte, considera que si la Demandante no registró el nombre de dominio en disputa <bankiaempresas.com> fue porque no le interesó y que existen otros nombres de dominio que incluyen el término “bankia” sin que la Demandante haya reclamado contra todas ellos.
El Experto considera que las razones del Demandado carecen de base para acreditar un derecho o interés legítimo. En efecto, no ofrece justificación propia sobre la existencia de un supuesto derecho o interés legítimo sino argumentos subjetivos contra la Demandante.
Por otra parte, el Demandado no ha sido ni es conocido por el nombre de dominio en disputa ni, como alega la Demandante, ostenta derechos de marca sobre el mismo. Tampoco la Demandante ha autorizado ni consentido el registro del nombre de dominio en disputa.
Además, las comunicaciones cruzadas demuestran que el Demandado, en principio, solicitó USD 8,750 para ceder el nombre de dominio en disputa. Luego, lo redujo a EUR 3,445 (gastos de gestión incluidos), más el impuesto correspondiente y accedía a emitir factura mediante una empresa de las Islas Canarias, pero nunca por el concepto real del pago. Y, por último, no accedió a emitir factura sino que solicitó dinero en efectivo. Esta conducta supone un comercio no leal con el nombre de dominio en disputa ya que lo único que parece interesarle al Demandado es obtener un lucro “opaco” con la transferencia de dicho nombre de dominio.
Estas circunstancias hacen concluir que se cumple el segundo requisito contenido en el artículo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa infringe sus derechos sobre las marcas BANKIA y BANKIAEMPRESAS que fueron protegidas con anterioridad al registro del mismo y que la presentación pública y notoria de la marca BANKIA en los medios de comunicación fue también anterior a dicho registro.
Se refiere a los intentos de solucionar amistosamente el conflicto, habiendo cruzado con el Demandado numerosa correspondencia desde el 25 de mayo hasta el 25 de octubre de 2011; fecha en la que, después del compromiso adquirido por las partes, el Demandado envió un correo electrónico manifestando que la única forma de que les cediera el nombre de dominio en disputa era recibir el dinero en billetes y en un ordenador hacer la transferencia del nombre de dominio en disputa, sin acceder a emitir factura, ni firmar un contrato de cesión.
Alega que dedicándose el Demandado a la actividad de servicios o información financiera, como consta en su página Web, no puede desconocer la marca de la Demandante y por tanto el registro y uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.
Y razona que tampoco el uso es realizado de buena fe y mucho menos es de buena fe la conducta mantenida a lo largo de la correspondencia cruzada para llegar a un acuerdo amistoso en la cesión del nombre de dominio en disputa.
El Demandado no ofrece argumentos sólidos que justifiquen un registro y uso de buena fe. Se limita a afirmar que la Demandante no puede intentar monopolizar el vocablo “bankia” por ser de uso común en la lengua española y a atacar a la Demandante afirmando que con los correos electrónicos cruzados lo único que quiso fue intentar entretener, manipular y desanimarle a utilizar el nombre de dominio en disputa y a poner en marcha el portal Web.
A la vista de estos argumentos de las partes y circunstancias, el Experto va a considerar por separado si el registro y el uso han sido de mala fe.
Registro de mala fe
Para valorar si el Demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa, el Experto ha de llegar al convencimiento de que éste tenía conocimiento de las marcas de la Demandante en el momento de dicho registro ya que sin tal conocimiento no podría existir mala fe en el registro. El Experto ha analizado detenidamente la información proporcionada por la Demandante respecto a la presentación pública con gran difusión en los medios de comunicación de la creación de la Demandante y la publicidad de su marca BANKIA así como la aparición en su Web de la marca BANKIAEMPRESAS y llega a la conclusión del conocimiento generalizado de estos hechos.
Por otra parte, las citadas marcas se solicitaron con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa que, precisamente, lo fue el mismo día en que la Demandante hizo su notoria presentación pública.
Todo ello, unido al hecho de que el Demandado desarrollara después su página Web con un contenido que, en gran parte, va dirigido a información financiera y servicios, hace concluir que el Demandado conocía perfectamente el nombre y marcas de la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa y que el registro se hizo aprovechando la oportunidad del hecho notorio de la presentación y comienzo de actividad de la Demandante para obtener un lucro, como lo demuestra la alta pretensión económica del Demandado que excede con mucho los costes de registro.
Por tanto, hay que concluir que el registro del nombre de dominio en disputa <bankiaempresas.com> se hizo de mala fe.
Uso de mala fe
Cuando la Demandante se dirigió al Demandado para llegar a un acuerdo amistoso sobre la transferencia del nombre de dominio en disputa, éste contestó que tenía un proyecto serio por desarrollar pero no le importó este proyecto y solicitó un alto precio por la transferencia. Las circunstancias posteriores que resultaron en la imposibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa por la Demandante, delatan una conducta poco leal y desenfadada del Demandado.
Por otra parte, el contenido de la página Web a la que dirige el nombre de dominio en disputa incluye conceptos destinados a información financiera pero también otros muy poco serios como “solteros”, “busque pareja” o “cachondas” que, además de confundir a los usuarios que deseen adquirir información sobre las actividades de la Demandante, desprestigian la marca de ésta que se ve implicada en actividades totalmente ajenas a su objeto y producen perplejidad en el navegante.
Además, los términos BANKIAEMPRESAS o BANKIA no son habituales y es muy sospechoso que precisamente el mismo día en que se presenta la Demandante con gran publicidad, se registre el nombre de dominio en disputa con esa misma denominación. Cabe sostener que surgió ese nombre de dominio en disputa aprovechando la notoriedad de la Demandante y sus marcas. Los navegantes, atraídos por el renombre de la Demandante, teclearán ese nombre de dominio creyendo que obtendrán información sobre la Demandante y se sorprenderán de la información que obtienen.
Desde ese mismo día, 2 de marzo de 2011, la marca BANKIA y sus derivaciones, como es el caso de BANKIAEMPRESAS, adquirieron la condición de notorias e incluso renombradas. En efecto, para apreciar la notoriedad o renombre de una marca no es siempre necesario que transcurra un tiempo determinado desde que la marca exista sino que ha de tenerse en cuenta la difusión de su existencia, la forma de difusión, las inversiones para su presentación, la trascendencia del acto de presentación. Y en este caso, fue un hecho conocido en toda España el mismo día 2 de marzo de 2011.
Finalmente, siendo ambas partes de nacionalidad española, hay que referirse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español.
Respecto a las marcas notorias es aplicable la especial protección concedida por el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4a) de la Directiva Comunitaria de marcas y el artículo 8 de la Ley española de Marcas.
Además, en la propia Ley española de Marcas está prevista la facultad del titular de un registro de marca de impedir que terceros sin su consentimiento utilicen el signo en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como establece el artículo 34.3e).
Por estas razones el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es usado de mala fe.
En definitiva, el experto considera que se cumple el tercer requisito establecido en el artículo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bankiaempresas.com> sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto Único
Fecha: 16 de diciembre de 2011