Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Andromedical S.L. v. Natural Logistics SL; Andropenis Corp. USA; andropenis-sverige.com; andropenisdanmark.com; Naturmedical Corp.
Caso No. D2011-0313
1. Las Partes
La Demandante es Andromedical S.L. con domicilio en Madrid, España, representada mediante apoderado, España.
La Demandada es Natural Logistics SL, Gonzalo Cebrian de Madrid, España; Andropenis Corp. USA de, Estados Unidos de América; andropenis-sverige.com de España; andropenisdanmark.com de España y Naturmedical Corp., Países Bajos.
2. Los Nombres de Dominio y los Registradores
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <andropenisdanmark.com>, <andropenisdeutschland.com>, <andropenisfrance.com>, <andropenisholland.com>, <andropenisitalia.com>, <andropenisportugal.com>, <andropenisshop.com>, <andropenis-sverige.com>, <getandropenis.com> y <tuandropenis.com>.
Los registradores de los citados nombres de dominio son CSL Computer Service Langenbach GmbH dba Joker.com, eNom y GoDaddy.com, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de febrero de 2011. El 16 de febrero de 2011 el Centro envió a CSL Computer Service Langenbach GmbH dba Joker.com, eNom y GoDaddy.com, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 16 de febrero de 2011 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta, indicando el registrante así como los datos de contacto del siguiente nombre de dominio <andropenisdeutschland.com>, y confirmando que Natural Logistics SL es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los siguientes nombres de dominio <andropenisfrance.com>, <andropenisitalia.com>, <andropenisportugal.com> y <tuandropenis.com>; el 17 de febrero de 2011 GoDaddy.com, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta, indicando el registrante así como los datos de contacto de los siguientes nombres de dominio <getandropenis.com>, <andropenisholland.com> y <andropenisshop.com> y el 23 de febrero de 2011 CSL Computer Service Langenbach GmbH dba Joker.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta indicando el registrante así como los datos de contacto de los siguientes nombres de dominio <andropenisdanmark.com> y <andropenis-sverige.com>. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 23 de febrero de 2011 relativa a la multiplicidad de Demandados, suministrando a su vez los registrantes y los datos de contacto develados por cada Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante realizó una enmienda a la Demanda solicitando la consolidación de los múltiples nombres de dominio y presentando argumentos y pruebas que “Natural Logistics SL” es el verdadero titular de los nombres de dominio en disputa en fecha 25 de febrero de 2011. En respuesta a una notificación del Centro relativa al idioma del procedimiento, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 15 de marzo de 2011. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de marzo de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de abril de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 7 de abril de 2011.
El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de abril de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Teniendo en cuenta ciertas comunicaciones, de las partes, el uso de los nombres de dominio, y el hecho de que la Demanda ha sido presentada en español, se dicta la presente Decisión en esta lengua, de acuerdo con las facultades previstas en el artículo 11 del Reglamento. En todo caso, el Experto confirma que el Centro ha efectuado todas sus comunicaciones a la parte Demandada en versión bilingüe inglés/español, asegurándose así de que no pueda existir indefensión.
En fecha 15 de marzo de 2011 el Demandante presentó una comunicación adicional relativa a la variación del contenido de los sitios Web, la cual el Experto estimará dentro de la presente decisión.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de los siguientes registros de marca:
- en Australia nº 1244804 ANDROPENIS (mixta), de fecha 5 de junio de 2008.
- en Estados Unidos nº 3151308 ANDROPENIS, de fecha 27 de abril de 2004.
- en España nº 2501204 ANDROPENIS (mixta), de fecha 9 de agosto de 2002.
- en la Unión Europea (marca comunitaria) nº 5185434 ANDROPENIS (mixta), de fecha 7 de julio de 2006.
- en China nº 4263293 ANDROPENIS, de fecha 14 de mayo de 2008.
- en China nº 4263295 ANDROPENIS, de fecha 14 de febrero de 2007.
- en Canadá nº TMA 764177 ANDROPENIS (mixta), de fecha 10 de abril de 2008.
- en Taiwán nº 1157786 ANDROPENIS (mixta), de fecha 24 tres septiembre de 2004.
Igualmente, registró el nombre de dominio <andropenis.com> el 11 de abril de 2002.
Por su parte, los nombres de dominio en disputa fueron registrados entre el 13 de mayo de 2005 y el 27 de febrero de 2008.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:
- La Demandante es titular de los registros de marca antes mencionados, siendo precisamente la marca ANDROPENIS el distintivo reproducido en todos los nombres de dominio en disputa.
- La marca ANDROPENIS de la Demandante identifica un extensor peneal que ha alcanzado gran difusión y reconocido prestigio.
- La Demandante mantuvo en el pasado relaciones comerciales con Natural Logistics SL (la entidad supuestamente en control de los nombres de dominio en disputa) la Demandada, pero ésta realizó prácticas desleales como solicitar el modelo de utilidad sobre una de las partes del extensor peneal de la Demandante.
- Los nombres de dominio fueron registrados y son utilizados de mala fe, pues la Demandada era plenamente consciente de estar utilizando como parte fundamental de los mismos la marca ANDROPENIS titularidad de la Demandante.
- Mediante comunicación complementaria, la Demandante pone de manifiesto que el contenido del sitio Web de los nombres de dominio en disputa ha sido modificado y hace referencia directa a los productos GENETIC EXTENDER de la Demandada.
Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que los nombres de dominio en disputa le sean transferidos.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
6.1 Cuestión preliminar
Antes de analizar la concurrencia de los tres presupuestos de fondo necesarios para la estimación de la Demanda, es preciso considerar el problema que implica la aparente disparidad entre la identificada como Demandada en el escrito de Demanda y las distintas entidades que formalmente aparecen como registrantes de los nombres de dominio en disputa. En efecto, la Demandante dirige su reclamación contra Natural Logistics SL, que aparece como titular únicamente de algunos de los nombres de dominio, mientras que otros se encuentran registrados a nombre de Andropenis Corp. USA, andropenis-sverige.com, andropenisdanmark.com y Naturmedical Corp.
De acuerdo con el artículo 3 c) del Reglamento, la demanda podrá abarcar más de un nombre de dominio siempre y cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular. Por lo tanto, como punto de partida parece que no puede procederse contra distintos titulares registrales en una misma demanda. Sin embargo, numerosas decisiones han admitido procedimientos contra una pluralidad de Demandados al amparo de la facultad que otorga a los Expertos el artículo 10 e) del Reglamento cuando de las circunstancias del caso se deduce que en última instancia existe una titularidad común de los nombres de dominio, al ser éstos controlados en realidad por una única persona o compañía.
En Speedo Holdings B.V. v. Programmer, Miss Kathy Beckerson, John Smitt, Matthew Simmons, Caso OMPI No. D2010-0281, se recogen de forma exhaustiva la casuística y las distintas decisiones que la resuelven para llegar a la siguiente conclusión:
“The Panel concludes from its review of the relevant UDRP panel decisions discussed above that the consolidation of multiple domain name disputes under paragraph 3(c) or 10(e) of the Rules may be appropriate, even where differently named domain name registrants are involved, where the particular circumstances of a given case indicate that common control is being exercised over the disputed domain names or the websites to which the domain names resolve. As noted above, indicia of common control have been found based on commonalities in registrant information, such as shared administrative or technical contacts and shared postal or email addresses, as well as other circumstances in the record indicating that the respondents are related or that a sufficient unity of interests otherwise exists that they may be essentially treated as a single domain name holder for purposes of paragraph 3(c) of the Rules.
(…)
In view of the foregoing, the Panel concludes that the consolidation of multiple registrants as respondents in a single administrative proceeding may in certain circumstances be appropriate under paragraph 3(c) or 10(e) of the Rules provided the complainant can demonstrate that the disputed domain names or the websites to which they resolve are subject to common control, and the panel, having regard to all of the relevant circumstances, determines that consolidation would be procedurally efficient and fair and equitable to all parties.”
Ver también, Nuria Cabuti, Teresa Petit, Riccardo Cavallero v. Troyan Remover, Artur Balder Caso OMPI No. D2010-0825. En el presente caso las circunstancias demuestran que efectivamente existe un control común sobre los distintos nombres de dominio, y que éstos están controlados por la identificada como Demandada en el escrito de Demanda. Las circunstancias que permiten al Experto llegar a esta conclusión son fundamentalmente las siguientes:
- En su contestación al requerimiento que le fue enviado por la Demandante, Natural Logistics SL, reconoce de forma expresa ser propietaria de todos los nombres de dominio en disputa.
- Casi todos los nombres de dominio en disputa contienen la misma página web, si bien en el idioma del país correspondiente.
- El único nombre de dominio sin contenido (<andropenisdeutschland.com>) está alojado en los mismos servidores que el resto y fue registrado el mismo día (4 de noviembre de 2005) que otros nombres de dominio en disputa como <andropenisfrance.com>, <andropenisitalia.com> o <andropenisportugal.com>.
Asimismo, tal y como se ha expuesto anteriormente, con el fin de asegurar cualquier riesgo de indefensión el Centro cumplió escrupulosamente con lo previsto en el artículo 2 del Reglamento, notificando la Demanda a través de todos los datos de contacto consignados en los distintos nombres de dominio.
Por todo ello, el Experto considera que ha quedado debidamente acreditado el control común de todos los nombres de dominio por parte de la Demandada.
Así se consideró igualmente en Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc., Caso OMPI No. D2000-0441:
“3.8. This Administrative Panel notes that pursuant to rule 1 of the Uniform Rules, the "Respondent" means "the holder of a domain-name registration against which a complaint is initiated", and that pursuant to rule 3(c) of the Uniform Rules, "the complaint may relate to more than one domain name, provided that the domain names are registered by the same domain-name holder". This Administrative Panel also notes that the registrant of domain name (5) is Reutersnews.com, not the Respondent Global Net 2000, Inc.
3.9. Nevertheless, it is the case that the administrative, technical, zone and billing Contact for domain names (1)-(4), Siavash Behain, is also the administrative, technical, zone and billing Contact for domain name (5). In addition, the precise legal status (including whether it in fact exists) of the registrant for domain name (5) is not clear. Further, in his email communication to the Center of May 18, 2000 Siavash Behain did not distinguish between domain names (1)-(4) on the one hand and domain name (5) on the other hand, and accordingly asserted an authority in relation to all of the domain names in issue in this Complaint. Finally, the Respondent did not challenge the validity of any aspect of the formalities of the Complaint. In light of these facts, it appears to this Administrative Panel that in substance the one entity, the Respondent acting through Siavash Behain, is the legal person responsible for and beneficially entitled to the registration of each of the domain names in issue, and so may be said to be the "domain-name holder" for the purposes of rule 3(c) of the Uniform Rules. Accordingly, and taking into account the general principles underlying the Uniform Policy and the Uniform Rules, this Administrative Panel finds that the Complaint properly relates to each of the domain names in issue.”
6.2 Análisis de los presupuestos para la estimación de la Demanda
Los presupuestos para la estimación de una demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política son:
- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos; y
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha acreditado sus derechos sobre la marca ANDROPENIS, presente en todos los nombres de dominio en disputa. Esta marca ANDROPENIS constituye el único elemento o realmente distintivo de los nombres de dominio, pues el resto de las denominaciones está compuesto por los nombres de diferentes países o expresiones genéricas como “shop”, “get” o “tu”.
Tal y como se recuerda en BMW Ibérica, S. A. v. Octavo Elemento, S. L., Caso OMPI No. DES2011-0010, la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa incluya una marca ajena (o denominación similar) hasta el punto de crear confusión, resulta suficiente para entender que concurre el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento, aunque en dicho nombre de dominio se pueden incluir también otros términos genéricos. En el presente caso, es evidente que los nombres de dominio en disputa reproducen la marca de la Demandante, constituyendo además dicha marca el elemento principal.
Por consiguiente, el Experto considera que concurre la primera de las circunstancias necesarias para la estimación de la Demanda.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre los nombres de dominio en disputa.
En numerosas decisiones se ha interpretado la ausencia de contestación a la demanda como un reconocimiento implícito por el demandado de la ausencia de derechos o intereses legítimos a su favor, siempre y cuando el experto considere como razonables los argumentos presentados por el demandante, entre tales decisiones podemos citar Hipercor, S.A. vs Miguel A. González, Caso OMPI No. D2000-0045; Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402; Banco de Vitoria, S.A. v. Vicente Mota Jiménez, Caso OMPI No. D2001-0497; Atrápalo, S.L., v. Carlos Martínez, Caso OMPI No. D2007-0661 ó R Cable Y Telecomunicaciones Galicia S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez, Caso OMPI No. D2008-0623.
Como se recordaba en la decisión del ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG v. Seung Nam Kim, Caso OMPI No. D2006-1001:
“The clear consensus of previous decisions under the Policy is that a Complainant establishes this element by making out a prima facie case against the Respondent. (See Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html>, item 2.1 <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html>.) The Complainant has done this by indicating that the Respondent is not licensed or authorized by it to use its ARAG mark. The burden then shifts to the Respondent to rebut that case.”
Así lo habían establecido otras decisiones anteriores, como Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121:
“Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head.”
En el presente caso no concurre ninguna circunstancia que permita suponer la existencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada. Pese a la existencia de una relación comercial pasada entre las partes, la Demandante ha acreditado su oposición a que la Demandada registrara los nombres de dominio en disputa. Por otra parte, esa misma relación comercial hace evidente que la Demandada era plenamente consciente de la existencia y relevancia de la marca de la Demandante cuando registró los nombres de dominio.
En definitiva, este Experto considera que ha quedado demostrado que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Como se ha apuntado, la Demandada era plenamente consciente de que al registrar los nombres de dominio en disputa se estaba apropiando de un distintivo propiedad de la Demandante y que la adopción de dicho nombre de dominio conduciría a los consumidores a la errónea creencia de que se trata de un nombre de dominio identificativo de la Demandante.
Asimismo, resulta destacable el hecho de que la mayoría de los nombres de dominio alojan páginas web en las que se comercializan extensores peneales de una marca competidora de la Demandante, lo que constituye una clara prueba de mala fe según lo establecido en el artículo 4.b.iv) de la Política:
iv) al utilizar el nombre de dominio usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, Patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea.
Por todo ello, este Experto considera que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.b) de la Política, ha quedado acreditada la mala fe del Demandado al registrar y usar el nombre de dominio.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio <andropenisdanmark.com>, <andropenisdeutschland.com>, <andropenisfrance.com>, <andropenisholland.com>, <andropenisitalia.com>, <andropenisportugal.com>, <andropenisshop.com>, <andropenis-sverige.com>, <getandropenis.com>, y <tuandropenis.com> sean transferidos al Demandante.
Luis H. de Larramendi
Experto Único
Fecha: 10 de mayo de 2011