World Intellectual Property Organization

Ejemplos de Mediación de la OMPI

A continuación aparecen ejemplos de mediaciones bajo el Reglamento OMPI. El Centro también ha preparado un resumen de su experiencia. Estos ejemplos han sido preparados respetando la confidencialidad de los procedimientos de la OMPI.

M1. Ejemplo de mediación de la OMPI en materia de patentes

En el contexto de un contrato de consultoría, una consultora de tecnología titular de patentes en tres continentes divulgó una invención patentada a un importante fabricante. El contrato no transfirió ni concedió licencias sobre derecho alguno al fabricante. Cuando el fabricante comenzó a vender productos en los que, según la empresa de consultoría, se incluía la invención patentada, la empresa de consultoría manifestó su intención de iniciar una demanda por infracción de las patentes en todas las jurisdicciones en las que la empresa consultora era titular de dichas patentes.

Las partes comenzaron a negociar una licencia sobre la patente con la ayuda de expertos externos pero no se pusieron de acuerdo sobre las regalías, ya que la indemnización por daños y perjuicios que solicitaba la empresa consultora, de varios millones de dólares de los EE.UU., superaba con creces el importe que ofrecía el fabricante.

Las partes sometieron la controversia a mediación en virtud del Reglamento de Mediación de la OMPI. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI propuso a las partes mediadores especializados en patentes y en la tecnología pertinente. Las partes optaron por uno de esos mediadores, quién celebró una reunión de dos días con las partes, en la que éstas llegaron a un acuerdo no sólo sobre la cuestión de las regalías, sino sobre futuros contratos de consultoría.

Así pues, la mediación fue decisiva para transformar una situación hostil en que las partes se preparaban a entablar un litigio prolongado y oneroso, en una situación en la que pudieron llegar a un acuerdo que respetaba los intereses comerciales de ambas partes y garantizaba la utilización provechosa de la tecnología en beneficio de dichos intereses. El

Centro ha preparado asimismo una descripción etapa por etapa de una mediación OMPI.

M2. Ejemplo de mediación de la OMPI en materia de derechos de autor

Una compañía holandesa concluyó una licencia de derechos de autor con una compañía francesa con respecto a la publicación de un informe técnico. La licencia incluía una cláusula de mediación de la OMPI. Como consecuencia de su insolvencia, el titular de la licencia no pagó las regalías. Cuando el otorgante de la licencia solicitó el procedimiento de mediación, el Centro, después de consultar con las partes, y con el acuerdo del liquidador judicial, nombró como mediador a un especialista en materia de propiedad intelectual. Después de dos reuniones entre las partes y el mediador, las partes firmaron un acuerdo.

M3. Ejemplo de caso sometido a un procedimiento de mediación de la OMPI en materia de derechos de autor seguido por un procedimiento de arbitraje acelerado

Una casa editorial celebró un contrato con una empresa de programas informáticos, a fin de crear un nuevo sitio Web. El proyecto debía finalizarse en un año y en él se incluía una cláusula que estipulaba que las controversias se someterían a un procedimiento de mediación OMPI y, si no se llegaba a una solución en el plazo de 60 días, a arbitraje acelerado OMPI. 18 meses después de celebrado el contrato, la editorial, al no estar satisfecha con los servicios prestados por la empresa informática, se negó a pagar, amenazó con rescindir el contrato y solicitó daños y perjuicios. La editorial presentó una solicitud de mediación. Si bien las partes no lograron alcanzar un acuerdo, la mediación les permitió centrarse en las cuestiones que deseaban abordar en el procedimiento de arbitraje acelerado que se celebró a continuación.

M4. Ejemplo de caso sometido a un procedimiento de mediación de la OMPI en materia de telecomunicaciones

Una compañía desarrolladora de software con sede en EE.UU. otorgó licencias de aplicaciones de software a un proveedor europeo de servicios de telecomunicaciones. El acuerdo incluía una cláusula estipulando que, en caso de controversia, las partes se someterían a un procedimiento de mediación OMPI y, si no se llegaba a un arreglo, a arbitraje acelerado OMPI.

Una controversia se presentó en cuanto a si el licenciatario contaba con autorización para permitir que cierts filiales tuvieran acceso al software, y si debía abonar licencias adicionales para ello. La disputa fue sometida a un procedimiento de mediación OMPI.

Considerando los criterios señalados por las partes, el Centro propuso como mediador a varios candidatos con experiencia en el área de concesión de licencias de software y designó a un mediador de acuerdo a las preferencias de las partes.

Se llevaron a cabo sesiones de mediación en el lugar convenido por las partes, en las que se resolvieron algunos de los asuntos en disputa en un marco de trabajo aceptado mutuamente.

Haciendo uso de algunas de las opciones desarrolladas durante la mediación, las negociaciones directas entre las partes continuaron después de la terminación de la mediación para resolver las cuestiones pendientes. El arbitraje acelerado de OMPI no se inició.

M5. Mediación de la OMPI en materia de biotecnología

Una compañía francesa y una alemana celebraron un acuerdo de colaboración para el desarrollo de un anticuerpo humano para el tratamiento de una enfermedad grave. Dos años después, una sociedad de los EE.UU. adquirió a la compañía francesa. Al poco tiempo, la empresa alemana inició una demanda por incumplimiento contractual ante un tribunal de distrito en los EE.UU., alegando que la compañía adquirente retuvo ciertos pagos requeridos en el contrato de colaboración. La compañía de los EE.UU. inició una reconvención contra la empresa alemana por incumplimiento del acuerdo. Tras más de un año de procedimientos judiciales, las partes aceptaron la sugerencia del juez de someter la disputa a una mediación, y solicitaron la misma ante el Centro.

Las partes no pudieron llegar a un acuerdo en cuanto a la designación del mediador, razón por la cual el Centro remitió una lista de cinco posibles candidatos para ser considerada por las partes, teniendo en cuenta los criterios detallados en el acuerdo de mediación.

Luego de algunas discusiones, las partes escogieron a uno de los expertos propuestos por el Centro, un abogado norteamericano especializado en propiedad intelectual, con una considerable experiencia en materia de mediación.

El mediador celebró reuniones con las partes en EE.UU. Como consecuencia directa de la intervención del mismo en el caso, las partes concluyeron un acuerdo seis meses después del inicio de la mediación.

M6. Mediación de la OMPI de un conflicto de IT

Una compañía aérea europea firmó un acuerdo con una compañía de software de los Estados Unidos Americanos relativo al desarrollo de una plataforma mundial para la administración de las ventas de billetes. Posteriormente, se firmó un acuerdo de servicios profesionales, que contenía una descripción más detallada del proyecto así como los servicios de soporte técnico que la compañía de software proporcionaría. Este último acuerdo incluía una cláusula de Mediación ante la OMPI así como una cláusula de Arbitraje acelerado ante la OMPI. La compañía aérea europea pagó varios millones de dólares americanos por dicho software. Algunos años más tarde, la compañía aérea rescindió el acuerdo. Como respuesta a esto, la compañía de software solicitó la devolución del software aduciendo que la licencia había expirado. La compañía aérea sostenía que la licencia no había expirado y que podía conservar y utilizar el software, por lo que se inició la Mediación. El resultado de la Mediación fue una nueva licencia entre las partes.

M7. Mediación de la OMPI sobre una disputa de Coexistencia de Marcas

Posterior a que se presentara una disputa entre las partes, una empresa Norteamericana solicitó la mediación entre ellos, dos empresas Italianas y una empresa Española aludiendo a un acuerdo de voluntades previo que establecía que se regiría bajo las Reglas de Mediación de la OMPI. El objetivo de dicha mediación era ayudar a las partes a evitar la confusión y el apropiamiento ilícito de sus marcas similares, así como regular su futuro uso. El idioma italiano fue convenido como el idioma del procedimiento, sin embargo, cualquier posible acuerdo sería redactado en idioma inglés e italiano.

El Centro sugirió a las partes mediadores potenciales que fueran expertos en derecho marcario europeo y que a la vez se pudieran comunicar con fluidez en italiano e inglés. Las partes seleccionaron a un mediador Italiano con experiencia en derecho marcario. El mediador coordinó una conferencia telefónica inicial con los abogados de las partes en la cual acordaron el procedimiento a seguir y el calendario del procedimiento.

Dos meses después, el mediador y las partes se reunieron en una sesión de dos días en Milán. La reunión se celebró de manera conjunta en su mayoría a excepción de dos breves sesiones con las partes de manera individual. Al término del segundo día las partes - con la ayuda del mediador - pudieron llegar a un acuerdo que resolvía cada una de las cuestiones del conflicto.

M8. Mediación de la OMPI en relación a licencias de patentes farmacéuticas

Una universidad europea titular de patentes farmacéuticas en diversos países negoció un acuerdo de opción de licencia con una compañía farmacéutica europea. La misma ejerció la opción y las partes comenzaron a negociar el acuerdo de licencia. Tras tres años de negociaciones, no llegaron a un acuerdo sobre los términos de la licencia. Por ello, sometieron conjuntamente una solicitud de mediación ante la OMPI.

Conforme lo solicitado por las partes, el Centro designó como mediador a un abogado con vasta experiencia en la industria farmacéutica y en materia de patentes. Las partes solicitaron que el mediador les ayudara a alcanzar un acuerdo sobre los términos de la licencia.

Se celebró una reunión que permitió a las partes identificar los asuntos a resolver y profundizar sobre las posibles consecuencias jurídicas. Sobre estas bases, las partes continuaron negociando en forma directa y finalmente alcanzaron un acuerdo.

M9. Mediación de la OMPI sobre una controversia en materia de licencia de patentes de telecomunicaciones

Una empresa europea de telecomunicaciones licenció patentes en EE.UU., Europa y Asia, relacionadas con tecnología de telecomunicaciones, a una empresa norteamericana desarrolladora de productos inalámbricos. El acuerdo de licencia incluía una cláusula según la cual cualquier disputa surgida de o en conexión con el acuerdo debía ser sometida a un procedimiento de mediación OMPI seguido, ante la ausencia de solución, por un procedimiento de arbitraje.

Cuatro años después de concluir su acuerdo, las partes discreparon en relación a la interpretación del ámbito de aplicación de la licencia sobre el uso y, en consecuencia, el licenciante alegó que el licenciatario había violado sus patentes mediante el uso de las tecnologías licenciadas más allá del alcance de la licencia.

La empresa de telecomunicaciones europea inició un procedimiento de mediación OMPI. El Centro sugirió a las partes potenciales mediadores especializados en patentes y tecnología de telecomunicaciones. Con la ayuda del mediador, las partes fueron capaces de resolver su controversia dentro de los cinco meses del comienzo de la mediación.

M10. Mediación de la OMPI en el sector automotriz

Una empresa productora de componentes para automóviles celebró un contrato de licencia de patente con una empresa europea competidora. El acuerdo contenía una cláusula de mediación de la OMPI seguida, en ausencia de solución, de arbitraje con un tribunal compuesto por tres árbitros.

Dos años después de la celebración del acuerdo, la empresa americana presentó una solicitud de mediación basada en la violación de sus patentes en EE.UU. y reclamando el pago de regalías por la tecnología de componentes para automóviles licenciada. La solicitud especificaba las cualificaciones requeridas para mediador a nombrarse y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI proporcionó a las partes una lista de candidatos con competencias específicas en materia de patentes y en cuanto la tecnología pertinente.

Las partes seleccionaron uno de los mediadores de la lista, quien convocó una reunión de dos días. La reunión incluyó varias sesiones y las partes participaron en un continuo intercambio de propuestas y debates. Estas negociaciones estaban relacionadas con el importe de los pagos de regalías solicitado por la empresa americana y la renegociación de los términos de la licencia.

Al final de la audiencia las partes acordaron los términos de un acuerdo final, lo que permitió a las partes continuar de manera eficiente sus actividades comerciales en el mercado.

M11. Mediación de la OMPI de un conflicto de software/IT

Un centro de investigación público europeo y una empresa de tecnología europea suscribieron un contrato de investigación tecnológica tendiente al desarrollo de mejoras de un software de reconocimiento fonético. El contrato incluía una cláusula de mediación bajo el reglamento de la OMPI.

Después de varios años, la empresa de tecnología interrumpió el calendario de pagos acordado alegando que el centro de investigación no había cumplido con los objetivos establecidos, y tomó decisiones unilaterales como contratar a otros grupos de investigación ajenos a la relación, estando aún vigente el contrato con el centro de investigación.

El centro de investigación inició la mediación reclamando daños y perjuicios. El Centro de la OMPI recomendó a las partes un mediador con experiencia en contratos de tecnología. Después de algunos meses de intensas negociaciones facilitadas por el mediador, las partes pudieron llegar a un acuerdo en el marco de la mediación.

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