WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

NV TKS, Be Watch Ltd v. Tiflo BV

Zaaknr. DNL2010-0062

1. Partijen

Eisers zijn NV TKS en Be Watch Ltd uit Bastogne, België, respectievelijk Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong, vertegenwoordigd door Ramquet, Pricken, Sonnet & Lemmens, België.

Verweerder is Tiflo BV uit Ulvenhout, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <ice-watch.nl> en <icewatch.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Netzozeker B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 21 oktober 2010. Het Instituut heeft op 21 oktober 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 25 oktober 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 26 oktober 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 15 november 2010. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 14 november 2010.

Op 19 november 2010 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 17 december 2010 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 18 januari 2011. Op 14 januari 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 17 februari 2011. Op 17 februari 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 2 maart 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De Domeinnamen zijn door Verweerder geregistreerd bij SIDN op 5 februari 2007.

5. Stellingen van Partijen

A. Eisers

Eisers stellen zakelijk weergegeven het volgende.

Eisers stellen rechthebbende te zijn op de handelsnaam Ice Watch (de “Handelsnaam”). Naar het oordeel van Eisers heeft de Handelsnaam een grote bekendheid in Nederland en geniet de Handelsnaam bescherming op grond van artikel 8 van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom Voorts stellen Eisers rechthebbende te zijn op andere domeinnamen die het element “ice-watch” bevatten.

Eisers stellen dat de Domeinnamen identiek zijn aan de Handelsnaam en de andere domeinnamen waarvan zij houdster stellen te zijn.

Ten tweede stellen Eisers dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Eisers stellen dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnamen. Eisers stellen dat tussen partijen een distributieovereenkomst gold, maar dat deze inmiddels is beëindigd. Dientengevolge heeft Verweerder naar de mening van Eisers geen legitiem belang meer bij de Domeinnamen.

Tenslotte stellen Eisers dat de registratie en/of het gebruik van de betreffende Domeinnamen te kwader trouw is. Eisers voeren in dat verband aan dat zij wereldwijd bekend zijn onder de Handelsnaam en dat Verweerder derhalve op de hoogte moet zijn geweest van de Handelsnaam ten tijde van de registratie van de Domeinnamen. Bovendien zou Verweerder door de registratie van de Domeinnamen in strijd hebben gehandeld met de distributieovereenkomst. Voorts stellen Eisers dat uit verklaringen van Verweerder volgt dat zij zich ervan bewust is dat de Domeinnamen dienen te worden overgedragen aan Eisers en dat uit de omstandigheid dat dat nog niet is gebeurd, volgt dat Verweerder de Domeinnamen thans te kwader trouw gebruikt. Ook stellen Eisers dat Verweerder heeft aangeboden de Domeinnamen over te dragen aan Eisers tegen een financiële vergoeding. Voorts stellen Eisers dat Verweerder de Domeinnamen gebruikt om Eisers te beletten de Domeinnamen te gebruiken en om zodoende de bedrijfsactiviteiten van Eisers te verstoren.

B. Verweerder

Verweerder betwist de stellingen van Eisers – zakelijk weergegeven – als volgt.

Verweerder stelt dat Eisers uitdrukkelijke goedkeuring hebben gegeven om de Domeinnamen te registreren.

Verweerder stelt voorts dat de distributieovereenkomst tussen partijen nog van kracht is en dat Eisers in strijd met de distributieovereenkomst hebben gehandeld door een derde als distributeur te benoemen voor de afzetmarkt die aan Verweerder was toegewezen voor de duur van drie jaar.

Verweerder stelt voorts dat zij nog beschikt over een onverkochte voorraad van 647 horloges, die zijn bestemd voor wederverkoop. Deze voorraad heeft Verweerder bovendien ingekocht nadat de distributieovereenkomst naar verluidt zou zijn beëindigd. Ook vanwege de onverkochte voorraad meent Verweerder een legitiem belang bij de Domeinnamen te hebben.

Voorts stelt Verweerder dat de e-mailadressen die Verweerder gebruikt zijn gekoppeld aan de Domeinnamen en dat het klantenbestand van Verweerder is opgeslagen in die e-mailaccounts. Ook uit dien hoofde meent Verweerder een belang te hebben bij de Domeinnamen.

Tenslotte stelt Verweerder dat, gelet op de vermeende goedkeuring van Eisers, de registratie van de Domeinnamen niet te kwader trouw is geschied en dat zij de websites die actief zijn onder de Domeinnamen inmiddels inactief heeft gemaakt. Derhalve, aldus Verweerder, worden de Domeinnamen thans ook niet te kwader trouw gebruikt.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt; en

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eisers beroepen zich op de Handelsnaam en overleggen als bewijs van gebruik van de Handelsnaam diverse afschriften van pagina’s uit magazines en schermafdrukken van internetpagina’s. Hoewel deze bewijzen eerder gebruik van een merk dan gebruik van een handelsnaam aantonen, tonen deze bewijzen wel aan dat Eisers en Eisers’ producten beschermingswaardige bekendheid genieten in Nederland. Verweerder heeft niet weersproken dat Eisers rechten hebben op de Handelsnaam. In deze omstandigheden hebben Eisers hiermee naar het oordeel van de Geschillenbeslechter genoegzaam aangetoond dat zij rechthebbende zijn op de Handelsnaam.

Bij de beoordeling of de Domeinnaam identiek is aan, althans verwarringwekkend overeenstemt met het ingeroepen merk (c.q. handelsnaam), dient in ieder geval buiten beschouwing te worden gelaten de extensie “.nl” ( WIPO Zaaknr. DNL2008-0008, Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD).

Naar de mening van de Geschillenbeslechter stemt de Domeinnaam <ice-watch.nl> verwarringwekkend overeen met de Handelsnaam en is de Domeinnaam <icewatch.nl> identiek aan de Handelsnaam.

Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 is voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Ingevolge artikel 3.1 van de Regeling moeten Eisers aantonen dat de domeinnaamhouder geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnamen. De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de volgende omstandigheden:

a. voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de domeinnaam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;

b. de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de domeinnaam;

c. de domeinnaamhouder gebruikt de domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk of handelsnaam, persoonsnaam, naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting te beschadigen of anderszins aan te tasten.

Eisers hebben gesteld dat Verweerder het legitiem belang bij de Domeinnamen is ontvallen na beëindiging van de distributieovereenkomst en dat het Verweerder derhalve niet meer zou zijn toegestaan om de Domeinnamen te gebruiken en dat Verweerder de Domeinnamen zou moeten overdragen aan Eisers. Verweerder heeft tegen de stelling dat de distributieovereenkomst rechtsgeldig zou zijn beëindigd, uitvoerig verweer gevoerd.

De door Eisers aangehaalde rechtspraak inzake het verliezen van een legitiem belang bij een domeinnaam indien een distributieovereenkomst is geëindigd is gewezen onder de regels van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”). Aangezien de Regeling een relevante mate van gelijkenis met de UDRP vertoont, kan de rechtspraak die onder de UDRP is gewezen inderdaad worden gebruikt bij de uitleg van bepalingen in de Regeling.

In A. Nattermann & Cie. GmbH and Sanofi-aventis v. Watson Pharmaceuticals, Inc., WIPO Zaaknr. D2010-0800 heeft de Geschillenbeslechter beslist dat een verweerder zal moeten aantonen dat deze op het moment van het indienen van de eis door de eiser bij het Instituut beschikt over een legitiem belang bij de domeinnaam. Voorts is in die beslissing bepaald, dat het legitiem belang geen statische grootheid is, maar dat dit op verschillende momenten in de tijd al dan niet aanwezig kan zijn.

In het licht van voornoemde beslissing kan het dus zeer wel mogelijk zijn dat, nadat een distributieovereenkomst is beëindigd en de voormalig distributeur niet langer de betrokken waren mag verkopen, laatstgenoemde niet langer beschikt over een legitiem belang bij de betrokken domeinnaam. In vorenstaande beslissing was de beëindiging van de distributieovereenkomst echter uitgesproken door een scheidsgerecht.

In het onderhavige geval echter twisten partijen over de vraag of de distributieovereenkomst (rechtsgeldig) is geëindigd. Bovendien zijn partijen het niet eens over de rechtsgevolgen die dit tot gevolg heeft.

Het is niet aan de Geschillenbeslechter in deze administratieve procedure om na te gaan of Eisers de distributieovereenkomst rechtsgeldig hebben opgezegd en of Verweerder daardoor het legitiem belang bij de Domeinnamen is ontvallen. Het is in de huidige omstandigheden in ieder geval niet evident dat Verweerder geen recht of legitiem belang zou hebben bij de Domeinnaam.

De onderhavige procedure leent zich eenvoudigweg niet voor beantwoording van die vragen. De rechter in een civiele procedure is de aangewezen instantie om die stellingen van Eisers te beoordelen. De Regeling is bedoeld om domeinnaamkaping tegen te gaan en is niet bedoeld als een alternatief voor een procedure voor de burgerlijke rechter met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten.

Nu Eisers er niet in zijn geslaagd om aan te tonen dat Verweerster een legitiem belang ontbeert bij de Domeinnaam, zal de Eis moeten worden afgewezen. Bijgevolg behoeft het al dan niet bestaan van registratie en/of gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam in beginsel geen nadere bespreking.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Hoewel de bespreking van de kwade trouw van Verweerder in het licht van bovenstaande niet van belang is voor de Uitspraak, overweegt de Geschillenbeslechter nog wel het volgende ten aanzien van dit punt.

Artikel 3.2 somt niet-limitatief een aantal omstandigheden op die kunnen dienen als bewijs van kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van een domeinnaam. Die omstandigheden zijn:

a. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan eiser of een van diens concurrenten;

b. de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken;

c. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van de eiser te verstoren;

d. de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, de handelsnaam, de persoonsnaam, de naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of de naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting.

Geen van vorenstaande omstandigheden doet zich naar het oordeel van de Geschillenbeslechter voor.

Integendeel, Verweerder heeft aangetoond dat zij met goedkeuring van Eisers de Domeinnamen heeft geregistreerd. Uit de correspondentie tussen partijen voorafgaand aan de registratie van de Domeinnamen, blijkt dat Verweerder die heeft geregistreerd met het oogmerk om langs die weg de producten van Eisers te verhandelen. De enkele omstandigheid dat de distributieovereenkomst zou zijn beëindigd, rechtvaardigt niet de conclusie dat Verweerder de Domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd en of gebruikt. Het laatste klemt te meer nu niet is gesteld of de Geschillenbeslechter anderszins is gebleken dat aan de goedkeuring van Eisers voorwaarden waren verbonden.

Weliswaar bepaalt de Regeling, anders dan de UDRP, dat om kwade trouw te kunnen aannemen de kwade trouw ook alleen kan zien op het gebruik van een domeinnaam, maar dat maakt het bovenstaand oordeel niet anders. De vraag of het gebruik van de Domeinnamen te kwader trouw is hangt in de omstandigheden van dit geval onder meer af van de juridische status van de distributieovereenkomst, waaromtrent partijen verschillende stellingen hebben aangevoerd. Zoals hierboven aangegeven, is het in het verkorte verband van procedures onder de Regeling niet aan de Geschillenbeslechter om te oordelen over de rechtsgeldigheid van de opzegging van de distributieovereenkomst door Eisers. Een dergelijke vraag dient beoordeeld te worden door de competente rechter.

In het licht van bovenstaande kan de Geschillenbeslechter dan ook niet oordelen dat is voldaan aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling en dient ook daarom de Eis te worden afgewezen.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter
Datum: 16 maart 2011