Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Grupo de Expertos

Grupo Marti, S.A.B. de C.V. v. Lizbeth Alicia GUERRERO ANGULO

Caso No. DMX2011-0020

1. Las Partes

La Promovente es Grupo Marti, S.A.B. de C.V., con domicilio en México, D.F., México, representada por Beltrán Fortuny & Beltrán Rivera, S.C., México.

La Titular es Lizbeth Alicia GUERRERO ANGULO, con domicilio en León, Guanajuato, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <emociondeportiva.com.mx>.

El registrador del Nombre de Dominio es NIC-México (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey ["ITESM"] administrado por Network Information Center México, S.C. ["Registry .MX"] en adelante el “Registrador”).

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de julio de 2011 de conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

El 6 de julio del 2011 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de julio del 2011 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la titular mencionada en la Solicitud es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación e indicando que el nombre de dominio se mantendría bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento.

El Centro realizó la verificación de “Cumplimiento de Requisitos Formales” de la Solicitud, por lo que el Centro procedió a confirmar el 18 de julio de 2011, que ésta cumplía con los requisitos formales de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

Con fecha 18 de julio del 2011, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro envió adecuadamente vía correo electrónico y en documento original a través de correo expreso, tanto a la Titular como al Registrador, una “Notificación de la Solicitud e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia de la Solicitud y confirmando la iniciación formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artículos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y párrafo 4c) del Reglamento Adicional, así como otorgando un término para la presentación de la contestación a dicha Solicitud en fecha no posterior al 7 de agosto del 2011. De conformidad con lo indicado en la Sección 6 de la notificación arriba mencionada, el Centro precisó claramente a la Titular que si no enviaba el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le podría considerar como no personada en el procedimiento. Con fecha 18 de julio de 2011 el Centro recibió, vía correo electrónico, una comunicación informal de parte de Mex.tl informando que “el sitio web emociondeportiva.com.mx había sido suspendido de mex.tl, que el cliente que reservó el nombre de dominio ya no está disponible para responder esta disputa y que mex.tl no tiene ningún interés en este nombre de dominio”. La Titular no contestó la Solicitud. Con fecha 8 de agosto del 2011, el Centró notificó a la Titular que el plazo para la contestación había vencido.

Con fecha 12 de agosto de 2011, el suscrito recibió la invitación para participar como Experto Único en el procedimiento de disputa sobre el nombre de dominio de referencia. Se hace constar que el suscrito firmó y envió el 12 de agosto de 2011, al Centro la Declaración de Aceptación para participar como Experto y la Declaración de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.

El 23 de agosto del 2011, el Centro envió a las partes Promovente y Titular una “Notificación de Nombramiento del Grupo de Administrativo de Expertos y Fecha Proyectada para la Decisión” correspondiente, designando al señor Pedro W. Buchanan Smith como Experto Único y señalando el día 6 de septiembre del 2011, como la fecha para la emisión de la Decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8.F del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al suscrito Experto.

El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.

Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Políticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.

El Experto no ha recibido ningún requerimiento de la Promovente ni de la Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.

Más aún, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.

El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente alega y acredita que es la titular de los siguientes Registros para las Marca EMOCION DEPORTIVA y diseño otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cuyos efectos legales nacieron con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa y que se mantienen actualmente en vigor surtiendo todos sus efectos:

1. Número de Registro 872847 de la marca EMOCION DEPORTIVA y diseño, presentada el 21 de enero de 2005 y otorgada el 23 de marzo de 2005 en la clase 18, y que ampara productos de cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses y talabartería.

2. Número de Registro 874438 de la marca EMOCION DEPORTIVA y diseño, presentada el 21 de enero de 2005 y otorgada el 30 de marzo de 2005 en la clase 28, y que ampara productos de juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases.

3. Número de Registro 874981 de la marca EMOCION DEPORTIVA y diseño, presentada el 21 de enero de 2005 y otorgada el 31 de marzo de 2005 en la clase 41, y que ampara servicio de educación y esparcimiento; servicios de organización de eventos deportivos.

4. Número de Registro 876425 de la marca EMOCION DEPORTIVA y diseño, presentada el 21 de enero de 2005 y otorgada el 19 de abril de 2005 en la clase 25, y que ampara productos de vestuario, calzado, sombrerería.

5. Número de Registro 1030068 de la marca EMOCION DEPORTIVA y diseño, presentada el 23 de enero de 2008 y otorgada el 13 de marzo de 2008 en la clase 28, y que ampara productos de juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.

6. Número de Registro 1036620de la marca EMOCION DEPORTIVA y diseño, presentada el 23 de enero de 2008 y otorgada el 25 de abril de 2008 en la clase 41, y que ampara servicios de educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

5. Alegaciones de las Partes

A. La Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

La porción nominativa de esa Marca es reproducida en su integridad en el nombre de dominio en disputa, razón por la cual la posibilidad de que se asocie dicho nombre de dominio con las Marcas Registradas propiedad de la Promovente es absoluta. Además, la Promovente hace valer que los elementos innominados presentes en sus marcas registradas no impiden que el público consumidor observe y preste

más atención a las palabras EMOCION DEPORTIVA. Razón por la cual la Promovente considera que el nombre de dominio en disputa es parecido hasta el grado de crear confusión con las Marcas Registradas debido a que reproduce letra por letra la porción nominativa de ellas.

La Promovente alega y acredita que es el titular de la Reserva de Derechos número 04-2010-82713451000-203 para el Uso Exclusivo del Nombre “www.emociondeportiva.com” que usa en relación a servicios de difusión vía una red de cómputo, que fue otorgada el 27 de agosto de 2010 por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y se encuentra actualmente en vigor y surtiendo todos sus efectos.

La porción central de esa Reserva de Derechos es reproducida letra por letra en el nombre de dominio en disputa, razón por la cual la posibilidad de que se asocie dicho nombre de dominio con la Reserva de Derechos propiedad de la Promovente es absoluta. Además, mediante el uso de la Reserva cuya titularidad corresponde a la Promovente ésta difunde las actividades que distingue con su Marca Registrada EMOCION DEPORTIVA y Diseño en la página web cuya dirección es “www.emociondeportiva.com”. En este orden de ideas la Promovente considera que el nombre de dominio en disputa es parecido hasta el grado de crear confusión con la Reserva de Derechos de la Promovente.

La Promovente considera que la titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa en razón de que los resultados de una búsqueda de la marca EMOCION DEPORTIVA en los archivos del IMPI muestran la existencia de varios registros para esa marca, todos a nombre de la Promovente, como lo evidencia con diversos anexos a su Solicitud.

Más aún, señala la Promovente, que la Titular no cuenta con registros de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales en trámite o registradas o publicados ante el IMPI.

Además, alega la Promovente que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, con apoyo en el resultado del dictamen previo emitido por el INDAUTOR respecto del nombre de dominio en disputa como reserva para difusión vía red de cómputo. El resultado ilustra que dicho nombre de dominio fue registrado como reserva ante el INDAUTOR por la Promovente, con el número 04-2010-082713451000-203.

Además de lo anterior alega que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, en atención a que no es conocida ni lleva a cabo actividades industriales, comerciales o de servicios con algún nombre comercial y/o razón social constituidos exclusivamente o parcialmente con las palabras EMOCION DEPORTIVA. Sobre el particular destaca el resultado de la consulta llevada a cabo en los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores SIPAC la cual arrojó como resultado la inexistencia de la razón social “Emoción Deportiva.”

Asimismo destaca que la Titular hace uso del nombre de dominio en disputa para ofrecer productos y servicios de competidores de la Promovente, particularmente productos tales como: uniformes deportivos, uniformes para practicar el futbol, ropa deportiva, calzado, calzado deportivo, zapatos de futbol, tenis y servicios de educación deportiva, logrando con ello desviar a los consumidores de la Promovente. Acredita lo expresado en los párrafos previos con la Fe de Hechos contenida en el Acta No. 5631 de fecha 29 de junio del 2011, expedida por el Sr. Lic. Tayatzin Gutiérrez Ramírez, titular de la Correduría Pública No. 60 de esta Cd. de México, D.F. En dicha Acta constan impresiones de varias de las páginas electrónicas que forman parte del sitio web cuya dirección es “www.emociondeportiva.com.mx”. Destacan aquellas en las que se promueven los productos y servicios de los competidores de la Promovente. En esas páginas se lee claramente que los productos que se anuncian, ofrecen y venden en línea en esa página web son uniformes y ropa deportiva, tenis, zapatos de futbol, equipo para practicar el boxeo y el beisbol, balones, así como servicios de escuela deportiva y escuela de futbol.

Señala la Promovente que la Titular registró el nombre de dominio en disputa y lo ha usado de mala fe según se desprende de las siguientes afirmaciones apoyadas todas en constancias documentales que se ofrecieron y se anexaron a la Solicitud:

En el sitio web al que se accede con el nombre de dominio en disputa constan varios hipervínculos, por ejemplo: canchas de futbol, uniformes de futbol, zapatos de futbol, escuela de futbol, etc. Mediante esos hipervínculos la persona que navegue en la página web “emociondeportiva.com.mx” es llevado a la página web ”www.infored.com.mx”. Esa página web es la de una empresa cuyo giro es facilitar comprar y vender productos en línea a compradores potenciales que encontrarán miles de productos de proveedores locales en esa página. Además, usando esa página web ”www.infored.com.mx” los proveedores de productos y de servicios pueden crear su propia tienda en línea y vender a los consumidores locales usando medios de pago electrónicos como PayPal, DineroMail, así como tarjetas de crédito y depósitos bancarios. En este orden de ideas, la titular hace uso del nombre de dominio en disputa para llevar a consumidores al sitio web de un mercado virtual en donde los competidores de la Promovente ofrecen en venta productos del mismo género de los productos listados en los registros de marca de los que la Promovente es titular, por ejemplo: uniformes deportivos, uniformes para practicar el futbol, ropa deportiva, calzado, calzado deportivo, zapatos de futbol, tenis. En ese mercado virtual empresas competidoras de la Promovente ofrecen servicios del mismo género de aquellos listados en los registros de marca de los que la Promovente es titular, por ejemplo: servicios de educación deportiva, logrando con ello desviar a los consumidores de la Promovente. Lo anterior se acredita con la Fe de Hechos del Acta No. 5631 de fecha 29 de junio del 2011, expedida por el Sr. Lic. Tayatzin Gutiérrez Ramírez, titular de la Correduría Pública No. 60 de esta Cd. de México, D.F. En dicha Acta constan impresiones de varias de las páginas electrónicas que forman parte del sitio web ”www.emociondeportiva.com.mx”. Luego entonces considera la Promovente que se ha registrado el nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente al ponerla a competir con un número indeterminado de competidores directos en un mercado virtual al cual los consumidores tienen acceso usando como página de inicio aquella que reproduce la porción nominativa de las marcas registradas por el titular, es decir, EMOCION DEPORTIVA.

Finamente considera la Promovente que el uso que hace la Titular del nombre de dominio en disputa para que usuarios de Internet accedan al mercado virtual del sitio web “www.infored.com.mx” es susceptible de crear confusión y hacerle creer a los consumidores la existencia de alguna afiliación, patrocinio, promoción existente entre la Promovente y los comerciantes y prestadores de servicios que usan ese mercado virtual para promover y vender sus productos y servicios.

Ofrece la Promovente como prueba la dirección electrónica ”www.emociondeportiva.com.mx”, particularmente el hipervínculo “anuncios clasificados”, y más particularmente dentro de ese hipervínculo el de “encuentros eróticos” en donde se ofrecen servicios de comercio sexual. Ese contenido al que se tiene acceso a través de la página web “www.emociondeportiva.com.mx” afecta directamente la reputación y buen nombre de la Promovente. Existe el riesgo que el público consumidor que acceda a ese hipervínculo asocie a la Promovente, titular de varios registros para la marca EMOCION DEPORTIVA, con el comercio sexual.

B. La Titular

La Titular no presentó contestación a la Solicitud de la Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere. La Titular no ha efectuado alegación alguna al Centro o al Experto.

6. Debate y conclusiones

El Experto considera que la Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, la Titular convino y garantizó, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.

Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente la Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los términos del artículo 1.a. de la Política la Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; ii) que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca EMOCION DEPORTIVA de la Promovente se encuentra incluida en el nombre de dominio en disputa, y seguida exclusivamente con la clasificación del nivel genérico o superior geográfico “.com.mx”. La adición de la clasificación “com.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, el término “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio genérico y de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.

Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca EMOCION DEPORTIVA, y que el nombre de dominio en disputa registrado por la Titular es semejante en grado de confusión, si no idéntico, con esta marca.

B. Derechos o intereses legítimos

Adicionalmente, este Experto considera que no existe indicación de que la Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa; ni utilice el nombre de dominio en disputa en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i. de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Este Experto considera, que existe mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante. Este Experto considera que una marca es notoria o bien conocida, si ha sido suficientemente publicitada, a nivel regional, dentro del ámbito de la percepción o área en la que el registrante está sujeto a influencia, o a nivel internacional, de la misma manera, dentro del ámbito en que el público internacional en general, está sujeto a percepciones o influencias, para que bajo la simple apreciación de cualquier persona ordinaria con acceso o influencia mínima razonable a los medios masivos de información y comunicación (como la radio, la televisión, la prensa, Internet y demás anuncios publicitarios urbanos) conozca de la existencia y sea capaz de identificar un uso persistente, o un prestigio, reconocimiento, utilidad comercial o de cualquier otra naturaleza, de una marca, o de un símbolo distintivo respecto del cual exista un titular.

En la opinión del Experto, la evidencia, como en el caso que nos ocupa, de la existencia previa de la marca EMOCION DEPORTIVA, notoriamente conocida de la Promovente, obliga a concluir que la Titular procedió de mala fe (y en el supuesto de que no hubiera sido intencional, de manera indebida y negligente, mas sin embargo igualmente condenable) al registrar y usar el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, este Experto encuentra que la Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente pero sin limitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b.ii, 1.b.iii y 1.b.iv de la Política, en virtud de que, se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca de la Promovente; así como al haber registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente; y finalmente al utilizar el nombre de dominio en disputa, la Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de la Titular o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web de la Titular o en su sitio en línea.

En resumen, este Experto considera que la Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el nombre de dominio en disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable y reprochable la adquisición del nombre de dominio en disputa por la Titular. Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio <emociondeportiva.com.mx> sea transferido a la Promovente.

Pedro W. Buchanan
Experto Único
Fecha: 6 de Septiembre del 2011