Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Decisión del Grupo de Expertos Deloitte Touche Tohmatsu v. Vidal Cavazos Aguilera
Caso No. DMX2011-0008
1. Las Partes
El Promovente es Deloitte Touche Tohmatsu, con domicilio en Zurich, Suiza, representada por Legarreta y Asociados, S.C., México.
El Titular es Vidal Cavazos Aguilera, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <deloite.com.mx>.
El registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es Network Information Center México, S.C. (“NIC-México”).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de enero de 2011. El 25 de enero de 2011 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de enero de 2011 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una Solicitud enmendada el 10 de febrero de 2011. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 17 de febrero de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 9 de marzo de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 10 de marzo de 2011.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 23 de marzo de 2011, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una entidad suiza, con sede principal en Zurich, Suiza.
Las firmas independientes, miembros del Promovente, prestan servicios de contabilidad, auditoría, consultoría, fiscal y otros en varios países alrededor del mundo.
Entre otras marcas, el Promovente es titular de la marca DELOITTE la cual tiene registrada en varios países, incluyendo México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo (i) el No. 567807 que ampara la denominación DELOITTE y diseño, clase 35, de fecha 16 de enero de 1998; (ii) el No. 821009 que ampara la denominación DELOITTE, clase 9, de fecha 16 de febrero de 2004; y (iii) el No. 821010 que ampara la denominación DELOITTE, clase 35, de fecha 16 de febrero de 2004.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 3 de abril de 2008.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:
Los despachos afiliados del Promovente (cada uno con licencia escrita del Promovente) han utilizado las marcas DELOITTE desde al menos 1989. Toda la fama y renombre desarrollado por las empresas del grupo del Promovente por el uso de las marcas DELOITTE beneficia al Promovente de acuerdo a los contratos de licencia celebrados con sus afiliados.
El Promovente y sus firmas afiliadas emplean más de 165.000 personas en más de 140 países.
El Promovente ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y sus despachos afiliados han desarrollado prestigio sustancial con las marcas DELOITTE, teniendo como resultado que sus marcas y nombres de comercio se hayan vuelto famosos en el mundo. Actualmente el Promovente gasta decenas de miles de dólares anualmente en publicidad y promoción de servicios que se prestan bajo la marca DELOITTE y dicha marca distingue sus servicios en el mundo. A manera de ejemplo, en el año 2008, el Promovente y sus despachos afiliados gastaron US$1.6 millones de dólares en anuncios y promociones para la marca DELOITTE & TOUCHE anunciándose en publicaciones tan prestigiosas como el Wall Street Journal, Financial Times, San Francisco Weekly, Fortune y The Economist.
Dado el renombre y éxito de los miembros del Promovente, el Promovente y sus afiliados normalmente reciben atención no-pagada en los medios de comunicación, incluyendo artículos en publicaciones como Fortune, Business Week, Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg TV, Forbes.com, y Chicago Business y en México, la revista Expansión, periódicos El Universal y Excelsior. De igual manera, el Promovente y sus despachos afiliados han recibido decenas de premios y reconocimientos anualmente.
El Promovente mantiene las páginas de Internet <deloitte.com> y <deloitte.com.mx>, proveyendo la tecnología necesaria para países específicos alrededor del mundo, incluyendo el website mexicano. El Promovente ha mantenido el sitio web <deloitte.com> desde 1995.
El Promovente ha acudido en ocasiones previas a procedimientos en materia de nombres de dominio y ha obtenido decisiones favorables respecto de nombres de dominio que utilizaban palabras similares en grado de confusión a las marcas DELOITTE.
El Titular se ha reservado el nombre de dominio en disputa que es similar a las marcas DELOITTE y DELOITTE & TOUCHE del Promovente.
El nombre de dominio en disputa pretende aprovecharse y tomar ventaja de un error ortográfico común que se comete por los usuarios que escriben el URL directamente en sus buscadores, toda vez que omite la segunda letra “t”. Los Grupos de Expertos han encontrado frecuentemente que omisiones como esa y errores ortográficos resultan en nombres de dominio similares en grado de confusión.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
El Titular no puede demostrar o establecer ningún interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. El Promovente y el Titular no tienen relación alguna que pudiera dar lugar a una licencia, permiso o cualquier otro tipo de derecho por virtud del cual el Titular pudiera ser titular o utilizar cualquier nombre de dominio incorporando las marcas DELOITTE o similares en grado de confusión.
El nombre de dominio en disputa no es ni podría considerarse como apodo del Titular, o cualquier otra forma de identificación del Titular con o relacionado a un interés legítimo en el mismo. No existe evidencia de que el Titular haya sido conocido por el nombre de dominio en disputa, lo cual es nuevamente evidencia de que el Titular carece de interés legítimo o derechos sobre el mismo.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A pesar de que el Titular pareciera no haber utilizado el nombre de dominio en disputa hasta la fecha, su tenencia pasiva se considera de igual manera de mala fe.
El Titular no tiene relación alguna con el Promovente o cualquiera de sus firmas afiliadas o con el uso legítimo que éstas dan a las marcas DELOITTE, lo que también es prueba de su mala fe.
Así mismo, la práctica de “typosquatting” constituye por sí misma mala fe.
Presumiblemente el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el Promovente refleje la marca o denominación en el nombre de dominio en disputa.
El Promovente solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
A. General
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte Promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas1.
B. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca DELOITTE, la cual tiene registrada en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca DELOITTE. En efecto, salvo por la omisión de una letra “t”, el nombre de dominio en disputa es igual a la marca del Promovente.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
Ha quedado acreditado que DELOITTE es una marca registrada por el Promovente, que su registro en México se remonta a 1998, y que el nombre de dominio en disputa fue creado en 2008. Resulta, además, que el Promovente es ampliamente conocido a nivel mundial y que es identificado con su marca DELOITTE, la cual también es internacionalmente conocida.
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar sus marcas como nombre de dominio. El Promovente asevera que no existe relación alguna entre el Promovente y el Titular, y que el Promovente no ha otorgado licencia, autorización o permiso alguno al Titular para que utilice sus marcas en el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el Promovente afirma que el nombre de dominio en disputa no es ni podría considerarse como apodo del Titular, además de que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
De los hechos acreditados, las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado2.
En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
D. Registro o uso de mala fe
El Promovente afirma que el Titular registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Ha quedado acreditado que la marca DELOITTE (tanto denominativa como mixta) fue registrada como marca por el Promovente varios años antes de que el Titular procediese al registro del nombre de dominio en disputa, que ha sido usada ampliamente por el Promovente y que es sumamente conocida, así como que el Promovente goza de gran cobertura en los medios de comunicación tanto en territorio mexicano como a nivel internacional.
Además, el Promovente alega que la práctica del “typosquatting” constituye por sí misma evidencia de mala fe. Resulta pues relevante que, salvo por la omisión de una letra “t”, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca DELOITTE del Promovente (lo que precisamente es conocido como error tipográfico deliberado o “typosquatting”), circunstancia que efectivamente ha sido considerada en varios casos como indicativa de mala fe.3
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular debió haber sabido de la existencia del Promovente y de su marca DELOITTE al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.4
En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <deloite.com.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 6 de abril de 2011
1 En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.
2 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o interese legítimos se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467, se establece “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given... Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant’s assertion”.
3 El Promovente se apoya, entre otras, en Amazon.com, Inc. v. Steven Newman a/k/a Jill Wasserstein a/k/a Pluto Newman, Caso OMPI No. D2006-0517, en donde se estableció: “Typosquatting” involves the intentional registration and use of a domain name that is a common misspelling or predictable mistyping of a distinctive mark”. Además, este Experto considera relevante lo establecido en (i) AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, Caso OMPI No. D2000-0937: “The use of misspellings alone is sufficient to prove bad faith under paragraph 4(b)(iv) of the Policy”, y en (ii) Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani, Caso OMPI No. D2002-0568: “Typosquatting is virtually per se registration and use in bad faith” (énfasis agregado).
4 En Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció que “Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca... Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca”.