Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Universidad Autónoma de Nuevo León v. Fernando Nicolás Rosey Rodríguez
Caso No. DMX2011-0007
1. Las Partes
La Promovente es Universidad Autónoma de Nuevo León, con domicilio en Nuevo León, México, Internamente representada.
El Titular es Fernando Nicolás Rosey Rodríguez, con domicilio en Distrito Federal, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <uanlmexico.com.mx> y <uanlmexico.mx>.
El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de enero de 2011. El 13 de enero de 2011 el Centro envió a NIC-México via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 13 de enero de 2011 NIC-México envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que la persona que figura como registrante en la Solicitud, es el Titular de los nombres de dominio en disputa, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 20 y el 27 de enero de 2011. El Centro verificó que la Solicitud junto con las modificaciones a la misma cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 28 de enero de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de febrero de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 18 de febrero de 2011.
El Centro nombró a Martín Michaus como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de marzo de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Experto ante lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos, adjuntos a la misma y que ninguno de ellos fueron cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:
a) El Promovente es una institución de cultura superior, al servicio de la sociedad, descentralizada del Estado de Nuevo León, con plena capacidad y personalidad jurídica y dedicada a la formación de profesionales, investigadores, maestros universitarios y técnicos, de acuerdo con las necesidades de México y del Estado de Nuevo León. Desarrolla sus funciones docente, investigadora, de difusión del conocimiento y la cultura, en los términos de la Ley Orgánica contenida en el decreto número 60, expedido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León y publicada en el periódico oficial del Estado del 7 de junio de 1971.
b) El Promovente es titular en la República Mexicana, de los registro de marca UANL que exhibió como prueba, los cuales se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales, todos ellos solicitados el 5 de febrero de 2008, habiéndose reclamado como fecha de primer uso el 5 de junio de 1971. Los registros de marca son los siguientes: 1028742 UANL en clase 9 internacional; 1028743 UANL en clase 14 internacional; 1028744 UANL en clase 16 internacional; 1028745 UANL en clase 21 internacional; 1028015 UANL en clase 24 internacional; 1028746 UANL en clase 25 internacional; 1028747 UANL en clase 35 internacional; 1028748 UANL en clase 36 internacional; 1028749 UANL en clase 38 internacional; 1028750 UANL en clase 39 internacional; 1028751 UANL en clase 41 internacional; 1028752 UANL en clase 42 internacional; 1028753 UANL en clase 43 internacional;1028754 UANL en clase 45 internacional; 1028755 UANL en clase 44 internacional.
c) El acrónimo UANL deriva de la denominación Universidad Autónoma de Nuevo León, institución de educación superior, de carácter público, con sede en el Municipio de San Nicolás de los Garza, dentro del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León.
d) Se organizó formalmente en el año de 1933, y en el año de 1971 se le otorgó la autonomía, aún vigente hoy, dando paso al nombre con el cual se le conoce desde esa fecha, Universidad Autónoma de Nuevo León.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
El Promovente sostiene lo siguiente:
Que el acrónimo UANL deriva de la denominación Universidad Autónoma de Nuevo León, con la cual se le identifica desde sus orígenes.
Que a su juicio, resulta difícil pensar que los nombres de dominio <uanlmexico.com.mx> y <uanlmexico.mx> fueren escogidos por el Titular para realizar un uso legítimo y leal, sino que más bien, los seleccionó para desviar al público consumidor y relacionarlo con la marca.
El Titular no tiene derecho o interés legítimo, puesto que la Universidad Autónoma de Nuevo León no le ha otorgado autorización o licencia de uso para utilizar la marca UANL como nombre de dominio, por lo que lo realiza indebidamente.
Esta circunstancia perturba la actividad educativa y comercial del Promovente, toda vez que el público consumidor se desorienta al ingresar al sitio web correspondiente, lo que provoca, según señala el Promovente, un daño directo a su representada, lo que se infiere del hecho de que el Titular no ha hecho un uso leal y efectivo de los nombres de dominio <uanlmexico.com.mx> y <uanlmexico.mx>.
Sigue señalando que el Titular no podía ignorar la existencia del signo distintivo UANL, debido a los diversos medios de comunicación que existen, en los que aparece no solo la institución educativa, sino también en el ámbito deportivo en el que es ampliamente conocido desde 1960, en el que adoptó de manera oficial el nombre Tigres UANL, que al día de hoy sigue siendo un equipo de fútbol soccer de primera división de México y que goza de una amplia difusión y prestigio en México y en el extranjero, toda vez que ha conseguido el campeonato de diversos torneos de fútbol profesional en distintas categorías, confiriéndole, a su juicio, con ello a la marca UANL un carácter notorio.
Asimismo, manifiesta que la UANL cuenta con el nombre de dominio principal <uanl.mx> registrado desde el 31 de enero de 1990 y el cual ha venido usando desde entonces, es decir 20 años antes que el del Titular. Esto lo acredita a través de la base WhoIs the Registry.mx en http://www.nic.mx/es/inicio.
Que los nombres de dominio <uanlmexico.mx> y <uanlmexico.com.mx> son idénticos a la marca UANL que deriva del nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, toda vez que reproducen la marca de la Universidad UANL, sin importar la presencia de la indicación geográfica México que resulta indicativa del país de origen de los nombres de dominio.
Que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <uanlmexico.com.mx> y <uanlmexico.mx>.
Que los nombres de dominio se utilizan de mala fe y solicita que sean transferidos al Promovente.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos;
De acuerdo con lo previsto por el artículo 19 del Reglamento, el experto resolverá la solicitud de resolución de controversia de conformidad con la Política aplicable, el Reglamento, así como las normas y principios de derecho que considere aplicables.
El Promovente cuenta con la capacidad y personalidad jurídica necesaria para promover el presente asunto, en los términos de lo previsto en la Ley Orgánica contenida en el Decreto número 60 expedido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León y publicado en el periódico oficial del Estado el día 7 de junio de 1971, razón por la cual se encuentra legitimada para presentar la presente Solicitud.
6.3 Identidad o similitud confundible.
Alega el Promovente que los nombres de dominio <uanlmexico.com.mx> y <uanlmexico.mx>, registrados por el Titular, son idénticos o similares con respecto a las marcas sobre la cual alega tener derechos legítimos.
Es clara la coincidencia entre las denominaciones en cuestión, por tratarse de denominaciones casi idénticas, y por ende, existe una similitud fonética y visual, toda vez que tanto las marcas del Promovente como los nombres de dominio del del Titular están compuestos por el acrónimo UANL, que deriva del nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los nombres de dominio en disputa están acompañados de la palabra “México” y de “.com.mx” y “.mx”, circunstancias que resultan meramente indicativas del país y que no constituyen elementos diferenciadores que desvirtuen la similitud de los nombres de dominio en disputa.
Por lo tanto se cumple el primer requisito de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
En lo que se refiere a la legitimidad respecto de los nombres dominio en cuestión, que pudiere corresponderle al Titular, el Experto observa que:
El Titular no dio contestación a la Solicitud, por lo que con apoyo en la Política y Reglamento, se tienen por aceptados los hechos documentados y narrados en la Solicitud.
El Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio, al no presentar argumentos de defensa. El expediente no contiene evidencias que el Titular tenga derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio.
Respecto del Promovente sobre el reclamo del nombre dominio, el Experto observa que:
El Promovente es titular de diversos registros de marca, todos ellos bajo la denominación UANL con fecha de presentación 5 de febrero de 2008, habiéndose reclamado como fecha de primer uso el 5 de junio de 1971, cuyos números de registro fueron señalados en el inciso 4 b) de la presente decisión.
Que de acuerdo con información proporcionada por el WhoIs, la fecha de creación del nombre de dominio <uanlmexico.com.mx>, es del 11 de abril de 2008 y la del nombre de dominio <uanlmexico.mx> es del 18 de mayo de 2009.
Esto es que la marca UANL se ha utilizado en México desde cuando menos 38 años antes que la creación de los nombres de dominio en disputa y los registros de marca antes señalados que se solicitaron con anterioridad a la creación de los nombres de dominio en disputa.
Que el Promovente menciona haber celebrado una multiplicidad de convenios de colaboración con diversas instituciones educativas y diversos países, lo que han dado una gran difusión a nivel mundial de la existencia de la misma, aunque no pasa desapercibido para el Experto que si bien se señalan una serie de convenios celebrados con instituciones académicas de diversos países, no indica las fechas de la celebración de los mismos.
Así también, observa el Experto, que en el ámbito deportivo es ampliamente reconocida la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien desde 1960, año en que debutó de manera oficial el nombre Tigres UANL hasta el día de hoy, es un equipo de fútbol soccer de primera división de México, con gran difusión y prestigio inclusive en el extranjero y el que ha conseguido diversos campeonatos en diferentes categorías profesionales de el país.
Por lo tanto, se cumple el segundo requisito de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De las constancias del expediente, se desprende que los nombres de dominio se registraron de mala fe, puesto que se presume que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la abreviatura UANL, toda vez que conforme a los registros de marca presentados por el Promovente, ésta se empezó a utilizar desde 1971 y ha tenido una amplia difusión en el país. Si bien el Promovente sostiene que la marca UANL es una marca notoria en México y en el extranjero, también no pasa desapercibido para este Experto que el Promovente no exhibe pruebas suficientes que así lo acrediten, conforme a la legislación Mexicana y tratados internacionales.
Por otra parte, el Experto observa que además de que el Titular no tiene un interés legítimo respecto de los nombres de dominio, motivo del conflicto, también lo es que de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, los nombres dominio <uanlmexico.com.mx> y <uanlmexico.mx> fueron creados respectivamente el 11 de abril de 2008 y 18 de mayo de 2009, sin que hasta el momento, exista o se haya acreditado la existencia de preparativos serios que hagan presumir el uso de los nombres de dominio o que su Titular sea conocido en el ámbito para el cual registró dichos nombres de dominio y que permitieran presumir un interés legítimo en su uso y registro, todo lo cual hace suponer que los realizó de mala fe.
Por otra parte, el Titular al no contestar la Solicitud, no acreditó ningún uso de los nombres de dominio, ni acreditó que él como individuo, negociación u organización, está comúnmente identificado por esos nombres de dominio. Al contrario, hay indicios en el expediente que con el registro de los nombres de dominio, intentaba engañar al consumidor, o impedir el registro legítimo de los nombres de dominio por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sin que le asistiera razón o interés para hacerlo.
Por lo tanto, se cumple el tercer requisito de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <uanlmexico.com.mx> y <uanlmexico.mx> sean transferidos al Promovente.
Martín Michaus
Experto Único
Fecha: 17 de marzo de 2011