Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Symantec Corp. contre Myrique S.A.R.L.

Litige n° DFR2010-0029

1. Les parties

Le Requérant est Symantec Corp., Cupertino, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Deprez Guignot & Associés, France.

Le Défendeur est Myrique S.A.R.L., Dardilly, France, représenté par Cabinet OJFI - ALISTER (SELARL), France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <norton.fr> enregistré le 16 octobre 2006.

Le prestataire Internet est la société AFNIC.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Symantec Corp. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 27 août 2010.

Le 27 août 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 30 août 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 6 septembre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 septembre 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 24 septembre 2010. Le 4 octobre 2010, le Requérant a soumis des observations additionnelles.

Le 13 octobre 2010, le Centre nommait Martine Dehaut comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est la société de droit américain Symantec Corp., spécialisée notamment dans l’édition de logiciels anti-virus. Dans le cadre de ses activités, le Requérant est notamment titulaire de la marque française NORTON No. 99 803 251 déposée le 16 juillet 1999 en liaison avec des produits et services des classes 9, 38 et 42, dont les logiciels et des services de télécommunication. Le Requérant dispose également d’un large portefeuille de noms de domaines constitués du terme “norton” (<norton.com>, <norton.de>, <norton.es>, …).

Le Défendeur est la société Myrique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le No. B 485 074 785. Cette société se présente comme un “domainer”, dont l’activité consiste à réserver des noms de domaine génériques, pour ensuite les revendre à des tiers.

Depuis 1999 et jusqu’au mois d’avril 2006, le nom de domaine <norton.fr> était réservé et utilisé par un distributeur de la société Symantec Corp. Il a ensuite été réservé par le Défendeur le 16 octobre 2006. Dans l’actualité, ce nom de domaine est utilisé pour reproduire des biographies et des photographies de personnes (artistes, sportifs) dont le patronyme est Norton.

Le 26 mai 2009, le Requérant a mis le Défendeur en demeure de lui transférer le nom de domaine litigieux. Les quelques échanges intervenus par suite entre les conseils des parties n’ont pas permis de parvenir à une solution amiable.

Estimant que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits, le Requérant a décidé de saisir le Centre dans les conditions rappelées au point 3 ci-dessus.

5. Argumentation des parties

A titre liminaire, l’Expert indique qu’il ne tient pas compte des observations additionnelles déposées par les parties après les délais impartis. Ces observations ne concernent pas des faits intervenus a posteriori, et ne se sont pas essentielles à l’évaluation du bien-fondé de la demande.

Les parties ont développé de longs arguments au soutien de leurs prétentions, et ont joint à leurs écrits une documentation volumineuse. Ceux-ci peuvent être résumés comme suit :

A. Requérant

Le Requérant expose qu’il est le “leader mondial des utilitaires pour ordinateurs”. Présent dans 40 pays et employant 15.000 personnes, il est en France “l’un des principaux acteurs de la sécurité informatique des particuliers et des professionnels“. La marque NORTON désigne le logiciel antivirus le plus connu du Requérant, dont la renommée est incontestable. A l’appui de ses prétentions, la société Symantec verse à la plainte un épais dossier de preuves de notoriété, contenant essentiellement une revue de presse, et des données relatives au nombre de visites des usagers sur ses sites Internet dédiés aux produits NORTON.

La société Symantec indique que le nom de domaine litigieux fait l’objet d’une exploitation “factice“, consistant en un quasi-plagiat de biographiques d’individus dénommés Norton disponibles sur le site Wikipedia.

Le Requérant estime que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux portent atteinte à ses droits de marque au sens des dispositions des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Concernant spécifiquement les activités du Défendeur, le Requérant indique que “le site “www.norton.fr”, de par sa nature, offre à l’internaute des services de consultation d’information de l’Internet, accessibles depuis un ordinateur, reproduisant le site Wikipedia. A ce titre les services pour lesquels est exploité le site associé au nom de domaine <norton.fr> sont fortement similaires aux (…) services permettant l’accès à l’Intranet, aux réseaux locaux et aux réseaux longue distance, ainsi qu’à l’Internet, consultations et services techniques pour ordinateur” visés par l’enregistrement de marque antérieur.

Le Requérant invoque également le bénéfice de l’article L.713-5 du Code, relatif à la protection dont peuvent bénéficier les marques renommées au-delà du principe de spécialité.

Enfin la société Symantec estime que l’utilisation factice du nom de domaine litigieux caractérise son absence d’intérêt légitime sur le nom de domaine <norton.fr>, ainsi que sa mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur indique utiliser le nom de domaine litigieux en liaison avec un site consistant “en un portail fournissant à titre gratuit, des informations ayant trait à des personnalités portant le nom patronymique “Norton””.

Le Défendeur estime que la marque française NORTON No. 99 803 251 a été acquise par le Requérant uniquement dans le dessein de pouvoir l’opposer au Défendeur dans le cadre de la présente procédure. En effet cette marque n’était pas détenue par la société Symantec Corporation lorsque cette dernière a, en mai 2009, mis en demeure le Défendeur de lui transférer le nom de domaine <norton.fr>. Or, toutes les autres marques du Requérant comprenant le terme NORTON ont été déposées après la réservation du nom de domaine litigieux. Ce rachat de la marque NORTON, inscrit au RNM le 21 juillet 2009, a dès lors un caractère frauduleux, selon le Défendeur.

Le Défendeur invoque également à son profit la tolérance du Requérant, ce dernier ayant tardé trois ans à se manifester, et encore un an à compter de son courrier de mise en demeure pour saisir le Centre.

La société Myrique remet par ailleurs en cause la notoriété de la marque NORTON, non prouvée à suffisance selon elle, et souligne que cette marque coexiste aussi avec d’autres marques identiques ou comprenant le terme “norton”.

Elle indique également qu’il n’y a pas contrefaçon de la marque NORTON en l’espèce, en l’absence de similitude entre les droits de marque invoqués et le contenu du site incriminé.

Enfin, le Défendeur nie avoir agit de mauvaise foi, et insiste à cet égard sur le fait que son site Internet n’a aucun contenu factice.

6. Discussion

Conformément à l’article 20(c) du Règlement, “L’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i) Droits du Requérant sur le nom de domaine

La société Symantec Corporation détient divers droits de marque sur le terme NORTON, dont la marque française NORTON No. 99 803 251. La marque NORTON du Requérant est reproduite dans son entièreté dans le nom de domaine litigieux. Le Requérant est, à ce titre, habilité à solliciter le transfert à son profit du nom de domaine <norton.fr>.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

A titre liminaire, l’Expert écarte les griefs soulevés par le Défendeur tirés d’une part du caractère frauduleux de l’acquisition de la marque française NORTON No. 99 803 251, et d’autre part de la tolérance par le Requérant de l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux.

S’agissant du premier point, outre le fait que la démonstration du Défendeur ne paraît pas convaincante, l’Expert rappelle qu’il n’est aucunement compétent pour remettre en cause la validité des droits de marque du Requérant, ou pour apprécier une éventuelle mauvaise foi de ce dernier lors de la cession de l’enregistrement susvisé. Ces questions relèvent de la compétence exclusive des tribunaux.

S’agissant du second point, l’Expert note que deux ans et demi se sont écoulés entre la date de réservation du nom de domaine litigieux et l’envoi du courrier de mise en demeure du Requérant. Ce délai ne paraît nullement excessif, et en tout état de cause le Défendeur n’apporte pas la preuve que le Requérant aurait eu connaissance dès 2006 de l’existence du nom de domaine <norton.fr>.

Conformément à l’article 1 du Règlement, on entend par atteinte aux droits des tiers “une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le Défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

En droit français, l’existence d’une atteinte à un droit de marque est essentiellement subordonnée à l’existence d’un risque de confusion, qu’il soit présumé ou démontré. Le risque de confusion s’apprécie au regard de l’identité ou de la similitude des signes comparés, en tenant compte de leur caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, et de l’identité ou de la similitude des produits et services couverts par les marques (voir en ce sens les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle). A titre exceptionnel, une protection accrue est conférée à celles des marques jouissant d’une renommée. L’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule en effet que “l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur s’il est susceptible de porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière (…)”.

En l’espèce, l’Expert partage l’analyse du Défendeur selon laquelle l’enregistrement et l’usage du nom de domaine <norton.fr> ne contrefont pas les droits du Requérant sur la marque NORTON. Ceci découle du fait que le nom de domaine incriminé n’a pas été exploité, ou l’a été uniquement pour héberger quelques biographies de personnalités dont le patronyme est Norton. Il ne s’agit en aucun cas d’un usage à titre de signe distinctif en liaison avec des “services de consultation d’information sur l’Internet” comme le suggère le Requérant. Partant, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Industrielle.

Se pose ensuite la question de savoir si le Requérant peut utilement mettre en jeu les dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, ce qui impose au préalable de déterminer si la marque invoquée jouit d’une renommée en France.

Sur ce point, l’Expert estime que la demande établit largement à suffisance la renommée de la marque NORTON, en France, en liaison avec des logiciels anti-virus et autres produits et services liés. Contrairement aux allégations du Défendeur, cette renommée est antérieure à la date de réservation du nom de domaine litigieux, et n’est pas confinée à des milieux professionnels spécialisés. De toute évidence, la plupart des utilisateurs d’Internet connaissent la marque NORTON.

Ceci étant posé, quel est l’impact de la renommée de la marque NORTON face au nom de domaine litigieux, alors que celui-ci n’est pas exploité ou du moins fait l’objet d’une exploitation neutre, à savoir pour héberger diverses biographies de personnalités dont le patronyme est Norton ?

On pourrait argumenter que la simple réservation d’un nom de domaine ne peut pas porter atteinte à la renommée d’une marque, dans la mesure où il s’agit d’un acte neutre qui n’est pas attaché à une quelconque activité (voir sur ce point Jérôme Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, L.G.D.J., 2^e édition, tome 1).

Néanmoins, les tribunaux français et la jurisprudence développée en vertu du Règlement ont adopté une position contraire, en estimant que le simple enregistrement d’un nom de domaine pouvait porter atteinte à la renommée d’une marque. Cela est notamment le cas lorsqu’il n’est pas envisageable que le nom de domaine puisse être exploité sans porter atteinte à la marque renommée. On citera ici un extrait de l’arrêt rendu le 4 juillet 2008 par la Cour d’Appel de Paris dans un litige portant sur le nom de domaine <eurostar.eu> : “considérant que les marques EUROSTAR du Réseau Ferroviaire (…) ont acquis une notoriété que ne fait pas débat et justifie qu’elles soient protégées dans les termes de l’article L713-5 du CPI; considérant que l’usage que la société EDT a fait lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux du signe constitutif de ces deux marques et porteur de leur distinctivité, caractérise un usage injustifié; qu’il est indifférent que ce site ne soit pas exploité dans la mesure où l’usage est celui intervenu lors de la demande d’enregistrement du nom de domaine et n’est couvert par aucun juste motif au sens de l’article 5.2 de la directive 89/104”. Ce raisonnement est cohérent avec l’approche suivie par la même Cour dans un arrêt rendu l’année précédente, le 7 mars 2007 à propos de noms de domaine constitués autour du terme “meridien” : “il est indifférent que ce site ne soit pas exploité dans la mesure où l’usage est celui intervenu lors de la demande d’enregistrement du nom de domaine et n’est couvert par aucun juste motif (…)” (voir également, à titre d’illustration, CA Versailles, 14^e ch., 8 janvier 2003, Christiane L. / SA L’Oréal; et CA Versailles, 12^e ch., sect. 1, 27 avril 2006, Milka B. / Kraft Foods Schweiz Holding).

A titre surabondant, on relèvera que l’articulation même de l’article 20(c) du Règlement permet de constater que le simple enregistrement d’un nom de domaine peut porter atteinte aux droits des tiers.

En l’espèce, l’Expert estime que le Défendeur a sciemment tenté de détourner la notoriété attachée à la marque NORTON, lors de l’enregistrement du nom de domaine <norton.fr> en 2006. Cette constatation s’impose pour les motifs suivants :

- La société Myrique se présente comme un “domainer”, dont l’activité consiste à réserver puis à revendre des noms de domaine génériques, sans porter atteinte aux droits des tiers. Or, le terme “norton” n’est au aucun cas un terme générique, ou à tout le moins aucun argument n’a été développé en ce sens ;

- L’usage a minima du nom de domaine <norton.fr>, pour héberger un site contenant quelques biographies de personnalités ayant le patronyme Norton est largement factice, artificiel. Ces biographies ont été largement inspirées (voire plagiées) de biographies accessibles sur l’encyclopédie Wikipédia, elles ne concernent que six personnes, et le Défendeur ne peut prétendre de bonne foi qu’il entend générer des revenus publicitaires sur cette base ;

- Le Défendeur est un professionnel de l’Internet, qui a de toute évidence connaissance de la marque NORTON, dont la renommée dans le domaine informatique est importante. Le Défendeur, par cette réservation, détourne à son profit la renommée de la marque NORTON. La mise en place d’un site de toute apparence factice ne paraît avoir pour seul but que de se prémunir en cas d’intervention de la société Symantec dans la cadre d’une procédure en vertu du Règlement ou d’une action judiciaire.

En définitive, l’Expert estime que l’enregistrement du nom de domaine <norton.fr> porte atteinte aux droits du Requérant sur la marque NORTON, cette atteinte étant caractérisée par un détournement parasitaire de la renommée de cette marque au sens de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Le Défendeur ne dispose pas d’intérêt légitime sur le nom de domaine incriminé, et ne semble pas avoir agit de bonne foi.

Dans ces conditions, il est approprié d’ordonner le transfert du nom de domaine <norton.fr>, sans qu’il ne soit nécessaire d’évaluer si son enregistrement ou son usage ont porté atteinte aux règles de la concurrence au sens de l’article 1 du Règlement.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <norton.fr>.

Martine Dehaut
Expert
Le 4 novembre 2010