Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Sonae SGPS S.A. v. Realsp.com
Caso No. DES2012-0004
1. Las Partes
La Demandante es Sonae SGPS S.A. con domicilio en Maia, Portugal, representada por J. Pereira da Cruz, S.A., Portugal.
La Demandada es Realsp.com con domicilio en Quinta da Ribeira, Portugal.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <sonae.es>.
El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de enero de 2012. El 24 de enero de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. En la misma fecha, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de enero de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de febrero de 2012. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 16 de febrero de 2012.
El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 22 de febrero de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Con independencia de las alegaciones realizadas por la Demandante en su Demanda, y tras la investigación particular del Experto, se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:
- La Demandante es titular de varios nombres de dominio en torno a la denominación “sonae” y “sonaesierra”. En particular, por lo que ahora interesa, opera un sitio Web bajo el nombre de dominio <sonae.pt.es>. A través del mismo, el Experto ha podido constatar y corroborar la afirmación que la Demandante realiza en su escrito (mas sin apoyo documental) de constituir un grupo empresarial con una sólida implantación en el ámbito de la distribución comercial minorista (centros comerciales), con una cartera de marcas de carácter notorio y cotizada en Bolsa.
- El Experto, tras numerosos intentos, no ha podido acceder al sitio Web a través del nombre dominio en disputa. De hecho, al intentarlo, el usuario es (cuanto menos en la fecha de redacción de la presente Decisión) automáticamente redireccionado al sitio Web bajo el nombre de dominio <sonae.pt.es>, titularidad de la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto:
- La Demandante, cuyas siglas corresponden al acrónimo de “Sociedade Nacional de Estratificados, SARL”, constituye el mayor grupo empresarial portugués de capital privado. Fundado en el año 1959, inicia su crecimiento más intenso en la década de los años 80 en los ámbitos de negocio inmobiliario, distribución minorista de alimentación, comunicaciones y tecnología, ocio y turismo, y su expansión internacional en los años 90. Se trata de una sociedad cotizada en Bolsa.
- La Demandante es titular, entre otras, de varias marcas comunitarias, portuguesas y españolas coincidentes con la denominación que es objeto del nombre de dominio en disputa, en concreto: marca comunitaria SONAE núm. 001810795; marca española SONAESIERRA núm. 2.612.269; y marcas portuguesas SONAE núms. 306.788, 306.789 y 308.193, todas ellas en vigor. Asimismo alega ser titular de numerosas marcas internacionales, circunstancia que no queda acreditada en el expediente.
- Que la Demandada no ha sido autorizada por la Demandante en modo alguno para usar la denominación “sonae”, la cual posee carácter notorio, hecho que no puede desconocer la Demandada.
- Que la Demandada mantiene el nombre de dominio en disputa inactivo, pero que de darle uso éste no podría ser sino de mala fe, con el propósito de desviar usuarios originalmente interesados en acceder a información y contenidos de la Demandante.
- Y así, de todo lo anterior, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
Por virtud del artículo 21 Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, se tendrán en cuenta las leyes y principios del Derecho español que el Experto considere aplicables.
En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:
(i) que el nombre de dominio en disputa registrado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
(ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <sonae.es> es idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la denominación “sonae”, cuyo carácter notorio ha podido constatar el Experto.
El Experto estima que concurre, por consiguiente, el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
Del modo que se ha adelantado, el Experto ha comprobado las afirmaciones de la Demandante sobre el carácter notorio - en el territorio de la Península Ibérica - de sus marcas en el sector de la distribución comercial y de las telecomunicaciones, amén de su cotización en el mercado bursátil, circunstancias que la Demandada no puede desconocer.
Con todo, el Experto se permite aconsejar a la Demandante que, de enfrentarse a otro procedimiento de estas características, aporte prueba de tal carácter notorio, a fin de evitarle al Experto la referida tarea de investigación, que no le corresponde, y arriesgar la resolución del caso en su favor.
El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto considera que concurrió mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa. En efecto, y de cuanto antecede, que la Demandada no podía desconocer el carácter notorio de los signos distintivos de la Demandante. Esta circunstancia, de por sí, serviría para acreditar el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
La anterior conclusión se refuerza, por lo demás, con dos circunstancias adicionales que el Experto presume tradicionalmente indicativas de la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, cuales son, de un lado, la falta de personación en el proceso y de contestación a la Demanda como, de otro lado, la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa. Sobre lo anterior, valga enfatizar que el redireccionamiento automático a un nombre de dominio perteneciente a la Demandante revela un reconocimiento implícito, por parte de la Demandada, del mejor derecho de aquélla y, probablemente, una velada voluntad de ofrecérselo, en algún momento, para compra, pues de otro modo no puede explicarse la conducta de la Demandada de incurrir en coste alguno en el registro del nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, el Experto considera que se cumple con el tercer elemento del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <sonae.es> sea transferido a la Demandante.
Paz Soler Masota
Experto
Fecha: 9 de marzo de 2012