Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Tivo Inc., TiVo Brands LLC v. Primitivo Fernández Maján

Caso No. DES2011-0023

1. Las Partes

Las Demandantes son Tivo Inc., TiVo Brands LLC con domicilio en California, Estados Unidos de América, representadas por Carlos Polo y Asociados, España.

El Demandado es Primitivo Fernández Maján, con domicilio en Madrid, España representado por Lehmann y Fernández S.L., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tivo.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de mayo de 2011. El 31 de mayo de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de junio 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de junio de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de junio de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de junio de 2011.

El 29 de junio de 2011 las Demandantes presentaron un escrito rebatiendo los argumentos del Demandado en su escrito de contestación. Trasladado este escrito al Demandado, éste presentó a su vez un escrito el 19 de julio de 2011 contestando al presentado por las Demandantes.

El Centro nombró a Alberto de Elzaburu como Experto el día 18 de julio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

4.1 La Demandante Tivo Brands LLC es titular de la marca comunitaria No. 1006014 TIVO , solicitada el 27 de noviembre de 1998 y concedida el 1 de febrero de 2001 y plenamente en vigor para identificar los productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 38 y 41.

Dicha Demandante es igualmente titular de diversos registros de marca TIVO en diversos países del mundo.

Por su parte, la demandante Tivo Inc. posee diversos nombres de dominio que incorporan la palabra “tivo”.

4.2 El nombre de dominio en disputa fue registrado el 11 de noviembre de 2005.

4.3 Accediendo al correspondiente sitio Web se produce un reenvío a la página “www.myspace.com/tivo”, con información acerca del Demandado y su grupo musical.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

- Las Demandantes son titulares de los registros de marca TIVO antes mencionados, así como del nombre comercial y nombres de dominio TIVO.

- Las Demandantes son mundialmente famosas por haber desarrollado y comercializado el primer grabador de video digital (DVR) disponible en el mercado bajo la marca TIVO a finales de los 90. Se trata de una tecnología que permite grabar el contenido de la televisión en un disco duro, lo cual permite su manejo a través de diversas funciones de gran utilidad para el usuario.

- La marca TIVO de las Demandantes ha adquirido una gran notoriedad en el mercado mundial audiovisual, lo que se acreditara a través de diversa documentación.

- El 22 de julio de 2010 la Demandante envió un correo electrónico al Demandado poniendo de manifiesto sus derechos sobre la marca TIVO y requiriendo su cooperación para solucionar de forma amistosa el conflicto. Tras diversas conversaciones e intercambio de correos electrónicos, el Demandado remite un último correo electrónico señalando que no puede vender el nombre de dominio por menos de EUR 15.000 , añadiendo que dicha cantidad "no será mayor problema para una multinacional como Tivo, Inc.”.

- El nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca anterior notoria TIVO de la Demandante.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación, pues no es titular de ningún registro de marca TIVO. Asimismo, el carácter notorio de la marca ante la Demandante excluye que el Demandado ostente derechos o intereses legítimos válidos sobre el nombre de dominio.

- El Demandado ha registrado o utilizado el nombre de dominio de mala fe, pues tenía conocimiento previo de la existencia de la marca notoria de la Demandante.

- Además de la difusión pública alcanzada por la marca de la Demandante, hay que tener en cuenta que el Demandado es técnico en imagen y sonido, por lo que a la fuerza tenía que conocer la existencia e importancia de la marca TIVO de la Demandante en ese sector comercial. Por lo tanto, la elección del nombre de dominio no puede considerarse fortuita.

- La mala fe del Demandado queda confirmada por el hecho de que ha intentado vender el nombre de dominio por no menos de EUR 15.000, cifra que lógicamente se encuentra muy alejada de los gastos del registro.

Por todo ello, las Demandantes solicita que el nombre de dominio <tivo.es> le sea transferido.

B. Demandados

El Demandado rebate las pretensiones de las Demandantes con los siguientes argumentos:

- El Demandado, cuyo nombre de pila es Primitivo, pertenece a un grupo musical denominado SUPERMANO, en el que toca el bajo con el nombre artístico de “Tivo", que como es evidente es un diminutivo de “Primitivo”.

- Existe un claro interés legítimo del Demandado sobre el nombre de dominio, al coincidir con su nombre artístico, por el que es bien conocido dentro del mundo de la música. En este sentido, el nombre artístico o musical es un derecho protegido por la Propiedad Intelectual, sin necesidad de registro alguno.

- Para acreditar estas afirmaciones, el demandado aporta copia de su DNI, así como numerosas impresiones extraídas de sitios Web como Facebook y otras páginas referidas a la actividad musical de su grupo y a la suya propia bajo el nombre artístico de “Tivo". Se acompañan igualmente fotogramas de un programa de televisión de la cadena Telemadrid donde se entrevistó al grupo musical SUPERMANO y donde se le identifica como “Tivo”.

- Todas estas circunstancias acreditan que el Demandado tiene derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, que consiste en su nombre artístico.

- En ningún caso existe mala fe por el Demandado al adoptar en nombre de dominio en disputa, pues en ningún momento se ha intentado atraer de manera intencionada o con ánimo de lucro usuarios de Internet a la página Web del Demandado con la posibilidad de que exista confusión con los derechos previos de las Demandantes.

- Tras recibir las presiones de las Demandantes para que les fuera cedido en nombre de dominio, el Demandado insertó en su página Web una aclaración “si estás buscando tivo.com acceder a esta dirección http://www.tivo.com”, lo que pone de manifiesto su buena fe y su intención de evitar cualquier tipo de confusión.

- El sitio Web al que se accede a través del nombre de dominio <tivo.es> está redimensionado a la página Web “www.myspace.com/tivo”, que constituye un foro para músicos. Este redireccionamiento está efectuado desde el 29 de abril de 2009, mucho antes de que existiera cualquier tipo de controversia entre las partes.

- No existe ánimo de lucro por parte del Demandado, pues nunca ha utilizado el nombre de dominio en disputa para ofrecer ventas de productos o servicios similares al de las Demandantes.

- En el intercambio de correos electrónicos entre las partes, el Demandado dejó claro en todo momento a las Demandantes que no tenía interés en vender en nombre de dominio. Únicamente ante la insistencia de las Demandantes indicó que sólo lo vendería por una cantidad elevada, pues en principio no tenía intención de hacerlo ni jamás había hecho ningún ofrecimiento de venta del nombre de dominio.

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestión previa: Sobre la admisibilidad del escrito complementario presentado por las Demandantes y la posterior réplica del Demandado.

Antes de analizar la concurrencia de las circunstancias necesarias para la estimación de la Demanda, es forzoso analizar si puede o no admitirse el escrito presentado por las Demandantes con posterioridad a la contestación a la Demanda efectuada por el Demandado y a la posterior contestación realizada por éste.

De la misma forma que ocurre con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la Política), el Reglamento no prevé la presentación de escritos complementarios tras la contestación a la demanda, y deja en última instancia en manos del Experto la facultad de resolver sobre su admisibilidad.

Como se recuerda en ITT Manufacturing Enterprises, Inc., ITT Corporation v. Douglas Nicoll, Differential Pressure Instruments, Inc., Caso OMPI No. D2008-0936:

“The Policy is designed to provide an expeditious and economical administrative remedy in appropriate domain name disputes. There is no provision for discovery or hearings as there is in many judicial proceedings and in formal arbitration. Consequently, the time periods allowed for pleading and decision are short, and there are strict page limits for the pleadings. Neither the Rules nor the Supplemental Rules make provision for supplemental filings, except at the request of the Panel (see Rules, paragraph 12). Paragraph 10 of the Rules enjoins the Panel to conduct the proceeding “with due expedition”. Therefore, UDRP panels are typically reluctant to countenance delay through additional rounds of pleading and normally accept supplemental filings only to consider material new evidence or provide a fair opportunity to respond to new arguments.”

En el presente caso, el escrito complementario presentado por las Demandantes no se refiere a circunstancias sobrevenidas, sino que simplemente rebate las alegaciones del Demandado insistiendo en los mismos argumentos que ya se realizaban en el escrito de Demanda. Por lo tanto, este Experto no lo tendrá en consideración. En consecuencia, el Experto tampoco tendrá en consideración el escrito adicional del Demandado.

6.2 Examen de los requisitos para la aplicación del Reglamento.

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política, por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación han establecido los expertos en los últimos años, tal y como ya se señalaba en Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0005; en Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Caso OMPI No. DES2007-0006 o en Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. Juan Manuel Espejo-Saavedra Roca, Caso OMPI No. DES2008-0031.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos

Las Demandantes han acreditado su derecho de marca sobre la denominación TIVO y el carácter notorio de la misma en su sector comercial. La marca comunitaria invocada por las Demandantes tiene plena vigencia en España, país al que hace referencia en nombre de dominio en disputa.

La marca TIVO de las Demandantes resulta idéntica al nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, este Experto considera acreditada la primera de las circunstancias previstas en el Reglamento para la estimación de la demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

A este respecto las Demandantes alegan fundamentalmente el carácter notorio de su marca y el hecho de que el Demandado forzosamente debía conocerla al registrar el nombre de dominio. Asimismo, señalan que el Demandado carece de un registro de marca que se corresponda con el nombre de dominio.

Por su parte, el Demandado invoca fundamentalmente que el nombre de dominio se corresponde con su nombre artístico Tivo, que a su vez es un diminutivo de su nombre de pila Primitivo, y que efectúa un uso de buena fe que se corresponde con su actividad en el mundo musical bajo dicho nombre artístico.

Pese a que las Demandantes han acreditado con claridad el carácter notorio de su marca, por su parte el Demandado ha aportado pruebas convincentes de haber efectuado un uso de buena fe del nombre de dominio con anterioridad a haber recibido cualquier requerimiento o reclamación por las Demandantes.

A juicio de este Panel, el contenido de la correspondiente página Web resulta subsumible en las circunstancias contenidas en el punto (iii) del párrafo 4.c) de la Política Uniforme, en el que de forma expresa se inspira el Reglamento:

- iii) Usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Del contenido de la página Web no cabe desprenderse ninguna intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, de empañar el buen nombre de la marca, ni siquiera de obtener un ánimo de lucro. Por el contrario, dicho uso se corresponde con las alegaciones del Demandado en el sentido de que Tivo es el nombre artístico por el que se le conoce en el ámbito musical y bajo el cual desarrolla su actividad como bajista de su grupo. En efecto, todo el contenido de su página Web se refiere a su actividad musical bajo el nombre artístico Tivo o a otros aspectos de su vida personal, pero en ningún caso cabe apreciar ninguna intención de generar un riesgo de asociación con la marca de las Demandantes o de obtener una ventaja de la notoriedad de dicho distintivo.

Como se señala en la decisión Action Concepts, Inc. d/b/a Fast Forward v. Rakuten USA, Caso OMPI No. D2002-0032, “In these proceedings the onus is on Complainant to make out each of the grounds specified in paragraph 4(a) of the Policy. To make a showing that Respondent has no legitimate right or interest in the domain name, Complainant must at least set up a prime facie case and cast upon Respondent an onus of rebuttal”.

En el presente caso las Demandantes han acreditado claramente sus derechos pero no han aportado prueba suficiente que permita ignorar los derechos e intereses legítimos sobre la denominación invocados por el Demandado.

Como se recordaba en Gail Guarulhos Indústria e Comércio Ltda. v. Kevin Watson, Caso OMPI No. D2006-0655:

“Despite owning registered trademarks for GAIL in class 19 in various South American jurisdictions, Complainant cannot credibly assert exclusive rights to this ‘fairly short, non-fanciful name’ beyond the field of architectural ceramics, and therefore the ‘Respondent may legitimately develop its own use of the name in an unrelated field’ (See Etam, plc v. Alberta Hot Rods, WIPO Case No. D2000-1654, complaint denied for <tammy.com>). Accordingly, it is irrelevant that the Complainant has not authorized the Respondent to use its trademark as a domain name or to register the disputed domain name (See Rusconi Editors S.p.A. v. FreeView Publishing Inc., WIPO Case No. D2001-0875, complaint denied for <donna.com>).”

En la misma línea se pronunciaba el Centro en Ken’s Foods Inc. v. kens.com, Caso OMPI No. D2005-0721, al resolver un caso muy similar al presente:

“The primary rule in relation to domain name registrations is ‘first come, first served’, to which the Policy provides a narrow exception. Valve Corporation v. ValveNET, Inc., ValveNET, Inc., Charles Morrin, WIPO Case No. D2005-0038; Macmillan Publishers Limited, Macmillan Magazines Limited and HM Publishers Holdings Limited v. Telepathy, Inc, WIPO Case No. D2002-0658. Notwithstanding the Complainant’s contention that the KEN’S mark is distinctive in relation to the particular category of goods and services for which the mark is used, it is nonetheless a personal name – ‘Ken’ – which is also the Respondent’s given name.³ The Complainant concedes that the Respondent has a legitimate interest under paragraph 4(c)(ii) in maintaining a weblog under a domain name that reflects his personal name, but argues that the Respondent should not be permitted to use any form of his name that is confusingly similar to the Complainant’s mark. This is little more than a restatement of the Complainant’s argument that its trademark rights entitle it to the exclusive use of KEN’S as a domain name. The Complainant’s position, if correct, would render paragraph 4(a)(ii) of the Policy superfluous.”

En consecuencia, este Panel considera que las Demandantes no han logrado acreditar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Las mismas razones expuestas en el apartado anterior llevan a este Experto a considerar que no se ha acreditado la concurrencia de mala fe en la conducta del Demandado. El nombre de dominio en disputa se corresponde efectivamente con el nombre artístico por el cual es conocido el Demandado en su actividad musical. De hecho, dicho nombre artístico ni siquiera consiste en un pseudónimo, sino que es una contracción de su nombre propio Primitivo.

A la luz de la prueba aportada por las partes al procedimiento, no cabe apreciar mala fe por el Demandado al registrar o usar el nombre de dominio. Como se ha apuntado, el Demandado registró un nombre de dominio que se corresponde con su nombre artístico o mote y el uso posterior realizado a través de la correspondiente página Web se corresponde efectivamente con su actividad musical bajo dicho nombre, sin que pueda apreciarse ninguna intención de generar un riesgo de asociación o de obtener un aprovechamiento indebido con respecto a la marca de las Demandantes.

Por lo tanto, aunque las Demandantes han acreditado el carácter notorio de su marca y el hecho de que sus derechos sobre ésta resultan prioritarios al registro del nombre de dominio del o por el Demandado, no es posible apreciar mala fe en la actuación de éste.

Si bien efectivamente parece que el Demandado ha cursado estudios relacionados con el mundo audiovisual, esta circunstancia per se no permite apreciar mala fe, pues según lo dicho de su página Web no se desprende ninguna conducta incorrecta ni ningún propósito de sugerir ninguna vinculación con las Demandantes.

Por otra parte, aunque efectivamente al final del intercambio de correos electrónicos entre las partes el Demandado terminó ofreciendo la venta de su nombre de dominio por EUR 15.000, no fue él quien primero y por propia iniciativa realizó esta propuesta a las Demandantes. Por el contrario, resulta cabalmente admisible su alegación de que terminó por realizar esta oferta ante la insistencia de las Demandantes. Como se recuerda en Ken’s Foods Inc. v. kens.com, supra, antes citado, el mero hecho de pedir una cifra alta por la venta del nombre de dominio no permite apreciar mala fe en el Demandado si no concurren otras pruebas o indicios:

“This showing without more is not sufficient in the Panel’s opinion to establish bad faith under paragraph 4(b)(i). Selling a domain name, even at an exorbitant price, is not per se prohibited by the Policy. Rather, selling of domain names is prohibited by the Policy only if the other elements of the Policy are also violated. Match.com, LP v. Bill Zag and NWLAWS.ORG, WIPO Case No. D2004-0230; Manchester Airport PLC v. Club Club Limited, WIPO Case No. D2000-0638. Under paragraph 4(b)(i), the offer to sell a domain name does not constitute bad faith unless it can be shown that the seller registered the mark primarily for the purpose of capitalizing on the trademark or service mark value inherent in the name by selling it to the mark owner or its competitors. It is the Complainant’s burden to establish such bad faith registration. Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, WIPO Case No. D2000-0016.”

En definitiva, este Experto considera que tampoco ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en la conducta del Demandado.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Alberto de Elzaburu
Experto
Fecha: 2 de agosto de 2011