Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limitada v. Adtech Internet Marketing, S.L., Alvaro Ayuso Herrero
CASO No. DES2011-0013
1. Las Partes
El Demandante es Cassava Enterprises (Gibraltar) Limitada con domicilio en Gibraltar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por SafeNames Ltd., Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Demandado es Adtech Internet Marketing, S.L., Alvaro Ayuso Herrero, con domicilio en Madrid, España, representado por Bufet Almeida, Abogados Asociados, España.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <888casino.es> y <888poker.es>.
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, el “Centro”) el 10 de marzo de 2011. El 10 de marzo de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 11 de marzo de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta informando del bloqueo de los nombres de dominio en disputa y confirmando que el Demandado es la entidad que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y financiero. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en lo sucesivo, “el Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de marzo de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de abril de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 7 de abril de 2011.
El Centro nombró a Mario Sol Muntañola como Experto el día 26 de abril de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados el 9 de noviembre de 2005.
El Demandante dirige varios casinos y juegos de azar online haciendo uso de diversas marcas registradas en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en lo sucesivo, “OAMI”), que se indican a continuación:
(i) Marca comunitaria denominativa número 3.220.688, 888.COM; registrada en la OAMI para, entre otras, la clase 9 según la clasificación de productos y servicios de Niza, que incluye “… sistemas informáticos interactivos; aparatos electrónicos interactivos comprendidos en esta clase; todos en relación con servicios de juegos de azar, entretenimiento y esparcimiento”, con efectos en los países de la Unión Europea desde el 4 de junio de 2003.
(ii) Marca comunitaria denominativa número 9.197.179, 888; registrada en la OAMI para, entre otras, la clase 9 según la clasificación de productos y servicios de Niza, que incluye “… sistemas informáticos interactivos; aparatos electrónicos interactivos comprendidos en esta clase; todos en relación con servicios de juegos o apuestas, servicios de recreo y esparcimiento, juegos, juegos de cartas, juegos de bingo, juegos de casino y apuestas deportivas”, con efectos en los países de la Unión Europea desde el 23 de junio de 2010.
(iii) Marca comunitaria denominativa número 9.197.071, 888SPORT; registrada en la OAMI para, entre otras, la clase 9 según la clasificación de productos y servicios de Niza, con efectos en los países de la Unión Europea desde el 23 de junio de 2010.
(iv) Marca comunitaria denominativa número 9.196.965, 888BINGO; registrada en la OAMI para, entre otras, la clase 9 según la clasificación de productos y servicios de Niza, con efectos en los países de la Unión Europea desde el 23 de junio de 2010.
(v) Marca comunitaria denominativa número 9.196.916, 888CASINO; registrada en la OAMI para, entre otras, la clase 9 según la clasificación de productos y servicios de Niza, con efectos en los países de la Unión Europea desde el 23 de junio de 2010.
(vi) Marca comunitaria denominativa número 9.196.858, 888POKER; registrada en la OAMI para, entre otras, la clase 9 según la clasificación de productos y servicios de Niza, con efectos en los países de la Unión Europea desde el 23 de junio de 2010.
El Demandante es titular de varios nombres de dominio que incorporan la sucesión de números arábicos “888”: <888.com>, creado el 8 de noviembre de 1995, <888.co.uk>, creado el 18 de septiembre de1997, <888bingo.com>, creado el 21 de agosto de 2002, <888casino.com>, creado el 28 de junio de 2001, <888poker.com>, creado el 8 de octubre de 2001, y <888sport.com>, creado el 17 de diciembre de 2004.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante alega que dirige varios casinos online: Reef Club Casino, Casino-on-Net, 888.com (también conocido como Pacific Poker), que opera los dominios de segundo nivel, que incorporan el signo “888”: <888sport.com>, <888ladies.com>, <888games.com>, <888casino.com> y <888poker.com>, y que ha puesto en marcha los dominios <888poker.com> y <888casino.com> en el mes de julio de 2002. Sobre el nombre de dominio <888poker.com> afirma el Demandante que es su división de sala de póquer online.
Afirma haber ganado los premios EGaming al “Operador del año” y al “Casino del año” en 2006, así como ser titular de diversos premios de prestigio en la industria de juegos online. También alega y prueba su patrocinio de la jugadora de póquer española Leo Margets, ganadora de varios campeonatos de póquer, cuya popularidad mundial se afirma, aportando prueba de sus apariciones en televisión y de su promoción del logotipo “888”. También afirma y aporta el Demandante prueba de haber patrocinado, con su marca 888.COM, el Sevilla Fútbol Club, S.A., y la Liga de Dardos de 888.COM - emitida en el canal deportivo británico Sky Sports en el 2005 -, el popular ex jugador de cricket Shane Warne, el ganador de un campeonato de billar Graeme Dott, y de John Higgins, entre otros.
El Demandante alega haber sido líder mundial en la industria de juegos de entretenimiento, alcanzando sus ingresos netos, en el año 2005, 271 millones de dólares americanos. Afirma también que las acciones de su empresa matriz “888 Holdings PLC” cotizan en la bolsa de Londres.
El Demandante fundamenta sus derechos previos en su titularidad de las citadas marcas comunitarias registradas 888.COM, 888POKER y 888CASINO, y alega asimismo ostentar derechos específicos derivados de la notoriedad y renombre de aquéllas, en los términos previstos en la ley de marcas española (artículos 8.2. y 8.3.).
Alega su titularidad - y aporta prueba de la misma -, sobre los nombres de dominio <888.com>, <888.co.uk>, <888bingo.com>, <888casino.com>, <888poker.com>, <888poker.de> y <888sport.com>, y afirma que los usuarios de Internet asocian al Demandante con las marcas 888POKER.COM y 888CASINO.COM, al haberlas usado durante más de catorce años de buena fe.
El Demandante afirma ostentar derechos previos sobre los términos “888poker” y “888casino” y que la similitud de los nombres de dominio en disputa con sus derechos previos causa confusión a los usuarios de Internet. Considera que la combinación de los números “888” con los términos descriptivos “poker” y “casino” constituye un reflejo de la conexión del Demandante con los servicios que éste ofrece, y que la similitud gráfica, fonética y conceptual entre los dominios en disputa y las marcas del Demandante, trae razón del objetivo, perseguido por el Demandado, de capturar a los usuarios del Demandante y redirigirlos a sus páginas.
Respecto a la eventual existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado, el Demandante afirma que, con anterioridad a la notificación de la Demanda, el Demandado no ofrecía de buena fe bienes ni servicios. De otra parte, el Demandante afirma que en su condición de afiliado a la promoción de páginas web del Demandante, el Demandado habría incumplido uno de los términos acordados, a saber “que usted no puede hacer publicidad (utilizar en los anuncios de búsqueda) o comprar o registrar palabras clave…. que sean idénticos o similares a cualquiera de las marcas o nombres comerciales 888”, según reza literalmente el texto de los términos de afiliación que el Demandante aporta como prueba a este procedimiento.
El Demandante alega la mala fe del Demandado, al considerar que éste explota la fama de aquél de forma intencionada, con un uso de las marcas del Demandante cuyo fin es establecer una asociación entre las marcas y los nombres de dominio en disputa.
El Demandante alega que el nombre de dominio en disputa <888poker.es> conduce al usuario a una página de Sedo.com, con la oferta del dominio para su venta, lo que considera como prueba de registro del nombre de dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo. Afirma el Demandante haber tenido que ofrecer desde 7.000 hasta 30.000 EUR, fracasando finalmente la negociación. El Demandante considera que la oferta de venta del dominio en disputa <888poker.es> en Sedo.com perturba o interfiere en su actividad comercial, con intención y conocimiento del Demandado de que con ello se beneficiaría comercialmente.
En lo que concierne al nombre de dominio en disputa <888casino.es>, afirma el Demandante que éste conduce al usuario a la página web oficial del Demandante “www.888casino.com”, para lo que afirma el Demandante no haber concedido licencia. El Demandante entiende que se busca obtener beneficio económico por las comisiones derivadas del redireccionamiento del dominio <888casino.es> al sitio web al del Demandante.
El Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos, al no haber sido conocido nunca como “888poker” o “888casino”; afirma que en una búsqueda de los términos “888poker” y “888casino” Google sólo ofrece resultados relacionados con el Demandante y con su marca, y que en una búsqueda en bases de datos internacional, española y europea de los signos “888”, “888poker” y “888casino” no se ofrecen resultados vinculados con el Demandado.
Respecto al registro o uso de mala fe, el Demandante afirma que la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado aumenta la probabilidad de que los nombres de dominio se hubiesen registrado de mala fe. Sentado lo anterior el Demandante alega doctrina bajo el Reglamento según la cual en caso de existir un registro de mala fe difícilmente el nombre de dominio podría ser usado a posteriori de buena fe.
Alega el Demandante que su reputación mundial y su presencia en Internet a través del registro de nombres de dominio desde 1997, y de su gestión de sitios web causan prueba de que el Demandado debería haber sido consciente de las marcas del Demandante antes de registrar los nombres de dominio en disputa.
El Demandante concluye que el hecho de que el nombre de dominio en disputa del Demandado <888casino.es> redireccione al sitio web del Demandante “www.888casino.com” constituye prueba de que, de una parte, el Demandado ha tenido que conocer la actividad del Demandante y, de otra, que con el uso del nombre de dominio en disputa <888casino.es> el Demandado, con ánimo de lucro, tiene intención de atraer a los usuarios de Internet a “www.888.com”, aumentando con ello la probabilidad de obtener comisión del Demandante y, por lo tanto, un beneficio comercial. El Demandante afirma que esta conducta hizo que el Demandante se viese obligado a pagar comisiones al Demandado por el beneficio del tráfico redirigido, que según indica el Demandante, el Demandado habría podido esperar si no fuese porque el nombre de dominio en disputa <888casino.es> es confusamente similar al a los derechos previos del Demandante. Por último, afirma el Demandante que con independencia de que estos hechos le hubiesen reportado algún beneficio, ello no eximiría ni reduciría la existencia de la mala fe inherente a la conducta parasitaria del Demandado, dada cuenta del conocimiento por el Demandado de la marca del Demandante y del fondo de comercio asociado a la marca 888CASINO.
B. Demandado
El Demandado afirma que la sucesión de números arábicos “888”, que se incorpora en los nombres de dominio en disputa <888poker.es> y <888casino.es>, tiene carácter genérico por su significación en el mundo asiático asociada a la buena suerte. El Demandado entiende que el Demandante no debe poder apropiarse del signo “888”, y considera que “888” no se usa a título de marca, para identificar los servicios, sino que “888” identificaría la buena suerte que se puede tener haciendo uso del servicio. El Demandado invoca la doctrina, según la cual la Demanda debería ser desestimada por razón del carácter genérico del signo “888” alojado en los nombres de dominio en disputa <888poker.es> y <888casino.es>. El Demandado cita nombres de dominio de negocios ajenos al juego online, que incorporan el signo “888”, y nombres de dominio que albergan servicios de casinos online y que también incorporan los signos “88” o “888”. El Demandado cita, como prueba de su tesis, la inauguración de los juegos olímpicos de Pequín, que hubo lugar el 8 de agosto (mes 8) a las 8 de la noche, o bien el hecho de que las Torres Petronas de Malasia tengan cada una 88 pisos, entre otros.
El Demandado alega que su registro de los nombres de dominio en disputa es anterior al registro de las marcas del Demandante y a la operatividad de los nombres de dominio <.com> alegados por éste. Afirma el Demandado que las marcas comunitarias, que contienen los signos “888poker” y “888casino”, fueron solicitadas en el mes de junio de 2010, en tanto que los nombres de dominio en disputa fueron creados en el mes de noviembre de 2005, esto es, cerca de cuatro años y medio antes.
Afirma también el Demandado que, en noviembre de 2005, 888POKER y 888CASINO no eran marcas notorias no inscritas, y que no existe constancia de que el Demandante las usara de forma efectiva como marcas, antes al contrario, afirma el Demandado que los nombres de dominio del Demandante <888poker.com> y <888casino.com> habrían estado vacíos o en desuso hasta el año 2010, año en el que hubo lugar el registro de las marcas sobre las que el Demandante habría fundamentado esta Demanda. El Demandante no había usado su nombre de dominio <888poker.com> hasta el año 2006, un año después de la creación del nombre de dominio controvertido <888poker.es>, aunque lo que el Demandante habría realizado simplemente sería redireccionar <888poker.com> a la página “www.pacificpoker.com”, sitio web sobre el cual el Demandado afirma que es realmente el que el Demandante usa para ofrecer el servicio de juego de póquer a través de Internet. En consecuencia, el Demandado niega la existencia de marca y de marca notoria hasta el mes de junio de 2010.
El Demandado, sobre los nombres de dominio alegados por el Demandante, argumenta, aportando prueba, que con independencia de la fecha de su creación, dichos nombres de dominio no habrían sido registrados por el Demandante originalmente, sino que habrían sido propiedad de varias personas o empresas hasta llegar a ser propiedad del Demandante. Del nombre de dominio del Demandante <888poker.com> afirma el Demandado que no es hasta el 12 de febrero de 2005 cuando el Demandante ya aparece en el servicio “Whois Domain tools” como su propietario. Sobre el nombre de dominio del Demandante <888casino.com> afirma el Demandado que no es hasta octubre de 2007 cuando el Demandante ya aparece como su propietario. Finalmente, el Demandado afirma que en el 2006 el Demandante sólo usaba los nombres “Casino-on-net” y “pacific poker”, no siendo hasta en el año 2010 en el cual el Demandante habría comenzado a intentar identificar sus servicios con el signo “888casino”.
Aporta el Demandado copia de un comunicado de prensa publicado en el mes de febrero de 2010 por la empresa “888 Holdings plc ltd”, empresa matriz del Demandante, que informa de la creación de las marcas 888POKER y 888CASINO; el Demandado considera que los nombres de dominio alegados por el Demandante no generan derechos previos, al entender que la autoridad de asignación habría “delimitado exhaustivamente por razones de seguridad jurídica el elenco de derechos previos y en esta enumeración no tienen cabida los nombres de dominio. ”.
En lo que concierne a la posesión de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, afirma el Demandado que la creación de estos nombres de dominio trae razón de su intención de crear un casino y una sala de póquer online para el público asiático residente en España. Los nombres de dominio en disputa <888poker.es> y <888casino.es> no habrían sido desarrollados todavía “a la espera de legislación que regule el juego online”. Alega el Demandado que su uso de los nombres de dominio en disputa se realiza con la configuración de páginas afiliadas al Demandante para publicitar los productos de éste; el Demandado afirma haber invertido recursos para promover estos nombres de dominio. Finalmente afirma el Demandado que el Demandante no habría considerado que los nombres de dominio en disputa hubieran entrado en conflicto con el Demandante, sino al contrario.
Finalmente, sobre si los nombres de dominio han sido o se utilizan de mala fe, el Demandado afirma que el Demandante no acredita la existencia de mala fe por razón de (a) el carácter genérico del signo “888”; (b) el registro de los nombres de dominio en disputa hubo lugar en el año 2005, esto es, antes del registro de las marcas 888POKER.COM y 888CASINO.COM, ambas registradas el 23 de junio de 2010; (c) los patrocinios alegados por el Demandante de “888.com” serían todos posteriores a la creación de los nombres de dominio en disputa; (d) el Demandado considera el reconocimiento del Demandante de la existencia de afiliación como una prueba de que el Demandante nunca habría interpretado la existencia de infracción de marca (el Demandado considera que el Demandante actúa de mala fe); (e) el Demandante habría insistido al Demandado para afilarse a los sitios web del Demandante al mismo tiempo que el Demandante habría procedido a registrar las marcas; tras el registro de las marcas el Demandante habría iniciado la negociación con el Demandado para comprar el nombre de dominio en disputa <888poker.es>, cuya negociación se habría realizado cinco años después de su creación; (f) la aparición para la venta de <888poker.es> en Sedo.com ha lugar porque Sedo.com se utiliza también como Escrow para propiciar la seguridad de las operaciones de transacción. El Demandado afirma que un desacuerdo en el precio del nombre de dominio <888poker.es> habría frustrado la negociación para su compra. El Demandado aporta correos electrónicos intercambiados por las partes como prueba de las negociaciones.
Finalmente, el Demandado afirma que el nombre de dominio en disputa <888casino.es> redirige a los usuarios al sitio web del Demandante “www.888casino.com”, y que el Demandante nunca le habría contactado para comprarle el nombre de dominio, sino sólo para trabajar con el Demandado en su condición de afiliado. El Demandado afirma que el Demandante era perfectamente consciente en todo momento de la existencia del nombre de dominio en disputa <888casino.es>, y que el Demandante le habría estado pagado una comisión por su redirección. El Demandado concluye afirmando que la controversia excede los límites de la normativa de resolución de conflictos, que fuera de su ámbito y finalidad, y afirma la mala fe del Demandante, quien habría realizado “reverse domain name hijacking” y considera que para resolver el conflicto las partes deberían llevar el conflicto a la jurisdicción ordinaria.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
Es necesario, en primer lugar, analizar la existencia y alcance de los derechos previos del Demandante, antes de valorar si existe identidad o similitud apta para confundir a los usuarios, entre los derechos previos alegados por el Demandante y los nombres de dominio en disputa registrados por el Demandado.
El Demandado afirma que el signo “888” es genérico por razón de su asociación con la buena suerte en el mundo asiático. En opinión de este Experto la significación asociada a la buena suerte que el número “8” ostenta en el mundo asiático se minora de forma sustancial atendiendo al hecho de que la mayoría de los destinatarios de los bienes o servicios ofrecidos en los nombres de dominio en disputa son personas radicadas en el territorio español, considerando que el dominio de primer nivel es “.es” Para éstas personas o empresas el signo “888” probablemente carece de la significación expuesta por el Demandado. Si se acogiere el argumento del Demandado sobre la significación del número “8” para el mundo asiático, para este Experto se alcanzaría el sinsentido de considerar, en sede de resolución de controversias relativas a nombres de dominio, que toda marca o signo distintivo del mundo deberían necesariamente reunir las formalidades exigidas en todos los territorios para su reconocimiento como marca, hecho no exigido en este procedimiento, entre otras cosas por ser imposible en razón a las diferencias idiomáticas y semánticas lógicas de la diversidad cultural internacional.
En segundo lugar, el Demandante ha probado su titularidad sobre la marca 888.COM, registrada, vigente y con eficacia en todos los países de la Unión Europea desde el 4 de junio de 2003, anteriormente al registro de lo nombres de dominio en disputa. Esta marca constituye derecho previo del Demandante, y, por lo tanto, queda sólo pendiente comparar esta marca con los nombres de dominio en disputa.
Una vez aceptada la existencia de derechos previos del Demandante, debemos valorar si existe identidad o similitud, aptas para confundir a los usuarios, entre los derechos previos del Demandante y los nombres de dominio en disputa. Con tal objeto expertos han afirmado en numerosas ocasiones que para proceder con la comparación se debe sustraer primero el dominio de primer nivel. En este procedimiento el dominio de primer nivel es “.es”., y la comparación tiene que haber lugar entre la marca del Demandante 888.COM y los dominios de segundo nivel en disputa ”888casino“ y ”888poker“.
La marca del Demandante se compone de dos elementos distinguibles, que son “888” y “.COM”. El elemento “.com” sí tiene carácter descriptivo, ya que “.com” en el ámbito de Internet tiene la mera función de identificar el uso y destino comercial de la marca como nombre de dominio. El elemento dominante y central de la marca del Demandante es, por lo tanto, “888”, siendo “888” el signo que se constituye como objeto de la comparación con los nombres de dominio en disputa, esto es, con <888poker.es> y con <888casino.es>. Expertos han suscrito esta doctrina en otras ocasiones, por ejemplo en Betonsports Plc, Bet-On-Sports (Costa Rica), S.A., y Domain Choices Limited v. Tpcr Development SRL, Caso OMPI No. D2006-0634, se aseveró que: “La única marca citada en la Demanda Modificada es BETONSPORTS.COM, un compuesto de una frase descriptiva en inglés y el dominio de primer nivel (TLD) “.com.” Con independencia de que TLD se incluye expresamente en la marca, no se trata generalmente como significativo con fines marcarios… El TLD será percibido como parte de una dirección de Internet y no añade significación identificadora a la composición de la marca.” (Traducción del Experto).
Para valorar si “888” es o no genérico o descriptivo y si por lo tanto constituye o no un derecho previo, en TPI Holdings Inc. v. JB Designs, Caso OMPI No. D2000-0216, se sostuvo que: “Si bien este Panel Administrativo acepta que el Demandado puede merecer atención en el argumento de que dicha marca es descriptiva y que hay otras marcas similares y que la marca puede que no sea registrable en ciertas jurisdicciones, estas son cuestiones ajenas al ámbito del Procedimiento Administrativo y concluye que el Demandante ha satisfecho la primera parte del test” (Traducción del Experto).
Si considera que la marca del Demandante “888” adolece de un vicio de nulidad, el Demandado podría presentar una demanda de nulidad en la oficina de marcas europea. El propio Demandado cita una decisión que abona la tesis de este Experto: “Es importante señalar que, a pesar de que el Panel ha averiguado en su registro que shopping.com es genérico, no es una determinación definitiva. La última decisión sobre si el Demandante ostenta o no derechos propietarios en dicha designación mejor se debe dejar a la Oficina de Marcas o a los tribunales. En el supuesto de que la Oficina de Marcas estuviese de acuerdo en registrar shopping.com como marca en el registro principal … o un tribunal considerase que shopping.com es una marca protegible, entonces el Demandante podría volver a iniciar este procedimiento y solicitar la transferencia del nombre de dominio, y dicha decisión sería sin perjuicio de cualquiera de los otros procesos citados”. (Shopping.com v. Internet Action Consulting, Caso OMPI No. D2000-0439) (Traducción del Experto).
La marca del Demandante 888.COM está registrada en la oficina de marcas europea para, entre otras, la clase 9 según la clasificación de productos y servicios de Niza, que incluye “… sistemas informáticos interactivos; aparatos electrónicos interactivos comprendidos en esta clase; todos en relación con servicios de juegos de azar, entretenimiento y esparcimiento”. La clase de productos y servicios registrada incluye “juegos de azar, entretenimiento y esparcimiento” en el ámbito informático, de modo que las palabras “poker” y “casino” no pueden por menos que considerarse como términos meramente descriptivos, confirmándose así la existencia de similitud confusamente similar entre los derechos previos del Demandante y los nombres de dominio en disputa. En relación a ello, un pronunciamiento similar, en un caso muy parecido al que nos ocupa: “El nombre de dominio es confusamente similar a la marca BETONSPORTS.COM. La frase “bet on sports” – parte distintiva de la marca – se incorpora de forma completa. La palabra descriptiva añadida “poker” no reduce la susceptibilidad de confusión, sino que la exacerba, ya que el Grupo BETONSPORTS ofrece juegos de poker online (usando sus iniciales en el nombre de dominio <bospoker.com>.” (Betonsports Plc, Bet-On-Sports (Costa Rica), S.A., And Domain Choices Limited v. Tpcr Development SRL, Caso OMPI No. D2006-0634) (Traducción del Experto).
En razón a todos los argumentos anteriormente esgrimidos, el Experto estima que el Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
En lo que concierne a la existencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, afirma el Demandado que la creación de dichos nombres de dominio trae razón de la intención del Demandado de crear un casino y una sala de póquer online para el público asiático residente en España. El Demandado afirma no haber desarrollado aún los nombres de dominio en disputa “a la espera de legislación que regule el juego online”, según explica. El Demandado no aporta prueba que de fe de la veracidad de tal proyecto. La mera afirmación de sus intenciones (sin pruebas concretas) para dotar de contenido a los nombres de dominio en disputa no puede constituir por sí sola prueba de la existencia de derechos o intereses legítimos sobre aquéllos. Si se confiriese a las declaraciones de intenciones valor para justificar la existencia de derechos o intereses legítimos, nada impediría que, aun careciendo de ellos, cualquiera alegase desde la nada la existencia de algún derecho o interés de nuevo cuño, seguramente justo una vez recién incoado un procedimiento para la recuperación del nombre de dominio afectado, alegándose en el momento de presentar la contestación de la Demanda. En este mismo sentido el Demandado también afirma haber invertido en los nombres de dominio en disputa, y sin embargo tampoco aporta prueba alguna de dichas inversiones.
El Demandado no niega las afirmaciones vertidas por el Demandante, a saber, que en las bases de datos de las oficinas de marcas internacional, española y europea no aparecen resultados que se vinculen con el Demandado. De otra parte, si bien el Demandado es informado por el Demandante de la inminencia del registro de la marca 888POKER.COM (en uno de los correos electrónicos aportados por el Demandado en el anexo 12 de su contestación a la Demanda, de 2 de enero de 2011, un representante del Demandante anuncia al Demandado el inminente registro de una marca sobre 888POKER), el Demandado no hace nada. Ni presenta ni parece que tenga intención de presentar oposición contra la inscripción de la marca, o una demanda de nulidad, ante la oficina de marcas europea, a fin de eludir los conflictos que la coexistencia de estas marcas con sus nombres de dominio en disputa a buen seguro provocarán. En la fecha en que se dicta esta resolución la base de datos de la OAMI no informa de la existencia de oposición, ni de demandas de nulidad contra las marcas 888POKER y 888CASINO, ni del Demandado, ni de ningún tercero.
El Demandado afirma que usa sus nombres de dominio a través de la configuración de sus páginas como afiliadas a las del Demandante, para publicitar los productos de éste. El Demandante niega la licitud de la afiliación al afirmar que, en virtud de los términos y condiciones que todo afiliado suscribe (y copia de los cuales aporta el Demandante en el anexo 12 de la Demanda), los afiliados aceptan: “que usted no puede hacer publicidad (utilizar en los anuncios de búsqueda) o comprar o registrar palabras clave …. que sean idénticos o similares a cualquiera de las marcas o nombres comerciales 888”. En consecuencia, el Demandante afirma el incumplimiento contractual del Demandado en su ejercicio del contrato de afiliación.
Pero con independencia de los términos y condiciones de los afiliados del Demandante, citados en el párrafo anterior, el Demandado aporta como anexo 7 a su Contestación a la Demanda una relación de correos electrónicos intercambiados entre un representante del Demandante y otro del Demandado, que revelan la existencia de un intercambio de prestaciones entre las partes. De los correos electrónicos aportados por el Demandado se deduce la existencia de un intercambio de prestaciones que presupone la existencia de una forma de reconocimiento por parte del Demandante hacia el Demandado en relación con el uso de los nombres de dominio en disputa. El propio Demandante informa del pago de una comisión a favor del Demandado fruto de la colaboración de éste. En un correo electrónico remitido el 8 de agosto de 2010, por ejemplo, el Demandante informa al Demandado: “Te paso aquí el dato que me solicitabas de tu jugador. Como verás, tenías un revenue de $ 7.857,02 y recibirás entonces un pago por este jugador de $ 3.535,66.” Otro ejemplo de la colaboración entre las partes, en lo que concierne a la explotación de los nombres de dominio en disputa, ha lugar en un correo electrónico remitido por el Demandante al Demandado el 12 de agosto de 2010, donde aquél remite a éste “banners” para una nueva promoción, confirmando la existencia de una relación de colaboración, y una total anuencia por parte del Demandante en el uso de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado. Finalmente, mediante un correo electrónico remitido el 11 de octubre de 2010, el Demandante le propone al Demandado: “hablar esta semana para conversar de la afiliación del dominio 888poker.es y todo lo que podamos hacer para mejorar mucho más los resultados.”
Así las cosas, si en un principio habría sido difícil establecer - a los solos efectos de este procedimiento - la existencia de un interés legítimo por parte del Demandado, la actitud y los propios actos del Demandante parece que avalan la existencia de un interés sobrevenido, precisamente soportado por el reconocimiento implícito que se desprende de los acuerdos de filiación.
Por los motivos expuestos en el párrafo anterior, entiende este Experto que con independencia de la colisión de los nombres de dominio en disputa con las condiciones generales para los afiliados del Demandante, de la correspondencia aportada al procedimiento por el Demandado se deduce la existencia de una relación comercial entre Demandante al Demandado, en interés recíproco de las partes, para el uso de los nombres de dominio en disputa. Del expediente parece deducirse que la armónica relación entre las partes sólo se trunca en el momento en el que no hay acuerdo sobre el precio para la venta de uno de los nombres de dominio. En este sentido, entiende este Experto que el presente procedimiento no está diseñado para servir como vía para la resolución de contratos privados, ni de conflictos que superan su objeto, resultando que el cauce adecuado para la solución de este conflicto debe encontrarse en la jurisdicción ordinaria.
A la vista de todo lo anterior, este Experto entiende que el Demandante no ha probado la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado,
C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
No cumpliéndose el segundo de los requisitos establecidos en la Política, no procede entrar al análisis del tercero de los elementos.
7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 10 de mayo de 2011