Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Bardón y Rufo 67, S.L. c. Iván Argüelles

Caso No. D2012-1191

1. Las Partes

La Demandante es Bardón y Rufo 67, S.L., con domicilio en Málaga, España, representada por Trebia Abogados, España.

El Demandado es Iván Argüelles con domicilio en Málaga, España, representado por Pons Patentes y Marcas, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <hiremalagacar.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Domain.com LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de junio de 2012. El 13 de junio de 2012, el Centro envió a Domain.com LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de junio de 2012, Domain.com LLC envió al Centro vía correo electrónico su respuesta, confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro recibió múltiples comunicaciones informales de parte del Demandado en relación con la inhabilitación de la página Web a la que dirige el nombre de dominio en disputa. En respuesta a una notificación del Centro de fecha 18 de junio de 2012 en relación con el idioma del procedimiento, la Demandante presentó una solicitud con fecha 21 de junio de 2012 para que el español fuera el idioma del procedimiento. El Demandado envió con fecha 22 de junio su consentimiento para el que el español fuese el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2a) y 4a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de julio de 2012. De conformidad con el párrafo 5a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de julio de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de julio de 2012.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 8 de agosto de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

En fecha 14 de agosto de 2012, el Demandado aparentemente presentó un escrito de alegaciones adicional, que al no haber sido recibido por el Centro, fue re enviado por el Demandado el 16 de agosto de 2012. El día 15 de agosto de 2012, la Demandante contestó a dicho escrito del Demandado, que remitió otro adicional en fecha 17 de agosto de 2012. El Experto aceptó examinar la documentación adicional aportada por las Partes, por lo que el plazo fijado para la Decisión fue pospuesta en consecuencia.

4. Antecedentes de Hecho

Con carácter previo al examen de los hechos y circunstancias alegados por las Partes a la luz de las condiciones previstas por la Política, el Experto considera oportuno realizar una consideración general acerca de la naturaleza de este proceso y, en particular, sobre el papel del Experto en la resolución del conflicto en cuestión. Es de todos sabido que el procedimiento que se desarrolla ante este Centro se somete a los principios y reglas propios de su Política, sin perjuicio de que las Partes persistan en la persecución de sus intereses particulares ante otras instancias, esto es, por ejemplo, ante los tribunales de justicia. Del mismo modo, el Experto debe ceñir su análisis del expediente a los criterios establecidos en la Política, sin que ello sea óbice para que éste pueda tomar en consideración y de modo complementario otras normas jurídicas de relevancia para mejor fundamentar su Decisión.

En el presente caso, ambas Partes han abundado en alegaciones de índole tanto fáctica como jurídica que, en principio, deberían ser ventilados ante la jurisdicción ordinaria. La revisión del Experto de los mismos y, en particular, de las alegaciones adicionales realizadas por las Partes una vez concluido el plazo de Contestación de la Demanda, se ha realizado con estricto sometimiento a las condiciones de la Política, como no podía ser de otro modo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante es una sociedad mercantil constituida en 2001, con domicilio en Málaga, España, con presencia activa en el mercado geográfico de Málaga en el segmento de alquiler de vehículos sin conductor, desde hace más de una década, desarrollando principalmente su actividad comercial a través del canal Internet, habiendo sido la pionera en la promoción de su negocio a través de dicho canal en la provincia de Málaga, territorio en el que goza de gran implantación.

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto:

- La Demandante es titular de la marca española nº 2492788, MALAGACAR.COM, registrada para la Clase 39 del Nomenclátor (alquiler de vehículos sin conductor), la cual fue concedida el 27 de noviembre de 2003, en vigor, así como de una vasta lista de nombres de dominio, entre ellos <malagacar.com>, registrado y operativo desde el año 2000, para el desarrollo de su actividad en Internet.

- Que en la Web bajo el nombre de dominio en disputa sólo aparece un logotipo pero no la identidad de la persona física o jurídica que presta el servicio, en contravención con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, de lo que se sigue la ilegalidad del sitio Web.

- Que la Demandante necesita recuperar el nombre de dominio en disputa para evitar su uso fraudulento por parte del Demandado, que no en vano es un competidor directo, y además un antiguo empleado de aquélla, siendo que el registro del mismo por el Demandado no puede sino pretender un desvío de su clientela natural, generando una asociación indebida entre el nombre de dominio en disputa y el negocio de la Demandante.

- Que el nombre de dominio en disputa es sustancialmente idéntico a la marca de la Demandante, toda vez que la adición de la expresión “hire” resulta genérica y por lo tanto carente de capacidad distintiva.

- Que el Demandado fue en su día socio de J. Amos, quien es el socio y administrador único de la Demandante, entidad que es la titular de la marca MALAGACAR.COM. En efecto, ambas personas físicas fueron socios de la mercantil “Todocoches S.L.”, la cual se constituyó el 21 de mayo de 2003, siendo que el 23 de junio de 2004, tras desavenencias entre ambos, J. Amós compró las participaciones del hoy Demandado en este proceso. De todo ello se sigue, que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe, por cuanto el Demandado posee evidente conocimiento de los derechos de marca de la Demandante.

- Que el Demandado no está legitimado por la titularidad de marcas, licencias, ni es conocido en el mercado bajo la denominación “hiremalagacar.com”.

- En fecha 18 de junio de 2012, la Demandante presentó una alegación adicional sosteniendo que la marca del Demandado (a la que se hará referencia con posterioridad) fue concedida de modo provisional, habiendo aquélla presentado un recurso de alzada en fecha 15 de junio de 2012 contra la concesión de la marca HM HIREMALAGACAR.COM.

- Con posterioridad al escrito apenas mencionado, en fecha 17 de agosto de 2012, la Demandante anunció mediante nuevo alegato al Centro su intención de presentar una acción de nulidad contra la marca del Demandado.

- Y así, de todo lo anterior, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

B. El Demandado

El Demandado contestó a las alegaciones de la Demandante en el sentido que sigue:

- Que el Demandado no sólo opera un sitio Web sino que es titular de la marca española nº 3010282 HM HIREMALAGAR.COM, para la Clase 39 del Nomenclátor, de carácter mixto, coincidiendo el elemento denominativo con el nombre de dominio en disputa. La referida marca fue solicitada el 2 de diciembre de 2011 y concedida el 3 de mayo de 2012 por lo que, existiendo ambas marcas registradas, ambas deben coexistir. Y todo ello, por cuanto el recurso de alzada que en su momento interpuso la Demandante contra la concesión de la marca HM HIREMALAGACAR.COM no obstaculiza ni suspende la ejecución de la concesión de la misma.

- Que el Demandado es titular del nombre de dominio en disputa, el cual fue registrado el 4 de noviembre de 2009.

- Que, si bien dos de los vocablos que conforman el nombre de dominio en disputa coinciden con la marca de la Demandante, ha de señalarse, de un lado (i) que el término “Málaga” es genérico por geográfico, “car” no aporta distintividad y “hire” está dirigido al mercado extranjero - como por otra parte demuestra que muchas empresas utilicen dichos términos para promocionar la promoción de sus servicios en Málaga a través de Internet - y, de otro lado (ii) que hay que estar a la comparación gráfica del conjunto entre ambos signos marcarios, los de la Demandante y el Demandado, así como al “look&feel” totalmente diferente en la presentación de la oferta de ambos en el mercado, especialmente evidente en los colores de los uniformes de los empleados de ambas empresas (pues si los del Demandado son verdes, los de la Demandante son naranjas).

- Que el nombre de dominio <hiremalagacar.es> está libre y la Demandante no lo ocupa, de lo que podría inferirse que la voluntad de éste no es sino obstaculizar la actividad del Demandado, con un ánimo de venganza personal. En este sentido, alega el Demandado que su proyecto empresarial viene siendo gestado desde hace varios años, en concreto, desde la constitución el 3 de diciembre de 2007 de la compañía Golf Service Marbella Rentacar, S.L., con una inversión de un millón de euros en flota automovilística y aproximadamente cien mil euros en publicidad, habiendo incrementado significativamente las ventas en el período 2010-2012. Que el hecho de haber sido antiguo socio de la Demandante no ha de implicar el abandono de su actividad en el sector, puesto que en ningún momento hubo pacto de no competencia entre las Partes.

- Que, sobre lo anterior, y hasta la fecha, el Demandado ha desarrollado pacíficamente su negocio, con lealtad hacia la Demandante, sin haber recibido de ésta requerimiento alguno, debiendo ser tenida la presentación de la Demanda como abusiva, por haberse producido, en general, cuando el Demandado empezaba a experimentar beneficios y, en particular, por presentarse justo en temporada alta de actividad.

- Y así, de todo lo anterior, que el Demandado solicite la desestimación de la Demanda interpuesta por la Demandante.

6. Debate y conclusiones

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política, estos son:

(i) que el Demandado posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y

(ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Ambas Partes han acreditado ser titulares de signos marcarios: la Demandante respecto de la marca española MALAGACAR.COM, y el Demandado respecto de la marca mixta HM HIREMALAGACAR.COM. Del modo que ha de verse en el siguiente apartado, y atendidas las circunstancias excepcionales que concurren en el presente caso, el análisis sobre la identidad o semejanza que ahora nos ocupa no puede quedar zanjado por el hecho de que ambas marcas se hallen, actualmente, concedidas y en vigor. En rigor, el fundamento último de la presente Decisión pivota, en este caso, sobre el examen del segundo de los requisitos establecidos por la Política, a saber, si el Demandado ostenta o no derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa. Conviene adelantar, por ello, que el Experto considera que el Demandado carece de los mismos. Dicho lo cuál, y en atención a ello, ya puede abordarse el examen de este primer requisito con carácter autónomo.

Por lo que se refiere al examen del primero de los requisitos de la Política, el presente caso presenta más que obvias concomitancias con el precedente en Bardón y Rufo 67, S.L. v. Peter Nilsson, Peter Nilsson, S.L., Caso OMPI No. D2011-1298, en relación con el dominio <rentmalagacar.com>, en el que la decisión del experto fue favorable a los intereses de la Demandante. Concomitancias que alcanzan no sólo la similitud en la composición denominativa de los nombres de dominio (por cuanto el significado de los términos “hire” o “rent” es análogo en lengua inglesa, y se traduce como “alquiler”), sino también a la coincidencia en que la entonces parte demandada gestionaba una supuesta sociedad denominada “Golf-Service Rent a Car”. Basta repasar los antecedentes de hecho más arriba recogidos.

Del mismo modo que el experto en aquella ocasión, este Experto considera que, en el presente caso, existe una práctica identidad entre el signo distintivo de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Práctica identidad que ha de enjuiciarse, exclusivamente, tratándose de nombres de dominios, a partir de los elementos denominativos utilizados.

En efecto, el nombre de dominio en disputa incorpora, como núcleo principal, la totalidad de la marca de la Demandante, con la adición de un elemento secundario, la expresión “hire”, término que no es por sí mismo suficiente para destruir la referida similitud (véase, adicionalmente, Nintendo of America Inc. v. Fernando Sasha Gutierrez, Caso OMPI No. 2009-0434), tanto menos si se aprecia su carácter claramente genérico en relación con la actividad empresarial realizada por ambas Partes.

El Experto estima que concurre, en consecuencia, la primera de las condiciones establecidas en el párrafo 4.a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El registro de una marca coincidente con el nombre de dominio objeto de disputa es tenido por hecho que, en principio, legitima la posición del Demandado. Sin embargo, ello no se produce de modo automático en todo caso, si la concurrencia de factores excepcionales pudieran llevar al Experto a considerar de otro modo, en particular cuando, de las circunstancias concomitantes, cupiera inferirse que el registro de la referida marca tuvo por objeto circunvenir la Política (véase, en particular, Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com”, Caso OMPI No. D2000-0847; y Chemical Works of Gedeon Richter Plc. v. Covex Farma, S.L., Caso OMPI No.D2008-1379).

En opinión de este Experto, así cabe deducirlo en este caso, atendida la particular relación entre las Partes y la cronología de los hechos acaecidos.

Si, en general, resulta exigible a los registrantes elegir un nombre de dominio que no sea confundible con una marca prioritaria, en especial si la referida marca ajena resulta obvia a través de buscadores tales como Yahoo o Google (véase Aspen Holdings Inc. v. Rick Natsch, Potrero Media Corporation, Caso OMPI No. D2009-0776; Bzz Agent Inc. v. bzzagent.com c/o Nameview Inc. Whois Identity Shield and Vertical Axis, Caso OMPI No. 2010-1187), tanto más ha de serlo en el caso de partes que han mantenido una vinculación negocial previa, como ocurre en este caso, de lo que se sigue que el Demandado no podía en absoluto desconocer la preexistencia de los signos distintivos de la Demandante, esto es, ni de su marca registrada ni de sus nombre de dominio a través de los que ha venido desarrollando con éxito su actividad en el segmento de alquiler de vehículos sin conductor en la provincia de Málaga. Ciertamente, el Demandado ha probado que ha realizado inversiones y que presta servicios, pero no ha presentado argumentos convincentes para demostrar la legitimidad en la elección de ese concreto nombre de dominio, a sabiendas - como la propia parte reconoce - de su sustancial coincidencia con la marca de la Demandante. Tampoco ha demostrado que haya adoptado medida alguna para evitar el riesgo de confusión o asociación entre el nombre de dominio en disputa y los signos prioritarios de la Demandante.

La cronología de los hechos no es menos relevante. En efecto, la Demandante posee el nombre de dominio <malagacar.com> desde el año 2000, y una marca coincidente con aquella denominación desde el año 2003. El Demandado, según sus propias alegaciones, desarrolla su proyecto empresarial a través de la empresa Golf Service Marbella Rentacar, S.L. desde el 3 de diciembre de 2007, solicitando el nombre de dominio en disputa en noviembre de 2009. De las circunstancias antedichas, no hace falta incidir en el conocimiento previo por parte del Demandado de la posición prioritaria de la Demandante.

Lo que sí interesa destacar es que la solicitud del registro de la marca mixta HM HIREMALAGACAR.COM por parte del Demandado tuvo lugar en fecha 2 de diciembre de 2011. Este hecho podría quizás discutirse, pero es particularmente cuestionable que tal solicitud de marca se produjera con posterioridad a la decisión del experto en el caso Bardón y Rufo 67, S.L. Supra, que fue de fecha 8 de septiembre de 2011 y que, del modo que se adelantó, involucraba asimismo a la empresa participada por el Demandado. De todo lo anterior que no pueda sino colegirse, a los efectos que nos ocupan, que el referido registro de marca lo fue con el presumible objeto espurio de lograr una apariencia para defender la titularidad legítima sobre el dominio en disputa.

No se le escapa al Experto que entre las Partes pueda persistir el conflicto en el plano jurisdiccional, ya sea al objeto de dilucidar la validez de los signos marcarios en lid, como eventualmente de analizar si entre ambas se ha desarrollado una relación competitiva leal y de buena fe. Mas ese juicio no corresponde en absoluto al Experto en el seno del presente procedimiento ni por consiguiente puede ser objeto de ulterior consideración.

El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los requisitos establecidos en el párrafo 4.a) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De las consideraciones que anteceden en el apartado anterior que este Experto entienda que el Demandado no haya obrado de buena fe ni en el registro ni en el uso del nombre de dominio en disputa. Asimismo del modo que se argumentó por el experto en el caso Bardón y Rufo 67, S.L., Supra, cabe entender aquí que el Demandado, en la elección originaria del nombre de dominio en disputa <hiremalagacar.com>, no pretendía sino atraer para sí el flujo de la demanda potencial que legítimamente habría de acrecer sólo a la Demandante, atendida su fuerte implantación previa en el mercado de referencia, siendo que la existencia de una relación de competencia directa refuerza, precisamente, la mala fe del Demandado.

En consecuencia, el Experto considera que se cumple con el tercer requisito del párrafo 4.a) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <hiremalagacar.com> sea transferido a la Demandante.

Paz Soler Masota
Fecha: 24 de agosto de 2012