Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS
Frag Comercio Internacional, S.L. v. Javier Capella
Caso No. D2011-1285
1. Las Partes
El Demandante es Frag Comercio Internacional, S.L., con domicilio en Esparreguera, España, representada por Ubilibet, España.
El Demandado es Javier Capella, con domicilio en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, representado por Romaní-Martínez, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <misako.com>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de julio de 2011. El 27 de julio de 2011 el Centro envió a Network Solutions, LLC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de julio de 2011, Network Solutions, LLC. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
Al respecto, el Centró observó que la Demanda se presentó en idioma español, mientras que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está en idioma inglés. El 29 de julio de 2011, el Centro notificó dicha incidencia a las partes concediéndoles un plazo para contestar. En esa misma fecha el Demandante presentó ante el Centro una solicitud para que el español fuese el idioma del procedimiento, junto con argumentos en apoyo de dicha solicitud. El Demandado, por su parte, no presentó comentario alguno.
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de agosto de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de agosto de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda dentro del plazo otorgado. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 26 de agosto de 2011. Con fecha 2 de septiembre de 2011, el Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de septiembre 2011, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es una empresa española dedicada a la fabricación y comercialización de marroquinería desde 1997.
El Demandante es titular de varios registros marcarios que amparan MISAKO, incluyendo, entre otros, los siguientes: MI SA KO y diseño, registro de marca No. 2202954, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), solicitud de fecha 17 de diciembre de 1998, clase 18; MI SA KO y diseño, registro de marca No. 2310129 ante la OEPM, solicitud de fecha 19 de abril de 2000, clase 35; MI SA KO y diseño, registro de marca No. 1767078 ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), solicitud de fecha 20 de julio de 2000, clases 18 y 25; MI SA KO y diseño, expediente de marca No. 76513561 ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO), solicitud de fecha 12 de mayo de 2003, clase 18; MISAKO, registro de marca No. 8534794 ante la OAMI, solicitud de fecha 8 de septiembre de 2009, clases 18, 25 y 35; y MI SA KO y diseño, registro de marca No. 1060854 ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de fecha 10 de noviembre de 2010, clase 18.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 19 de febrero de 2000.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las alegaciones del Demandante se pueden resumir como sigue:
El Demandante, más conocido por su denominación comercial “Misako”, es una empresa española con sede en Esparreguera (Barcelona) dedicada a la fabricación y comercialización de marroquinería desde el año 1997.
El Demandante abrió su primera tienda en Barcelona y actualmente posee 179 tiendas de las cuales 30 están fuera de España. En 2001 el Demandante comenzó a realizar contactos en el exterior y se sitúa actualmente en países como Estados Unidos de América, Costa Rica, Portugal, Suecia, Polonia, Andorra, Marruecos, Emiratos Árabes, Oman, Qatar, Dubai y Arabia Saudita. Además, planea potenciar su expansión internacional abriendo este año 25 tiendas en Italia, Francia, Alemania y Bélgica.
El Demandante, por medio de la marca MISAKO, cerró el año 2010 con una facturación de 40 millones de euros, 8% más que el año anterior.
El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tiene derechos.
El Demandante es titular de marcas de ámbito nacional, comunitario e internacional. El nombre de dominio en disputa es idéntico a una multitud de marcas titularidad del Demandante, por lo cual es evidente que su uso por el Demandado infunde confusión a los usuarios o internautas.
Por otro lado, la marca MISAKO constituye una marca renombrada y conocida, tanto a nivel nacional e internacional; por lo que el nombre de dominio en disputa no tiene sentido per se si no es con relación al Demandante.
El Demandante muestra especial sensibilidad en la protección de sus denominaciones y marcas en Internet, es por eso que el Demandante ha registrado varios nombres de dominio con la denominación “Misako” tales como: <misako.es>, <misako.com.es>, <msk.com.es>, <misako.ws>, <misako.eu>, <misako.cat>, <misakoshop.com>, entre otros. La amplia cartera de nombres de dominios que el Demandante posee ha tenido como efecto que, sin lugar a dudas, la generalidad de los internautas relacionen MISAKO con el Demandante.
De una búsqueda de la palabra “Misako“ en el buscador de Internet Google, aparecen miles de resultados concernientes a diversos sitios web en los que se hace referencia al Demandante.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
El Demandado no es titular de ningún signo distintivo bajo la denominación “Misako” en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO), ni tampoco en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
La denominación “Misako” no se identifica tampoco con el nombre propio del Demandado. Por otro lado, no le ha sido concedida licencia alguna por parte del Demandante para utilizar dicha marca o nombre.
El Demandado carecía de derechos o intereses legítimos en el momento en que procedió a registrar el nombre de dominio en disputa. El hecho de que el Demandado haya venido usando dicho nombre de dominio en disputa hasta la actualidad, tampoco genera la existencia de un derecho o interés legítimo adquirido a posteriori. La doctrina mayoritaria entiende que un derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio nace cuando el Demandado era conocido, con anterioridad al registro del nombre de dominio, por la palabra o nombre que después registra como nombre de dominio.
En el presente caso el Demandado nunca fue conocido por “Misako” antes de registrar el nombre de dominio en disputa, ni tampoco es conocido ahora por él. Otro signo inequívoco de la nula legitimidad que acoge al Demandado lo constituye el hecho que desde que el nombre de dominio en disputa fuera registrado el 19 de febrero de 2000, hasta la actualidad, se ha mantenido alojado en un servicio de parking de dominios de la empresa Network Solutions, LLC.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa siendo plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando de un distintivo ajeno y que la adopción de dicho nombre de dominio en disputa resultaba susceptible de inducir a los usuarios a la errónea creencia de que se trataba de un sitio identificativo del Demandante, con el único fin de especular con su venta al mismo.
Por último, es importante señalar que el hecho que el Demandante no haya registrado el nombre de dominio en disputa con anterioridad y que ahora lo reclame, en ningún caso legitima la postura del Demandado.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
La notoriedad y renombre, tanto a nivel nacional como internacional, de la denominación “Misako” para identificar al Demandante así como la amplia difusión de sus marcas ha sido demostrada. Teniendo en cuenta que el Demandado había trabajado en la propia Misako, es elementalmente imposible que desconociera la existencia del Demandante en el momento del registro del nombre de dominio en disputa.
Las malas intenciones del Demandado quedan aún más refrendadas, teniendo en cuenta que el Demandado había trabajado en la empresa del Demandante, y que tenía conocimiento de la gran inversión en promoción electrónica que estaba llevando a cabo el Demandante. Por todo ello no es casual sino causal que el Demandado hubiese elegido el término “Misako” para el nombre de dominio en disputa, máxime cuando el Demandado trabajó para el Demandante.
Concretamente, la relación laboral que mantuvieron Demandante y Demandado fue que el Demandado desempeñó la función de director general o presidente de Misako en los Estados Unidos de América. El reconocido carácter notorio de la denominación “Misako” para identificar a la empresa española y la pertenencia, en el pasado, del Demandado a aquella, confirma la tesis de que el registro del nombre de dominio difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado, más bien cabe concluir que con sus actos ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas del Demandante.
Pese a las reiteradas solicitudes de transferencia del Demandante, el Demandado mantiene el nombre de dominio en disputa alojado en un parking de dominios con la finalidad de aprovechar los beneficios derivados de la publicidad ubicada en él y en un futuro poder especular con su venta al legítimo titular. Lo anterior conlleva un significativo perjuicio y viene a perturbar la actividad comercial del Demandante.
De tal modo, no puede deducirse que el Demandado esté realizando un uso legítimo del nombre de dominio. Es clara la intención del Demandado de impedir al Demandado acceder legítimamente a su titularidad. La permanencia en el registro del nombre de dominio en disputa obstruye ilegítimamente al Demandante el acceso a Internet bajo su propia marca. Asimismo, induce a los usuarios y clientes actuales o potenciales del Demandante a pensar que no posee un sitio web bajo el nombre de dominio en disputa o que es técnicamente incapaz de mantenerlo operativo. Todas las circunstancias indicadas constituyen, según el párrafo 4.b) de la Política, pruebas del registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Todo lo cual confirma que durante el registro y uso del nombre de dominio en disputa, el Demandado era consciente de la reputación de la denominación “Misako” y de los derechos legítimos del Demandante sobre tal nombre y los que se le asemejan.
El Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
Las alegaciones del Demandado se pueden resumir como sigue:
El Demandante oculta y tergiversa los hechos en los que pretende fundar la Demanda.
Es falso (i) que existiera una relación laboral entre el Demandante y el Demandado, (ii) que actualmente existan tiendas Misako en Estados Unidos de América, (iii) que el Demandado careciera de derecho o interés legítimo en el momento en que procedió a registrar el nombre de dominio, (iv) que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa para especular con su venta al Demandante y (v) que el Demandado recibiera reiteradas solicitudes de transferencia del Demandante.
El Demandante no aportó ninguna prueba para fundamentar su dicho de que la marca MISAKO “constituye una marca renombrada en toda regla. La marca es conocida, tanto a nivel nacional e internacional, por el común de la población”.
El Demandante no presentó datos acerca del volumen de ventas, inversión en publicidad y promoción e implantación en los mercados extranjeros, indicando únicamente la facturación global de la empresa.
La indicación de los posibles proyectos, hoy aún no ejecutados, de abrir puntos de venta en determinados países contradice la fama o renombre de una marca en dicho territorio.
La afirmación de que el Demandante posea tiendas en Estados Unidos de América no es veraz, como se desprende de la página web “www.misako.es/shops” (adjunta copia) donde se aprecia la lista de países en los cuales el Demandante tiene tiendas, lista en la cual no aparece los Estados Unidos de América.
El término “Misako” es un término genérico que, entre otras acepciones, a conocimiento del Demandado, constituye un nombre propio de mujer en Japón. Tan es así que el Demandado no registró el nombre de dominio en disputa de forma original, sino que compró su registro a su titular, una persona física natural de Japón en el año 2000.
Resulta infundada la afirmación del Demandante de que “el nombre de dominio <misako.com> no tiene sentido per se si no es con relación a Frag Comercio Internacional S.L.”. Así lo demuestran los resultados de la búsqueda del término “Misako” en el buscador Google donde puede apreciarse que la mayoría de resultados son ajenos a la compañía y productos del Demandante, y relativos a negocios de terceros.
De todo lo anterior se desprende que se está en presencia de una ausencia absoluta de confusión real en el mercado; así, el uso por parte del Demandado del nombre de dominio en disputa no crea confusión entre los usuarios dado que el término “Misako” tiene múltiples acepciones, entre ellas la de constituir un nombre genérico.
El Demandante alega que el nombre de dominio en disputa fue registrado y que se utiliza de mala fe, considerando que confluyen al menos dos de las cuatro pruebas que recoge el párrafo 4.b) de la Política para demostrar que existió dicha mala fe por parte del Demandado.
Resultan falsos los alegatos del Demandante de que hubo registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. En el año 2000, las partes alcanzaron un acuerdo mediante el cual el Demandante otorgó al Demandado los derechos de representación y distribución en exclusiva de los productos del Demandante en el territorio de los Estados Unidos de América, incluyendo el derecho a operar tiendas propias y a gestionar franquicias. Asimismo, el Demandante cedió al Demandado la gestión de la venta online en general, práctica de consumo que en aquellas fechas era habitual en los Estados Unido de América, a diferencia de otros países, como pudiera ser España. Por tanto, el vínculo que une a las partes en este procedimiento no fue en ningún momento, a diferencia de lo que afirma el Demandante, de tipo laboral, sino de colaboración empresarial en los términos descritos.
A fin de llevar a cabo la empresa descrita, el Demandado constituyó a finales de 2001 la sociedad Misako USA, Inc., contando con el 100% de las participaciones en la misma. El Demandado asumió en su totalidad el riesgo y ventura de la iniciativa empresarial, siendo nulo el riesgo asumido por el Demandante.
En el desarrollo de su actividad, el Demandado realizó cuantiosas inversiones, llegando a abrir hasta 11 tiendas Misako en territorio estadounidense. La copia del artículo que adjunta el Demandante como prueba para sustentar la relación laboral entre las partes en realidad refleja el esfuerzo realizado por el Demandado en su operación para implantar los productos MISAKO en los Estados Unidos de América. Dichas tiendas tuvieron que ser finalmente cerradas ante las desavenencias entre las partes, asumiendo el Demandado las considerables pérdidas correspondientes. Así, en la actualidad no existen tiendas Misako en los Estados Unidos de América.
Entre las inversiones efectuadas por el Demandado se incluye la adquisición del registro del nombre de dominio en disputa, con el fin de poner en marcha la operación de venta online de productos MISAKO, el cual adquirió del titular anterior por un valor aproximado de $3,000 en el año 2000, y no al precio estándar establecido por los registradores para un nombre de dominio nuevo.
De los hechos descritos se desprende que no concurren en este caso ninguno de los supuestos contemplados en el apartado 4.b) de la Política para demostrar la mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa. El Demandando no registró el nombre de dominio en disputa con el fin de venderlo a un competidor del Demandante, ni para impedir que el Demandante reflejara la marca en el nombre de dominio en disputa, ni con el fin de enturbiar la actividad comercial del Demandante, ni para atraer, con fin de lucro, a usuarios al sitio web para crear confusión entre los consumidores. Al contrario, y a la vista de los antecedentes, la actuación del Demandado se hallaba plenamente justificada y legitimada con el único fin de llegar a buen término los acuerdos alcanzados por las partes. En ningún caso cabe calificar los actos del Demandado como aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas del Demandante, cuando el registro fue efectuado en el contexto de un contrato de representación y distribución en exclusiva.
El Demandante pretende justificar la mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa por cuanto desde su adquisición, y por razones que únicamente obedecen a la falta de medios causada por las cuantiosas pérdidas de Misako USA Inc., el nombre de dominio en disputa ha permanecido inactivo. El Demandado hace constar que, además de actuar de buena fe al adquirir el nombre de dominio en disputa, no ha actuado posteriormente de mala fe en los 11 años transcurridos desde la adquisición del registro.
El Demandado no ha sido requerido en ningún momento por parte del Demandante, siendo la notificación de la Demanda la primera ocasión en la que el Demandado recibe constancia del deseo por parte del Demandante de obtener la titularidad del registro del nombre de dominio en disputa. El Demandado nunca ha intentado ofrecer el nombre de dominio en disputa para su venta, alquiler, ni cesión de otro modo al Demandante ni a ningún tercero.
Cuando menos, en el momento actual no concurre el tercer requisito establecido por el artículo 4.a. de la Política, dado que el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado y no se utiliza de mala fe. Todo ello por cuanto a que el Demandado tenía interés legítimo en el momento de adquirir el nombre de dominio en disputa dada su condición de representante y distribuidor en exclusiva de los productos MISAKO para el territorio de los Estados Unidos de América y encargado de la venta online de los mismos, y que en ningún momento el Demandado ha buscado lucrar de modo alguno con dicho nombre de dominio en disputa.
6. Debate y conclusiones
A. General
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a) de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
B. Cuestiones Preliminares
i) Idioma del procedimiento
De acuerdo con el Registrador, Network Solutions, LLC., el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue presentada en español y el Demandante expresamente solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no se opuso a la solicitud del Demandante y, además, presentó su Escrito de Contestación a la Demanda en español.
Tomando en consideración lo anterior, atento a lo dispuesto en el párrafo 11.a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español.1
ii) Escrito de Contestación a la Demanda
Este Experto debe primero considerar la admisibilidad de Escrito de Contestación a la Demanda presentado por el Demandado, dado que dicho Escrito fue presentado ante el Centro fuera del plazo otorgado. El Demandado adujo que al tiempo que le fue notificada la Demanda se encontraba de viaje por ser la temporada estival. En el presente caso este Experto ha resuelto admitir el Escrito de Contestación a la Demanda, ya que el mismo no retrasa el presente procedimiento, al tiempo que se respeta el trato igualitario debido a las partes para presentar su caso en forma justa conforme a lo marcado en el párrafo 10.b) del Reglamento.2
C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante ha acreditado tener derechos sobre la marca MISAKO.
Es de sobra conocido que la adición del sufijo de nivel superior genérico “.com” no influye ni se toma en cuenta al comparar una marca con un nombre de dominio ya que su existencia obedece a razones puramente técnicas. Por lo que respecta a la marca MI SA KO y diseño, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman, Caso OMPI No. D2000-0699, y SWATCH AG v. Stefano Manfroi, Caso OMPI No. D2003-0802).
Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca MISAKO del Demandante.3
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a).i) de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El Demandante afirma que el Demandado no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “Misako”.
El Demandante asevera, sin que el Demandado lo hubiese refutado expresamente, que el Demandado (i) no posee registro de marca alguno sobre la denominación “Misako”, (ii) no es licenciatario ni ha sido autorizado por el Demandante para utilizar esa marca del Demandante, y (iii) no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
Existe controversia respecto a si el Demandado trabajó para el Demandante bajo una relación laboral (como alega el Demandante) o si en realidad hubo una relación empresarial mediante la cual el Demandante otorgó al Demandado los derechos de representación y distribución de los productos del Demandante en los Estados Unidos de América, como alega el Demandado. Cabe señalar que ninguna de las partes aporta pruebas que sustenten fehacientemente su dicho y, por tanto, arrojen luz sobre la relación que en realidad hubo entre ellas y lo que dicha relación conllevaba.
Al respecto, ambas partes se apoyan en los mismos artículos aparecidos en Internet que mencionan la expansión de las tiendas Misako en Estados Unidos de América, que la filial estadounidense Misako USA, Inc. (sociedad que el Demandado asevera haber constituido con el fin de llevar a cabo la distribución exclusiva de los productos del Demandante) abriría tiendas en territorio estadounidense, y que se refieren al Demandado como presidente de la misma. Dichos artículos en ningún momento prueban que el Demandado fue efectivamente empleado del Demandante. Por su parte, el Demandado no aporta prueba alguna que evidencie su participación en esa sociedad ni el otorgamiento de dicha representación, distribución y gestión de la venta online de los productos del Demandante en los Estados Unidos de América.
El Demandado cita la decisión rendida en A. Nattermann & Cie. GmbH and Sanofi aventis v. Watson Pharmaceuticals, Inc., Caso OMPI No. D2010-0800. En dicha decisión el grupo de expertos estableció que un registrante que tuvo un derecho o interés legítimo podía perderlo si, por ejemplo, el dueño de la marca legítimamente retiraba su consentimiento o el registrante dejaba de distribuir los productos del dueño de la marca o usaba el nombre de dominio para promover productos rivales.
Diversos grupos de expertos consideran que un distribuidor o revendedor podría estar haciendo una oferta de buena fe de productos y servicios y, por tanto tener un interés legítimo sobre un nombre de dominio, si llega a cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, que el nombre de dominio fuese utilizado para la venta de dichos productos únicamente y que el sitio asociado con el nombre de dominio desplegase la relación con el titular de la marca.4
De la evidencia que obra en el expediente se desprende claramente que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa contiene enlaces publicitarios que redireccionan a otros sitios de Internet que ofrecen productos competitivos con los del Demandante, lo que no constituye una oferta de buena fe de productos y servicios.5
Adicionalmente, diversos grupos de expertos consideran que el registro de un nombre de dominio compuesto de palabras comunes o de diccionario o descriptivas puede ser utilizado como parking confiriendo derechos o intereses legítimos siempre que éstos ofrezcan productos relacionados directamente con dicha palabra común o de diccionario o descriptiva. Suponiendo, como alega el Demandado, que la palabra “Misako” sea una palabra común o genérica, el hecho de que el sitio web asociado con el nombre de dominio en disputa contenga enlaces publicitarios a otros sitios que ofrecen productos competitivos con los del Demandante, denota que el Demandado no está haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.6
Considerando en su conjunto lo anterior, este Experto considera que el Demandante ha acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a).ii) de la Política.
E. Registro y uso de mala fe
El Demandante afirma que el Demandado registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Resulta indiscutible que al momento de adquirir el nombre de dominio en disputa el Demandado conocía la marca MISAKO y que ésta era del Demandante.
El hecho de que el Demandado manifieste haber adquirido el nombre de dominio en disputa en fecha posterior a su creación o registro no es obstáculo para determinar si el registro se hizo de mala fe ya que, para efectos de la Política, este Experto considera que el acto de adquisición se asimila al registro del nombre de dominio en disputa, coincidiendo con el punto de vista expresado al respecto por grupos de expertos en otros casos.7
Como se estableció líneas arriba, el Demandante afirma no haber concedido al Demandado licencia alguna para el uso de dicha marca, sin que el Demandado lo hubiese negado. El arreglo empresarial, de negocios, que el Demandado alega haber tenido con el Demandante no implica necesariamente que el mismo hubiese incluido una licencia de uso de marca. El Demandado no aportó pruebas que arrojen indicio alguno sobre el acuerdo empresarial que el Demandado aduce hubo entre las partes.
El Demandante alega que desde la fecha en que el nombre de dominio en disputa fue registrado y hasta ahora, el mismo ha alojado un servicio de parking de la empresa Network Solutions LLC, sin que el Demandado lo haya refutado (el Demandante suministró copias impresas del contenido de dicho sitio web). Es un hecho que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa contiene enlaces patrocinados, esto es, enlaces a otros sitios web con los siguientes encabezados, entre otros: “Gucci Leather Bags”, “Designer Shoes and Handbags”, “Bolsos de Marca en Oferta... DreiVip.com/Bolsos-de-Marca”, “Carolina Herrera Outlets... www.misoutlets.com”. La adquisición de un nombre de dominio para mostrar enlaces a sitios web de terceros que ofrecen productos competitivos con los del Demandante constituye una muestra de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.8
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a).iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <misako.com> sea transferido al Demandante.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 16 de septiembre de 2011
1 Al respecto véase el razonamiento seguido en Viterra Energy Services GmbH & Co. KG v. Com & Network, Caso OMPI No. D2004-0258.
2 Misma situación en Internationale Spar Centrale B.V. v. Scientific Process & Research, Inc., Caso OMPI No. D2005-0603.
3 En Kabushiki Kaisha Toshiba v Shan Computers, Caso OMPI No. D2000-0325, se establece “In relation to the domain name <toshiba.net>, the relevant part of this domain name is <toshiba>. This Administrative Panel finds that this part of the domain name is identical to the Complainant’s registered trademark TOSHIBA”.
4 Ver Research In Motion Limited v. One Star Global LLC, Caso OMPI No. D2009-0227; Experian Information Solutions, Inc. v. Credits Research, Inc., Caso OMPI No. D2002-0095.
5 Véase MasterCard International Incorporated v. Paul Barbell, Caso OMPI No. D2007-1139; Asian World of Martial Arts Inc. v. Texas International Property Associates, Caso OMPI No. D2007-1415.
6 En Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo, Caso OMPI No. D2008-0666 se establece: “The Panel fails to see any connection to “terroni” with the content of the website at the Disputed Domain Name. The Panel notes that no link provides information on the word “terroni”. In fact most of the obvious links refer to. competitors of the Complainant. This suggests that the real value of the domain name is based on the value of the Complainant’s trade mark and not the generic word in Italian and that the Respondent is profiting from the Disputed Domain Name in this regard”.
7 En Dixons Group Plc v Mr. Abu Abdullaah, Caso OMPI No. D2000-1406, se estableció: “the term “registration” extends beyond the original act of registration and covers subsequent acquisitions of the domain name... there are several prior Panel decisions in which it has been held more generally that “registration” extends to subsequent acts of acquisition”.
8 En Bartercard Ltd & Bartercard International Pty Ltd . v Ashton-Hall Computer Services, Caso OMPI No. D2000-0177, se establece: “the Domain Name has been used to host a website offering competing products to those offered by the Complainant... this suggests that the Respondent registered the Domain Name with the primary intention of disrupting the business of a competitor.. It also indicates that the Respondent has used the Domain Name to attract Internet users to its website for commercial gain by virtue of confusion with the Complainant’s mark... Under the Policy, both of these are sufficient to show registration and use of the Domain Name in bad faith”; Microsoft Corporation v. Gioacchino Zerbo, Caso OMPI No. D2005-0644: “It may be inferred that the Respondent did register the domain name in dispute on purpose, to disrupt the Complainant’s business, as it used the domain name <internetexplorer.com> with sponsored links to competitors”.