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DECISIÓN DEL EXPERTO

Banco Nacional De México, S.A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex v. Juan Carlos García

Caso No. D2011-1261

1. Las Partes

El Demandante es Banco Nacional de México, S.A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex, con domicilio en el Distrito Federal, México, representada por Molina Salgado, S.C., Distrito Federal, México.

El Demandado es Juan Carlos García, con domicilio en Garza García Nuevo León, México.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <plazabnmx.com> y <plazabanamex.com>.

El Registrador de los citados nombres de dominio es GoDaddy.com, Inc. (el “Registrador”).

3. Historia Procesal

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de julio de 2011. El 22 de julio de 2011 el Centro envió al Registrador, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 24 de julio de 2011 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo y técnico. En respuesta a una prevención del Centro, el Demandante envió al Centro el 4 de agosto de 2011, vía correo electrónico, una solicitud para que el español fuese considerado el idioma del procedimiento. Con igual fecha, el Demandado solicitó al Centro fuese el inglés el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

En cumplimiento a lo dispuesto por los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro corrió formal traslado de la Demanda y sus anexos al Demandado, dando con ello inicio al procedimiento el 8 de agosto de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de agosto de 2011. El día 27 de agosto de 2011, el Demandado solicitó al Centro se le otorgara una prórroga para presentar su Contestación, a lo cual el Demandante se opuso el 30 de agosto de 2011. El 1 de septiembre de 2011, el Centro notificó a las partes su negativa para otorgar la prórroga solicitada por el Demandado, informándole a las Partes que las cuestiones relacionadas con el idioma del procedimiento y la admisibilidad de una eventual contestación tardía serían analizadas discrecionalmente por el Experto.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de septiembre de 2011, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Por lo que hace al idioma aplicable al procedimiento y en ejercicio de la facultad discrecional conferida por el párrafo 11.a) del Reglamento, el Experto estima fundada la solicitud del Demandante para que el procedimiento se sustancie en español a pesar de que el acuerdo de registro está escrito en idioma inglés. Ello tomando en cuenta que ambas partes son de nacionalidad mexicana y se encuentran domiciliadas en México, así como al hecho de que las pruebas aportadas por el Demandante están redactadas en español, además de que las partes han celebrado contratos previos en español.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es una de las instituciones de banca múltiple más importantes y antiguas de México, cuyo origen se remonta a 1884. En 2001, el Demandante pasó a formar parte de Citigroup, una de las principales compañías de servicios financieros del mundo.

El Demandante mantiene su portal de Internet en “www.banamex.com”, mediante el cual ofrece servicios bancarios en línea a sus cuentahabientes domiciliados en México.

Las marcas y avisos comerciales que el Demandante tiene registrados en México y que apoyan su Demanda son:

El Demandado es el socio fundador y director general de Plaza Vip.Com, S.A. de C.V., empresa con la cual el Demandante celebró un contrato de prestación de servicios el 30 de Marzo de 2010 con una vigencia de un año, con la posibilidad de renovación por un periodo adicional de un año. El contrato fue suscrito por el propio Demandado en su carácter de apoderado de Plaza Vip.Com, S.A. de C.V.

El objeto de dicho contrato fue la generación de un centro comercial virtual denominado Plazabnmx (Plaza Banamex) que estaría hospedado dentro del portal “www.plazavip.com” del Demandado, quien quedaba a cargo de la operación de dicho micrositio. El Demandante por su parte se obligaba a ofertar los bienes y servicios que estarían disponibles en la tienda en línea, además de proveer el tráfico mediante una liga en su propio sitio Web y la publicidad necesaria para que sus clientes y usuarios se interesaran en dicho canal de compras.

La prestación de servicios del Demandado llegó a su fin por la falta de renovación del contrato que había celebrado con el Demandante.

Los nombres de dominio en disputa, que fueron registrados por el Demandado el 15 de abril de 2010, se encuentran redirigidos al portal de Internet “www.plazavip.com”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Demandante apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

i. Los nombres de dominio <plazabnmx.com> y <plazabanamex.com> son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto a las marcas de servicios registradas PLAZA BNMX, PLAZA BANAMEX Y PLAZABANAMEX sobre las que el Demandante tiene derechos;

ii. Para determinar la identidad entre las marcas PLAZA BNMX y el dominio <plazabnmx.com>, el espacio que existe entre las palabras PLAZA y BNMX resulta intranscendente considerando que un nombre de dominio no puede tener espacios;

iii. El Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa toda vez que no existen marcas registradas o en trámite en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) efectuadas por el Demandado o su empresa, que sean idénticas a las denominaciones “Plaza BNMX” y/o “Plaza Banamex”;

iv. El Demandante no ha otorgado licencia alguna a favor del Demandado, ni autorizado o consentido el registro y/o uso de los dominios <plazabnmx.com> y/o <plazabanamex.com>, por lo que el Demandado no puede acreditar ningún derecho como licenciatario o usuario autorizado de las marcas del Demandante;

v. En el portal “www.plazavip.com”, el Demandado hace uso de los colores institucionales y logotipos del Demandante mezclándolos con el nombre de su empresa Plaza Vip, lo cual refleja su intención de desviar equivocadamente a los consumidores;

vi. El Demandado lleva a cabo las conductas descritas en los incisos anteriores a sabiendas de que en el contrato de prestación de servicios celebrado con el Demandante se prohibía el uso o registro de las marcas registradas por el Demandado, máxime si dicho contrato ha terminado;

vii. El Demandado en ningún momento ha sido conocido por los nombres Plaza BNMX y/o Plaza Banamex sino que solamente era un operador de los mismos, siendo que el centro comercial virtual identificado con dichos nombres de dominio pertenece al Demandante;

viii. El Demandante es conocido por el nombre Banamex desde hace más de 100 cien años, y ya que BNMX corresponde al acrónimo de dicha institución bancaria, la cual es ajena al Demandado y no se sostiene ningún tipo de relación con él, no puede suponerse que el Demandado tenga interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa;

ix. El Demandado registró los nombres de dominio en disputa con la finalidad de impedir que el Demandante pudiera reflejar sus marcas en dichos nombres de dominio, con ello logrando que tampoco pudiera establecer su negocio virtual mediante dichos nombres de dominio;

x. El Demandado ha registrado los nombres de dominio en disputa con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante ya que este último sería un claro competidor para el Demandado, toda vez que tanto el centro comercial virtual del Demandante como en el negocio virtual del Demandado, tienen como fin ofrecer el mismo tipo de servicios, siendo ambos negocios de naturaleza similar;

xi. El Demandado tiene la intención de aprovecharse del posicionamiento que ha logrado el Demandante con los nombres Plaza BNMX y/o Plaza Banamex en el campo de las tiendas virtuales y lograr generar negocios con los clientes del Demandante;

xii. El Demandado se ha aprovechado de la cartera de clientes del Demandante, a la cual tuvo acceso mientras se encontraba vigente el contrato de prestación de servicios;

xiii. Con las acciones mencionadas en los incisos anteriores, el Demandado pretende hacer creer a los clientes del Demandante que existe una asociación con el Demandado.

B. Demandado

El Demandado no presentó un Escrito de Contestación a la Demanda.

6. Debate y conclusiones

A. General

De conformidad con lo previsto en el párrafo 4.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de nombres de dominio, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) Los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y

(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio; y

(iii) Los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La cuestión principal en este apartado de la Política se reduce a determinar si los nombres de dominio en disputa por sí mismos se confunden lo suficiente con las marcas sobre las que el Demandante tiene derechos como para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el sitio Web vinculado a los nombres de dominio en cuestión confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la Política).

Debido a que el párrafo 4.a).i) de la Política admite únicamente marcas de productos o servicios como base de la acción, y no siendo necesario en este procedimiento determinar si los avisos comerciales previstos en la legislación mexicana pueden ser considerados como marcas para efectos de la Política, el análisis de confusión que nos ocupa se limitará a las marcas que opone el Demandante.

Sentado lo anterior, al confrontar la marca PLAZA BNMX con el término “plazabnmx” que representa la porción relevante del nombre de dominio <plazabnmx.com>, se aprecia la identidad gráfica entre los signos en pugna, sin que obste el espacio existente entre los dos términos que conforman la marca sujeta a estudio pues como bien apunta el Demandante, los nombres de dominio técnicamente no admiten espacios entre caracteres, de la misma forma que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

En el mismo tenor, de una comparación literal entre la marca PLAZABANAMEX y el término “plazabanamex” se advierte la exacta correspondencia entre ambos identificadores.

En virtud de que los nombres de dominio <plazabnmx.com> y <plazabanamex.com> son idénticos a las marcas PLAZA BNMX y PLAZABANAMEX del Demandante, se tiene por superado el umbral que supone el párrafo 4.a).i) de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

Por las razones expuestas en el apartado 5.A supra, el Demandante sostiene que el Demandado no puede prevalerse de alguna de las defensas del párrafo 4.c) de la Política para justificar derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.

Como consecuencia de la falta de oposición a la pretensión del Demandante y dadas las circunstancias de este caso, es de presumirse que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio en litigio. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc. and D3M Domain, Caso e-Resolution AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

Así lo corrobora el hecho de que el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes estuvo vigente hasta el 30 de marzo de 2011, ya que en principio, cualquier derecho o interés legítimo que por efecto de dicho contrato hubiese adquirido el Demandado sobre los nombres de dominio en disputa, habría cesado ya sus efectos. Ver C. & A. Veltins GmbH & Co. KG v. Heller Highwater Inc., Caso OMPI No. D2004-0466 (cualquier derecho para usar la marca del demandante que hubiese sido otorgado por virtud de un contrato queda sin efecto al término de este salvo pacto en contrario).

En opinión del Experto, el contrato de referencia no confirió, aún durante el tiempo que estuvo vigente, ningún derecho sobre los nombres de dominio en disputa al Demandado. Ello no porque dicho acuerdo de voluntades prohibiera al Demandado registrar las marcas del Demandante como nombres de dominio, (según alega el Demandante), ya que dicho supuesto no está contemplado en el contrato, sino porque este último no contiene cláusula alguna que hubiese autorizado al Demandado a registrar a su nombre y usar en su propio beneficio los nombres de dominio en disputa.

A falta de estipulación expresa en el contrato sujeto a estudio, no puede presumirse que el Demandado adquirió, menos aún después de la terminación de dicho acuerdo, derechos o intereses legítimos (entiéndase lícitos) sobre unos nombres de dominio que correspondían exactamente con las denominaciones objeto del contrato. Ver American Chamber of Commerce of Mexico, A.C. v. Keptos, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2010-0009 (el Demandado no podía aducir derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio que retenía indebidamente como garantía del pago de prestaciones que supuestamente se le adeudaban con motivo de la terminación del contrato de prestación de servicios celebrado con el Demandante).

De esta manera se surte la condición prevista en el párrafo 4.a).ii) de la Política.

D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De las pruebas que obran en el expediente se desprende que el Demandado tuvo conocimiento de que “Plazabnmx” y “Plaza Banamex” serían las denominaciones gráfica y fonética de la tienda virtual del Demandante a establecerse por virtud del contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes. PLAZA BANAMEX estaba registrada como marca años antes de la celebración de dicho contrato y de la fecha en que el Demandado registró el nombre de dominio <plazabanamex.com>.

El registro de un nombre de dominio a sabiendas de que este reproduce la marca del Demandante es demostrativo de mala fe en el contexto de la Política. Ver Red Nacional De Los Ferrocarriles Espanoles v. 0x90, Caso OMPI No. D2001-0981 (el registro deliberado de un nombre de dominio con la obvia razón de que pueda resultar la marca de otro, aunado a la negligencia para averiguar que este no sea el caso ni hacer la más mínima búsqueda al respecto, constituye mala fe en el registro de ese nombre de dominio); y Universidad Autónoma de Nuevo León c. Creatividad Internet Enlace S.A. y Jesús Ignacio Valdés Mendoza, Caso OMPI No. D2009-0385 (en vista de que el Demandado reside en el mismo país y entidad federativa que el Demandante, aquel podía y debía saber que AUTÉNTICOS TIGRES se encontraba registrada como marca en México a favor del Demandante).

Si bien la marca PLAZA BNMX no existía al momento del registro del nombre de dominio en disputa, lo cierto es que para entonces el Demandado debió haber sabido que dicha denominación sería usada como marca en la tienda virtual que él mismo operaría a partir del 1 de julio de 2010. Asimismo, de acuerdo a la obligación contraída por el Demandante en el Anexo “A” del multicitado contrato, era de esperarse que la denominación en comento sería publicitada como marca en medios de comunicación masiva y en propaganda impresa que el Demandante distribuiría entre sus clientes, tal como ocurrió y se acredita fehacientemente en el expediente.

En consecuencia, el Experto concluye que el Demandado se aprovechó indebidamente del conocimiento que tuvo de los hechos materia del contrato para impedir que el Demandante registrara su marca en proceso de registro como nombre de dominio y usara este último en relación con un sitio Web que sirviera de plataforma a su tienda en línea, lo que no puede sino configurar mala fe registral en el sentido de la Política. Ver 537397 Ontario Inc. operating as Tech Sales Co. v. EXAIR Corporation, Caso OMPI No. D2009-0567 (el experto está convencido de que el demandado jamás habría registrado los nombres de dominio en disputa, de no ser porque sabía que los mismos estaban por ser usados como marcas del demandante); y párrafo 3.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) donde se citan decisiones de otros expertos que han resuelto mala fe en el registro de nombres de dominio cuando el Demandado tomó ventaja de los hechos que tuvo conocimiento por su relación con el Demandante para registrar como nombres de dominio marcas de este último que estaban por crearse o usarse.

Por lo que hace al uso de los nombres de dominio en disputa, está documentado que los mismos se encuentran redirigidos al portal “www.plazavip.com" del Demandado, dentro del cual se ofrecen diversos artículos al público consumidor.

Debido a que el mismo sitio Web del Demandado estuvo asociado con idénticos productos o servicios ofrecidos por cuenta del Demandante, existe el riesgo de asociación entre las marcas PLAZA BNMX y PLAZA BANAMEX del Demandante con el portal del Demandado, lo que actualiza la causal de mala fe prevista en el párrafo 4.b).iv) de la Política que a la letra dispone:

“si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.”

A mayor abundamiento se destaca que en el acuerdo de lanzamiento firmado por las partes, el Demandante garantizaba un descuento al Demandado respecto de los precios de los productos que se ofertaban en el portal “www.plazavip.com”, lo que confirma la identidad de los productos ofrecidos por el Demandado y la realización de actividades lucrativas de igual naturaleza a las que llevaba a cabo por cuenta del Demandante.

En tal virtud se tiene por demostrado el requisito que establece el párrafo 4.a).iii) de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Demandante ha acreditado los extremos de su acción. Por consiguiente y de conformidad con lo dispuesto por los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, se resuelve que los nombres de dominio <plazabnmx.com> y <plazabanamex.com> sean transferidos al Demandante.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 29 de septiembre de 2011