Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Euroestudios, S.L. v. Javier Mingo

Caso No. D2011-0384

1. Las Partes

La Demandante es Euroestudios, S.L., representada por Bufet Almeida, Abogados Asociados, con domicilio en Madrid, España (en adelante, la “Demandante”).

El Demandado es D. Javier Mingo con domicilio en Granada, España (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <euroestudios.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado nombre de dominio es CSL Computer Service Langenbach GmbH dba Joker.com (en adelante, “Joker.com”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 28 de febrero de 2011. El 1 de marzo de 2011 el Centro envió a Joker.com por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de marzo de 2011 Joker.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica a las partes el 7 de marzo de 2011 relativa al idioma del procedimiento. En la misma fecha la Demandante envió su solicitud en relación con el idioma de procedimiento. Igualmente, el mismo día el Demandado envió una comunicación solicitando el inglés como el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de marzo de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de marzo de 2011. El Demandado presentó comunicaciones el 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21 y 25, de marzo de 2011 de las cuales el Centro acusó debidamente recibo.

El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de abril de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Tras haber revisado los escritos presentados por las partes y considerar que éstas debían remitir informaciones adicionales sobre el fondo de la disputa, el 4 de mayo de 2011 Experto emitió una orden de procedimiento (en adelante, la “Orden de Procedimiento”), instando tanto a la Demandante como al Demandado a aportar documentos suplementarios. Dicha orden fue atendida tanto por la Demandante (el 9 de mayo de 2011) como por el Demandado (el 6 de mayo de 2011).

4. Idioma del procedimiento

La Demandante presentó la Demanda en castellano. Teniendo en cuenta que dicho idioma no es el que el Demandado utilizó respecto a los acuerdos de registro del Nombre de Dominio, el Centro instó a la Demandante a justificar la elección de dicha lengua. A tal efecto, en su respuesta de fecha 7 de marzo de 2011 el Demandante indicó que la mencionada elección se basó en los siguientes factores:

- Tanto la Demandante como el Demandado tienen su domicilio en territorio español;

- El Demandado ha reconocido desarrollar sus actividades profesionales en España; y

- La Demandante ha indicado no estar familiarizada con la lengua inglesa (lengua que utilizó el Demandado para el registro de los Nombres de Dominio), mientras que el Demandado ha demostrado su conocimiento del castellano.

Por su parte, el presunto representante del Demandado en este procedimiento respondió a la mencionada comunicación del Centro indicando que no es español (limitándose a indicar que es profesor de inglés, sin informar sobre su nacionalidad) y que, a pesar de reconocer contar con un conocimiento coloquial del castellano, consideraba que tenía derecho a defenderse utilizando el inglés como lengua en este procedimiento, ya que le permitía evitar tecnicismos legales en castellano.

Para decidir sobre esta cuestión, de acuerdo con los criterios expresados en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Guillermo J. Fesser Pérez de Petinto y Juan L. Cano Ambros v. r&t y Tino Hernández, Caso OMPI No. D2000-0201; CPS 1 Realty LP. v. DomainAgent.com, Caso OMPI No. D2005-0869; Colombo Franchising Ltda. v. Mehdi Tchavosinia, Caso OMPI No. D2006-1572; o General Electric Company, GE Osmonics Inc. v. Optima di Federico Papi, Caso OMPI No. D2007-0645), deben tenerse en cuenta factores como el origen geográfico y lugar de residencia de las partes, las capacidades lingüísticas mostradas tanto antes del procedimiento como durante el mismo, los costes y retrasos que pueda suponer la adopción de uno u otra lengua para el procedimiento así como los perjuicios que el uso de una determinada lengua puede ocasionar a las partes.

En este sentido, el Experto considera probado que, atendiendo a las comunicaciones remitidas al Demandante, el hecho que el Nombre de Dominio ha estado asociado durante un tiempo significativo a un sitio web con contenidos en lengua castellana, así como al hecho de que desarrolla actividades comerciales en España, el Demandado cuenta con un conocimiento suficiente de la mencionada lengua.

Teniendo en cuenta lo anterior, la solución más lógica parece ser utilizar el castellano como lengua de este procedimiento. Con ello no cree el Experto que el Demandado vea en forma alguna afectado su derecho de defensa. Por el contrario, el Experto cree que las comunicaciones remitidas por el Demandado en inglés en este procedimiento deben aceptarse y ser tenidas en cuenta, sin necesidad de que sean traducidas al castellano.

Por todo ello, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el castellano.

5. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad española que, desde su constitución en 1968, se ha dedicado a la prestación de servicios en el sector de la ingeniería civil y la edificación, habiéndose consolidado como una de las empresas líderes de dicho sector en España. De hecho, la Demandante ha consolidado una experiencia tanto a nivel español como en otras múltiples jurisdicciones en el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería.

La Demandante es titular de los siguientes signos distintivos basados en la denominación “euroestudios”:

- Marca española E EUROESTUDIOS S.L. INGENIEROS DE CONSULTA (registro nº 2.010.176), registrada con efectos desde el 2 de febrero de 1996 en la clase 42 del Nomenclátor Internacional.

- Nombre comercial EURESTUDIOS, S.L. (registro nº 207.153), registrado con efectos desde el 2 de febrero de 2 de febrero de 1996 para estudios y proyectos de ingeniería.

- Marca comunitaria E EUROESTUDIOS S.L. INGENIEROS DE CONSULTA (registro nº 2.710.168), registrada con efectos desde el 22 de mayo de 2002 en las clases 37 y 42 del Nomenclátor Internacional.

La Demandante indica en los escritos presentados en el marco de este procedimiento que los signos distintivos anteriormente mencionados han adquirido una notoriedad internacional.

El Experto, no obstante, tras haber revisado la mencionada documentación considera que, si bien podría considerarse que la Demandante es notoriamente conocida a través de la denominación “Euroestudios” en el sector de la ingeniería en España, dicha notoriedad queda agotada en dicho sector, sin que pueda considerarse que la misma se extiende a otros ámbitos o que permite presumir un carácter renombrado de las marcas y nombre comercial alegados por la Demandante en el marco del presente procedimiento.

B. El Demandado

El Demandado parece ser un ciudadano español cuyas actividades profesionales se centran en la docencia de idiomas extranjeros, actividad que parece haber desarrollado durante años en la ciudad de Granada.

De acuerdo con la numerosa documentación presentada por el Demandado (especialmente en su contestación a la Orden de Procedimiento), éste ha acreditado haber utilizado durante años la denominación “Euroestudios” para el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas, si bien no ha constituido entidad alguna con dicho nombre ni ha registrado signo distintivo alguno basado en dicha denominación.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 22 de abril de 1999. A pesar de que actualmente se encuentra desactivado, el Experto ha podido comprobar que el Nombre de Dominio ha estado conectado durante años a diversas páginas web en las que el Demandado ofrecía información sobre sus actividades de docencia en el ámbito lingüístico.

6. Alegaciones de las partes

A. Demandante

La Demandante alega en la Demanda:

- Que ha venido desarrollando durante años sus actividades de consultoría en el ámbito de la ingeniería de proyectos, para las cuales han utilizado la denominación “Euroestudios”, la cual ha obtenido un carácter internacionalmente notorio;

- Que, atendiendo al carácter notorio de las marcas titularidad de la Demandante, el Demandado debía conocer tanto la existencia de aquélla como de sus marcas al momento del registro del Nombre de Dominio;

- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas y nombre comercial de los que es titular la Demandante, atendiendo al hecho que el núcleo distintivo de los mencionados signos distintivos lo constituye la denominación “Euroestudios”, en la cual se basa igualmente el Nombre de Dominio;

- Que el Demandado no ostenta un derecho o interés legítimo respecto al Nombre de Dominio, considerando la Demandante que, a la luz de las circunstancias que se dan en el marco del presente caso, el ánimo del registro y uso del Nombre de Dominio fue el de intentarse aprovechar de forma injusta de las marcas titularidad de la Demandante;

- Que, al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado actuó de mala fe puesto que dicho registro respondía exclusivamente al conocimiento de las marcas de la Demandante y de la correspondiente voluntad de aprovecharse de las mismas;

- Que, al intentar vender el Nombre de Dominio a la Demandante, el Demandado actuó con una obvia mala fe; y

- Que, atendiendo a lo anterior, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor del Demandante.

B. Demandado

El Demandado alega en la Contestación a la Demanda:

- Que la denominación “Euroestudios” en la que se basa el Nombre de Dominio responde a la combinación entre dos palabras genéricas y, por tanto, no debería entenderse como infractora de los derechos de la Demandante;

- Que ha venido utilizando la denominación “Euroestudios” durante más de quince años para la prestación de servicios de formación en lenguas extranjeras, actividad para cuya promoción ha utilizado el Nombre de Dominio (a fin de informar a potenciales alumnos sobre sus servicios lectivos);

- Que en ningún momento ha ofrecido el Nombre de Dominio en venta ni ha pretendido aprovecharse de las marcas de la Demandante, respecto a la cual no tenía conocimiento alguno con carácter previo a la disputa planteada en el marco de este procedimiento; y

- Que, atendiendo a lo anterior, debería desestimarse la Demanda.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas sobre las que la demandante tiene derechos; y

- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado respecto al nombre de dominio; y

- Acreditar que el demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.

A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Política en relación con el presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

En relación con este primer elemento, el Experto considera que, en efecto, existe un riesgo real de confusión entre el Nombre de Dominio y los signos distintivos alegados por la Demandante en el marco de este procedimiento y basados en la denominación “Euroestudios”.

En efecto, las diferencias derivadas de su comparación no son lo suficientemente relevantes como para descartar cualquier riesgo de confusión. Para llegar a esta conclusión, el Experto ha tenido en cuenta los siguientes elementos:

- La primera diferencia existente entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad del Demandante es que éstas incluyen no tan sólo la denominación “Euroestudios” sino que ésta se complementa con otros elementos denominativos (la letra “E” –en formato gráfico especial- e “Ingenieros de Consulta”) que el Nombre de Dominio se basa exclusivamente en la denominación “Euroestudios”. Ello no obstante, cabe considerar que dicha palabra constituye el núcleo identificativo de las marcas alegadas por la Demandante, siendo dichos elementos denominativos partículas adicionales que complementan el elemento diferenciador de tales marcas. De este modo, en opinión del Experto, la mencionada diferencia no es lo suficientemente relevante como para descartar un riesgo de confusión.

- La segunda diferencia es que el Nombre de Dominio incorpora el sufijo “.com”, mientras que las marcas de la Demandante no. Esta diferencia, sin embargo tampoco parece suficientemente importante ya que la misma se deriva de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. Oscar Espinosa Comin, Caso OMPI No. D2005-1029.

Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas titularidad de la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio.

En concreto tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

- Ser conocido corrientemente por la denominación contenida en el nombre de dominio, aún cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombres de dominio, sin intención de desviar a los usuarios de Internet de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas titularidad del demandante con ánimo de lucro.

En este punto es importante recordar que el Demandado ha acreditado haber utilizado durante años la denominación “Euroestudios” para identificar sus servicios profesionales, si bien no ha protegido dicha denominación por medio de registro de signo distintivo alguno. Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que el Demandado ha acreditado ostentar un derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio, al responder el mismo al nombre que el Demandado ha conseguido probar que ha utilizado durante años para el desarrollo de sus actividades profesionales en España.

Dicha interpretación es plenamente conforme con al adoptada en numerosas decisiones adoptadas con anterioridad y basadas en circunstancias parecidas a las que se dan en el presente procedimiento (ver, por ejemplo, G.A. Modefine S.A. c. A.R.Mani, Caso OMPI No. D2001-0537; Internacional Youth Hostel Federation c. Ivor Yevgeni Haya-Filkov, Caso OMPI No. D2002-0720; o Merrell Pharmaceuticals, Inc. and Aventis Pharma S.A. c. Russell Allegra, Caso OMPI No. D2005-0464).

Sin perjuicio de lo indicado con anterioridad, el Experto desea puntualizar que la conclusión respecto a la efectiva concurrencia de un interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio debe entenderse estrictamente dentro del (limitado) marco interpretativo que permite la Política, sin que pueda dicha conclusión extrapolarse a otros ámbitos jurídicos –como, por ejemplo, el derecho de marcas español- los cuales se basan en criterios de interpretación mucho más amplios que los que pueden darse en el marco del presente procedimiento.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Teniendo en cuenta que el Demandado ha acreditado ostentar un derecho legítimo (en el sentido previsto por la Política) sobre el Nombre de Dominio, el Experto no considera necesario analizar la eventual concurrencia del tercero de los elementos requeridos por la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 14 de mayo de 2011