WIPO Arbitration and Mediation Center

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Хармен Інтернешенл індастріз, Інк. (Harman International Industries, Inc.) проти Александра Колегаева

Справа № DUA2020-0005

1. Сторони

Позивачем є Хармен Інтернешенл Індастріз, Інк. (Harman International Industries, Inc.), США, якого представляє Petošević, Україна.

Відповідачем є Александр Колегаев, Україна.

2. Доменне ім’я та Реєстратор

Спірне доменне ім’я <jbl.com.ua> зареєстроване через Товариство з обмеженою відповідальністю “Інтернет Інвест” (imena.ua) (далі - “Реєстратор”).

3. Історія процесу

Позов було подано до Центру з арбітражу та медіації ВОІВ (далі - “Центр”) 5 лютого 2020 року. 6 лютого 2020 року Центр надіслав електронною поштою запит до Реєстратора для встановлення реєстранта оспорюваного доменного імені. 10 лютого 2020 Реєстратор електронною поштою надав Центру відповідь, в якій надав інформацію щодо реєстранта та його контактних даних, які відрізнялись від вказаних у Позові. 10 лютого 2020 року Центр повідомив ім’я та контактні дані Позивачу та запропонував йому внести відповідні зміни до Позову. 11 лютого 2020 року Позивач надав Позов, який був змінений з врахуванням наданого імені реєстранта та його контактних даних.

Центр встановив, що Позов та змінена скарга відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі - “Політика .UA”), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі - “Правила .UA”), а також Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - “Додаткові правила ВОІВ”).

Відповідно до Правил .UA, параграф 4(с), Центр формально повідомив Відповідача про Позов, і провадження було відкрито 17 лютого 2020 року. Відповідно до Правил .UA, параграф 5(а) та з врахуванням зупинення провадження на час переговорів щодо мирової угоди Відповідь слід було надати до 22 липня 2020 року. Відповідач не надав ніякої Відповіді. Відповідно, 23 липня 2020 року Центр повідомив про пропуск строку Відповідачем.

24 липня 2020 року Центр призначив Тараса Кислого у якості одноосібного члена Комісії у цій справі. Комісія встановила, що вона була призначена належним чином. Комісія надала Заяву про прийняття та Декларацію про неупередженість та незалежність, як цього вимагає Центр на виконання Правил .UA, параграф 7.

4. Фактичні обставини

Позивач є американською компанією, яка випускає як професійне акустичне обладнання та електроніку для кінотеатрів, студій звукозапису, концертних залів, так і аудіотехніку для приватного використання, зокрема, динаміки, аудіо колонки, у тому числі портативні, тощо. Позивач є власником торговельної марки JBL, яка отримала охорону в багатьох країнах світу, в тому числі в Україні було видане свідоцтво №37005, дата реєстрації 15 січня 2004 року.

Спірне доменне ім’я було зареєстроване 11 лютого 2004 року вело до веб-сайту, де пропонувалась до продажу продукція під Торговельною маркою Позивача та продукція інших виробників. На час розгляду Позову спірне доменне ім’я перенаправляє до доменного імені <jbl-harman.in.ua>, яке веде до веб-сайту, де пропонується до продажу продукція під Торговельною маркою Позивача.

5. Доводи Сторін

А. Позивач

Спірне доменне ім’я є тотожним або схожим до ступеню змішування з Торговельною маркою Позивача. Спірне доменне ім’я повністю включає в себе Торговельну марку Позивача. Частина доменного імені, що відноситься до доменної зони (“.com.ua”), не береться до уваги при оцінці тотожності або схожості до ступеня змішування між доменом і торговельною маркою.

Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені. Позивач не надавав жодних повноважень, дозволів або ліцензій на використання своїх торговельних марок, у тому числі торговельної марки JBL, об’єктів авторського права у спірному доменному імені, на комерційному сайті за даним ім’ям та на сторінках соціальних мереж магазину “www.jbl.com.ua”. Відповідач не відомий загалу за спірним доменним іменем. Відповідач використовує спірне доменне ім’я стосовно комерційного веб-сайту, а саме онлайн-магазину. Таким чином, використання торговельних марок Позивача не носить некомерційний характер. Дії Відповідача не можуть розцінюватись як bona fideвикористання спірного доменного імені, оскільки при цьому Відповідач не розкриває точно та однозначно характер своїх взаємовідносин з Позивачем, а також оскільки Відповідач на веб-сайті за спірним доменом пропонував до продажу також продукцію інших виробників.

Спірне доменне ім’я було зареєстроване або використовується недобросовісно. Відповідач знав про Торговельну марку Позивача під час реєстрації спірного доменного імені та свідомо його реєстрував з комерційною метою для приваблення користувачів Інтернету за рахунок репутації Позивача. Відповідач мав на меті перешкодити Позивачу відобразити його Торговельну марку у відповідному доменному імені. Реєструючи спірне доменне ім’я Відповідач мав на меті порушити звичний хід бізнесу Позивача як свого конкурента. Відповідач є власником доменного імені, де також використано торговельну марку третьої особи, що свідчить про усталену недобросовісну модель поведінки Відповідача. Відповідач не надав змістовної відповіді на звернення Позивача стосовно неправомірного використання спірного доменного імені. Відповідач публічно пропонував спірне доменне ім’я для продажу.

B. Відповідач

Відповідач не надав відповіді щодо позиції Позивача.

6. Обговорення та висновки

Відповідно до параграфу 4(а) Політики .UA позивач для обґрунтування своїх вимог повинен довести кожен з наступних елементів:

(i) доменне ім’я є ідентичним або оманливо подібним до торговельної марки, на яку позивач має права; і

(іі) у відповідача немає прав або законних інтересів щодо доменного імені; і

(iii) доменне ім’я зареєстроване або використовується недобросовісно.

Політика .UA є варіацією Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені (“UDRP”) і ці документи співпадають щодо більшості положень. Хоча UDRP не передбачає суворої доктрини прецедентного підходу, для підтримання загальної довіри до системи UDRP є важливим, щоб сторони могли очікувати передбачуваний результат розгляду своєї справи. Тому комісії при розгляді спорів за процедурою UDRP прагнуть дотримуватись однакових підходів при подібних ключових факторах або обставинах справи. Узагальнення усталених підходів комісій у застосуванні UDRP при розгляді доменних спорів детально розкриті у Огляді Всесвітньої організації інтелектуальної власності позицій комісій Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо окремих питань UDRP, третє видання (“Огляд ВОІВ 3.0”). З врахуванням цього Комісія у даній справі вважає за доцільне, щоб її висновки узгоджувались не лише з положеннями Політики .UA, а й з відповідними попередніми рішеннями комісій за процедурою UDRP, та з відповідними узагальненнями таких рішень, які викладені в Огляді ВОІВ 3.0, де це доречно.

У даній справі позов було подано приблизно через 16 років після реєстрації спірного доменного імені. З цього приводу слід зазначити, що сам факт значного розриву в часі між реєстрацією доменного імені та поданням позову не є перешкодою ні для ініціювання справи, ні для її потенційного виграшу. При розгляді справ за Політикою .UA йдеться радше про припинення порушення, аніж відшкодування, і основною метою є зупинення триваючого порушення або запобігання наступним зловживанням чи шкоді. Не слід очікувати, що власники торговельних марок будуть постійно моніторити кожне можливе зазіхання на їх торговельну марку, або ж миттєво вживати заходи щодо захисту своїх прав, як тільки вони дізнаються про їх порушення, в той час як кібер-сквотери практично позбавлені фінансових та організаційних перепон для масових реєстрацій доменних імен. Відповідно, Комісія не бачить підстав для застосування концепцій на кшталт позовної давності чи аналогічних концепцій у даній справі. В той же час, Комісія допускає, що в деяких справах затримка з поданням позову може ускладнити позивачу обґрунтування своєї позиції по суті спору, зокрема, коли відповідач може продемонструвати негативні наслідки такої затримки. Аналогічна позиція також висловлена у розділі 4.17 Огляду ВОІВ 3.0.

А. Тотожний або схожий до ступеню змішування

Комісія встановила, що Позивач має права на свою Торговельну марку.

У доменному імені загальний домен верхнього рівня (наприклад, “.ua”, “.com.ua”) є стандартною реєстраційною вимогою, і як такий не має значення для встановленні схожості за першим елементом, який має довести позивач у справі. Враховуючи наведене, Комісія не бере до уваги домен “.com.ua” при вирішенні питання про схожість спірного доменного імені та Торговельної марки Позивача. Аналогічна позиція також висловлена у ABElectrolux проти Захаров Евгений, справа ВОІВ № DUA2020-0006.

У справах, де доменне ім’я повністю включає торговельну марку, таке доменне ім’я за звичайних обставин доцільно вважати тотожним або схожим із такою торговельною маркою для цілей Політики .UA. Комісія у даній справі встановила, що спірне доменне ім’я повністю включає Торговельну марку Позивача. Аналогічна позиція також висловлена у AB Electrolux проти Захаров Евгений, справа ВОІВ № DUA2020-0006.

Враховуючи вищенаведене Комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім’я є тотожним із Торговельною маркою Позивача, на яку Позивач має права і, відповідно, Позов відповідає вимогам параграфу 4(a)(i) Політики .UA.

В. Права або законні інтереси

Відповідно до параграфу 4(с) Політики .UA наявність або відсутність прав або законних інтересів відповідача стосовно доменного імені встановлюється з врахуванням будь-яких із наступних обставин (включно але без обмежень):

(i) перед отриманням будь-якого повідомлення щодо спору, відповідач використовував або демонстративно готувався до використання доменного імені або імені, що стосується доменного імені, у зв’язку з добросовісним наданням товарів або послуг; або

(іі) відповідач (як фізична особа, суб’єкт господарської діяльності або інша організація), відомий загалу за доменним іменем, навіть якщо відповідач не набував жодних прав на торговельні марки; або

(ііі) відповідач використовує доменне ім’я з некомерційною метою або правомірно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації торговельної марки.

Загалом тягар доказування за процедурою Політики .UA покладено на позивача. В той же час слід визнати, що доведення відсутності у відповідача прав чи законних інтересів щодо доменного імені може являти неможливе для виконання завдання “доведення зворотного”, що часто вимагає в першу чергу інформації, яка є у розпорядженні чи контролюється відповідачем. Тому, коли позивач primafacieзаявляє, що у відповідача немає прав або законних інтересів, тягар доказування перекладається на відповідача, який має надати відповідні докази, що демонструють права або законні інтереси щодо доменного імені. Якщо відповідач не надає такі докази, то має вважатись, що позов відповідає вимогам щодо другого елемента доказування. Аналогічна позиція також висловлена у AB Electrolux проти Захаров Евгений, справа ВОІВ № DUA2020-0006.

У даній справі Позивач prima facieстверджує про відсутність прав або законних інтересів Відповідача щодо спірного. Відповідач не надав ніяких доказів стосовно цього питання.

Обставини справи свідчать, що Позивач не надавав ліцензію і ніяким іншим чином не надавав згоди на використання Відповідачем раніше зареєстрованої Торговельної марки Позивача, тому Комісія встановила, що ніяке дійсне або гіпотетичне добросовісне або законне використання спірного доменного імені не може бути з розумним ступенем вірогідності заявлене у цій справі. Аналогічна позиція висловлена також комісіями у попередніх справах .UA (див., наприклад, AB Electrolux проти Name Servis, Александр Шевчук, справа ВОІВ № DUA2020-0011).

Обставини справи свідчать, що Відповідач не відомий загалу за спірним доменним іменем.

Також обставини справи свідчать, що Відповідач використовує спірне доменне ім’я з наміром отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів пропонуючи для продажу, в тому числі, продукцію під Торговельною маркою Позивача.

Слід однак зазначити, що реселери, дистриб’ютори або надавачі послуг, які використовують доменне ім’я із торговельною маркою позивача для здійснення продажів або ремонту товарів чи щодо відповідних послуг позивача можуть добросовісно пропонувати товари або послуги і, відповідно, мати законний інтерес щодо доменного імені. Комісія проте приходить до висновку, що для цього мають виконуватись всі наступні умови:

(i) відповідач має насправді пропонувати відповідні товари або послуги;

(ii) відповідач має використовувати відповідний веб-сайт лише для продажу товарів або послуг із торговельною маркою позивача;

(iii) відповідний веб-сайт має правдиво та явно розкривати характер взаємовідносин реєстранта із власником торговельної марки; та

(iv) відповідач не має намагатись “застовпити” доменні імена, які відображають відповідну торговельну марку.

При цьому наведене не має застосовуватись, коли існувала пряма чи опосередкована домовленість між сторонами щодо дозволу чи заборони реєстрації або використання доменного імені, що включає торговельну марку позивача. Аналогічна позиція також висловлена у розділі 2.8 Огляду ВОІВ 3.0 і відома загалу як Oki Data тест.

У даній справі Комісія встановила, що дії Відповідача не відповідають, принаймні, (іі) та (ііі) вищенаведеним критеріям, оскільки Відповідач пропонував на своєму веб-сайті також продукцію інших виробників, окрім продукції Позивача, а також ніде не вказував, що не є авторизованим партнером Позивача. Відповідно, Відповідач не має законного інтересу щодо спірного доменного імені.

Крім того, з врахуванням природи спірного доменного імені, яке є тотожним із торговельною маркою Позивача, виникає високий ризик його сприйняття як потенційно афілійованого з Позивачем. В цілому використання Відповідачем спірного доменного імені не може розцінюватись як "добросовісне", якщо таке використання оманливо вказує на афілійованість із власником торговельної марки (див., наприклад, Google LLC проти Aлександр Дмитрович Бутенко, справа ВОІВ № DUA2020-0009).

Враховуючи все вищенаведене, Комісія прийшла до висновку, що Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені. Відповідно, Позов відповідає вимогам параграфу 4(a)(ii) Політики .UA.

С. Зареєстроване або використовується недобросовісно

Відповідно до параграфу 4(b) Політики .UA зазначені далі обставини (включно, але без обмежень) у разі виявлення їх Комісією вважаються доказом недобросовісної реєстрації або використання доменного імені:

(i) обставини, що вказують на те, що ви зареєстрували або придбали доменне ім’я в першу чергу з метою продажу, здавання в оренду або передачі реєстрації доменного імені іншим чином позивачеві, який є власником знака для товарів та послуг, або конкурентові такого позивача, за ціною, що перевищує ваші документовані витрати, безпосередньо пов’язані з доменним ім’ям; або

(іі) ви зареєстрували доменне ім’я, щоб перешкодити власнику знака для товарів та послуг відобразити його знак у відповідному доменному імені, за умови, що ви задіяли схему такої поведінки; або

(iii) ви зареєстрували доменне ім’я в першу чергу з метою порушення звичного ходу бізнесу конкурента; або

(iv) використовуючи доменне ім’я, ви навмисне намагалися з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на ваш веб-сайт або інший об’єкт онлайн, створюючи оманливу подібність із знаком позивача в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення вашого веб-сайту чи об’єкта, продукту чи послуги на вашому веб-сайті або об’єкті.

Комісія встановила, що у даній справі, мали місце принаймні обставини вказані у п.(iv) вище, що свідчить про недобросовісність.

Також Комісія встановила, що використання Відповідачем спірного доменного імені для пропонування для продажу продукції Позивача свідчить про те, що на час реєстрації спірного доменного імені Відповідач чітко і ясно знав та націлювався на раніше зареєстровану та знану торговельну марку Позивача, що свідчить про недобросовісність. Аналогічна позиція також висловлена комісіями у попередніх справах UDRP (див., наприклад., MichaelKors (Switzerland) InternationalGmbH. проти MinakovaMaria, справа ВОІВ № DUA2020-0002).

Враховуючи все вищенаведене, Комісія прийшла до висновку, що оспорюване доменне ім’я було зареєстроване та використовується недобросовісно. Відповідно, скарга Заявника відповідає вимогам параграфу 4(a)(iii) Політики .UA.

7. Рішення

Враховуючи вищенаведене, відповідно до параграфів 4(і) Політики .UA та 15 Правил .UA Комісія вирішила, що спірне доменне ім’я <jbl.com.ua> має бути переделеговане Позивачу.

Тарас Кислий
Одноосібний член Комісії
Дата: 2 серпня 2020 року