World Intellectual Property Organization

WIPO Arbitration and Mediation Center

行政专家组裁决

LEGO Juris A/S 诉 lihailiang

案件编号:DSO2011-0002

1. 当事人双方

本案投诉人是LEGO Juris A/S,其位于丹麦。投诉人的授权代理人是瑞典的Melbourne IT Digital Brand。

本案被投诉人是lihailiang,其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案的争议域名是<lego.so>。上述域名的注册机构是HiChina Zhicheng Technology Ltd.。

3. 案件程序

世界知识产权组织(WIPO)仲裁与调解中心(下称“中心”)于2011年8月8日收到投诉书。2011年8月8日,中心向争议域名注册机构HiChina Zhicheng Technology Ltd.发出电子邮件,请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2011年8月8日,HiChina Zhicheng Technology Ltd.通过电子邮件发出确认答覆。注册机构向本中心透露的争议域名的注册人及其联系信息与投诉书中所列的注册人及其联系信息不一致。本中心于2011年8月17日向投诉人发送电子邮件,向其提供由注册机构透露的争议域名注册人及其相关信息并邀请投诉人提交投诉书修正本。本中心于2011年8月17日收到由投诉人提交的投诉书修正本。2011年8月17日,中心使用中文和英文向当事人发出关于行政程序语言的电子邮件。2011年8月18日,中心收到被投诉人发出电子邮件,但并未就行政程序作出评论。2011年8月22日,投诉人向中心请求使用英文作为行政程序语言。

中心确认,投诉书(和投诉书修正本)符合《统一域名争议解决政策》(下称“政策”或“UDRP”)、《统一域名争议解决政策规则》(下称“规则”)及《世界知识产权组织统一域名争议解决政策补充规则》(下称“补充规则”)规定的形式要求。

根据规则第2条(a)项与第4条(a)项,中心于2011年8月23日正式向被投诉人发出投诉书通知,行政程序于2011年8月23日开始。根据规则第5条(a)项,提交答辩书的截止日期是2011年9月12日。中心继2011年8月23日收到被投诉人寄来的电子邮件请求停止送达有关本案的相关邮件后,没有收到被投诉人作出的任何答辩。中心于2011年9月13日寄出确认没有收到答辩书的通知。

2011年9月26日,中心指定Yijun Tian为独任专家审理本案。专家组认为其己适当成立。专家组按中心为确保规则第7条得到遵守所规定的要求,提交了《接受书和公正独立声明》。

4. 基本事实

投诉人是LEGO Juris A/S,其位于丹麦,在玩具制造销售界享有盛誉。在很多个国家拥有LEGO商标、及与LEGO商标相关联的其它商标的商标权,包括中国和索马里(见投诉书附件6)。投诉人前身于1959年就在美利坚合众国制造与销售LEGO商标的积木玩具。投诉人自1999年10月及2004年初,就分别在索马里与中国注册了关于LEGO的商标(见投诉书附件6)。投诉人的下属及分支机构遍布全世界,LEGO商标的产品被销往130多个国家,包括中国。投诉人拥有上千个含“lego”字样的域名(见投诉书附件8)。

根据域名查询数据库(WhoIs)的信息,被投诉人是lihailiang,其位于中国广东省广州市。本案争议域名于2011年4月1日被注册。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人主张,应当立即将被投诉人注册并正在使用的争议域名转让给投诉人。理由如下:

A.1 争议域名和投诉人享有权利的商品商标或服务标志相同或者混淆性相似。

争议域名<lego.so>的主体部分包含 “lego” 字样,与注册商标LEGO相同。投诉人已在世界很多国家注册该商标及含该商标的域名(见投诉书附件6及8)。

LEGO商标的知名度已为以前很多UDRP裁决所证实。争议域名与投诉人的世界知名商标LEGO混淆性相似。

添加顶级域名(TLD)“.so”,并不影响人们对争议域名主体部分的整体印象。因此并不能由此淡化商标及争议域名间的混淆性相似。

通过使用LEGO商标作为争议域名的主体部分,被投诉人利用该商标的良好声誉与形象,会导致公众混淆并对投诉人商标声誉构成损害。

A.2 被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益。

投诉人未发现被投诉人享有任何与争议域名相应的注册商标或商号。

投诉人也未发现任何证据表明被投诉人以其他方式获得在争议域名中合法使用“lego”的权利。被投诉人没有得到投诉人任何关于使用LEGO商标的许可或授权。

投诉人主张被投诉人在注册争议域名时不可能不知道投诉人对LEGO商标的法律权益。LEGO是世界知名商标。被投诉人如今对争议域名的使用不属于善意(bona fide)提供商品或服务。相反的,被投诉人故意注册含有他人注册商标的域名用以吸引互联网用户。

投诉人主张无证据显示被投诉人使用争议域名作为公司名称或对“lego”名称享有任何其他法律权利。被投诉人试图依靠投诉人的世界知名商标获利。

A.3 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

投诉人拥有的LEGO商标广为人知,商标声誉广布整个欧盟地区及全世界。含LEGO商标的第三方注册的域名数量在过去几年增长迅速。被投诉人注册与LEGO商标相似的争议域名,目的在于利用LEGO商标的声誉获取商业利益。

投诉人于2011年6月17日根据域名查询数据库(WhoIs)的信息,向被投诉人发出律师函,告知其行为侵犯了投诉人的商标权,要求其将争议域名转让给投诉人,并表示愿意为此支付合理的转让费用。这些尝试被证明是徒劳的,投诉人认为被投诉人故意提供了不正确的联络信息来逃避送达。

投诉人引用之前UDRP裁决说明被投诉人未回应投诉人律师函的行为可以作为判定被投诉人恶意的相关因素之一。

投诉人还指出,被投诉人通过使相关公众对使用争议域名的网站与投诉人的商标产生混淆和误认,来吸引互联网用户,以牟取商业利益。

被投诉人现在对争议域名消极持有。先前的UDRP裁决普遍认为,消极持有(passive holding)含有知名商标的域名,并不构成善意(good faith)。

鉴于此,投诉人认为被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

B. 被投诉人

被投诉人分别于2011年8月15日,2011年8月18日,及2011年8月23日向中心发送了电子邮件,但未对投诉人的主张作出正式答辩。

6. 分析与认定

6.1 行政程序语言

投诉书使用的语言为英文。规则第11条规定,除非当事人另有约定或注册协议另有规定,以及专家组根据行政程序的具体情形另有决定,行政程序所使用的语言应是争议域名注册协议所使用的语言。

2011年8月17日,中心使用中文和英文向当事人双方发出关于行政程序语言的通知。中心在整个行政程序中一直使用两种语言(即中文和英文)。投诉人在2011年8月22日回复中心的电子邮件中确认其要求将英文作为行政程序语言的请求。投诉人的理由主要包括:

1) HiChina Zhicheng Technology Ltd.域名注册协议以英语与中文共同公布。鉴于注册协议以英文公布,行政程序语言应使用英文;

2) 争议域名是英文域名;

3) 本案被投诉人与域名注册机构均位于中国。投诉人曾给被投诉人发送多封英文律师函,但未收到任何回函,也未提出不理解律师函的内容。如果被投诉人不理解律师函内容并且基于善意(good faith),自然应该回信说明。

4) 要求投诉人提交投诉书中文翻译本会带来不必要的麻烦和不便。

5) 基于此,投诉人要求本案行政程序语言使用英文;或者,如果专家组不同意全部程序为英文,请允许投诉人用英文递交文件材料。

2011年8月23日,在中心向当事人双方发出的中文和英文版本的投诉和启动行政程序的通知中,中心告知当事人双方,中心决定接受英文版的投诉书,可接受英文版或者中文版的答辩书。如情况许可,中心将指定同时熟悉中文和英文的行政专家组。根据规则第11条的规定,专家组有决定行政程序语言的最终裁量权。专家组将选择使用中文或英文做出裁决,专家组也有可能要求当事人任何一方提供翻译文本。

专家组曾在先前诸多UDRP裁决中详细分析了采用非注册协议的语言作为行政程序语言需要考量的因素,简而言之,即“采用非注册协议的语言作为行政程序语言不会对案件当事双方造成不公平”。(Zumba Fitness LLC v. Kensuke Kishi, Sun up Corp, WIPO案件编号D2008-1181)。该观点亦为大多数UDRP行政专家组所采用。

本案中,本专家组注意到,中心在行政程序中同时使用中文和英文与当事人双方联系。被投诉人被明确告知,在投诉人已经请求使用英文作为行政程序语言的情况下,被投诉人必须明示反对该请求。在投诉人请求使用英文作为行政程序语言并提出了相应理由之后,被投诉人有诸多机会就行政程序语言作出评论或者提出反对意见。期间,被投诉人用中文进行了简短的邮件询问。但是被投诉人并没有就行政程序语言作出任何评论或者明确提出反对投诉人的请求。

本专家组考虑到,规则第11条明确规定,除非当事人另有约定或注册协议另有规定,以及专家组根据行政程序的具体情形另有决定,行政程序所使用的语言应是注册协议所使用的语言。本案中,争议域名的注册协议使用的语言是中文。被投诉人为似乎居住在中国的个人,由此可以推定英文非被投诉人的第一语言。专家组同时注意到,被投诉人仅用中文电子邮件与中心进行极简短的交流。投诉人没有提供充分证据表明被投诉人精通英文,虽然被投诉人有可能理解一定英文,但涉及到专业的法律词汇时,其理解与表达可能会受到限制。专家组也注意到,被投诉人有诸多机会反对投诉人要求将英文作为行政程序语言的请求,但是其在整个行政程序中都未能作出正式答复;并且要求投诉人提供递交文件的全部中文翻译,会造成其资金负担及花费大量时间。

鉴于此,考虑到平衡双方利益,不对案件当事人双方造成不公平,专家组决定在本案行政程序中接受投诉人提交的英文文本材料,不要求投诉人提供中文翻译文本,并且决定使用中文作出本案裁决。(参见LEGO Juris A/S诉 Chen Yong, WIPO案件编号D2009-1611)。

6.2 三个要素的分析与认定

根据政策第4条(a)项的规定,投诉人必须向专家组证实以下三个要素同时满足,其转让争议域名的投诉请求方能获得支持:

(i) 争议域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似;

(ii) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益;

(iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

A. 相同或混淆性相似

根据投诉人提交的证据,专家组认定投诉人,自十九世纪七十年代起,已经在包括中国在内的世界很多个国家和地区注册了LEGO及相似商标。投诉人对该商标享有权利。投诉人对LEGO商标在索马里(1999年10月)及中国(2004年初起)的使用及注册,早在争议域名注册(2011年4月1日)多年前已完成(见投诉书附件6)。

争议域名<lego.so>完全包含了投诉人上述整个LEGO商标。根据先前众多UDRP案例,专家组认为,当争议域名中包含完整商标用词,或与其混淆性相似的用词时,不论争议域名中是否含有其它词语,该争议域名与该商标相同或混淆性相似。参见Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale, WIPO案件编号D2000-0662; Oakley, Inc. v. Zhang Bao, WIPO案件编号D2010-2289

通常被投诉人“挪用他人的整个商标并添以描述性或非可区分性词汇的,并不因此避免混淆性相似的认定。” (Generally a respondent “may not avoid likely confusion by appropriating another's entire mark and adding descriptive or non-distinctive matter to it”). 参见The Argento Wine Company Limited v. Argento Beijing Trading Company, WIPO 案件编号 D2009-0610; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO 案件编号 D2001-0087; 及PCCW-HKT DataCom Services Limited v. Yingke, HKIAC 案件编号 0500065。

争议域名在LEGO商标之后添加“.so”。“.so”为索马里国家及地区顶级域名(ccTLD),其识别功能不强。这并不能将争议域名与有关商标主体所给予人的整体形象区分开。相反可能会误导消费者以为该域名为投诉人在索马里的域名。参见ABB Asea Brown Boveri Ltd. v. A.B.B Transmission Engineering Co., Ltd., WIPO Case 案件编号 D2007-1466; Kabushiki Kaisha Toshiba dba Toshiba Corporation v. WUFACAI, WIPO 案件编号 D2006-0768).

因此,专家组认为争议域名<lego.so>与投诉人的上述LEGO商标混淆性相似。投诉人完成了政策第4条(a)项所规定的第一个要素的举证责任。

B. 权利或合法利益

政策第4条(c)项列明了若干情形,被投诉人对争议域名的注册和使用只要符合以下任一情形即可证明被投诉人对争议域名享有权利或合法利益:

(i) 在告知被投诉人该争议之前,被投诉人已将该域名或与该域名相对应的名称用于或可证明准备用于善意提供商品或服务;或

(ii) 被投诉人(作为个人、企业或其他组织)已因该域名而广为人知,即使被投诉人还未取得任何商标权或服务标记权;或

(iii) 被投诉人对该域名的使用是合法非商业性的或者是正当的,而且不具有误导消费者或败坏投诉人商标或服务标记以牟取商业利益之意图。

投诉人并未授权、许可或允许被投诉人注册和使用争议域名或使用投诉人的LEGO商标。投诉人在全球拥有众多LEGO及类似注册商标,包括索马里和中国。根据投诉人提供的信息,投诉人的下属及分支机构遍布全世界,标有LEGO商标的产品被销往130多个国家,包括中国。投诉人对该商标在索马里(1999年)及中国(2004年)的注册与使用,先于被投诉人对争议域名的注册(2011年4月1日)及使用。因此,投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益,从而将反驳该证明的责任转移至被投诉人。参见WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), 第2.1段;Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO案件编号D2003-0455;和 “Oemeta” Chemische Werke GmbH v. Zhibin Yang (aka Yang Zhibin), WIPO案件编号D2009-1745

被投诉人未对投诉人的主张作出正式答辩。未能证明其已取得与争议域名有关的任何商标权,或争议域名被用于善意提供包含投诉人LEGO商标的商品或服务。无证据表明被投诉人因争议域名而广为人知。无证据表明被投诉人对争议域名的使用是合法非商业性的或是正当的。

专家组认定,在投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不拥有任何权利或合法利益后,被投诉人未能提供任何证据证明其对争议域名拥有权利或合法利益。因此,专家组认定投诉人完成了政策第4条(a)项所规定的第二个要素的举证责任。

C. 恶意注册和使用域名

行政专家组在Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO案件编号D2000-0003中认为,就政策第4条(a)项(iii)目而言,投诉人除需证明恶意注册外还要证明恶意使用。根据政策第4条(b)项,如果专家组发现存在(尤其但不限于)以下情况,则可将其作为恶意注册和使用争议域名的证据:

(i) 一些情况表明,被投诉人已注册或已获得域名,主要用于向投诉人(商标或服务标记的所有者)或向该投诉人的竞争对手销售、租赁或转让该域名注册,以获得比被投诉人所记录的与域名直接相关之现款支付成本的等价回报还要高的收益;或者

(ii) 被投诉人已注册该域名,其目的是防止商标或服务标记的所有者获得与标记相对应的域名,只要被投诉人已参与了此类行为;或者

(iii) 被投诉人已注册该域名,主要用于破坏竞争对手的业务;或者

(iv) 被投诉人使用该域名是企图故意吸引互联网用户访问被投诉人网站或其他在线网址以获得商业利益,方法是使被投诉人网站或网址或者该网站或网址上的产品或服务的来源、赞助商、从属关系或认可与投诉人的标记具有相似性从而使人产生混淆。

专家组注意到被注册人的行为似乎不属于以上列举的各种情形。虽然投诉人曾试图与被投诉人就争议域名转让进行协商,但是投诉人先行提出转让要求,要求被投诉人转让争议域名,被投诉人并没有主动向投诉人提出出售或转让争议域名的请求。因此,专家组认为没有充分证据表明本案中被投诉人对争议域名的使用符合第4(b)条(i)项的规定。但是,恶意注册和使用争议域名的情形也并不仅限于以上列举的情形。根据先前的UDRP案例,消极持有 (passive holding) 争议域名不会阻碍专家组根据所有的证据认定被投诉人恶意注册和使用争议域名。参见WIPO Overview 2.0,第3.2段;Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows同上LEGO Juris A/S诉 Chen Yong同上WIPO Overview 2.0 进而要求专家组必须考察各种情况以认定被投诉人行为是否具有恶意,并列举了几种可被视为恶意的情况,包括“投诉人拥有驰名商标;被投诉人未作出答辩;隐瞒身份;及没有善意使用域名的可能性”。参见WIPO Overview 2.0,第3.2段。1

投诉人提交的证据显示,在2011年4月1日即争议域名<lego.so> 被注册之前,投诉人已经在全球众多国家注册了LEGO及含LEGO的商标。并为Superbrands UK 评为2009/10年世界500超级品牌 – 名列第8名(见投诉书附件9)。投诉人早已于2004年起就在中国申请并注册了一系列LEGO及含LEGO的商标(见投诉书附件6)。根据投诉人提供的信息,投诉人在世界玩具业享有广泛声誉。附有LEGO商标的商品亦已在世界130多个国家,包括中国,被广泛地销售且广为公众知晓。

另一方面,被投诉人未对投诉人的主张作出正式答辩。被投诉人未提出任何证据或主张支持被投诉人在注册争议域名时不知道投诉人上述商标的存在。被投诉人亦没有解释选择<lego.so>作为争议域名的原因,这进一步证明了有关恶意的推断(Bayerische Motoren Werke AG v. (This Domain is For Sale) Joshuathan Investments, Inc., WIPO案件编号D2002-0787) 。本案中,争议域名完全包括了投诉人的LEGO商标,而被投诉人没有提供任何证据证明被投诉人有权利或合法利益去选择、注册及使用该争议域名。被投诉人对争议域名的使用行为会令人误认为该网站与投诉人有关而造成混淆。见Jupiters Limited v. Aaron Hall, WIPO案件编号D2000-0574LEGO Juris A/S 诉Chen Yong同上

鉴于上述事实及论据,专家组认定被投诉人在申请争议域名注册时已知道或应该知道LEGO是投诉人拥有的商标。上述行为构成政策下之恶意注册和使用。专家组认定投诉人完成了政策第4条(a)项所规定的第三个要素的举证责任。

7. 裁决

鉴于上述所有理由,根据政策第4条第(i)项和规则第15条,专家组裁定将争议域名<lego.so> 转让给投诉人。

Yijun Tian
独任专家
日期: 2011年10月8日


1 专家组根据英文WIPO Overview 2.0 所做的翻译。

 

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