Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Viacom International Inc. c. mkt
Caso No. DMX2021-0031
1. Las Partes
La Promovente es Viacom International Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) representada por Arochi & Lindner, México.
El Titular es Mkt México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <nickelodeonresorts.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) (“Registry.MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de octubre de 2021. El 13 de octubre de 2021 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de octubre de 202, Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de octubre de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de noviembre de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 9 de noviembre de 2021.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 12 de noviembre de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos o ser un hecho notorio para el Experto y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La sociedad matriz de la Promovente, Viacom Inc., es una compañía global de medios que desarrolla y produce contenido de entretenimiento para audiencias de una variedad de plataformas de medios, incluyendo televisión, filmes cinematográficos, plataformas en línea y para teléfonos móviles.
La Promovente, a través de su división Viacom Media Networks, opera el servicio de programación televisiva Nickelodeon.
En adición a desarrollar y producir contenido de entretenimiento, la Promovente es propietaria y opera hoteles en la Riviera Maya en México y en Punta Cana, República Dominicana.
En febrero del 2021, la Promovente, a través de su división Viacom International Media Networks, anunció que se estaba asociando con los Hoteles y Resorts Karisma para abrir un hotel temático Nickelodeon en la Riviera Maya, México. El hotel temático Nickelodeon en Riviera Maya, se inauguró en junio del 2021.
La Promovente es titular de múltiples marcas NICKELODEON y NICK en México y en el extranjero. Las marcas que se enlistan a continuación son registros vigentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (‘IMPI’):
Reg. 1004475 NICKELODEON, clase 43 para amparar: “Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal; incluyendo servicios de restaurante, servicios de banquetes, servicios de bar y servicios proporcionados en establecimientos tipo lounge; servicios de hospedaje en lugares de vacaciones; provisión de instalaciones en general para la realización de juntas, conferencias y exhibiciones; provisión de banquetes y de instalaciones para eventos sociales para ocasiones especiales; y servicios de reservación para terceros para alojamiento en hoteles”. Fecha de presentación: 14 de mayo de 2007. Fecha de concesión: 27 de septiembre de 2007.
Reg. 538491 NICKELODEON, clase 42 para amparar: “Servicios de programación provistos en línea”. Fecha de presentación: 25 de Noviembre de 1996. Fecha de concesión 29 de noviembre de 1996.
Reg. 426456 NICKELODEON, clase 41 para amparar: “Servicios de educación, enseñanza y entretenimiento en particular la preparación de programas de radio y televisión; producción de películas y espectáculos de entretenimiento en vivo; la producción de películas cinematográficas y series de televisión; servicios relacionados con películas cinematográficas de entretenimiento, espectáculos y ejecución de entretenimiento en vivo y en televisión; servicios relacionados con la publicación de libros, revistas y diarios”. Fecha de presentación: 3 de junio de 1992. Fecha de concesión 26 de noviembre de 1992.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el día 24 de marzo de 2021.
La Promovente es titular y/o opera sitios de internet relativos a los nombres de dominio <nickresortrivieramaya.com>, <nickresorts.com>, <nickresortpuntacana.com>, <nick.com>, <nickjr.com>, <nickatnite.com>. La Promovente usa de manera activa los nombres de dominio listados para hospedar sitios de internet oficiales para sus resorts temáticos Nickelodeon en Punta Cana, República Dominicana, la Riviera Maya, México y sus famosos servicios de programación televisa y la mercancía relacionada a los mismos.
En esta fecha, el sitio de Internet ligado al nombre de dominio en disputa no se encuentra activo; no obstante, la Promovente exhibe como prueba una fe de hechos realizada por Notario Público el día 27 de agosto de 2021, de la que se desprende que en el sitio de internet de la Promovente ofrecía el servicio de reservaciones a los hoteles de la Promovente y se reproducían sus marcas e imágenes de sus resorts. De las impresiones de las páginas de Internet adjuntas a la fe de hechos, no se desprende la identidad del responsable de operar la página de Internet.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Que sus marcas NICKELODEON y NICK son mundialmente conocidas, ya que tienen un alcance en televisión de casi 530 millones de hogares en más de 180 países y territorios.
Que la cadena televisiva Nickelodeon ha sido rankeada como número uno por 21 años consecutivos.
Que la fama de las marcas NICKELODEON Y NICK ha sido reconocida en las siguientes resoluciones: Ver Viacom International Inc. c. Transure Enterprise Ltd., Caso OMPI No. D2009-1616; Viacom International Inc. c. Pablo, Palermao / Moniker Privacy Services, Caso OMPI No. D2008-1179.
Que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca NICKELODEON, ya que la incorpora en su totalidad. La única diferencia entre el nombre de dominio en disputa y la marca NICKELODEON es la adición del término descriptivo “resorts” y el “.mx” como dominio de nivel superior.
Que en decisiones precedentes se ha sostenido que la adición de un término descriptivo no es suficiente para distinguir un nombre de dominio.
Que el sitio ligado al nombre de dominio en disputa usa medios fraudulentos para reservar en el Hotel & Resort Nickelodeon ubicado en la Riviera Maya, Quintana Roo.
Que a través de sus sitios oficiales de internet <nickresortrivieramaya.com> y <nickresorts.com>., se pueden reservar habitaciones en el Hotel & Resort Nickelodeon ubicado en la Riviera Maya, Quintana Roo.
Que su registro de marca No. 1004465 NICKELODEON, expresamente protege el servicio de reserva de hoteles.
Que dada la fama de sus marcas NICKELODEON Y NICK y el hecho de que el nombre de dominio en disputa incorpora la marca NICKELODEON en su totalidad, así como la identidad de los servicios ofrecidos por la Promovente y el Titular (en su caso además fraudulentos), no cabe duda que se confunde a los consumidores, al hacerles creer que el sitio de Internet del Titular se encuentra afiliado o es patrocinado por la Promovente. Por lo tanto, el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las Marcas NICKELODEON y NICK de la Promovente.
Que el Titular no puede demostrar que tiene derecho alguno o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Que la fecha de primer uso de la Marcas NICKELODEON antecede la fecha de registro del dominio del Titular, y en algunos casos por más de 35 años.
Que el Titular (como individuo, negocio u organización) no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.
Que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión al nombre de Dominio de la Promovente <nickresortrivieramaya.com>.
Que el Titular capitaliza la semejanza en grado de confusión para dirigir a su sitio de Internet tráfico de personas que probablemente buscan los sitios de internet de la Promovente, lo que ilegal. Esto es, el Titular está usando el nombre de dominio en disputa para un lucro comercial, desviando engañosamente a los clientes del sitio de internet de la Promovente, al suyo.
Que el uso del nombre de dominio en disputa por el Titular constituye una violación del Acuerdo de Registro, así como de la Política, bajo los cuales declaró que, hasta donde él sabía, ni el registro del nombre de dominio ni la manera en que tenía intención de usarlo infringirían directa o indirectamente los derechos legales de un tercero. Caso OMPI No. D2000-0209 Ver Milwaukee Radio Alliance, L.L.C. v. WLZR- FM Lazer 103.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; y Talk City, Inc. c. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009). Dadas las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “UDRP” por sus siglas en inglés), el Experto también hará referencia a las decisiones y a la doctrina adoptadas bajo la UDRP.
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa <nickelodeonresorts.mx> reproduce en su totalidad la marca registrada NICKELODEON sobre la cual tiene derechos la Promovente. La adición del término “resorts”, en nada evita la similitud en grado de confusión que se genera al reproducirse íntegramente la marca NICKELODEON. Se hace énfasis en que la Promovente, con independencia de tener múltiples registros de marca que protegen la marca NICKELODEON para amparar los servicios que presta como cadena de televisión, es titular del registro de marca No. 1004475 que protege, entre otros, el servicio de reserva de hoteles.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos bajo la UDRP y bajo la Política, en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, prima facie, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira c. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda c. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca NICKELODEON registrada en México, con 29 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cuál comprende en su totalidad la marca NICKELODEON.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como NICKELODEON.
De las impresiones de las páginas de Internet a la que direccionaba el nombre de dominio en disputa y que son parte de la fe de hechos notarial ofrecida por la Promovente, no se desprende que el Titular se ostente como responsable de operar el sitio.
Asimismo, la composición del nombre de dominio en disputa con el término “resorts” y la marca NICKELODEON, refiere al público que se trata del complejo vacacional temático de la Promovente.
Este Experto considera que la Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
“Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;
o se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;
o se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;
o se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que la Promovente ha probado ser titular de la marca NICKELODEON en México para amparar, entre otros servicios, la reserva de hoteles.
Que el primer registro de la marca NICKELODEON en México, se presentó con 29 años de anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.
Que NICKELODEON es una marca famosa en México, derivado de su uso profuso a nivel global; por tanto, el Experto encuentra que el Titular necesariamente conocía la marca NICKELODEON antes de registrar el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, existe la presunción de que el Titular tuvo conocimiento de que la Promovente iniciaría la operación de un hotel en la Riviera Maya, derivado del anunció público realizado por la Promovente en el mes de febrero de 2021, lo que implica un acto intencional y premeditado.
Que el contenido de la página de Internet ligado al nombre de dominio en disputa, es un plagio de la imagen, publicidad y signos distintivos usados por la Promovente en su sitio oficial en Internet asociado al nombre de dominio <nickresortrivieramaya.com>.
Que al incluir la leyenda “trato directo” al promocionar paquetes turísticos en el sitio de Internet asociado al nombre de dominio en disputa, engaña al consumidor al hacerle creer que es un sitio oficial o autorizado, cuando no lo es.
Que el Titular se aprovecha de la imagen y prestigio de la Promovente, al intentar, de manera intencionada, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio de Internet.
El Experto, considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular y por ello se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1(a) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <nickelodeonresorts.mx> sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: Noviembre 29, 2021