Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. c. Fabián Martín
Caso No. DMX2015-0012
1. Las Partes
El Promovente es Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. con domicilio en Corregidora, Querétaro, México, representado por Langlet, Carpio y Asociados, S.C., México.
El Titular es Fabián Martín con domicilio en Culiacán, Sinaloa, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <libernet.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es NIC-México y el Agente Registrador es Instra Corporation Pty Ltd.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de mayo de 2015. El 1 de junio de 2015 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de junio de 2015 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 10 de junio de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 30 de junio de 2015. El Titular no contestó a la Solicitud.1 Por consiguiente, el 2 de julio de 2015 el Centro informó a las partes que procedería a nombrar al miembro único del Grupo de Expertos.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 de julio de 2015, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 27 de julio de 2015 el Centro comunicó vía correo electrónico a las partes la Orden de Procedimiento No. 1 emitida por este Experto. En dicha Orden este Experto estableció el 29 de julio y el 1 de agosto de 2015 para que el Promovente y el Titular, respectivamente, presentasen su respuesta a la misma, y el 10 de agosto de 2015 como nueva fecha para remitir al Centro su decisión. El Centro recibió la respuesta del Promovente a dicha Orden el 30 de julio de 2015 a las 01:14 horas, tiempo de Ginebra, Suiza (las 18:14 horas del 29 de julio de 2015, tiempo de la Ciudad de México, México). El Centro no recibió respuesta del Titular a dicha Orden.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 3 de agosto de 2015.
El 6 de agosto de 2015 el Centro recibió por correo electrónico un escrito suplementario no solicitado del Promovente.
A. Cuestión Procedimental
De acuerdo al artículo 14 del Reglamento y a lo expuesto en diversas decisiones emitidas en base a la Política, es facultativo para este Experto admitir la presentación de comunicaciones suplementarias no solicitadas.2
Como se estableció líneas arriba, el 6 de agosto de 2015 el Centro recibió del Promovente un escrito suplementario no solicitado. Este Experto resolvió desestimar dicho escrito del Promovente ya que en el mismo el Promovente se refiere a hechos que tuvieron lugar y que fueron de su conocimiento en fecha anterior a la presentación de la Solicitud y que bien pudo haberlos hecho valer en ésta, además de que pareciese confundido al referirse a un nombre de dominio distinto al nombre de dominio en disputa como si fuese éste. En todo caso, si este Experto hubiese aceptado dicho escrito adicional del Promovente, eso no habría afectado el sentido de la presente Decisión.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre la marca LIBERNET, la cual está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") bajo el registro No. 1461602 en clase 36, otorgado el 12 de junio de 2014, solicitud de fecha 6 de febrero de 2014.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 5 de diciembre de 2014.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente inició operaciones en 1960 como caja popular bajo la denominación Caja Libertad, S.C.L., y en 2009 se constituyó para operar como sociedad financiera popular bajo su denominación y tipo societario actuales.
El Promovente se dedica a ofrecer servicios financieros, entre ellos, de banca electrónica, mediante el cual se facilita la realización de operaciones financieras tales como consulta de saldos y de movimientos, transferencia entre cuentas de terceros, pago de créditos y servicios del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, contando para ello con las autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El Promovente comercializa sus servicios en México bajo las marcas LIBERTAD, LIBERNET, LIBERFONDO, LIBERMAN, LIBERPLUS, LIBERRED y LIBERTEL, entre otras. Dichas marcas son notorias, en términos de las disposiciones legales aplicables, ya que son reconocidas por un sector determinado del público y por círculos comerciales de México y dado que el Promovente presta diversos servicios financieros desde el año 1960.
El prefijo "liber" utilizado por el Promovente en múltiples registros marcarios identifica al Promovente, ya que el Promovente tiene 38 solicitudes y registros de marca que poseen dicho prefijo.
La fecha de primer uso de la marca LIBERNET es el 6 de febrero de 2014. La marca LIBERNET tiene presencia en el territorio nacional. El Titular adquirió el nombre de dominio en disputa diez meses después de la fecha de solicitud de registro de la marca LIBERNET en México y utiliza dicha marca sin la autorización de su legítimo titular.
El Promovente también es el solicitante del registro de marca LIBERNET y diseño, en clase 36, solicitud 1589489 presentada ante el IMPI el 17 de marzo de 2015.
El Promovente tiene un Contrato de Banca Electrónica inscrito en el Registro de Contratos de Adhesión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), bajo el número de registro RECA: 2780-433-016540/03-01222-0215, servicio que se protege bajo la marca LIBERNET, habiéndolo registrado en diversa versión desde el 19 de mayo de 2014.
La marca LIBERNET del Promovente corresponde al servicio de banca electrónica que presta, y el acceso al mismo se da a través del portal "https://www.libertad.com.mx/wev/banca/banca-electronica". Las visitas recibidas en dicho sitio respecto de los servicios amparados bajo la marca LIBERNET suman más de 40,000 usuarios distintos al mes, con un promedio de páginas vistas de 4.37 por cada usuario.
El nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca registrada LIBERNET del Promovente. Ni el sufijo ".com.mx" ni el uso de letras minúsculas o mayúsculas en el nombre de dominio en disputa y la marca influyen al realizar el análisis de identidad o grado de confusión entre ambos.
El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que no puede demostrar ninguno de los extremos referidos en el artículo 1.c. de la Política.
De la consulta realizada a la base de datos del IMPI se desprende que el Titular no es titular de ningún registro de marca o aviso comercial para la denominación "libernet" que le brinde algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
El Titular no ha utilizado ni ha efectuado ningún preparativo para la utilización del nombre de dominio en disputa ya que el mismo carece de contenido propio. En el sitio de Internet vinculado al nombre de dominio en disputa no se despliega nada, salvo un aviso de error con la leyenda "Acceso prohibido".
Debe considerarse que el Titular, quien no posee ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, lo ha registrado y/o lo ha utilizado, y lo sigue utilizando, de mala fe. El Titular registró y usa el nombre de dominio en disputa infringiendo la marca LIBERNET para impedir que el Promovente utilice dicha marca como parte de un nombre de dominio.
El Titular ha realizado actos tendientes a impedir que el Promovente utilice la maca LIBERNET como parte de un nombre de dominio. El registro del nombre de dominio en disputa se realizó con la única intención de confundir a los cibernautas y obtener una ganancia ilegal. Ocasiona confusión y obtiene una ganancia ilegal, toda vez que los cibernautas, clientes del Promovente, al pretender ingresar a los servicios de banca electrónica que el Promovente ofrece bajo la marca LIBERNET fueron objeto de engaño, ya que al entrar al sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa la página muestra ERROR, ocasionando también que los cibernautas no puedan acceder a los servicios de banca electrónica que el Promovente ofrece y que están amparados bajo la marca LIBERNET.
El Titular podría realizar actos tendientes a aprovecharse de la marca LIBERNET, por ejemplo ofrecer servicios idénticos o semejantes a los que ha ofrecido el Promovente desde su creación, obteniendo así una ganancia ilegal, causando perjuicio al Promovente.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Promovente pudo haber presentado argumentos más sólidos y elaborados. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso, sin que corresponda a los grupos de expertos tener que elaborar alegaciones por cuenta de ellas.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-04653).
A. Identidad o similitud
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca LIBERNET, la cual tiene registrada en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior ".com" y el relativo al código territorial ".mx", por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca del Promovente.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
El Promovente asevera que el Titular usa la marca LIBERNET sin autorización, que no cuenta con ningún registro de marca o aviso comercial para la denominación "libernet" (habiendo presentado el resultado de la búsqueda realizada en la base de datos del IMPI), que no es conocido por el nombre de dominio en disputa, y que el Titular no ha utilizado ni efectuado preparativo alguno para la utilización del nombre de dominio en disputa el cual carece de contenido propio. El Promovente acompañó a su Solicitud una impresión del contenido del sitio Web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, en la que en esencia se muestra "Acceso prohibido" y "Error 403".
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.4
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
El Promovente alega que el Titular registró y ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, sin que el Titular lo haya rebatido.
Ha quedado acreditado que LIBERNET es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar su marca LIBERNET en el nombre de dominio en disputa.
El Promovente señala que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo apenas 10 meses después de presentar la solicitud de registro de su marca LIBERNET y menos de 6 meses después de que se otorgase el registro de dicha marca. Lo anterior lleva a este Experto a inferir que el Titular probablemente sabía de la existencia de la marca LIBERNET del Promovente al momento de obtener el nombre de dominio en disputa. El conocimiento previo de la marca del Promovente no fue refutado por el Titular. Aunado a lo anterior, puede considerarse como un indicio de mala fe el hecho que el nombre de dominio en disputa reproduzca íntegramente la marca LIBERNET del Promovente, sin algún otro elemento.
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular pudo haber elegido deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la marca LIBERNET del Promovente, lo que para este Experto constituye mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Por otra parte, ha quedado acreditado que el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa carece de contenido propio. El Promovente asevera que el nombre de dominio en disputa crea confusión y que los usuarios que buscan los servicios financieros prestados por el Promovente son objeto de engaño al accesar al sitio web asociado al nombre de dominio en disputa. Para este Experto parecería lógico suponer que un usuario de Internet va a buscar el portal de los productos y servicios ofrecidos por el Promovente bajo su marca LIBERNET precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite inferir que éste crea una posibilidad de que exista confusión con la marca del Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de dicho sitio.
Además, este Experto considera que la falta de respuesta resulta indicativo que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia del nombre de dominio en disputa.
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <libernet.com.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 10 de agosto de 2015
1 El 13 de junio y el 3 de julio de 2015 el Centro recibió un par de comunicaciones informales de la dirección de correo electrónico del Titular que solamente leen "Es una broma?" y "que procede?", respectivamente, habiendo contestado el Centro a esta última por correo electrónico el 9 de julio de 2015.
2 Véase Ashley Furniture Industries, Inc. c. Maria Thelma Valverde Cañez, Caso OMPI No. DMX2011-0025.
3 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, "UDRP" por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas por otros expertos conforme a la UDRP.
4 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición ("WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition") (la "Sinopsis") disponible en "www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/".