Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Grünenthal GmbH v. Alejandro Garcia Briseno
Caso No. DMX2015-0004
1. Las Partes
El Promovente es Grünenthal GmbH, con domicilio en Aachen, Alemania, representado por Dumont Bergman Bider & Co., S.C., México.
El Titular es Alejandro Garcia Briseno, con domicilio en Torreón, Coahuila, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <grunenthal.com.mx>.
El citado nombre de dominio está registrado con NIC México. El Agente Registrador es NEUBOX Internet SA de CV.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de febrero de 2015. El 13 de febrero de 2015 el Centro envió a NIC México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de febrero de 2015 NIC México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el solicitante es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez la información que tiene registrada de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 23 de febrero de 2015. En términos del artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de marzo de 2015. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 19 de marzo de 2015.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 1 de abril de 2015, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español en observancia al artículo 13.A del Reglamento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto estima que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una compañía farmacéutica alemana fundada en 1946. Su sitio Web oficial se ubica en “www.grunenthal.com”.
El Promovente tiene registrada su marca GRÜNENTHAL (y Diseño) en México desde el 1 de abril de 1964 en las clases 1, 3, y 5 del nomenclador internacional con respecto a agua destilada, agua oxigenada, sacarina, jabones y champús medicinales, dentífricos, y productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para uso médico.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 19 de julio de 2014 y actualmente muestra enlaces relativos a diversas categorías, entre ellas “Broncho Vaxom infantil, medicamentos, empleo laboratorio, farmacia”, y en la parte superior se muestra la imagen de una persona del sexo femenino portando una bata blanca y a lado la leyenda “Medical Histo…”, con unos comprimidos de color blanco como telón de fondo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, el Promovente aduce lo siguiente:
i. La marca del Promovente es notoriamente conocida dentro de la industria farmacéutica no sólo de México sino a nivel mundial;
ii. A la luz de diversos precedentes bajo la Política, los sufijos “.com.mx” no cobran importancia alguna en el caso que nos ocupa;
iii. El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la denominación de la marca registrada del Promovente, razón por la que debe afirmarse que el primero es idéntico a la segunda, o por lo menos similar hasta el punto de crear confusión con la misma;
iv. Al incorporar en su totalidad la marca notoriamente conocida del Promovente, el Titular lo hace con el único propósito de desviar tràfico a su sitio Web y así hacerse de un lucro al cual no tiene derecho;
v. El nombre de dominio en disputa fue registrado casi 50 años después de haber sido registrada, usada y publicitada la marca del Promovente en México, circunstancia que robustece la imposibilidad real de que el consumidor asocie al Titular con el nombre de dominio en disputa <grunenthal.com.mx>;
vi. El nombre de dominio en disputa es usado para atraer usuarios con el único ánimo de obtener un lucro, lo cual demuestra que el Titular necesita valerse de la identidad del Promovente para hacerse de tráfico y clientes, en lugar de valerse lealmente de sus propios medios;
vii. La utilización de las palabras “medicamentos”, “farmacia online”, etc. como metatags y/o keywords dentro del código fuente del nombre de dominio en disputa acredita plenamente la intención del Titular de confundir al consumidor haciéndole creer que se trata del Promovente y así incitándole a acceder al sitio Web del Titular;
viii. El Titular obtiene un lucro al atraer usuarios a su sitio Web pues al consultar los enlaces disponibles en el portal del primero, se despliegan nuevos contenidos que redirigen al usuario a sitios Web de terceros;
ix. En razón de que el Titular no hace un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, puede afirmarse que este carece de derechos o intereses legítimos conforme a la Política;
x. El Titular usa el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando confusión con la marca registrada del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio Web;
xi. Las acciones del Titular se traducen inevitablemente en mala fe ya que este atrae de manera ilegítima usuarios de Internet a su sitio Web para confundirlos y así obtener un lucro sin derecho, impidiendo al Promovente usar su nombre y marca como nombre de dominio.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), el Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:
i El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos requisitos en el caso concreto.
C. Identidad o semejanza en grado de confusión
De acuerdo con el párrafo 1.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), la cuestión a dilucidar bajo este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o auditiva si el nombre de dominio en disputa por sí mismo se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.
El Promovente funda su Solicitud en el registro No. 116922 de la marca GRÜNENTHAL (y Diseño) concedido en México desde 1964, el cual se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos.
Debido a que los nombres de dominio por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, el presente análisis de confusión se centrará exclusivamente en los componentes literales de la marca mixta de referencia. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca en atención a que estos no pueden reproducirse en un nombre de dominio).
Ahora bien, al confrontar el término “Grünenthal” que ampara la marca base de la acción, con el término “grunenthal” del nombre de dominio en disputa, se advierte que los signos en pugna son prácticamente idénticos ya que la diéresis que se posa sobre la letra “U” no es técnicamente reproducible en un nombre de dominio “.mx”1 , como tampoco lo son las letras mayúsculas.
Igualmente intrascendentes resultan los sufijos “.com” y “.mx”, cuya presencia está dictada por razones de orden técnico.
De lo anterior se impone concluir la semejanza en grado de confusión de los signos en conflicto.
Por las razones expuestas, el Experto estima superado el umbral del artículo 1.a)i) de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre de dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa, u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
En resumidas cuentas, el Promovente arguye que el Titular se beneficia económicamente del nombre de dominio en disputa a costa de confundir a los consumidores del Promovente y por tanto no realiza una oferta de buena fe de productos o servicios ni posee derechos o intereses legítimos conforme a la Política.
Ante la falta de oposición formal a la pretensión del Promovente, es de presumirse que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse c. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce c. D3M Virtual Identity Inc. and D3M Domain Sales, Caso e-Resolution AF-336a; AF-336b (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).
El Experto toma nota de que la Fe de Hechos del 9 de febrero de 2015 ofrecida por el Promovente coincide esencialmente con el contenido actual del portal vinculado al nombre de dominio en disputa. Dicho portal contiene básicamente enlaces e imágenes relacionadas con la actividad del Promovente y los productos amparados por su marca GRÜNENTHAL.
A juicio del Experto, el nombre de dominio en disputa, siendo prácticamente idéntico a la marca del Promovente, así como los enlaces e imágenes del portal del Titular, inducen a error o confusión a los visitantes del mismo, haciéndoles creer o suponer engañosamente que se trata del sitio Web del Promovente o que dicho portal está relacionado con la marca GRÜNENTHAL del Promovente.
Es evidente que la confusión producida en el ciberespacio no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos en términos de la Política. Ver Madonna Ciccone, p/k/a Madonna c. Dan Parisi and "Madonna.com", Caso OMPI No. D2000-0847 (un uso que intencionalmente se aprovecha de la reputación de un tercero no puede constituir una oferta de productos o servicios de buena fe en el marco de la Política); y Tumblr, Inc. c. Fundacion Private Whois / PPA Media Services, Ryan G Foo, Caso OMPI No. D2013-0421 (la confusión al consumidor no produce derechos o intereses legítimos bajo la Política).
Dicho de otra manera, el uso que se da al nombre de dominio en disputa no permite al Experto validar oficiosamente ninguna de las defensas del artículo 1.c) de la Política en favor del Titular.
En estas circunstancias se surte la condición prevista en el artículo 1.a)ii) de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, más no limitativa, diversas causales de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la UDRP, la Política no exige más que la comprobación, aún de forma indiciaria o presunta, de que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se ha utilizado de mala fe.
El Promovente afirma que su marca es notoriamente conocida en la industria farmacéutica a nivel mundial. Sin embargo, el Promovente no corrobora su dicho con pruebas idóneas que acrediten el pretendido estatus de notoriedad que atribuye a su marca.
Aunque el Promovente tampoco explica la naturaleza y origen del término GRÜNENTHAL que conforma su marca, habiendo realizado una búsqueda de dicho término en Internet, el Experto está satisfecho de que la marca del Promovente es reconocida por consumidores y distribuidores del sector farmacéutico dentro y fuera de México. Ver Immunotec Inc. c. I Godo Caso OMPI No. DMX2014-0018 (el experto advierte que “Immunotec” parece ser un término inventado por el promovente para servirle de marca ya que de una búsqueda en Internet no se desprende que existan otros usos asociados al mismo).
En opinión del Experto, la inclusión de una marca distintiva y longeva como GRÜNENTHAL en el nombre de dominio en disputa, así como de referencias médico-farmacéuticas en el portal respectivo, actualizan la hipótesis de mala fe prevista en el artículo 1.b)iv) de la Política, pues tales acciones fueron emprendidas deliberadamente por el Titular para confundir a los usuarios de Internet respecto del origen del portal, generar tráfico a este último, obtener ingresos por acceso a enlaces patrocinados (práctica conocida como pay-per-click por sus siglas en inglés), atraer lucrativas ofertas de compra del nombre de dominio en disputa, entre otras conductas típicas de mala fe.
A mayor abundamiento, el Experto advierte que el sitio Web del Titular hace referencia a “Broncho Vaxom infantil”, un medicamento comercializado por un competidor del Promovente, lo cual confunde a los visitantes de dicho portal respecto del fabricante y/o distribuidor del medicamento en cuestión2 .
Al concatenar los indicios y hallazgos arriba referidos, el Experto arriba a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa fue registrado y/o ha venido usándose de mala fe en el contexto de la Política. La conducta que aquí se reprocha al Titular es congruente con su falta de comparecencia a este procedimiento.
En estas condiciones se colma el supuesto del artículo 1.a)iii) de la Política.
7. Decisión
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <grunenthal.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 20 de abril de 2015
1 Al verificar la disponibilidad de “grünenthal.com.mx” en Whois (http://whois.mx), el Experto ha comprobado que NIC México sólo permite consultar y registrar nombres de dominio con caracteres de la “a” a la “z”, guion y dígitos.
2 De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el titular en México de la marca BRONCHO-VAXOM, aplicada a productos farmacéuticos, es OM Pharma, S.A., con sede en Ginebra, Suiza.