Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Stichting BDO v. Alicia Aguilar Rodríguez, BDO Hernández Marrón y Cía, S.C.
Caso No. DMX2014-0025
1. Las Partes
El Promovente es Stichting BDO con domicilio en Eindhoven, Países Bajos, representado por Hogan Lovells International LLP, Francia.
El Titular es Alicia Aguilar Rodríguez y el tercero interesado es BDO Hernández Marrón y Cía, S.C., con domicilio en México, D.F., México, representados por Jorge Molet Burguete, México.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <bdo.com.mx> y <bdo.mx>.
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es NIC-México, a través de su división Akky.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de octubre de 2014. El 10 de octubre de 2014 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 10 de octubre de 2014 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente subsanó dicha deficiencia el 21 de octubre de 2014.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de octubre de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de noviembre de 2014. La Contestación fue presentada el 11 de noviembre de 2014.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 de noviembre de 2014, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 24 de noviembre de 2014 el Centro recibió de parte del Promovente un escrito suplementario no solicitado.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 1 de diciembre del 2014.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es titular de diversos registros de la marca BDO (y diseño), incluyendo, entre otros: (i) el registro No. 476568 en clase 35, de fecha 11 de octubre de 1994, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; (ii) el registro No. 697500 en clases 16, 35 y 36, de fecha 15 de mayo de 1998, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; y (iii) el registro No. 2419315 en clases 9, 16, 35, 36, 41 y 42, de fecha 9 de diciembre de 2002, ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea.
Los nombres de dominio en disputa fueron creados: <bdo.com.mx> el 26 de mayo de 2006 y <bdo.mx> el 7 de mayo de 2009.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:
La marca BDO distingue la red internacional de firmas independientes de contadores públicos miembros de BDO International Limited que proveen servicios utilizando la marca BDO, e incorporan las siglas BDO en su denominación social, salvo que sea prohibido por la legislación nacional (la “Red BDO”).
El Promovente es el titular de por lo menos 218 marcas registradas y 42 solicitudes de marcas en 173 territorios, consistiendo del término BDO. El Promovente ha concedido a su sub-licenciante BDO IP Limited el derecho a conceder sub-licencias para utilizar la marca BDO a todas aquellas firmas miembro de BDO International Limited (“Firmas Miembro BDO”).
Desde la fundación de la Red BDO, cuya creación remonta al año 1963, el término BDO ha venido adquiriendo y desarrollando constantemente un importante grado de reconocimiento y renombre con relación a una variedad de servicios financieros incluyendo auditoría, asesoría fiscal y financiera. Los sub-licenciatarios del Promovente han venido ocupando constantemente altos puestos dentro de los rankings de las mejores firmas de contadores públicos a nivel nacional y mundial. La Red BDO actualmente se compone de una plantilla de más de 55,000 profesionales en 1,264 oficinas en 144 países a través del mundo. La reputación de las Firmas Miembro BDO como una red global integrada que brinda servicios sobresalientes ha sido destacada en numerosas ocasiones, incluso por la revista International Accounting Bulletin.
Castillo Miranda y Compañía, S. C. (“Castillo Miranda”) es actualmente y desde el 1 de enero de 2011 la única Firma Miembro BDO en México. Castillo Miranda utiliza la denominación “BDO México” y es la única firma autorizada en México a utilizar las siglas y marca BDO. La página web oficial de Castillo Miranda se ubica en “www.bdomexico.com”.
El Promovente y las Firmas Miembro BDO son titulares, ya sea directa o indirectamente (según los requisitos de residencia impuestos por cada código territorial) de un gran número de nombres de dominio que consisten del término BDO, incluyendo, entre otros: <bdo.com> registrado en 1995, <bdointernational.com>, <bdo.com.au>, <bdo.be>, <bdo.ca>, <bdo.fr>, <bdo.com.hk>, <bdo.it>, <bdo.ma> y <bdo.co.uk>.
El Promovente y las Firmas Miembro BDO han invertido importantes recursos para desarrollar una sólida presencia en línea y en especial a través de sus páginas en las distintas redes sociales, tales como Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube.
El término BDO en relación con servicios financieros se asocia estrechamente con las Firmas Miembro BDO, y en México particularmente con Castillo Miranda, tal y como queda acreditado al ingresar BDO en el motor de búsqueda Google, donde los primeros resultados se refieren a “www.bdomexico.com” y la mayoría del resto de los resultados se refieren a otras Firmas Miembro BDO.
Desde su registro en el 2006 (y hasta muy recientemente), el nombre de dominio en disputa <bdo.com.mx> dirigía hacia el sitio web de la firma Hernández Marrón y Cía., S.C.1 (“Hernández Marrón”), una antigua Firma Miembro BDO. Hasta muy recientemente el Titular continuaba utilizando los nombres de dominio en disputa para dirigir al sitio web de Hernández Marrón, donde promovía sus propios servicios de contabilidad y consultoría (es decir, entre 1 de enero de 2011 y hasta por lo menos el 18 de septiembre de 2012). Los nombres de dominio en disputa actualmente no dirigen a ningún sitio web, aunque pareciera que aún se utilizan como direcciones electrónicas.2
Existen claros indicios que el Titular, Alicia Aguilar Rodríguez, guarda una relación estrecha con Hernández Marrón y que procedió a registrar los nombres de dominio en disputa en nombre y por cuenta de Hernández Marrón. Hernández Marrón fue una Firma Miembro BDO desde la década de los setenta hasta el 31 de diciembre de 2010, fecha efectiva de terminación de su membresía a la Red BDO.
Tras la terminación de su membresía a la Red BDO, Hernández Marrón envió varias comunicaciones a BDO International Limited cuestionando la terminación de su membresía. BDO International Limited siempre ha rechazado que la terminación fuese injustificada y no ha recibido ninguna comunicación adicional al respecto desde la carta que los representantes legales del Promovente enviaron a Hernández Marrón con fecha 20 de septiembre de 2012. En dicha comunicación, BDO International Limited reafirmó su preocupación con respecto a la retención y uso del nombre de dominio <bdo.com.mx> por parte del Titular y de Hernández Marrón así como el uso de BDO como parte de su denominación social y nombre comercial.
Hernández Marrón continúa valiéndose de la marca y las siglas BDO en varias plataformas en Internet a pesar de que ya no guarda relación alguna con el Promovente. El Promovente ha intentado recuperar los nombres de dominio en disputa de forma amistosa, incluso recientemente (junio de 2014) el socio director de Castillo Miranda se comunicó con el socio director de Hernández Marrón por vía telefónica y éste rehusó transmitir la titularidad de los nombres de dominio en disputa.
Los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares a la marca BDO del Promovente hasta el punto de crear confusión. Los nombres de dominio en disputa incorporan íntegramente la marca BDO del Promovente.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.
Ni el Titular ni Hernández Marrón son licenciatarios del Promovente ni han sido autorizados por el Promovente para hacer ningún uso de la marca BDO del Promovente en relación con servicios financieros y contaduría. La relación previa que Hernández Marrón guardaba con el Promovente es insuficiente para conferirle derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.
Ni el Titular ni Hernández Marrón pueden sostener que están utilizando los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Hasta muy recientemente los nombres de dominio en disputa estaban siendo utilizados para dirigir al sitio web oficial de Hernández Marrón (para ofrecer servicios idénticos a los servicios del Promovente). Dicho uso de los nombres de dominio en disputa crea en los usuarios de Internet la falsa impresión de que Hernández Marrón aún se encuentra de alguna manera vinculado al Promovente, cuando lo cierto es que la relación entre las partes se dio por terminada hace más de 3 años, por lo que dicha firma desde entonces compite con el Promovente. Tal uso de los nombres de dominio en disputa, para dirigir a una página web que ofrece servicios idénticos o similares a los que ofrece el Promovente, no puede considerarse una oferta de buena fe.
Ni el Titular ni Hernández Marrón pueden sostener que son comúnmente conocidos por el término BDO. Hernández Marrón dejó de formar parte de la Red BDO hace más de 3 años y no existe prueba de que dicha firma haya sido comúnmente conocida por las siglas BDO previo a su relación con el Promovente.
Ni el Titular ni Hernández Marrón pueden sostener que estén haciendo un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca del Promovente. Los servicios que hasta hace muy recientemente se brindaban en la página web vinculada a los nombres de dominio en disputa eran claramente de carácter comercial, por lo que no puede considerarse que se trata de un uso leal o no comercial, en particular dado que los nombres de dominio en disputa generaban (y aún generan) una falsa asociación con el Promovente.
Teniendo en cuenta que los nombres de dominio en disputa reproducen fielmente la marca BDO del Promovente, y que ni el Titular ni Hernández Marrón están afiliados al Promovente, resulta imposible concebir un uso de los nombres de dominio en disputa que no sea ilegítimo.
Los nombres de dominio en disputa han sido registrados y utilizados de mala fe.
La marca BDO del Promovente es altamente distintiva y goza de renombre a través del mundo en relación con servicios de contaduría pública (entre otros), por lo que no cabe duda de que tanto el Titular como Hernández Marrón tenían conocimiento de ello en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa.
Ni el Titular ni Hernández Marrón tenían autorización para registrar los nombres de dominio en disputa. Hernández Marrón era una Firma Miembro BDO y en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa estaba obligada a respetar una serie de disposiciones estipuladas en varios acuerdos, entre los que se destacan los siguientes: (i) Acuerdo de Firma Miembro de 7 de octubre de 2001, cláusula 3.7.e, y de 1 de diciembre de 2007, cláusula 3.6.e, que estipulan que todos los derechos de Propiedad Intelectual son propiedad del predecesor del Promovente o sus licenciantes y que dicha licencia no confiere ningún derecho a Hernández Marrón; y (ii) Licencia de la Firma Miembro de 1 de enero de 2010, cláusula 5.4.3, que prohíbe el registro de nombres de dominio BDO sin el consentimiento previo por escrito, y cláusula 9.3.5 que dispone que Hernández Marrón tomará todas las medidas necesarias para transferir, por su propia cuenta, todos los derechos, títulos e intereses sobre cualquier registro de nombre de dominio que consista o contenga el nombre BDO al Promovente, inmediatamente tras la terminación (y se establece expresamente que dicha cláusula sobrevivirá la terminación de su membresía a la Red BDO, de conformidad con la cláusula 9.7).
El Titular y/o Hernández Marrón debieron haber registrado los nombres de dominio en disputa a nombre del Promovente o cualquiera de sus compañías, tales como BDO IP Limited, por lo que los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Titular de mala fe, con conocimiento de los derechos del Promovente y sin el consentimiento expreso del Promovente.
El Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web de Hernández Marrón, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web.
Los nombres de dominio en disputa hasta hace poco dirigían al sitio web de Hernández Marrón (para servicios que compiten directamente con los del Promovente) a pesar de que dicha firma ya no forma parte de la Red BDO. No existe duda de que los nombres de dominio en disputa que incorporan la marca del Promovente generan la expectativa entre los usuarios de Internet de que el sitio web se encuentra afiliado a o patrocinado por el Promovente, por lo que tal uso de los nombres de dominio en disputa es sin duda engañoso y con ánimo de lucro.
La marca BDO del Promovente ha venido adquiriendo un importante grado de reconocimiento a nivel mundial en relación con servicios de contaduría pública. Por consiguiente, el Titular ha estado utilizando los nombres de dominio en disputa de manera intencionada después de la terminación de su relación con el Promovente con el fin de continuar beneficiándose de la reputación del Promovente, para así aumentar el tráfico dirigido a su sitio web e incrementar su actividad comercial. Tal uso de los nombres de dominio en disputa es de mala fe puesto que implica que un tercero que no guarda relación alguna con el Promovente se está aprovechando indebidamente de los derechos del Promovente, en perjuicio de su actividad comercial.
El hecho de que los nombres de dominio en disputa ya no dirigen al sitio web de Hernández Marrón no disminuye la mala fe del Titular, considerando la totalidad de las circunstancias y en particular el renombre de la marca del Promovente en relación con servicios de contaduría pública y finanzas. En vista del renombre de la marca BDO del Promovente en relación con tales servicios, no puede existir un uso actual o potencial de buena fe por parte del Titular o de Hernández Marrón, un competidor del Promovente, además de que se ha considerado que la tenencia pasiva de un nombre de dominio constituye prueba de mala fe.
Cualquier uso de los nombres de dominio en disputa para propósitos de correo electrónico ocasionaría confusión en la mente de los usuarios de Internet acerca del origen o afiliación del titular de las direcciones de correo electrónico con el Promovente.
El hecho de que el Titular y Hernández Marrón se rehúsen a transferir la titularidad de los nombres de dominio en disputa, reteniéndolos como “rehenes”, sólo puede catalogarse como un acto de represalia por lo que Hernández Marrón percibe fue una terminación injustificada de su membresía BDO. Por consiguiente, el Promovente sostiene que los motivos de venganza del Titular y Hernández Marrón para rehusar la transmisión de los nombres de dominio en disputa son claros indicios adicionales de mala fe.
Aun si el Aviso de terminación hubiese desembocado en una disputa contractual (y el Promovente sostiene que ese no es el caso puesto que Hernández Marrón nunca respondió a la última comunicación del 20 de septiembre de 2012 con relación a este asunto), el Promovente sostiene que dicha disputa no se extiende a ninguno de los asuntos relacionados con los nombres de dominio en disputa, que no son complejos, y que esta disputa entra dentro del ámbito de la LDRP.
El Promovente solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa.
B. Titular
Las alegaciones del Titular se pueden resumir como sigue:
El 24 de marzo de 2006 el señor O. Campuzano P[…], esposo de Alicia Aguilar Rodríguez, haciendo negocios como “InterPáginas.Com”, presentó una oferta de servicios a BDO Hernández Marrón y Cia, S.C. (“HM”) para la actualización de su página web (“Propuesta”), lo que derivó en la celebración de un contrato de prestación de servicios de fecha 27 de mayo de 2006 entre Alicia Aguilar Rodríguez, representada por el señor O. Campuzano P[…], y HM para la actualización de la página web y adquisición de nombres de dominio, entre otros servicios (“Contrato de Servicios”). Alicia Aguilar Rodríguez actuó de buena fe al realizar el registro de los nombres de dominio en disputa, a solicitud y por cuenta de HM. Por tanto, deberá tenerse como titular de los nombres de dominio en disputa a HM, y no a Alicia Aguilar Rodríguez, por resultar claramente procedente la comisión mercantil antes descrita.
El Promovente exhibe una serie de documentos con los cuales pretende acreditar su acción que se encuentran en idioma inglés, cuando es una obligación del oferente de la prueba en idioma distinto al español, la exhibición de su traducción.3 Por lo anterior, resulta improcedente tomar en cuenta y se deberán desechar todas las pruebas presentadas por el Promovente sin su debida traducción, ya que de lo contrario se estaría dejando en estado de indefensión al Titular.
Los nombres de dominio en disputa resultan ser idénticos a las marcas del Promovente.
El Titular sí tiene derechos e intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.
Se han efectuado preparativos demostrables para la utilización de los nombres de dominio en disputa. El Titular ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa aún cuando no haya adquirido derechos de marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
HM viene haciendo uso de los nombres de dominio en disputa desde el año 2001 (sic), como parte de su denominación social, lo que le otorga derechos.
De las pruebas aportadas en español por el Promovente no se acredita relación alguna del Promovente con HM, aunque suponiendo sin conceder que así fuera, aplicarían los mismos criterios planteados en la Contestación. El Titular de los nombres de dominio en disputa sí tiene derechos legítimos respecto de los mismos dado que desde hace más de 40 años ha posicionado la marca “BDO Hernández Marrón y Cía, S.C.” y ha sido comúnmente conocido con dicha denominación, tiempo en el cual el Promovente no se ha preocupado en requerir de forma alguna el uso de los nombres de dominio en disputa. Dicha indiferencia implica que ha consentido el uso de los nombres de dominio en disputa por parte de HM, uso que implica una expectativa de derecho.
Es importante aclarar que HM hizo uso de los nombres de dominio en disputa desde el año 1970 (sic) y hasta el 22 de noviembre de 2010, con base en su propia denominación, constituida el 22 de noviembre de 2001. Es decir, viene haciendo uso como nombre de la empresa desde hace 14 años, y ha sido comúnmente conocido por las siglas “bdo.com.mx” y “bdo.mx” lo cual le otorga derechos respecto de los nombres de dominio en disputa. El uso anterior de una marca es causal de nulidad plena de un registro marcario. La ley mexicana considera que dicho uso previo constituye un derecho en favor del usuario de un registro marcario. Así pues, se deberá considerar el uso que ha dado el Titular a los nombres de dominio en disputa desde el año 1970 (sic), como un uso previo e irrefutable del derecho que le asiste a HM respecto de los nombres de dominio en disputa.
La intención de uso de parte del Titular de los nombres de dominio en disputa resulta ser legítima y real, sin intención de desviar ninguna atención de consumidores de manera equívoca o de empañar el nombre de la marca registrada del Promovente, dado que HM ha hecho uso de la denominación BDO en conjunto con su nombre desde el año 1970 y ha sido comúnmente conocido así en México, como HM. Durante ese período de tiempo el Promovente ha sido completamente indiferente en su reclamación, mientras que el Titular es quien ha invertido grandes cantidades de inversión (sic) en promoción, trabajo y horas hombre de todos sus miembros profesionales, para generar un buen nombre de la firma desde el año 2001, sin que el Promovente haya hecho inversión alguna al respecto.
Los nombres de dominio en disputa no han sido registrados ni se utilizan de mala fe, se adquirieron con base en el nombre de la propia empresa HM desde el 22 de noviembre de 2001, fecha en que fue constituida dicha sociedad, por lo que de ninguna manera se puede considerar un uso de mala fe. Al formar parte los nombres de dominio en disputa del nombre de HM, se acredita la buena fe con la cual se ha hecho uso de aquellos.
Los nombres de dominio en disputa no fueron creados para atraer la atención de la firma Hernández Marrón, sino de los servicios de HM, firma completamente ajena al Promovente.
Contrario a lo manifestado por el Promovente, su marca BDO ni es famosa ni notoriamente conocida, ya que para ello se requiere la declaratoria del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual no acredita en ningún momento.
Independientemente de lo que manifieste el Promovente en cuanto al uso de su marca, el nombre formal del titular de los nombres de dominio en disputa lo es “BDO Hernández Marrón y Cía, S.C.”, desde el año 2001, lo cual constituye un derecho sobre los nombres de dominio en disputa, independientemente del origen de la relación entre las partes y que no prueba el Promovente, relación contractual que en todo caso resulta ser ajena a la litis de la presente disputa y que debe impedir al grupo de expertos manifestarse sobre el fondo del presente asunto. Es decir, no se trata de una disputa en donde no existe relación alguna entre el Titular y el nombre de dominio en disputa, sino de una disputa en donde el Titular ha ostentado el nombre de dominio en disputa en su denominación social durante más de 14 años (sic), lo cual genera claros derechos de uso respecto de los nombres de dominio en disputa.
De lo anterior se concluye que los nombres de dominio en disputa no fueron creados para ninguna de las hipótesis que la Política entiende como de mala fe.
Se han iniciado procedimientos en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación al presente procedimiento administrativo, independientemente de los que se iniciarán en México.4
El Titular solicita se rechace el recurso solicitado por el Promovente.
6. Debate y conclusiones
A. General y Cuestiones Preliminares
A.1. Titular
El nombre del Titular, como aparece en el reporte WhoIs y verificado por el Registrador, es Alicia Aguilar Rodríguez.
El Promovente alega que, en vista del uso dado a los nombres de dominio en disputa, le resulta claro que Alicia Aguilar Rodríguez guarda una relación estrecha con Hernández Marrón y que procedió a registrar los nombres de dominio en disputa en nombre y por cuenta de Hernández Marrón.
Por otra parte, la Contestación la presentan de forma conjunta Alicia Aguilar Rodríguez y HM y establece que, derivado de la Propuesta y el Contrato de Servicios, Alicia Aguilar Rodríguez procedió al registro de los nombres de dominio en disputa por cuenta de HM, y solicita se tenga como titular de los nombres de dominio en disputa a HM y no a Alicia Aguilar Rodríguez. Este Experto nota que la Propuesta se refiere genéricamente “a nuestra plática acerca del rediseño del sitio”. Este Experto nota que el Contrato de Servicios establece que HM “realizará el registro del o los Dominios bajo el nombre que considere adecuado”, que la descripción de los servicios se refiere al mantenimiento del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <bdo.com.mx>, que los avisos y notificaciones a HM debían ser dirigidos a Hernández Marrón y con la siguiente dirección de correo electrónico <[...]@bdo.com.mx> y que los datos de contacto de las personas autorizadas para solicitar los servicios de mantenimiento muestran direcciones de correo electrónico <[...]@bdo-mexico.com>. De lo anterior no se desprende expresamente ninguna comisión mercantil otorgada a Alicia Aguilar Rodríguez, además de que el nombre de dominio en disputa <bdo.com.mx> ya había sido creado al momento de celebrarse el Contrato de Servicios.
Ahora bien, de acuerdo a los párrafos 1.9 de las Políticas generales de nombre de dominio .MX y 1.25 de las Políticas generales de nombres de dominio Akky, el titular y responsable de un nombre de dominio lo es quien aparezca como registrante del mismo, en el presente caso Alicia Aguilar Rodríguez. Dado que Alicia Aguilar Rodríguez es la persona que figura como registrante ante el Registrador, este Experto resuelve que es correcto tenerla como Titular en este procedimiento.
De los alegatos y pruebas presentadas por las partes se desprende que HM tiene interés jurídico sobre los nombres de dominio en disputa y, por tanto, en este procedimiento administrativo, por lo que este Experto resuelve tener a HM como tercero interesado en este procedimiento administrativo.5 En todo caso, aún suponiendo que HM fuese el titular real de los nombres de dominio en disputa, eso no habría cambiado el sentido de la presente Decisión.
En esta Decisión, salvo que se indique lo contrario en la misma, el término “Titular” se utilizará para referirse conjuntamente a Alicia Aguilar Rodríguez y a HM.
A.2. Idioma de anexos
El Titular objetó diversos documentos presentados como anexos de la Solicitud por encontrarse en idioma inglés y no estar acompañados de su traducción al español, alegando que no debieran tomarse en cuenta pues se le estaría dejando en estado de indefensión.
Al respecto, el artículo 3.B.xiv. del Reglamento establece que el Promovente adjuntará a la Solicitud todo tipo de pruebas, sin exigir que se presenten en el idioma del procedimiento. Lo anterior se complementa con el artículo 13.B. del Reglamento que claramente establece que el grupo de expertos tendrá la facultad, mas no la obligación, de requerir que los documentos presentados en idioma distinto al idioma del procedimiento vayan acompañados de una traducción total o parcial.
Este Experto no considera que la falta de traducción al español de los documentos enumerados por el Titular deje a éste en estado de indefensión.6 Diversos contratos anexos a la Solicitud (anexo 26), elaborados en idioma inglés, claramente muestran que fueron celebrados y firmados por HM y por Hernández Marrón, sin que sea necesario conocer el idioma inglés para percatarse de ello. Los correos electrónicos anexos a la Solicitud (anexo 17) enviados por HM se encuentran redactados en idioma inglés. De lo anterior se colige que tanto HM como Hernández Marrón (a través de sus representantes) son capaces de entender el idioma inglés. No obstante lo antes dicho, en este caso en particular este Experto ha resuelto no tomar en cuenta los documentos enumerados por el Titular anexos a la Solicitud que se encuentran en idioma distinto al español. En todo caso, aún si este Experto hubiese tomado en cuenta esos documentos redactados en idioma distinto al español, eso no habría cambiado el sentido de la presente Decisión.
A.3. Incompetencia
La Contestación, al final, establece “independientemente del origen de la relación entre las partes [...] relación contractual que en todo caso resulta ser ajena a la litis de la presente disputa de nombre de dominio y que debe impedir al grupo de panelistas, manifestarse sobre el fondo del presente asunto. Es decir, no se trata de una disputa en donde no existe relación alguna entre el Titular y el nombre de dominio, sino de una disputa en donde el Titular ostenta el nombre de dominio en su denominación social durante más de 14 años, lo cual, por su propia y especial naturaleza, genera claros derechos de uso respecto de los nombres de domino.”.
Sin embargo, líneas arriba, la Contestación da respuesta a las alegaciones del Promovente y “solicita al grupo administrativo de expertos que rechace los argumentos solicitados (sic)” por el Promovente y, más adelante la Contestación establece que “opta por que la controversia sea resuelta por un grupo administrativo de expertos compuesto por un único miembro”.
Este Experto considera que Alicia Aguilar Rodríguez, al registrar los nombres de dominio en disputa, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, incluyendo la aplicación de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporados y contenidos por referencia como parte del Acuerdo de Registro). De igual manera este Experto infiere que, al intervenir en este procedimiento, suscribiendo la Contestación y ostentándose como titular de los nombres de dominio en disputa, HM aceptó tácitamente todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, incluyendo la aplicación de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.
Por lo tanto, este Experto es competente para decidir esta disputa dentro del alcance de la Política.7
A.4. Escrito suplementario no solicitado
La Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional sólo contemplan la presentación por las partes de una solicitud y una contestación. De acuerdo a los artículos 14 y 12.C. del Reglamento y a lo expuesto en diversas decisiones emitidas en base a la Política y a la UDRP, es facultativo para este Experto admitir la presentación de escritos suplementarios no solicitados.8
El 24 de noviembre de 2014 el Promovente presentó un escrito suplementario no solicitado en el que manifiesta que “simplemente desea reafirmar los argumentos expuestos en la Solicitud” y posteriormente se refiere a información obtenida después de presentada la Solicitud. Este Experto resolvió no aceptarlo dado que las manifestaciones del Promovente en dicho escrito suplementario no solicitado resultan repetitivas y no aportan elementos novedosos o que no pudiese haber anticipado y hecho valer en la Solicitud. De cualquier manera, si este Experto hubiese aceptado dicho escrito suplementario no solicitado del Promovente, eso no habría afectado el sentido de la presente Decisión.
A.5. General
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y (iii) los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.
Por otra parte, no es materia de este procedimiento si el registro de marca en que un promovente basa su solicitud pudiese estar afectado de nulidad o no9 .
B. Identidad o similitud
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca mencionada arriba en el apartado de Antecedentes de Hecho, la cual tiene registrada en México, entre otras jurisdicciones.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general, no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006‑0006). Respecto al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (véase, por ejemplo, I+D México, S.A. de C.V. v. Chun Man Kam, Caso OMPI No. DMX2009-0018 y Espire Infolabs Pvt. Ltd. v. TW Telecom, Caso OMPI No. D2010-1092).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que cada nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca del Promovente. Además, en este caso no es motivo de controversia que los nombres de dominio en disputa sean idénticos a la marca del Promovente.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El Promovente asevera que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa. Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, corresponde al titular demostrar sus derechos o intereses legítimos en cada nombre de dominio en disputa.10
En esencia el Titular asevera que sí tiene derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa en virtud de que las siglas BDO forman parte de la denominación social de HM. El Titular alega que desde hace más de 40 años (sic) ha posicionado la marca BDO Hernández Marrón y Cía, S.C. (sic), que ha sido comúnmente conocido con dicha denominación; que HM hizo uso de los nombres de dominio en disputa desde el año 1970 (sic) y hasta el 22 de noviembre de 2010, con base en su propia denominación, y que ha sido comúnmente conocido por las siglas “bdo.com.mx” y “bdo.mx” lo cual le otorga derechos respecto de los nombres de dominio en disputa.
Este Experto hace notar que los nombres de dominio en disputa incorporan solamente las siglas “bdo” y no la denominación completa de HM (i.e. BDO Hernández Marrón y Cía, S.C.).
Los nombres de dominio en disputa fueron creados el 26 de mayo del 2006 y el 7 de mayo del 2009, respectivamente, por lo que resulta incomprensible el alegato esgrimido en la Contestación en el sentido que HM ha hecho uso de los mismos desde el año de 1970. Igualmente resulta improcedente dicho alegato si se considera que HM fue constituida en noviembre de 2001. Al respecto, el Titular no aportó prueba alguna que sustente sus alegatos.
En el expediente no hay prueba alguna que sustente que el Titular (Alicia Aguilar Rodríguez o HM) fuese comúnmente conocido meramente por el término “bdo” o por los nombres de dominio en disputa como tales. Las facturas emitidas por HM entre 2005 y 2011, cuya copia se acompaña a la Contestación como anexo 8, muestran (i) el nombre completo de HM, y (ii) la marca BDO (y diseño) del Promovente (este Experto nota que en las facturas fechadas marzo del 2011 ya no aparece dicha marca del Promovente).
La Contestación refiere que desde hace más de 40 años el Titular ha posicionado la marca BDO Hernández Marrón y Cía, S.C., y ha sido comúnmente conocido con dicha denominación, sin que haya aportado prueba alguna de su dicho. Además, resulta incomprensible dicho alegato si se considera que HM fue constituida hace apenas 13 años.
El Titular alega que se han efectuado preparativos demostrables para el uso de los nombres de dominio en disputa sin que haya aportado prueba alguna de su dicho.11 Este Experto nota que las facturas que acompañan a la Contestación como anexo 8 no muestran los nombres de dominio en disputa.
El Promovente argumenta que Hernández Marrón dejó de ser una Firma Miembro BDO el 31 de diciembre de 2010, sin que el Titular lo haya refutado. El Titular se limita a manifestar que de las pruebas aportadas en español por el Promovente no se acredita relación alguna del Promovente con HM, pero aclara que si así fuera, aplicarían los mismos criterios planteados en la Contestación. Luego entonces, si como alega el Promovente, y el Titular no lo refutó ni se explayó sobre el particular, HM en efecto fue una Firma Miembro BDO hasta el 31 de diciembre de 2010, resulta firme el alegato del Promovente (que no refutó el Titular) que el uso de la marca BDO del Promovente y de las siglas BDO estaba de alguna manera ligado a que HM (y, en su caso, Hernández Marrón) fuese una Firma Miembro BDO parte de la Red BDO, y que cualquier posible legitimación o derecho a usar esa marca cesaría en el momento en que HM dejase de ser una Firma Miembro BDO. Además, el Promovente acompañó a la Solicitud capturas del contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <bdo.com.mx> entre 2006 y 2010, en donde claramente se aprecia la marca BDO (y diseño) del Promovente y se lee “Nuestra firma Miembro BDO en México es BDO Hernández Marrón y Cía, S.C., que al igual que todas las firmas en la red BDO International”.
El Promovente asevera, sin que el Titular lo haya rebatido, que hasta muy recientemente los nombres de dominio en disputa estaban siendo utilizados para dirigir al sitio web oficial de Hernández Marrón, en el que se ofrecen servicios idénticos a los del Promovente. El anexo 13 de la Solicitud muestra capturas de pantalla del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <bdo.com.mx> en las que se muestra, entre enero del 2011 y septiembre del 2012, en lo conducente, el siguiente contenido: “Bienvenidos a la página de Hernández Marrón y Cia, S.C. Somos una Firma de Contadores Públicos y Consultores de Empresas”, “Bienvenido a Hernández Marrón y Cia., S.C., una Firma de Contadores Públicos y Consultores de Empresas de calidad mundial, fundada en 1965”, “All rights reserved, Hernández Marrón y Cía., S.C.”. Este Experto considera que dicha actividad no constituye una oferta de buena fe de productos ni un uso legítimo y leal.12
Considerando en su conjunto lo anterior, este Experto considera que el Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, sin que el Titular haya logrado establecer lo contrario.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
D. Registro o uso de mala fe
Corresponde al Promovente demostrar que los nombres de dominio en disputa han sido registrados o utilizados de mala fe.
Ha quedado acreditado que BDO (y diseño) es una marca registrada por el Promovente en varias jurisdicciones y que su registro en México y otras jurisdicciones es anterior al registro de los nombres de dominio en disputa.
El Promovente alega que los nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe, sin el consentimiento del Promovente y con conocimiento de los derechos de marca del Promovente, que Hernández Marrón era una Firma Miembro BDO y que en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa estaba obligada a respetar una serie de disposiciones estipuladas en varios acuerdos que no permitían el registro de nombres de dominio BDO. El Titular no refutó lo anterior, sino que meramente se limita a alegar que los nombres de dominio en disputa se registraron con base en el nombre de HM, y para atraer la atención de sus servicios, independientemente del origen de la relación entre las partes.
Pareciera que el registro de los nombres de dominio en disputa se realizó para promover los servicios de HM y/o Hernández Marrón (en ese entonces parte de la Red BDO, lo que no fue contradicho por el Titular) y que el Promovente estuvo al tanto de la existencia de los nombres de dominio en disputa desde hace varios años y que de hecho consintió, tal vez tácitamente, en su registro.
El Promovente argumenta que el Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web de Hernández Marrón, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del mismo. Ha quedado acreditado que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <bdo.com.mx> hasta hace poco mostraba información de Hernández Marrón, para servicios que compiten directamente con los del Promovente, a pesar de que dicha firma ya no forma parte de la Red BDO (lo que no fue refutado por el Titular).
El Titular manifestó que al formar parte los nombres de dominio en disputa del nombre de HM, se acredita la buena fe con la cual se ha hecho uso de los mismos. Como se estableció líneas arriba (i) los nombres de dominio en disputa no incorporan el nombre completo de HM, y (ii) los nombres de dominio en disputa, tal cual, no forman parte de la denominación de HM, esto es, el nombre de HM solamente incorpora la porción distintiva de los nombres de dominio en disputa que, coincidentemente, también corresponde a la marca del Promovente.
El Titular manifestó que los nombres de dominio en disputa no fueron creados para atraer la atención de la firma Hernández Marrón, sino de los servicios de HM, firma completamente ajena al Promovente, en tanto la evidencia ya comentada líneas arriba muestra precisamente lo contrario.
El Promovente alega que los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa se encuentran actualmente inactivos. Además, alega el Promovente, y el Titular no lo refutó, que los nombres de dominio en disputa pudieran estarse usando para direcciones de correo electrónico de Hernández Marrón y/o HM.
No existe evidencia alguna del uso dado al nombre de dominio en disputa <bdo.mx>. El Promovente alega que la tenencia pasiva de un nombre de dominio constituye prueba de mala fe. Al respecto, algunos grupos de expertos han resuelto que el “no uso” de un nombre de dominio puede llegar a constituir un uso de mala fe, actualizándose dicho supuesto cuando hay otros elementos que, en su conjunto, permiten arribar a dicha conclusión. Este Experto considera que no se concibe un uso legítimo y de buena fe para el nombre de dominio en disputa <bdo.mx> por parte del Titular. En este caso en particular, este Experto toma nota de las siguientes circunstancias: la falta de argumentos convincentes y adecuados hechos valer por el Titular, la poca relevancia de las pruebas presentadas por el Titular, el conocimiento previo de la marca del Promovente por parte de HM (no refutado por el Titular), la marca del Promovente es ampliamente conocida, la relación habida entre el Promovente y HM, el hecho de que ahora HM y Hernández Marrón sean competidores del Promovente, el posicionamiento del Promovente y la Red BDO a nivel mundial, y el uso dado entre enero del 2011 y septiembre del 2012 al nombre de dominio en disputa <bdo.com.mx> antes anotado.13
Al respecto, pareciera que el Titular dejó que el uso de los nombres de dominio en disputa se convirtiera en abusivo, en el sentido de aprovechamiento de los derechos de marca del Promovente, independientemente de la intención que hubiese tenido el Titular al registrarlos.
Por lo anterior, considerando en su conjunto lo planteado por las partes, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que los nombres de dominio en disputa <bdo.com.mx> y <bdo.mx> sean transferidos al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 8 de diciembre del 2014
1 De las constancias que obran en el expediente se desprende que existirían dos entidades distintas, una denominada Hernández Marrón y Cía, S.C. (“Hernández Marrón”) y otra denominada BDO Hernández Marrón y Cía, S.C (“HM”).
2 Anexos de la Solicitud: No. 10 capturas de pantalla de los archivos de Internet de las páginas web vinculadas con el nombre de dominio en disputa <bdo.com.mx> entre 2006 y 2010, No. 11 capturas de pantalla de las páginas web vinculadas con los nombres de dominio en disputa en 2014, y No. 13 capturas de pantalla de los archivos de Internet de las páginas web vinculadas con los nombres de dominio en disputa entre enero 2011 y septiembre 2012.
3 La Contestación se refiere expresamente a los anexos 4, 7, 8 y “principalmente” a los anexos 12, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.
4 El Titular no presentó mayor detalle ni prueba alguna de dichos procedimientos que alega haber ya iniciado. En vista de que la Política es una variante de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio) (“UDRP”), este Experto considera conveniente hacer notar que la Política y el Reglamento no contienen disposiciones similares a las establecidas en el párrafo 4(k) de la UDRP y párrafo 18(a) del Reglamento de la UDRP.
5 Véase el razonamiento seguido en Universidad Autónoma de Nuevo León c. Creatividad Internet Enlace S.A. y Jesús Ignacio Valdés Mendoza, Caso OMPI No. D2009-0385.
6 En vista de que la Política es una variante de la UDRP, este Experto considera conveniente referirse a algunas decisiones rendidas bajo procedimientos realizados conforme a la UDRP. Respecto a traducción de documentos, véanse Deutsche Telekom AG v. Oded Zucker, Caso OMPI No. D2004 0749 y Société Air France v. Mansour Elseify, DomainsNext.com, Caso OMPI No. D2005-0944.
7 En Deutsche Telekom AG v. Oded Zucker, Caso OMPI No. D2004 0749 se estableció: “the question here is not whether the Policy is excluded by the agreement, but rather whether the specific requirements of the Policy are satisfied having regard to the agreement and all other relevant circumstances. This is addressed below in considering the specific requirements of the Policy”.
8 Véase Ashley Furniture Industries, Inc. v. Maria Thelma Valverde Cañez, Caso OMPI No. DMX2011-0025.
9 En este sentido, este Experto nota los comentarios del Titular en la Contestación con respecto a la nulidad del registro marcario del Promovente.
10 Ver sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, (“WIPO Overview 2.0”)), disponible en “www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html”. Véase también Red Bull GmbH v. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2013-0006.
11 Véase Bank of Scotland Plc v. Giovanni Laporta, Yoyo.Email, Caso OMPI No. D2014-1539.
12 Véase Trend Micro Kabushiki Kaisha v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2010-0002: “en el sitio al que resuelve el nombre de dominio controvertido se ofrecen productos que compiten con los de la Promovente [...] Este uso no puede considerarse de buena fe, ni legítimo, ni leal”.
13 Véanse Grupo Ferrovial, S.A. v. Administración de Dominios de Internet, Caso OMPI No. DMX2007-0015; American Communications Network, Inc. c. Kaj Ellegaard, Caso OMPI No. DMX2014-0011; y Williams-Sonoma, Inc. v. Rafael Chavez, Caso OMPI No. DMX2012-0001. En Ferrari S.p.A. v. Ms. Lee Joohee (or Joo-Hee), Caso OMPI No. D2003-0882, se estableció: “Respondent has provided no evidence or suggestion of a possible legitimate use of the Domain Name. Thus, in the words of Telstra, it is not possible to conceive of any plausible actual or contemplated active use of the Domain Name by the Respondent that would not be illegitimate”.