Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Distribuidora de Textiles Avante, S.A. de C.V. v. Edwin Buendía
Caso No. DMX2012-0008
1. Las Partes
La Promovente es Distribuidora de Textiles Avante, S.A. de C.V., con domicilio en México, Distrito Federal, representada por Uhthoff Gomez Vega & Uhthoff, S.C., México.
El Titular es Edwin Buendía, con domicilio en Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <avastrahl.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México a través de Akky.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de julio de 2012. El 1 de agosto de 2012 el Centro envió a NIC México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, NIC México remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante y a la vez como contacto administrativo, técnico y de facturación, proporcionando al efecto sus datos de localización.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (“la Política LDRP” o simplemente “la Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando así comienzo al procedimiento el 10 de agosto de 2012. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 30 de agosto de 2012. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de septiembre de 2012.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 18 de septiembre de 2012, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia según dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa mexicana fundada en 1993 que se dedica a la fabricación de ropa, telas, elásticos e hilos y a su comercialización bajo diversas marcas primordialmente en México aunque no exclusivamente, según información disponible en su portal de Internet “www.avantetextil.com.mx”.
Para identificar y distinguir una de sus líneas de lencería, la Promovente tiene registrada en Austria desde el 21 de julio de 2011, la marca AVA STRAHL en la clase 25 del nomenclátor internacional.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 31 de julio de 2011. Al momento de dictarse esta Decisión, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo. Sin embargo, previo al inicio de este procedimiento, el nombre de dominio en disputa estuvo ligado a un sitio Web pornográfico bajo la dirección “http://lemonparty.org”, según fe de hechos notarial del 26 de abril de 2012 que ofrece el Promovente.
Antes de registrar el nombre de dominio en disputa, el Titular había registrado el 18 de abril de 2011 el nombre de dominio <avastrahl.com.mx>, mismo que la Promovente asegura le fue ofrecido en venta por el Titular y que la Promovente compró supuestamente al Titular a un precio de 1,000 euros por así convenir a sus intereses en ese momento.
Según el dicho de la Promovente, el Titular volvió a ofrecerle en venta tres nombres de dominio, incluyendo el nombre de dominio en disputa, y dos cuentas de Twitter no precisadas, por un precio de 8,000 euros, lo cual fue rechazado por la Promovente al estimar excesivo dicho monto y en su lugar decidió dar inicio al presente procedimiento administrativo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las principales afirmaciones y alegaciones en que la Promovente apoya la procedencia de su acción son las siguientes:
i. La Promovente es titular de de la marca AVA STRAHL en Austria y siguiendo los criterios adoptados por expertos en relación con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, conocida como “UDRP” por sus siglas en inglés, los derechos de marca de la Promovente se satisfacen con el simple hecho de contar con un registro marcario, sin importar la procedencia ni la fecha de concesión del mismo;
ii. La Promovente comercializa desde hace unos meses la marca AVA STRAHL en una de las principales tiendas departamentales en México de nombre “Liverpool” y dicha marca es publicitada en algunas de las principales revistas de sociales y moda en México;
iii. La Promovente mantiene portales de Internet bajo los nombres de dominio <avastrahl.com> y <avastrahl.com.mx> para promocionar su marca AVA STRAHL;
iv. El nombre de dominio es disputa es idéntico a la marca AVA STRAHL de la Promovente al punto de crear confusión, ya que se encuentra completamente comprendida en aquél;
v. Un análisis gráfico y fonético entre la marca de la Promovente y el nombre de dominio en disputa evidencia que no existe diferencia entre ambos signos que están compuestos exactamente por las mismas letras en el mismo orden, prueba de que el nombre de dominio en estudio crea confusión al consumidor;
vi. La incorporación del código territorial “.MX” en el nombre de dominio en disputa no evita que este sea idéntico en grado de confusión a la marca de la Promovente;
vii. La palabra “ava strahl” no tiene significado en ningún idioma y no es mas que la denominación que escogió la Promovente para representar su marca a nivel internacional para vender ropa interior femenina;
viii. El Titular no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa ni posee registros marcarios sobre la denominación “ava strahl” en ningún país del mundo, como tampoco tiene concedida licencia de uso alguna sobre la marca AVA STRAHL de la Promovente;
ix. El Titular no hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa al desviar a los consumidores a un sitio Web pornográfico y afectar la comercialización de los productos que ampara la marca AVA STRAHL;
x. La vinculación del nombre de dominio a un sitio Web pornográfico es evidencia del uso de mala fe de acuerdo a criterios de diversos Panelistas;
xi. El Titular registró con fines de lucro el nombre de dominio en disputa al ofrecérselo primero a la Promovente por una cantidad demasiado onerosa y al no tener éxito, al ponerlo en venta después en el propio sitio Web vinculado al mismo, perturbando así la actividad comercial de la Promovente al no permitirle anunciar correctamente su marca AVA STRAHL.
B. Titular
El Titular no contestó la Solicitud, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la UDRP referida anteriormente, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP ya que un sinnúmero de criterios sentados a propósito de esta última se encuentran disponibles en el sitio Web del Centro.
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
i El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
ii El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
C. Identidad o confusión
La Promovente funda su Solicitud en el registro marcario No. 263150 AVA STRAHL expedido por la oficina de marcas de Austria el 21 de julio de 2011, con fecha de presentación 26 de abril de 2011, en relación con diversas prendas de vestir comprendidas en la clase 25 del nomenclátor internacional.
La Promovente alega que el registro marcario austriaco antes referido es suficiente para acreditar derechos de marca en términos del artículo 1.a.i de la Política, según criterios reiterados por expertos en casos UDRP administrados por el Centro.
El Experto concurre con el argumento de la Promovente pero no con el sustento que invoca ya que la UDRP no precisa que la marca base de la acción esté registrada mientras que la Política sí lo hace.
Sin embargo, diversos expertos nombrados conforme a la Política han confirmado que el registro marcario en que descansa una Solicitud no forzosamente debe haberse expedido en México. Ver Milestone AV Technologies, LLC v. Carlos Quiroz Pastrana, Caso OMPI No. DMX2009-0015 (tratándose de marcas que sirvan de sustento a una Solicitud, la Política exige que las mismas se encuentren registradas, mas no necesariamente en México); y Lycos, Inc. v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019 (ordenando la transferencia del nombre de dominio en disputa sobre la base de un registro marcario estadounidense y otro comunitario exhibidos por el promovente).
Este criterio se mantiene vigente en el caso concreto aún cuando de forma poco ortodoxa, la Promovente acredita poseer una marca registrada en Austria pero demuestra un uso de la misma en México. Ello debido a que, por un lado, el registro marcario austriaco es lo suficientemente reciente como para presumir de buena fe un uso futuro de la marca AVA STRAHL en Austria, y por otro a que ante la falta de objeción del Titular, no le corresponde al Experto cuestionar la legitimidad del registro marcario en que se funda la acción. . No pasa inadvertido a este Experto que de acuerdo con la información pública disponible en el portal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y contrario a lo afirmado por la propia Promovente en el sentido de que la solicitud de registro en México de la marca AVA STRAHL se encuentra en trámite, dicha solicitud le fue negada el 30 de marzo de 2012 por razones que no incumben a este procedimiento.
El Experto realizó con fines de mejor proveer una visita de inspección al sitio Web de la Oficina de Marcas de Austria, accediendo a esta por medio del portal de la OMPI de bases de datos en línea de oficinas de marcas nacionales, y pudo corroborar la información registral que aparece en la copia del título de marca aportado por la Promovente.
Una vez esclarecidos los derechos de marca de la Promovente, procede efectuar el análisis del artículo 1.a.i de la Política, el cual se reduce a una comparación visual conjunta entre la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa y la marca registrada de la Promovente, a efecto de determinar si el primero se confunde lo suficiente con la segunda para justificar la pretensión de transferencia.
Al confrontar la marca AVA STRAHL con el radical “avastrahl” del nombre de dominio en disputa salta a la vista que este último recoge íntegramente y en exclusiva una denominación que no tiene más significado que como marca de la Promovente, lo que indefectiblemente acarrea la identidad que proscribe la Política, máxime cuando la única diferencia perceptible entre ambos signos es un espacio entre los términos AVA y STRAHL, mismo espacio que es técnicamente imposible de replicarse en un nombre de dominio.
En consecuencia, se tiene por superado el umbral del artículo 1.A.i de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio en disputa:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
De las actuaciones procesales se desprende que el Titular no es licenciatario de la marca AVA STRAHL de la Promovente ni tiene registros de marca propios sobre dicha denominación, ni es conocido corrientemente en ningún circuito por el nombre de dominio en disputa.
Lo anterior es suficiente para revertir la carga de demostrar derechos o intereses legítimos al Titular, a quien por su incomparecencia en este procedimiento debe tenérsele por confeso de su falta de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa a la luz de la Política. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).
El empleo que se ha dado al nombre de dominio en disputa al vincularlo a un sitio Web pornográfico es contrario a un uso de buena fe o a un uso legítimo y leal del mismo en términos del artículo 1.c)i) y iii) de la Política arriba transcrito. Ver Eric Cummings v. Sepuelveda Ventures, Caso NAF No. FA0110000100362 (el uso que se da a un nombre de dominio idéntico a la marca de un tercero para dirigirlo a un sitio pornográfico no constituye una oferta de buena de productos o servicios); y Mattel Inc v. Phayze Inc, Caso NAF No. FA0302000147303 (el uso de un nombre de dominio que denigre la marca de un tercero al desviar tráfico a un sitio Web para adultos que no guarde conexión lógica con el nombre de dominio no da lugar a derechos o intereses legítimos).
De esta manera, el Experto considera que se cumple la condición prevista en el artículo 1.A.ii de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b) de la Política establece enunciativa, mas no taxativamente, diversas causales de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
“i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un titulo reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”
La Promovente afirma que el Titular, vía correo electrónico, le ofreció en venta el nombre de dominio en disputa, tal como había hecho previamente con el nombre de dominio <avastrahl.com.mx>, mismo que asegura compró por así convenir a sus intereses en ese momento y por el que manifiesta haberle pagado 1,000 euros al Titular.
Sin embargo, llama la atención al Experto que no se hayan ofrecido como prueba dichos correos electrónicos citados textualmente por la Promovente y llama aún más la atención que los anexos enumerados en la Solicitud no hubiesen sido marcados o identificados de forma alguna en los archivos electrónicos transmitidos por la Promovente, con la consecuente dificultad para que el Experto localizara las pruebas referidas en la Solicitud, desde luego en perjuicio de la Promovente.
De tal suerte que no es posible tener por acreditado el ofrecimiento en venta del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, ni el precio de venta solicitado o alguna conducta similar previa. La Promovente pudo perfectamente haber exhibido el comprobante de pago por la compra del nombre de dominio en disputa <avastrahl.com.mx> pero no lo hizo.
En cambio, la Promovente acredita fehacientemente mediante fe de hechos notarial de fecha 17 de julio de 2012 que el nombre de dominio en disputa fue puesto en venta en el portal respectivo.
Esta conducta imputable al Titular, aunada al hecho probable de que la denominación “ava strahl” tenga una connotación exclusivamente marcaria como afirma la Promovente, hacen presumir al Experto que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe en el sentido de la Política.
Asimismo, la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa haya estado asociado a un sitio Web pornográfico bajo “http://lemonparty.org” hace inferir que dicho nombre de dominio fue registrado y usado de mala fe en el contexto de la Política. Ver Caledonia Motor Group Limited v. Amizon, Caso OMPI No. D2001-0860 (debido a que el nombre de dominio <caledonia-motors.com> por sí mismo no tiene una connotación sexual, la desviación de tráfico hacia un sitio pornográfico pone de manifiesto la intención del demandado de perturbar la actividad del demandante o empañar su reputación, lo que debe caracterizarse como registro y uso de mala fe en el sentido de la Política).
La inactividad actual en que está inmerso el nombre de dominio en disputa y la falta de una aplicación legítima aparente del mismo a partir de su registro confirma que el Titular ha usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Del conjunto de indicios probados e inferidos que han venido exponiéndose se acredita que el nombre de dominio en disputa fue registrado y ha venido usándose de mala fe por el Titular.
En estas condiciones, el Experto estima satisfecho el supuesto del artículo 1.A.iii de la Política.
7. Decisión
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 1.g)ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se ordena que el nombre de dominio en disputa <avastrahl.mx> sea transferido a la Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 19 de octubre de 2012