World Intellectual Property Organization

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Grupo de Expertos

Burberry Limited v. L.R.D.F.

Caso No. DMX2011-0028

1. Las Partes

La Promovente es Burberry Limited con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“Inglaterra”), representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., México.

El Titular es L.R.D.F. (quien es conocido como, Luis Rodríguez de Francia) con domicilio en, Asunción, Paraguay.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <burberry.com.mx> y <burberry.mx>.

El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de septiembre de 2011. El 13 de septiembre de 2011 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 14 de septiembre de 2011 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular nombrado en la Solicitud es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 27 de septiembre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de octubre de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 18 de octubre de 2011.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 1 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente, Burberry Limited, es una sociedad constituida con arreglo a las leyes de Inglaterra, con domicilio social en Inglaterra, que se dedica entre otras actividades, al diseño, manufactura y comercialización a nivel internacional de todo tipo de cosméticos, perfumes, joyas, relojes, bolsos, carteras, maletas, talabartes, vestuario, calzado y sombrerería, productos que son distinguidos mundialmente bajo la marca BURBERRY.

La Promovente es titular en México de los siguientes registros de marca otorgados a su favor por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”):

Registro de marca No. 683854, BURBERRY, en la clase 3 internacional, de fecha 29 de enero de 2001;

Registro de marca No. 769218, BURBERRY, en la clase 9 internacional, de fecha 19 de noviembre de 2002;

Registro de marca No. 406402, BURBERRY, en la clase 14 internacional, de fecha 20 de febrero de 1992;

Registro de marca No. 406404, BURBERRY, en la clase 18 internacional, de fecha 20 de febrero de 1992;

Registro de marca No. 406405, BURBERRY, en la clase 25 internacional, de fecha 20 de febrero de 1992.

Conforme a la documentación aportada por la Promovente, todas las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y surtiendo plenos efectos.

Asimismo, la Promovente es titular del nombre de dominio <burberry.com> registrado el 17 de enero de 1997.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Titular en las siguientes fechas, de conformidad con la información que fue proporcionada al Experto:

<burberry.com.mx> registrado el 31 de marzo de 2007

<burberry.mx> registrado el 31 de mayo de 2009

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3(b)(viii)(1) del Reglamento, la Promovente hace valer y acredita que cuenta con los siguientes registros de marca en México:

Marca: BURBERRY

Número de Registro: 683854

Fecha de Solicitud: 30 de octubre de 2000

Fecha de Registro: 29 de enero de 2001

Vigencia Actual: 30 de octubre de 2020

Clase: 3 Internacional

Productos: Preparaciones de tocador no medicadas, perfumes, preparaciones cosméticas para los dientes y para el cabello, jabones, champús, antitranspirantes, agua de colonia y agua de tocador, aceites esenciales, preparaciones para afeitar, combinación de fragancias a partir de una mezcla de pétalos de flores deshidratados.

Marca: BURBERRY

Número de Registro: 769218

Fecha de Solicitud: 23 de octubre de 2002

Fecha de Registro: 19 de noviembre de 2002

Vigencia Actual: 23 de octubre de 2012

Clase: 9 Internacional

Productos: Anteojos de sol, anteojos de sol y anteojos y anteojos protectores combinados, anteojos protectores, anteojos graduados, anteojos ópticos, armazones y lentes ajustados para los artículos antes mencionados; estuches y sujetadores para los artículos antes mencionados; partes y accesorios para todos los artículos antes mencionados; estuches y sujetadores para computadoras portátiles y teléfonos móviles.

Marca: BURBERRY

Número de Registro: 406402

Fecha de Solicitud: 24 de agosto de 1990

Fecha de Registro: 20 de febrero de 1992

Vigencia Actual: 24 de agosto de 2020

Clase: 14 Internacional

Productos: Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería y piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Marca: BURBERRY

Número de Registro: 406404

Fecha de Solicitud: 24 de agosto de 1990

Fecha de Registro: 20 de febrero de 1992

Vigencia Actual: 24 de agosto de 2020

Clase: 18 Internacional

Productos: Cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas guarniciones (talabartería).

Marca: BURBERRY

Número de Registro: 406405

Fecha de Solicitud: 24 de agosto de 1990

Fecha de Registro: 20 de febrero de 1992

Vigencia Actual: 24 de agosto de 2020

Clase: 25 Internacional

Productos: Vestuario, calzado, sombrerería.

Apunta la Promovente que los nombres de dominio <burberry.com.mx> y <burberry.mx> en disputa, creados el 31 de marzo de 2007 y el 31 de mayo de 2009, respectivamente, son gráfica, fonética y conceptualmente idénticos a la marca BURBERRY registrada ante el IMPI bajo los registros Nos. 683854, 769218, 406402, 406404, y 406405, para distinguir productos contenidos en las clases 3, 9, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida en virtud del Arreglo de Niza.

La Promovente incluye un cuadro comparativo entre la marca BURBERRY y los nombres de dominio en disputa, con base en el cual indica que se puede observar que la denominación que conforma a los registros de marca Nos. 683854, 769218, 406402, 406404, y 406405, todos ellos de marca BURBERRY es reproducida íntegramente dentro de los nombres de dominio en disputa propiedad de L.R.D.F. conocido como Luis Rodríguez de Francia, por lo que resulta inobjetable que, en la especie, se actualiza la identidad entre los nombres de dominio en disputa y la marca registrada propiedad de Burberry Limited.

Para una mejor comprensión de la identidad existente entre los nombres de dominio en disputa y las marcas registradas propiedad de la Promovente, la Promovente lleva a cabo un análisis comparativo entre la marca BURBERRY y los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx>, la cual realiza desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual, con el cual queda establecida la identidad, más allá de que a simple vista los nombres de dominio en disputa incorporan de manera íntegra la marca de la Promovente.

En adición al anterior análisis, la Promovente señala que resulta intrascendente la adición del dominio de primer nivel ".com" (gTLD por sus siglas en inglés) y del código de país ".mx" (ccTLD por sus siglas en inglés) como elemento de distinción de los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx> que se analizan, pues tal y como lo han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Política LDRP, la adición de un dominio genérico de nivel superior y/o del código territorial carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a los nombres de dominio en disputa de la marca de la Promovente, pues no cumple con la función de identificar a un determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios, para lo cual la Promovente cita los siguientes casos: Liz Claiborne, Inc. v. Jung Hyun Shin, Caso OMPI No. DMX2009-0006; Western Digital Technologies, lnc. v. Cybecorp, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2009-0012, Trend Micro Kabushiki Kaisha v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2010-0002, y Mattel, Inc. v. Luis Rodríguez de Francia, Caso OMPI No. DMX2008-0003.

Por ello, concluye la Promovente, en razón de que los nombres de dominio en disputa <burberry.mx> y <burberry.com.mx> fueron creados el 31 de mayo de 2009 y el 31 de marzo de 2007, respectivamente, y al ser a la marca BURBERRY, respecto de la cual la Promovente tiene derechos exclusivos en las clases 3, 9, 14, 18 y 25, han quedado debidamente acreditados los extremos previstos en el Artículo 1,a),i., de la Política y Artículo 3B.,viii.,1.) del Reglamento, consistente en que los nombres de dominio en disputa son idénticos a las marcas de productos registradas y respecto de las cuales, la Promovente tiene derechos.

2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.2) del Reglamento, la Promovente describe los motivos por los que debe considerarse que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, argumentando lo siguiente:

En primer término, indica la Promovente en relación con este punto, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, en razón de que no es licenciatario autorizado por Burberry Limited para utilizar la denominación BURBERRY, ni tiene derecho de propiedad intelectual alguno sobre dicha denominación en México.

A mayor abundamiento, considera importante destacar la Promovente que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio <burberry.com.mx> y <burberry.mx> en la medida en que no podrá justificar razón legítima alguna para adoptarlos, ya que no cuenta con la titularidad de ningún registro marcario con dicha denominación, ni mucho menos, de uno que ostente una fecha legal anterior al 29 de enero de 2001 y/o al 19 de noviembre de 2002 y/o al 20 de febrero de 1992, fechas en que se concedieron a Burberry Limited los registros Nos. 683854, 769218, 406402, 406404 y 406405 para la marca BURBERRY en México, teniendo en cuenta que los nombres de dominio en disputa <burberry.mx> y <burberry.com.mx> fueron registrados el 31 de mayo de 2009 y el 31 de marzo de 2007, respectivamente.

La Promovente indica que toda vez que de la búsqueda realizada en el "Sistema de Consulta Externa sobre Información de Marcas - MARCANET" del IMPI con fecha 9 de septiembre de 2011, se aprecia que no existe ningún registro marcario concedido o en trámite a nombre de L.R.D.F. conocido como Luis Rodríguez de Francia, es dable concluir que el actual Titular de los nombres de dominio en disputa, no tiene derechos o intereses legítimos respecto de éstos.

Considerando que la marca BURBERRY fue registrada en México para distinguir productos contenidos en las clases 3, 9, 14, 18 y 25, con fechas 29 de enero de 2001, 19 de noviembre de 2002 y 20 de febrero de 1992, respectivamente; mientras que los nombres de dominio en disputa fueron registrados el 31 de mayo de 2009 y 31 de marzo de 2007, resulta evidente que estos últimos no pueden permanecer a nombre del Titular, en razón de que es la Promovente quien, con motivo del reconocimiento previo y exclusivo de sus derechos respecto a la denominación BURBERRY a nivel internacional, está en posición de exigir la transferencia de dichos nombres de dominio a su favor para ofrecer a los consumidores finales por ese conducto, los productos que fabrica y comercializa en México y respecto de los cuales ha sido conocida no solo en México sino a nivel internacional.

Por otro lado, argumenta la Promovente, que es preciso destacar que el Titular de los nombres de dominio en disputa no tiene derechos o intereses legítimos sobre de éstos, ya que no ha hecho un uso real o de buena fe de los mismos, pues tal como se puede desprender de las impresiones contenidas en el Anexo 6 de la Solicitud, los nombres de dominio en disputa:

“(a) se encuentran "estacionados" en el sitio de Internet “www.sedo.com” lo que demuestra, tal y como lo han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Política LDRP (Ver, mutatis mutandis, Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C. V., Caso OMPI No. DMX2009-0012, que el Titular no tiene intereses legítimos o leales, y

(b) tienen como contenido vínculos o enlaces de sitios que ofrecen productos que compiten con aquellos distinguidos bajo la marca BURBERRY, propiedad del Promovente, en las clases 3, 9, 14, 18 y 25 y, que como lo han sostenido diversos Grupos de Expertos (Trend Micro Kabushiki Kaisha v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2010-0002) tienen como fin dirigir o desviar a los usuarios de Internet que los visitan a los enlaces que aparecen patrocinados que son propiedad de diversos competidores del Promovente, lo que no puede considerarse como un uso de buena fe, ni legítimo, ni leal“.

Por lo anterior, es evidente que con los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx> al desviar a los consumidores al sitio que debería estar patrocinado por la Promovente al de diversos competidores, se está logrando además empañar el buen nombre de Burberry Limited y su marca BURBERRY, causando engaño a los consumidores (Ver, mutatis mutandis, Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C. V., Caso OMPI No. DMX2009-0012).

Finalmente, es preciso acentuar que el Titular de los nombres de dominio <burberry.com.mx> y <burberry.mx>, es decir, L.R.D.F. conocido como Luis Rodríguez de Francia, no ha sido conocido corrientemente por los nombres de dominio en disputa y/o por la denominación BURBERRY, indica la Promovente.

Por lo que concluye la Promovente en este punto indicando que el Titular de los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx> no tiene derechos o intereses legítimos respecto de dichos nombres de dominio.

3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.3) del Reglamento, la Promovente hace valer sus argumentos respecto de que los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala, conforme a lo siguiente:

En cuanto a los motivos por los que debería considerarse que los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx> han sido registrados y utilizados de mala fe, la Promovente destaca el hecho de que al haber sido solicitados hasta el 31 de marzo de 2007 y el 31 de mayo de 2009,, respectivamente, esto es, por lo menos varios años después al 29 de enero de 2001 y/o al 19 de noviembre de 2002 y/o al 20 de febrero de 1992, fechas en que se concedieron a Burberry Lmited, los registros Nos. 683854, 769218, 406402, 406404 y 406405 para la marca BURBERRY en México, respectivamente; es evidente que el Titular lo solicitó para aprovecharse del prestigio y fama que, hoy por hoy, distingue en México y a nivel internacional a los productos que bajo esa denominación manufactura y comercializa Burberry Limited con los principales propósitos de, por un lado, vender, alquilar o ceder, los nombres de dominio en disputa a la Promovente por un valor que supera los costos diversos que están relacionados con los nombres de dominio en disputa, o bien impedir a la Promovente que refleje su marca en los nombres de dominio en disputa.

En efecto, considera la Promovente, tal como se demuestra de las impresiones de los nombres de dominio en disputa, que éstos se encuentran "estacionados" en el sitio de Internet “www.sedo.com”.

Como consecuencia de ello, la Promovente, a través de sus apoderados, como consta en el expediente, a sabiendas de que los nombres de dominio en disputa se encontraban en subasta contactó a su Titular con fecha 15 de febrero de 2011, a fin de manifestarle la existencia, entre otros, de los registros de marca detallados en el presente procedimiento para la marca BURBERRY en México y solicitarle la cancelación o transmisión de los nombres de dominio en disputa, a lo que respondió su Titular el día 22 de febrero de 2011 que requería de una oferta económica por ellos.

En respuesta a ello, la Promovente con fecha 25 de febrero de 2011, informó al Titular, entre otras cosas, que estaba dispuesto a reembolsar los gastos en los que incurrió por el registro de los nombres de dominio en disputa, a lo que el Titular respondió el día 26 de febrero de 2011, informando que solicitaba la cantidad de USD1,500.00 Dólares de los Estados Unidos de América por los dos nombres de dominio e informaba que pretendía usar dichos nombres de dominio para vender productos BURBERRY usados.

Con fecha 3 de marzo de 2011, la Promovente informó al Titular que estaba dispuesto a ofrecer la cantidad de USD130.00 Dólares de los Estados Unidos de América, como reembolso por los gastos incurridos en la obtención de los nombres de dominio en disputa, sin embargo a la fecha de presentación de la Solicitud, la Promovente no había recibido respuesta alguna.

Por ello, considera la Promovente, que es evidente la mala fe del titular al haber registrado los nombres de dominio con el fin de vender, alquilar o ceder éstos a la Promovente por un valor que supera los costos relacionados con el registro de los nombres de dominio en disputa.

Por otro lado, la Promovente considera que, debido a que la denominación BURBERRY es una denominación que no tiene otro significado o función más que como marca de la Promovente al ser parte de su denominación social, así como al hecho de que dicha marca es internacionalmente reconocida en el comercio para distinguir productos de las clases 3, 9, 14, 18 y 25, es inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca BURBERRY al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, máxime que los registros marcarios de la Promovente en México fueron otorgados con varios años de anticipación a la fecha de solicitud de los nombres de dominio en disputa.

Por lo que, tomando en consideración lo anterior, y la imposibilidad de atribuir otra connotación a la marca BURBERRY, es de advertirse que no puede haber un uso de los nombres de dominio en disputa de buena fe por parte del Titular en el caso concreto, máxime cuando esta persona, es decir, L.R.D.F. conocido como Luis Rodríguez de Francia, ha registrado diversos nombres de dominio, entre los que se encuentran los que se enlistan a continuación:

<semar.com.mx>

<citrix.com.mx>

<urbi.com.mx>

<yugioh.com.mx>

<viauno.com.mx>

<mattel.com.mx>

Respecto de este último dominio, es decir, el nombre de dominio <mattel.com.mx> cabe mencionar que el 27 de junio de 2008, el Grupo de Expertos en Mattel, Inc. c. Luis Rodríguez de Francia, Caso OMPI No. DMX2008-0003, resolvió transferir el nombre de dominio, pues se había demostrado que su titular, es decir, el señor Luis Rodríguez de Francia lo había registrado de mala fe.

Lo anterior, demuestra que el Titular de los nombres de dominio en disputa ha desarrollado una conducta de mala fe al obtener diversos nombres de dominio incluidos los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx> y tratar de impedir que la Promovente refleje su marca en dichos nombres de dominio con la extensión ".mx" y ".com.mx".

Adicionalmente, la Promovente argumenta que se han usado de manera intencionada los nombres de dominio en disputa con el fin de atraer con el ánimo de lucro y desviar a usuarios de Internet a los sitios de diversos competidores de Burberry Limited, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente.

Asimismo, como consta en las páginas web asociadas a los nombres de dominio en disputa, en éstas se encuentran contenidos anuncios y/o ligas de competidores de la Promovente que provocan que los usuarios de Internet acudan a sitios de competidores, donde evidentemente se comercializan productos que son competencia de aquellos identificados bajo la marca BURBERRY, obteniendo el Titular de los nombres de dominio en disputa una ganancia económica por esto.

Derivado de lo anterior, es clara la mala fe del Titular de los nombres de dominio en disputa, pues el "estacionamiento" de éstos en el sitio se ha hecho con el único fin de atraer de manera intencionada con ánimo de lucro, usuarios de Internet a sitios de competidores de Burberry Limited, creando la posibilidad de que exista confusión en cuanto al patrocinio, afiliación o promisión de los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx>, cuestión que dicho sea de paso, ha sido reconocida como un acto de mala fe por diversos Grupos de Expertos (Ver, mutatis mutandis, Liz Claiborne, Inc. v. Jung Hyun Shin, Caso OMPI No. DMX2009-0006 y Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C. V., Caso OMPI No. DMX2009-0012).

Derivado de lo anteriormente expuesto, la Promovente considera que ha demostrado a lo largo de la Solicitud que los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx> fueron registrados y se han utilizado de mala fe por parte de su Titular.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

El Titular, al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el Registrador, por lo que se ha sometido a sus disposiciones, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales de este procedimiento.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado en tiempo un escrito formal de contestación a la Solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):

“(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos

Los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx>, registrados por el Titular son idénticos a la marca registrada BURBERRY, sobre la cual tiene derechos la Promovente, la cual es seguida únicamente por los códigos de país (ccTLD) “.com.mx” y “.mx”, en cada caso. En este sentido, es importante considerar que la adición de los códigos de país “.com.mx” y “.mx” no son descriptivas y no alteran el valor de la marca representada en los nombres de dominio en disputa.

Adicionalmente, los términos “.com.mx” y “.mx” son un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código de país y no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:

“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro”.

El Experto, basado en los argumentos de la Promovente, considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o interés legítimo con respecto a los nombres de dominio en disputa, ni que los utilice en relación con el ofrecimiento de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i) de la Política.

La Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca BURBERRY, con fecha anterior a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular.

El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro de los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx>, los cuales comprenden en su totalidad la marca BURBERRY.

No hay tampoco evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “burberry”, “burberry.com.mx” o “burberry.mx”. El nombre del Titular es, según la información contenida en la base de datos pública WhoIs correspondiente al nombre de dominio en disputa, L.R.D.F. o Luis Rodríguez de Francia.

Tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal o no comercial por parte del Titular de los nombres dominio en disputa, sin intención de desviar a usuarios de Internet.

Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en el párrafo 1.c) de la Política y, por tanto, el Experto considera que la Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.

El Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado los nombres de dominio en disputa de mala fe, particularmente en virtud de que los nombres de dominio en disputa han sido registrados con el fin de impedir que el titular de las marcas registradas refleje sus denominaciones en un nombre de dominio correspondiente; así como al haber registrado los nombres de dominio en disputa de mala fe con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente.

Adicionalmente, el Experto considera que la Promovente presentó información y documentación sustancial que comprueba sus alegatos y sus derechos legítimos respecto de la marca BURBERRY, lo que deriva en que, al analizar el caso se ha encontrado cuestionable la adquisición de los nombres de dominio en disputa por el Titular. Conforme a ello, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa han sido registrados de mala fe.

El Titular no ha proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado o realizar preparativos para usar los nombres de dominio en disputa <burberry.mx> y <burberry.com.mx> de buena fe.

El Titular no ha presentado un Escrito de Contestación a la Solicitud, ni ha intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones de la Promovente.

Por otro lado, es importante considerar que el Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa para la práctica conocida como “pay-per-click”, conforme se desprende del propio contenido de los sitios reflejado en los nombres de dominio en disputa, que en este caso también constituye un elemento para acreditar el uso de mala fe, tal como se ha venido considerando en otras resoluciones bajo la Política LDRP, tales como TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2011-0004, entre otros.

Tomando lo anterior en consideración, no es posible concebir ningún uso activo de buena fe, existente o propuesto, de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular, que no resultase ilegítimo, como pudiera ser el engaño al público consumidor.

Por tanto, el Experto no encuentra circunstancias que permitan afirmar que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o sean utilizados de buena fe y por lo tanto concluye que los mismos han sido registrados y utilizados de mala fe.

Se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimiento legal ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con los nombres de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <burberry.com.mx> y <burberry.mx> sean transferidos a la Promovente.

Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 15 de noviembre de 2011

 

Explore WIPO