Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
LEGO Juris A/S v. Daniel Korzeniewski / Registration Private
Caso No. DMX2011-0021
1. Las Partes
La Promovente es LEGO Juris A/S con domicilio en Billund, Dinamarca, representada por Melbourne IT Digital Brand Services, Suecia.
El Titular es Daniel Korzeniewski / Registration Private, con domicilio en Miami, Florida, y Scottsdale, Arizona, de Estados Unidos de America, respectivamente.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <legoshop.com.mx>.
El registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, Inc.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de julio de 2011. El 22 de julio de 2011 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de julio de 2011 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 1 de agosto de 2011 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por NIC-México, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. Dicha enmienda fue presentada ante el Centro el 9 de agosto de 2011.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la enmienda a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de agosto de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de septiembre de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 2 de septiembre de 2011.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 22 de septiembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fecha 26 de septiembre de 2011, el Promovente remitió al Centro un comunicado por correo electrónico en que relacionaba otro Caso OMPI, enfrentando a las mismas partes, en el que el GoDaddy.com, Inc, una vez notificada la demanda, divulgó la información del registro privado y revelando los datos del verdadero titular del nombre de dominio en disputa.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por el Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
El Promovente es titular, conforme lo relaciona en los Anexos 4 y 5 de la Solicitud, de una gran cantidad de registros de marca a nivel mundial respecto de la marca LEGO, incluyendo el registro de marca número 356450, para la marca LEGO en México.
El Promovente, LEGO Juris A/S, con sede en Dinamarca, es el propietario de la marca LEGO y de todas las otras marcas comerciales relacionadas con esta marca de juguetes de construcción y otros productos.
El Promovente y los titulares de su licencia (colectivamente “el Grupo de Empresas LEGO” o “el Grupo LEGO”), incluidos sus predecesores, comenzaron a utilizar la marca LEGO en los Estados Unidos. durante 1953 para identificar los juguetes de construcción que fabricaban y vendían.
Con el paso de los años, el negocio de fabricación y venta de los juguetes de la marca LEGO ha crecido considerablemente. Buen ejemplo de esto es que los ingresos del Grupo LEGO en 2009 fueron de más de 2,800 millones de dólares. El Promovente tiene empresas subsidiarias y sucursales en todo el mundo, y los productos LEGO se venden en más de 130 países, incluido México.
El Promovente es también propietario de más de 1,000 nombres de dominio que contienen la palabra “Lego”, incluido <lego.com.mx>.
La marca comercial LEGO es una de las más conocidas en el mundo, en parte debido a décadas de amplia publicidad, principalmente mediante la representación de la marca en todos los productos, paquetes, carteles, anuncios y materiales promocionales. Por ello, la marca LEGO se considera famosa. El Promovente anexa a la Solicitud una lista oficial de las 500 Supermarcas principales de 2009 y 2010, emitida por Superbrands UK, organización que investiga y publica las principales marcas del mundo seleccionadas por consumidores y expertos, y en la que LEGO aparece en el puesto número 8 de las marcas más famosas del mundo.
El Grupo LEGO ha extendido el uso de la marca registrada LEGO a, entre otros, hardware y software informáticos, libros, vídeos y juegos de construcción robotizados controlados por ordenador. El Grupo LEGO también mantiene un extenso sitio Web con el nombre de dominio <lego.com>, al que se redirige desde <lego.com.mx>.
El Promovente señala que la marca LEGO tiene unas características distintivas sustanciales inherentes y adquiridas. En toda la Comunidad se considera que LEGO es una marca muy conocida. Según las provisiones del Artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“CP”), confirmadas y extendidas en el Artículo 16.2 y el Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“Acuerdo ADPIC”), ser una marca registrada conocida otorga al propietario el derecho de impedir su uso o de denominaciones similares cuando eso pueda llevar a confusión, en relación con cualquier producto o servicio (sin importar la lista de productos o servicios para los que la marca esté registrada). Por ello, la protección de LEGO no se circunscribe solo a juguetes o productos parecidos a juguetes.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 29 de septiembre de 2010, de conformidad con la información que fue proporcionada al Experto.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3(b)(viii)(1) del Reglamento, el Promovente hace valer y acredita que cuenta con el siguiente registro de marca en México
Marca: LEGO
Número de Registro: 356450
Fecha de Solicitud: 16 de noviembre de 1987
Fecha de Registro: 7 de diciembre de 1988
Vigencia Actual: 16 de noviembre de 2012
Clase: 22 Nacional, Reclasificada en clases 9, 12, 18, 20, 22 y 28 Internacionales
Productos: Clase 9.- guantes, tapones para oídos y trajes para inmersión.
Clase 12.- solo asientos para niños en vehículos, carreolas y remos.
Clase 18.- mochilas para excursionismo.
Clase 20.- solo sacos de dormir a la intemperie.
Clase 22.- solo toldos para tiendas de campaña y tiendas de campaña.
Clase 28.- juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte, (excepto equipos de inmersión, sacos de dormir a la intemperie, toldos, tiendas de campaña y remos), naipes.
El Promovente apunta que la parte preponderante del nombre de dominio en disputa <legoshop.com.mx> comprende la palabra LEGO, que es idéntica a la marca registrada LEGO y que ya registró el Promovente como marca registrada y nombre de dominio en numerosos países de todo el mundo, incluyendo México, como se ha expuesto anteriormente.
La fama de la marca registrada, como bien indica el Promovente, se ha confirmado en muchas decisiones previas del Centro, de las cuales cita el Promovente las siguientes; LEGO Juris A/S v. Rampe Purda, Caso OMPI No. D2010-0840, “[…] LEGO es reconocible al instante como una marca de fama mundial […]”; LEGO Juris A/S v. Domain Administrator, Caso OMPI No. D2010-1260, “La parte dominante de los nombres de dominio en disputa incorporan la palabra “LEGO”, que ha sido registrada por el Promovente como marca y nombre de dominio […]”; y LEGO Juris A/S v. Reginald Hastings Jr, Caso OMPI No. D2009-0680, “LEGO es una marca que disfruta de gran reputación en el campo de los juguetes de construcción populares entre los niños.”
Continúa el Promovente considerando que el nombre de dominio en disputa es similar a la mundialmente famosa marca registrada LEGO, pudiendo llevar a confusión. El añadido del sufijo “shop” no es relevante y no tiene impacto en la impresión general de la parte preponderante del nombre de dominio en disputa, es decir “LEGO”, que es instantáneamente reconocible al ser una marca registrada famosa en todo el mundo.
En Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Rojeen Rayaneh, Caso OMPI No. D2004-0488, se estableció como precedente que la similitud que puede llevar a confusión se reconoce generalmente cuando las marcas registradas conocidas van unidas a diferentes tipos de prefijos y sufijos genéricos.
En este sentido, indica el Promovente, el añadido del dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) “.com.mx” no tiene ningún impacto en la impresión general de la porción preponderante del nombre de dominio en disputa y es irrelevante para determinar la confusión que produce la similitud entre la marca registrada y el mencionado nombre de dominio, véase por ejemplo Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2010-0007 y Universidad Autónoma de Nuevo León v. Richard Dib Redondo, Caso OMPI No. DMX2010-0006. Por ello, el ccTLD “.com.mx” no tiene relevancia legal ya que el uso del ccTLD es técnicamente necesario para operar el nombre de dominio en disputa.
Considera el Promovente que toda persona que ve el nombre de dominio en disputa puede confundirlo con un nombre relacionado con el Promovente. La posibilidad de la confusión incluye una asociación obvia con la marca registrada del Promovente. Con referencia a la reputación de la marca registrada LEGO, hay un riesgo considerable de que el público perciba el nombre de dominio en disputa del Titular como perteneciente al Promovente o que se intuya algún tipo de relación comercial con el mismo. La marca registrada también corre riesgo de verse afectada al relacionarse con un sitio Web. Al usar la marca registrada como parte dominante del nombre de dominio en disputa, el Titular se aprovecha del buen nombre y la imagen de la marca registrada, lo que puede provocar dilución y otros daños a la marca registrada del Promovente. Las personas que vean el nombre de dominio en disputa, incluso sin ser conscientes del contenido, podrían pensar que está de algún modo relacionado con el Promovente, (“confusión de interés inicial”).
En resumen, indica el Promovente, el Promovente es el propietario de la marca registrada conocida LEGO. El nombre de dominio en disputa es claramente similar a la marca registrada del Promovente, LEGO, lo que puede llevar a confusión. El sufijo “shop” no modifica la impresión general y el nombre de dominio en disputa debe considerarse como similar pudiendo llevar a confusión con la marca registrada del Promovente.
2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.2) del Reglamento, el Promovente describe los motivos por los que debe considerarse que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, argumentando lo siguiente
El Promovente no ha encontrado que el Titular tenga marcas registradas o nombres comerciales que correspondan con el nombre de dominio en disputa. El Promovente tampoco ha encontrado nada que sugiera que el Titular haya usado LEGO de otro modo que pudiera darle derechos legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Por ello, el Titular no puede exigir ningún derecho sobre su uso común.
Conforme a lo apuntado por el Promovente, éste no ha dado ningún tipo de licencia ni autorización al Titular para el uso de la marca registrada LEGO. En Guerlain S.A. v. PeiKang, Caso OMPI No. D2000-0055, el experto estableció que en ausencia de licencia o permiso del Demandante para el uso de sus marcas registradas, o para solicitar o utilizar un nombre de dominio que incorpore esas marcas registradas, está claro que no puede alegarse buena fe ni el uso legítimo del nombre de dominio por parte del Demandado. El Titular, conforme a lo dicho por el Promovente, no es vendedor autorizado de los productos del Promovente y nunca ha tenido relación comercial con éste. En el caso Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Ron Anderson, Caso OMPI No. D2004-0312, el experto señaló esto como un factor al encontrar un interés no legítimo en el Demandado.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 29 de septiembre de 2010. El mero registro de un nombre de dominio no da al propietario ningún derecho o interés legítimo con respecto al mismo.
Apunta el Promovente que es muy poco probable que el Titular no conociera los derechos legales del Promovente sobre la marca LEGO en el momento del registro. Resulta obvio que la fama de la marca registrada motivó al Titular para registrar el nombre de dominio en disputa. Por ello, el Titular no puede alegar haber usado la palabra “LEGO” sin ser consciente de los derechos del Promovente sobre dicha marca. Esto, entre otras cosas, prueba que los intereses del Titular no pueden haber sido legítimos. LEGO es una marca famosa en todo el mundo y en Deutsche Bank AG v. New York TV Show Tickets, Inc., Caso OMPI No. D2001-1314, se estableció que cualquier uso de una marca registrada en el nombre de dominio viola los derechos del propietario de la misma. El experto estableció que dada la notoriedad de la marca del Demandante, Deutsche Bank, cualquier uso que el Demandado hiciera del nombre de dominio, como aquí, con la incorporación de la marca del Demandante, Deutsche Bank Mark, u otra similar que pudiera llevar a confusión, violaría los derechos exclusivos que el Demandante tiene desde hace tiempo sobre su marca.
Apunta el Promovente que el Titular no utiliza al día de la presentación de la Solicitud el nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta legítima de bienes o servicios. En cambio, el Titular ha elegido intencionadamente un nombre de dominio basado en una marca registrada para generar tráfico a un sitio Web que muestra enlaces patrocinados hacia varias tiendas en línea en las que se ofrecen los productos del Promovente, así como de sus competidores, conforme lo acredita con las pruebas que anexa a la Solicitud. El uso del nombre de dominio en disputa para enlaces patrocinados no es un uso legítimo, como se ve en anteriores casos del Centro que incluyen la marca LEGO, por ejemplo, LEGO Juris A/S v. J.h.Ryu, Caso OMPI No. D2010-1156, en los que, además, el uso que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa para patrocinar enlaces a publicidad de pago no está en relación con una oferta legítima de bienes o servicios, lo que también se discute en LEGO Juris A/S v. Jan Cerny/ Privacy--Protect.org Privacy--Protect.org, Caso OMPI No. D2010-0707.
No se han encontrado evidencias, apunta el Promovente, de que el Titular utilice el nombre de dominio en disputa como nombre de empresa ni de que tenga ningún derecho legal sobre el nombre “LEGO”. El Titular intenta vivir a costa de la marca mundialmente famosa del Promovente. En el caso Drexel University v. David Brouda, Caso OMPI No. D2001-0067, el experto estableció que no se considera que se creen derechos o intereses legítimos cuando el usuario del nombre de dominio en cuestión lo haya elegido para intentar dar la impresión de estar asociado con el Demandante.
Concluye el Promovente este punto indicando que, en referencia con lo anteriormente mencionado, el Titular no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa.
3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.3) del Reglamento, el Promovente hace valer sus argumentos respecto de que los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala, conforme a lo siguiente
La marca registrada LEGO, en relación con juguetes, que pertenece al Promovente, se considera una marca conocida y famosa, con una reputación sustancial y extendida ampliamente en la Comunidad y el mundo, indica el Promovente. Toda la Comunidad considera que la marca LEGO es reconocida de manera significativa y sustancial. El número de registros de nombres de dominio de terceros que incluyen la marca registrada LEGO en combinación con otras palabras ha aumentado exponencialmente en los últimos años (como muestra, véanse los ejemplos de los casos OMPI LEGO Juris A/S v. Nasirudin, EazySmart.com / PrivacyProtect.org, Domain Admin, Caso OMPI No. D2011-0617; LEGO Juris A/S v. Owen Jones, Caso OMPI No. D2011-0537; LEGO Juris A/S v. Xianbin Chen/ Joel Carver, Caso OMPI No. D2011-0505; LEGO Juris A/S v. Bridge Port Enterprises Limited / Whois Privacy Services Pty Ltd., Caso OMPI No. D2011-0442; LEGO Juris A/S v. Probuilders, Caso OMPI No. D2011-0226; LEGO Juris A/S v. Private Private, Caso OMPI No. D2010-2191; LEGO Juris A/S v. AbdiPraja, Caso OMPI No. D2010-2178; LEGO Juris A/S v. Communikas LLC, Caso OMPI No. D2010-2115; LEGO Juris A/S v. Wyntergreen.ca, Caso OMPI No. D2010-2101; LEGO Juris A/S v. lego building co, LEGO Juris A/S v. Multi-Medija Studio, Caso OMPI No. D2010-2043; LEGO Juris A/S v. William Stehlin, Caso OMPI No. D2010-2042; LEGO Juris A/S v. yanghuitong, Caso OMPI No. D2010-2030; LEGO Juris A/S v. Maho Jakotyc, Caso OMPI No. D2010-0835; LEGO Juris A/S v. Online Toy Superstore, Caso OMPI No. D2010-0839; LEGO Juris A/S v. Rampe Purda/Privacy--Protect.org, Caso OMPI No. D2010-0840; LEGO Juris A/S v. Dealwave, Caso OMPI No. D2010-0881; LEGO Juris A/S v. Isidore Ventures, LLC / WhoisGuard Protected y, Caso OMPI No. D2010-0660; LEGO Juris A/S v. Holly Cooper / WhoisGuard Protected, Caso OMPI No. D2010-0545.
El considerable valor y buen nombre de la marca LEGO es lo que probablemente más ha contribuido a esto, y es también lo que hizo que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.
El Promovente indica que intentó en primer lugar ponerse en contacto con el Titular el 22 de octubre de 2010, por medio de una carta de solicitud de suspensión y desistimiento enviada por correo electrónico. No aparecía ninguna dirección de correo electrónico en la base de datos pública WhoIs, pero dado que el Promovente sabe por experiencia que las direcciones privadas de GoDaddy utilizan el formato nombrededominio@domainsbyproxy.com, el Promovente envió la carta a legoshop.com.mx@domainsbyproxy.com. Si la dirección de correo electrónico no hubiera existido, lo normal habría sido que el mensaje fuera devuelto al remitente con un mensaje de error. Como no fue el caso, el Promovente cree que el mensaje llegó a su destino. El Promovente avisaba al Titular de que el uso no autorizado de la marca registrada LEGO incluida en el nombre de dominio en disputa violaba los derechos del Promovente sobre dicha marca. El Promovente solicitaba una transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa y ofrecía una compensación por los gastos de registro y tasas de transferencia (sin exceder los gastos directos). Al no recibir respuesta, se enviaron dos recordatorios el 17 de noviembre y el 7 de diciembre de 2010 respectivamente, sin obtener respuesta. Dado que los esfuerzos por intentar resolver el problema de manera amigable no tuvieron éxito, el Promovente decidió presentar una Solicitud de acuerdo con el procedimiento LDRP. En anteriores pleitos se ha visto que cuando un titular no responde a una carta de suspensión y desistimiento o a un intento similar de contacto, se considera relevante para probar su mala fe, véanse Sullair Corporation v. Ricardo Ramírez Hernández [ricar258], Caso OMPI No. DMX2007-0001 y News Group Newspapers Limited and News Network Limited v. Momm Amed Ia, Caso OMPI No. D2000-1623.
Hace notar el Promovente que aparecen enlaces patrocinados en el sitio Web en conexión con el nombre de dominio en disputa, a través de los cuales el Titular obtiene probablemente ingresos cada vez que un visitante hace clic en los enlaces y es redirigido a otras tiendas en línea diferentes. El uso de enlaces patrocinados es un factor que indica la mala fe. En The Jennifer Lopez Foundation v. Jeremiah Tieman, Jennifer Lopez Net, Jennifer Lopez, Vaca Systems LLC, Caso OMPI No. D2009-0057, el experto estableció que el informe muestra el uso por parte del Demandado del Nombre de Dominio en disputa para atraer usuarios de Internet al sitio Web del Demandado y generar ingresos por publicidad pay-per-click. El experto concluye por lo siguiente que el Demandado registró y utiliza el Nombre de Dominio en disputa con mala fe”. Esta discusión se aplica a este caso también. En el caso Philip Morris Incorporated v. Alex Tsypkin, Caso OMPI No. D2002-0946, el Centro estableció que de lo dicho sobre la legitimidad se infiere que el experto considera que el Demandado está utilizando el nombre de dominio en disputa de manera intencionada para intentar atraer, con fines comerciales, a internautas hacia su sitio web mediante la creación de una probable confusión con la marca del Promovente que sería considerada como origen, patrocinadora, afiliada o aprobadora del sitio web. Conforme al párrafo 4(b)(iv) del Reglamento, esto constituye una prueba de registro y uso de mala fe, para los propósitos del párrafo 4(a)(iii)”.
En consecuencia, considera el Promovente, el Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa para intentar, de manera intencionada, atraer con intereses comerciales a usuarios de Internet hacia su sitio Web, mediante la creación de una confusión con la marca del Promovente, la cual aparece como origen, patrocinadora, afiliada o aprobadora de su sitio Web.
Anteriormente, el Promovente apunta que ganó el caso LEGO Juris A/S v. Online Toy Superstore, Caso OMPI No. D2010-0839, en el que el experto estableció que la mala fe del Demandado puede inferirse de un simple proceso lógico también, en el sentido de que sería poco probable que el Demandado hubiera dado por casualidad y de manera no intencionada con una palabra famosa, como es el caso de “lego”, y la hubiera registrado como su propio nombre de dominio, en combinación con el término “playsets.com”, lo que directamente se relaciona con los productos que ofrece la otra marca.” La misma argumentación puede aplicarse en este caso.
En resumen, considera el Promovente, LEGO es una marca registrada famosa en todo el mundo. No hay duda de que el Titular era consciente de los derechos del Promovente sobre la marca y del valor de la misma en el momento del registro. No existe relación entre el Titular y el Promovente. Al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Titular no hace un uso legítimo no comercial ni un uso justo sin intención de lograr un beneficio comercial, sino que despista a los consumidores en su propio beneficio comercial. En consecuencia, en referencia a todo lo anterior, debería considerarse que el Titular ha registrado y está utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
El Titular, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el Registrador, por lo que se ha sometido a sus disposiciones, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales de este procedimiento.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado una contestación a la Solicitud, en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables del Promovente.
De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos;
En el caso específico, la parte Promovente ha utilizado como base directa para su acción una serie de marcas registradas, incluyendo el registro de marca No. 356450, para la marca LEGO en México, y ha exhibido listados para los registros de marca con que cuenta respecto de la marca LEGO, en diversos países, así como de una gran cantidad de nombres de dominio que incorporan la marca LEGO, tanto de manera aislada, como en conjunto con otras palabras. Lo anterior sirve como evidencia de que el Promovente goza de un uso extensivo respecto del término “LEGO”, por sí solo o aunado a otras palabras, considerando los argumentos adicionales que se vierten a continuación.
En este caso es importante tener en cuenta la notoriedad de la marca LEGO a nivel mundial, incluyendo en México, al ser una de las marcas reconocidas en el sector.
Conforme a lo anterior, aún y cuando no existe identidad total entre el nombre de dominio en disputa y los derechos en los cuales basa su acción el Promovente, si existe similitud al punto de causar confusión, respecto de la marca notoria LEGO, contenida íntegramente en dicho nombre de dominio en disputa.
Adicionalmente, la denominación “Lego” está totalmente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa <legoshop.com.mx>. La adición de palabras tales como “shop” no confiere al nombre de dominio en disputa un carácter distintivo con respecto a los derechos con que cuenta el Promovente. (Ver PULLMANTUR, S.A v. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2008-0012; America Online, Inc. v. Anson Chan, Caso OMPI No. D2001-0004; America Online, Inc. v. Dolphin@Heart, Caso OMPI No. D2000-0713; Gestmusic Endemol, S.A. v. SEXOMASTER, Caso OMPI No. D2003-0560).
El adicionar términos genéricos como la palabra “shop” no dota de distintividad al nombre de dominio en disputa, respecto de los derechos con que cuenta el Promovente. Por tanto, el incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a dicha marca.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El Experto, basado en los argumentos del Promovente, considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o interés legítimo con respecto al nombre de dominio en disputa, ni que utilice el nombre de dominio en disputa en relación con el ofrecimiento de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i) de la Política.
El Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca LEGO, con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa <legoshop.com.mx>, el cual comprende la marca LEGO.
No hay tampoco evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “legoshop” o “legoshop.com.mx”. El nombre del Titular es, según la información contenida en la base de datos pública WhoIs correspondiente al nombre de dominio en disputa, Daniel Korzeniewski.
Tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal o no comercial, por parte del Titular del nombre dominio en disputa, sin intención de desviar a usuarios de Internet.
Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en el párrafo 1.c) de la Política y, por tanto, el Experto considera que el Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
El Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, particularmente en virtud de que dicho nombre de dominio ha sido registrado con el fin de impedir que el titular de las marcas registradas refleje sus denominaciones en un nombre de dominio correspondiente, así como al haber registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe, tanto con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente.
Adicionalmente, el Experto considera que el Promovente presentó información y documentación sustancial que comprueba sus alegatos y sus derechos legítimos respecto de la marca LEGO, lo que deriva en que, al analizar el caso se ha encontrado cuestionable el registro del nombre de dominio en disputa por el Titular. Conforme a ello, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.
El Titular no ha proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado o de haber realizado preparativos para usar el nombre de dominio en disputa <legoshop.com.mx> de buena fe.
El Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud, ni ha intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones del Promovente.
Tomando lo anterior en consideración, no es posible concebir ningún uso activo de buena fe, existente o propuesto, del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, que no resultase ilegítimo, como pudiera ser el engaño al público consumidor.
Por tanto, el Experto no encuentra circunstancias que permitan afirmar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o sea utilizado de buena fe y por lo tanto concluye que el mismo ha sido registrado y utilizado de mala fe.
Por otro lado, es importante considerar que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa para la práctica conocida como pay-per-click, conforme se desprende del propio contenido del sitio Web reflejado en el nombre de dominio en disputa, que en este caso también constituye un elemento para acreditar el uso de mala fe, tal como se ha venido considerando en otras resoluciones del Centro, tales como TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2011-0004, entre otros.
Adicionalmente, conforme a la comunicación enviada por el Promovente al Centro con fecha 26 de septiembre de 2011, también es de resaltarse que el Titular del nombre de dominio en disputa parece haber registrado, conforme se menciona en dicha comunicación, una serie de nombres de dominio, respecto de los cuales el Promovente en el presente caso ha ya también iniciado las acciones tendientes a su transferencia, lo que en definitiva podría considerarse como una práctica que llevaría al Experto a reforzar que el registro y uso del nombre de dominio en disputa, ha sido realizado de mala fe.
Por las razones que anteceden el Experto tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su párrafo 1.a.iii).
Se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimiento legal ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <legoshop.com.mx> sea transferido al Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 6 de octubre de 2011