La Promovente es Trend Micro Kabushiki Kaisha, con domicilio en México, D.F., México, representada por Beltrán Fortuny & Beltrán Rivera, México.
La Titular es Leonor Méndez Martínez, con domicilio en México, D.F., México.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <trendmicro.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de febrero de 2010. El 16 de febrero de 2010 el Centro envió a NIC México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de febrero de 2010 NIC México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente el 1 de marzo de 2010, informándola que la Política aplicable al nombre de dominio en disputa es la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente realizó una enmienda a la Solicitud el 3 de marzo de 2010. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos aplicables de la Política, el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 9 de marzo de 2010. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de marzo de 2010. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 31 de marzo de 2010.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 16 de abril 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Promovente es Trend Micro Kabushiki Kaisha que acredita ser la titular de los registros marcarios números: 733732, 748589, 749279, 814799, todos ellos con denominación TREND MICRO, así como la marca 962901 T TREND MICRO, de acuerdo a las copias certificadas que de dichos registros acompaña a su Solicitud:
Marca Registrada Reg. No. Clase (Int'l) Fecha de Presentación Fecha de Concesión TREND MICRO 733732 42 13 marzo de 2001 11 febrero de 2002 TREND MICRO 748589 09 06 julio de 2001 27 mayo de 2002 TREND MICRO 749279 09 15 mayo de 2001 29 mayo de 2002 TREND MICRO 814799 09 13 marzo de 2001 26 de noviembre 2003 T TREND MICRO 962901 09 6 julio de 2001 23 noviembre de 2006
El nombre de dominio <trendmicro.com.mx> fue registrado el 16 de enero de 2007.
La Promovente argumenta que el nombre de dominio <trendmicro.com.mx> reproduce en su integridad su marca registrada TREND MICRO, razón por la cual la posibilidad de que se asocie el nombre de dominio con las marcas registradas es clara.
La Promovente argumenta:
- Que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en conflicto, ya que la titularidad de los registros que protegen la marca TREND MICRO corresponde exclusivamente a la Promovente.
- Que no existen derechos o intereses legítimos de la Titular, en virtud de que dicha Titular no ha solicitado como reserva para difusión vía de cómputo el nombre de dominio <trendmicro.com.mx> ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).
- Que la Titular no ha sido conocida corrientemente, ni realizado actividades industriales, comerciales o de servicios con algún nombre comercial y/o razón social constituidos exclusiva o parcialmente por la expresión “Trend Micro”.
- Que la Promovente cuenta con una subsidiaria organizada y existente bajo las leyes de México, denominada Trend Micro Latinoamérica, S.A. de C.V., constituida desde el 6 de noviembre de 1998.
- Que la Titular hace uso del nombre de dominio <trendmicro.com.mx> para promover productos y servicios de empresas que son competidoras comerciales de la Promovente, en específico, software antivirus para computadoras y productos y servicios relacionados con seguridad informática, logrando con ello desviar y confundir a los consumidores.
La Promovente argumenta:
- Que la Titular ha desarrollado una conducta de registrar ante NIC-México algunos nombres de dominio constituidos por marcas registradas, y cita como ejemplos los siguientes, acreditando su dicho con los resultados de las consultas WhoIs llevadas a cabo en el portal de NIC-México:
- <amercanexpress.com.mx>
- <googe.com.mx>
- <harleydavison.com.mx>
- <volari.com.mx>
- <volskwagen.com.mx>
- Que con fecha de 22 de mayo de 2009, se ordenó la transferencia del nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx>, cuya titular era la misma Titular que en esta controversia, mediante resolución dictada en Nissan Mexicana S.A. De C.V. v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2009-0004.
- Que la Titular ha utilizado el nombre de dominio <trendmicro.com.mx> para promover productos y servicios de empresas que son competidores comerciales de la Promovente.
- Que la Titular ha utilizado el nombre de dominio <trendmicro.com.mx> para promover sitios de Internet dirigidos a la comunidad gay.
La Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
Debido a que la Titular no ha presentado contestación a los argumentos de la Promovente dentro del plazo establecido, el Experto podrá aceptar como verdaderos los argumentos que considere razonables. (Ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
El nombre de dominio <trendmicro.com.mx> es idéntico a las marcas registradas TREND MICRO de la Promovente. Dicho nombre de dominio incorpora en su totalidad la marca TREND MICRO.
La adición en los nombres de dominio del ccTLD “.com.mx” carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a dichos nombres de dominio en disputa de las marcas de la Promovente, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados. (Ver, mutatis mutandis: The Tire Rack Inc. v. Luis Eduardo Estrada Rodríguez Caso OMPI No. D2009-0011; Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035; Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti, Caso OMPI No. D2000-0493, Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 y Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation) v. Inja, Kil, Caso OMPI No. D2000-1409).
Por tanto, el primer requisito de la Política ha sido cumplido.
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio:
- antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
- el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
- se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
Dada la situación de falta de contestación por parte de la Titular a la Solicitud interpuesta, desconoce este Experto si la Titular ha usado la expresión “trend micro” con anterioridad al momento en que la Promovente hubo registrado su marca No. 748589 TREND MICRO; o si tiene registros marcarios u otros que acrediten sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
Teniendo en cuenta los derechos marcarios presentados y acreditados por la Promovente, así como su uso pacífico y extenso de los mismos con amplia anterioridad a que fue registrado el nombre de dominio en disputa, puede concluirse que la Titular carece de intereses legítimos o derechos en relación con el nombre de dominio. (Ver mutatis mutandis Hoffmann-La Roche Inc. v. Onlinetamiflu.com, Caso OMPI No. D2007-1806; Pfizer Inc. v. jg a/k/a Josh Green, Caso OMPI No. D2004-0784; The Bear Stearns Companies Inc. v. Darryl Pope, Caso OMPI No. D2007-0593; COMSAT Corporation v. Ronald Isaacs, Caso OMPI No. D2004-1082; Fat Face Holdings Ltd. v. Belize Domain WHOIS Service Ltd., Caso OMPI No. D2007-0626, y Sanofi-aventis v. Montanya ILtd., Caso OMPI No. D2006-1079).
La Promovente no le ha otorgado permiso o autorización alguna a la Titular para registrar el nombre de dominio en disputa. (Ver Société Air France v. Bing G Glu, Caso OMPI No. D2006-0834; Ricardo Zema Participacoes Ltda. v. Jonhn Laxton, Caso OMPI No. D2008-1297).
Las pruebas presentadas por la Promovente demuestran que el uso del nombre de dominio en disputa es comercial y que constituye una desviación de tráfico, mediante el engaño a los consumidores, puesto que en el sitio al que resuelve el nombre de dominio controvertido se ofrecen productos que compiten con los de la Promovente. (Ver Hoffmann-La Roche Inc. v. Onlinetamiflu.com, Caso OMPI No. D2007-1806; Pfizer Inc. v. jg a/k/a Josh Green, Caso OMPI No. D2004-0784; The Bear Stearns Companies Inc. v. Darryl Pope, Caso OMPI No. D2007-0593; COMSAT Corporation v. Ronald Isaacs, Caso OMPI No. D2004-1082; Fat Face Holdings Ltd. v. Belize Domain WHOIS Service Ltd., Caso OMPI No. D2007-0626, and Sanofi-aventis v. Montanya ILtd., Caso OMPI No. D2006-1079). Este uso no puede considerarse de buena fe, ni legítimo, ni leal.
El expediente no contiene pruebas que demuestren que la Titular haya sido conocida comúnmente por el nombre de dominio controvertido.
Por lo tanto, se demuestra la ausencia de derechos o intereses legítimos según el segundo requisito de la Política.
De acuerdo con el párrafo 1.b) de la Política, las circunstancias que constituyen prueba suficiente para determinar el uso de mala fe del nombre dominio son las siguientes:
- circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
- se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
- se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
La Promovente argumenta que la Titular habría registrado los siguientes nombres de dominio:
- <amercanexpress.com.mx>
- <googe.com.mx>
- <harleydavison.com.mx>
- <volari.com.mx>
- <volskwagen.com.mx>
Este historial, aunado al registro del nombre de dominio en disputa, constituiría mala fe en el registro y uso, de acuerdo con el inciso 1.b)ii) de la Política. (Ver mutatis mutandis, Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402; Grupo Empresarial Ence, S.A. v. Antonio Mas, Caso OMPI No. D2002-0640; Inversiones Telestrión, C.A. v. SuperVirtualOffice Corp., Caso OMPI No. DVE2008-0002).
En el año 2009 se ordenó la transferencia del nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx>, cuya titular era la misma Titular que en este caso, ver Nissan Mexicana S.A. De C.V. v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2009-0004.
El nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para ofrecer software antivirus de competidores de la Promovente, lo que constituye un desvío de tráfico con ánimo de lucro, creando una posibilidad de confusión en el público consumidor. Esta conducta constituye mala fe de acuerdo con el inciso 1.b)iv) de la Política (Ver mutatis mutandis, Añuri, S.A. v. Armendáriz Barnechea Abogados, Caso OMPI No. D2002-0877; Vallsegur, S.A. v. Valira Seguretat, S.L., Caso OMPI No. D2005-0695; Banco Vitalicio de España, Compañía de Seguro y Reaseguros, S.A. v. A. López, Caso OMPI No. D2002-0948; San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A. v. D. Salvador Preckler Arias, Caso OMPI No. D2002-1107).
Por lo tanto, la Promovente ha cumplido el tercer requisito de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 1 de la Política, 19 y 20 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio <trendmicro.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 29 de abril de 2010