Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
McNeil Nutritionals, LLC c. Javier Gallegos Z.
Caso No. DMX2008-0005
1. Las Partes
El Promovente es McNeil Nutritionals, LLC, con domicilio en Pennsylvania, Estados Unidos de América, representado por Bufete Soní, México.
El Titular es Javier Gallegos Z., con domicilio en Tijuana, Baja California, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <splenda.com.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de junio de 2008. El 16 de junio de 2008 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 16 de junio de 2008, NIC México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Javier Gallegos Z. es el titular del nombre de dominio en cuestión al figurar como contacto administrativo, técnico y registrante del mismo, proporcionando además sus datos de localización completos.
El Centro revisó que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya daba comienzo el 24 de junio de 2008 para todo los efectos legales a que hubiere lugar.
Con fundamento en el artículo 5A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de julio de 2008. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía correspondiente el 16 de julio de 2008.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 22 de julio de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa filial del grupo Johnson & Johnson que se dedica a la comercialización mundial de productos nutricionales innovadores, entre los que se encuentran sustitutos del azúcar, tabletas masticables, crema untable, leche y suplementos dietéticos.
Para distinguir el edulcorante sin calorías que pone a la venta en un sinnúmero de países, el Promovente tiene registrada la marca SPLENDA desde 1989 en Estados Unidos y a partir de 1990 en México, con respecto a las clases 5 y 30 del nomenclátor internacional, así como en más de veinte países según se acredita mediante los certificados de registro correspondientes.
El Promovente mantiene más de doscientos portales de Internet donde ofrece información sobre su popular endulzante hecho a base de sucralosa que se encuentra presente en más de 4.000 productos de diversos fabricantes.
El Titular por su parte, registró el 20 de febrero de 2007 el nombre de dominio en disputa, mismo que ha venido utilizando para reenviar a los visitantes a un sitio Web carente de contenido bajo el nombre de dominio <despachojuridico.net>.
Al considerar que el Titular se apropió indebidamente de su marca notoria al haber registrado y detentar pasivamente el nombre de dominio en litigio, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) La única diferencia entre el nombre de dominio en controversia y la marca del Promovente es la extensión “.com.mx”. Sin embargo, es bien sabido que tales sufijos no pueden servir para desvirtuar la similitud en grado de confusión que se actualiza en el presente caso;
(ii) Es de estudiado derecho que el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o intereses legítimos en el mismo;
(iii) El Titular no puede demostrar tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en razón de que carece de derechos marcarios, así como porque no está haciendo un uso razonable o no comercial del mismo;
(iv) Hasta donde el Promovente tiene conocimiento, el Titular no tiene derechos sobre la marca SPLENDA en los Estados Unidos de América, México o algún otro país;
(v) El Titular no utiliza el término “splenda” en relación con alguna oferta de buena fe de productos o servicios, como tampoco existe evidencia de que sea conocido comúnmente con el nombre de dominio en conflicto;
(vi) El Titular no tiene afiliación o relación alguna con el Promovente, ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca SPLENDA en el nombre de dominio materia de este procedimiento;
(vii) El Titular retiene pasivamente el nombre de dominio en disputa esperando obtener dinero del Promovente, lo que no puede considerarse un uso legítimo y no comercial al tenor de la Política;
(viii) El ofrecimiento en venta de <splenda.com.mx> pone de manifiesto que el propósito fundamental del Titular al registrar dicho nombre de dominio fue transferirlo al Promovente con fines de lucro;
(ix) El Titular registró de mala fe el nombre de dominio en controversia debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de la marca SPLENDA del Promovente que ha estado vigente en México desde hace más de 19 años y es ampliamente publicitada a través de la televisión y revistas de circulación nacional;
(x) A falta de demostración de un uso actual de buena fe, la retención pasiva del nombre de dominio en litigio es evidencia tajante de registro y uso de mala fe al amparo de la Política según lo confirman múltiples Paneles Administrativos.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Preliminar
Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este último por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción al amparo de la Política.
Así las cosas, de una comparación puramente visual entre <splenda.com.mx> y la marca registrada SPLENDA, se advierte que el nombre de dominio sujeto a estudio es indistinguible con respecto a la marca del Promovente, lo que permite concluir no una similitud en grado de confusión sino la identidad misma o exacta correspondencia entre los signos en pugna.
Lo anterior debido a que como aduce con razón el Promovente de acuerdo a un sinnúmero de resoluciones bajo la Política, la presencia del dominio de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un análisis de identidad o confusión al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.
Igualmente intrascendentes para desvirtuar la determinación de identidad resultan los elementos figurativos de la marca del Promovente, pues estos no pueden reproducirse en el nombre de dominio en disputa. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca como un triangulo y la estilización de una letra).
En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de distinguir caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De las constancias que obran en el expediente se desprende que el Titular no es licenciatario de la marca SPLENDA ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicho signo distintivo. Asimismo, el Promovente asegura que hasta donde pudo comprobar, el Titular no es conocido en ningún medio con el nombre de dominio en cuestión.
En la medida que tales deducciones y aseveraciones no fueron controvertidas por el Titular, es de presumirse que este último carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en conflicto. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).
La conclusión que antecede se corrobora por el hecho de que el uso del nombre de dominio en contienda con el único propósito de redirigir tráfico al sitio Web <despachojuridico.net> por demás carente de contenido y en contra de la intención original de los visitantes, no permite concluir que el Titular haya usado el nombre de dominio <splenda.com.mx> en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios de buena fe, ni tampoco que esté realizando un uso legítimo y leal o no comercial del mismo sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro. Ver Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI No. D2000-0057 (concluyendo que el uso del nombre de dominio <adobeacrobat.com> para redirigir usuarios de Internet a otro sitio Web no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos conforme a la Política) y American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No. DMX2007-0017 (decretando falta de derechos o intereses legítimos en <aa.com.mx> por haberse utilizado dicho nombre de dominio para reenviar a sus visitantes al Portal <exalumnos.com>, mismo que no justificaba de modo alguno la elección del nombre de dominio en controversia por parte del titular).
De esta manera se colma el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Debido a que SPLENDA es una denominación intrínsecamente distintiva que no tiene otro significado o función mas que como marca del Promovente, así como al hecho de que la misma es mundialmente reconocida en el mercado de los edulcorantes sustitutos del azúcar, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca SPLENDA al momento de registrar un nombre de dominio idéntico casi 17 años después de que al Promovente le hubiera sido concedido el registro de su marca en México. Ver McNeil Nutritionals, LLC v. Prepress Consultants, Inc. and Greg Irvin, NAF Case N° FA0707001043195 (atribuyendo a la marca SPLENDA el estatus de famosa en los Estados Unidos de América y considerando improbable que el demandado, también radicado en ese país, haya obrado de buena fe al registrar nombres de dominio que incorporaban la marca famosa del demandante).
A mayor abundamiento, vista la extensa difusión y presencia de la marca SPLENDA en una gran variedad de alimentos y bebidas que se comercializan en el propio país del Titular, se impone concluir que con el redireccionamiento a un recurso de Internet no deseado por los visitantes de <splenda.com.mx>, el Titular se ha valido del nombre de dominio en litigio para captar tráfico a expensas de la notoriedad de que goza la marca SPLENDA en México, cuya circunstancia por sí sola constituye mala fe en el contexto de la Política. Ver American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No. DMX2007-0017 (resolviendo que el Titular se condujo con mala fe al haber registrado el nombre de dominio <aa.com.mx> a sabiendas de que con ello se estaba apoderando sin derecho y sin consentimiento de la marca famosa AA del Promovente); Arthur Guiness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (concluyendo que el demandado registró de mala fe el nombre de dominio <guiness.com> ya que debió haber sabido de la existencia de la marca famosa GUINNESS del demandante) y Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc., Caso OMPI No. D2004-0673 (determinando mala fe al presumir que con toda seguridad el nombre de dominio <ferrariowner.com> no se pudo haber registrado con otra finalidad que explotar la fama y reputación de la marca famosa FERRARI del demandante).
Adicionalmente el Experto advierte la actualización del supuesto típico de mala fe prescrito en el artículo 1.b.i de la Política, toda vez que como está documentado en el expediente, el Titular rechazó la oferta del Promovente para reembolsarle los gastos de registro y renovación del nombre de dominio en litigio, solicitando en cambio una oferta de compra más cuantiosa, lo que evidenció su verdadera motivación para haber registrado como nombre de dominio una marca de renombre y mantener aquél cautivo esperando obtener en algún momento una ganancia por su transferencia: Wembley National Stadium Limited v. Bob Thomson [aka Wembleystadium.net], Caso OMPI No. D2000-1233 <wembleystadium.net>.
Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii.
7. Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <splenda.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 5 de agosto de 2008