Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Giorgio Armani S.P.A. c. Alvaro Romon Sancho
Caso No. DEU2017-0010
1. Las Partes
La Demandante es Giorgio Armani S.P.A., con domicilio en Milán, Italia, representada por Legalitax Studio Legale e Tributario, Italia.
El Demandado es Alvaro Romon Sancho, con domicilio en Alicante, España.
2. Los Nombres de Dominio, el Registro y el Agente Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <fondazionearmani.eu> y <fondazionegiorgioarmani.eu>.
El Registro de los nombres de dominio en disputa es el European Registry for Internet Domains(“EURid” o el “Registro”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Arsys Internet S.L.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de noviembre de 2017. El 15 de noviembre de 2017, el Centro envió al Registro por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 20 de noviembre de 2017 el Registro envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento de Solución Alternativa de Controversias .eu (el “Reglamento ADR”) y del Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo al Reglamento de Solución Alternativa de Controversias .eu (el “Reglamento Adicional” de la OMPI).
De conformidad con el párrafo B(2) del Reglamento ADR, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de noviembre de 2017. De conformidad con el párrafo B(3) del Reglamento ADR, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de enero de 2018. El Demandado no presentó escrito de contestación a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de enero de 2018.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo de Expertos (la “Experta”) el día 30 de enero de 2018. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo B(5) del Reglamento ADR.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa italiana, fundada en 1975, por el reputado diseñador Giorgio Armani, que da nombre a la misma y a sus marcas. Opera a nivel mundial en el sector de la moda, fabricando y comercializando prendas de vestir, así como todo tipo de complementos, como artículos de joyería, bolsos, calzado, relojes, gafas y perfumes, siendo también proveedora de servicios de restauración y de hostelería. Su red de distribución está presente en 36 países comprendiendo todos los continentes. Se identifica en el tráfico económico mediante diversas marcas, en concreto, las marcas ARMANI, GIORGIO ARMANI, EMPORIO ARMANI, ARMANI COLLEZIONI, AIX ARMANI EXCHANGE Y ARMANI CASA, así como otras marcas que contienen estas denominaciones unidas a otros elementos, siendo común en todas ellas la inclusión del apellido de su fundador (Armani), que igualmente constituye el elemento principal de los nombres de dominio a través de los cuales opera en Internet.
La Demandante es titular, entre otros derechos de propiedad industrial, de un elevado número de marcas europeas, así como registros internacionales que designan, entre otros, a la Unión Europea y/o a España, e igualmente, un elevado número de marcas italianas, todas ellas registradas para diversos productos relacionados con el mundo de la moda, joyería y toda clase de complementos, así como productos cosméticos, servicios de hostelería y restauración. En concreto, por citar sólo algunas de sus marcas, es titular de la Marca de la Unión Europea No. 00504282 ARMANI, registrada el 30 de marzo de 1999 en las clases 3, 9, 14, 18 y 25, de la Marca de la Unión Europea No. 003854981 ARMANI, registrada el 18 de julio de 2005 en la clase 43, así como de la Marca de la Unión Europea No. 00504258 GIORGIO ARMANI, registrada el 8 de marzo de 1999 en las clases 3, 9, 14, 18 y 25.
Asimismo, la Demandante es titular de un elevado número de nombres de dominio que incluyen las denominaciones “Armani” y/o “Giorgio Armani” y albergan o reenvían a sus páginas Web corporativas, en las cuales oferta y comercializa sus productos, en concreto, entre otros, es titular de <armani.it> registrado el 24 de octubre de 1997, <armani.com>, registrado el 19 de febrero de 1995, <armani.net> registrado el 14 de septiembre de 1997, <giorgioarmani.it> registrado en 24 de abril de 1998, así como <giorgioarmani.es> registrado el 29 de noviembre de 2002.
En 2016, la Demandante constituyó una fundación denominada “Fondazione Giorgio Armani” para realizar proyectos de acción social.
Los nombres de dominio en disputa son <fondazionearmani.eu> y <fondazionegiorgioarmani.eu>, registrados ambos el 1 de agosto de 2016 por el Demandado. En el momento de presentación de la Demanda, los nombres de dominio en disputa no albergaban contenido alguno.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que su fundador, Giorgio Armani, así como sus marcas y productos, gozan de renombre a nivel mundial, habiendo realizado fuertes inversiones publicitarias y campañas con amplia difusión en prensa internacional, como el vestuario del actor Richard Gere para la película “American Gigolo” (estrenada en 1980), la equitación del equipo de futbol inglés Chelsea y de las selecciones inglesa e italiana de futbol para las Olimpiadas de Londres de 2012, el patrocinio del equipo de baloncesto Olimpia Milano, etc., siendo reconocido su fundador en diversos homenajes, como la exposición retrospectiva del museo Guggenheim de Nueva York en el año 2000, y habiendo sido publicada su primera biografía en el año 2006, con traducción a diez idiomas. El renombre de sus marcas se ha reconocido, además, en diversas decisiones adoptadas en el marco de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), citando varios casos.
- Que los nombres de dominio en disputa son idénticos o pueden confundirse con sus marcas, su denominación social y sus nombres de dominio, ya que <fondazionearmani.eu> incluye de forma íntegra su marca ARMANI y <fondazionegiorgioarmani.eu> incluye íntegramente tanto su marca ARMANI como GIORGIO ARMANI, siendo sus marcas anteriores al registro de los nombres de dominio en disputa y la parte más distintiva de los mismos. La inclusión de un término genérico “fondazione” o “fundación” en español, no excluye la posibilidad de confusión, incluso el hecho de que dicho término se encuentre en italiano agrava el riesgo de confusión pues hace referencia directa a la Fondazione Giorgio Armani, constituida solo días antes del registro de los nombres de dominio en disputa, dando la impresión falsa de que a través de ellos se accede a la página Web oficial de la referida fundación o perteneciente a un sujeto jurídico relacionado con la Demandante. Tampoco puede excluir la confusión la adición del dominio correspondiente al código de país “.eu”, por tratarse de un requisito técnico.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa, ya que no es titular de ninguna licencia o autorización, no es agente, licenciatario, distribuidor ni ha sido autorizado por ningún otro título para su registro, siendo una persona física que no es conocida, ni como tal ni como asociación o ente comercial, por los nombres correspondientes a los mismos. Además, los nombres de dominio en disputa se encuentran inactivos, por lo que no se hace un uso no comercial ni tampoco un uso comercial sin la intención de desviar clientes de la Demandante o violar sus marcas registradas.
- Que es evidente, considerando la notoriedad y renombre de sus marcas, que, ya en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa, éstas eran conocidas por el Demandado, no pudiendo afirmar que su elección se haya efectuado de buena fe. Además, su mala fe se desprende del hecho de los nombres de dominio en disputa fueran registrados exactamente tres días después de que se anunciara en prensa la constitución de la Fondazione Giorgio Armani. También denota su mala fe el hecho de que en la misma fecha el Demandado registrara igualmente otros nombres de dominio conteniendo su marca renombrada (<fondazionearmani.com>, <fondazionearmani.org>, <fondazionegiorgioarmani.com> y <fondazionegiorgioarmani.org>) y, tan solo dos días antes, también registrara los mismos nombres de domino con el dominio del código de país “.it”. Sobre todos estos nombres de domino se han interpuesto otros procedimientos.
- Que los nombres de dominio en disputa son utilizados de mala fe ya que carecen de contenido, circunstancia que constituye un índice de su mala fe y ocasiona un grave perjuicio al no poder registrar los nombres de dominio correspondientes a su fundación, privando a ésta del derecho a poder tener una página Web oficial.
- Que, además, el Demandado presenta una conducta reincidente al registrar nombres de dominio que se corresponden con derechos de propiedad industrial ajenos, habiendo sido condenado ya en otros dos procedimientos en el marco de la Política UDRP en relación a registros similares.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
Con arreglo al párrafo B(11)(d)(1) del Reglamento ADR, el Grupo de Expertos, emitirá una decisión en la cual otorgará las soluciones jurídicas solicitadas por la Demandante, siempre que quede la misma acredite que:
(i) El nombre de dominio coincide o es confundible con otro(s) nombre(s) sobre el (los) que haya sido reconocido o establecido un derecho o derechos en virtud de la legislación nacional de un Estado Miembro y/o de la legislación Comunitaria y; o bien
(ii) El nombre de dominio ha sido registrado por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; o bien
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe.
Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el Reglamento ADR, el Reglamento Adicional, el Reglamento (EC) No. 874/2004 (el “Reglamento”) y demás regulación Comunitaria que resulte aplicable, así como la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación.
En el presente procedimiento, la Demandante ha alegado la concurrencia cumulativa de las tres circunstancias contenidas en el párrafo B(11)(d)(1)(i), (ii) y (iii) del Reglamento ADR, arriba indicadas. No obstante, la Experta nota que el Reglamento ADR exige la concurrencia de las dos últimas de forma alternativa.
A. Identidad o similitud confusa respecto de otro(s) nombre(s) sobre el que la Demandante tiene reconocido/s o establecido/s derecho(s) por la ley nacional de un Estado Miembro y/o por la normativa comunitaria
El párrafo B(11)(d)(1)(i) del Reglamento ADR exige que los nombres de dominio en disputa coincidan o sean confundibles con otro nombre u otros nombres sobre los que haya sido reconocido o establecido un derecho o derechos en virtud de la legislación nacional de un Estado Miembro y/o de la legislación Comunitaria.
De los artículos 21(1) y 10(1) del Reglamento, se desprende que los derechos que pueden fundamentar el presente procedimiento incluyen, inter alia, las marcas europeas y marcas nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y, en la medida en que encuentren protegidos por la legislación nacional de un Estado Miembro, que regule dichos signos, las marcas no registradas, nombres comerciales, denominaciones sociales, identificadores comerciales, apellidos y títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas.
La Demandante ha demostrado ser titular de numerosos registros de marca europeos e internacionales que designan, entre otros, la Unión Europea y/o España, así como registros de marca italianos, que incluyen, todos ellos, la denominación “Armani”, apellido de su fundador y, varios de ellos, el nombre completo del mismo, “Giorgio Armani”, que coincide, así mismo, con la denominación social de la Demandante. En consecuencia, la Experta considera que, a efectos del Reglamento ADR, la Demandante ostenta derechos reconocidos en virtud de la legislación Comunitaria y de Estados Miembros aptos para fundamentar el presente procedimiento.
Los distintivos utilizados como marca y como denominación social por la Demandante, para identificarse en el mercado, comercializar sus productos y prestar sus servicios, coincidentes con el apellido y nombre completo de su fundador, se reproducen de forma idéntica en los nombres de dominio en disputa, añadiendo únicamente el término, en idioma italiano “fondazione”, equivalente a “fundación” en idioma español, y el dominio correspondiente al código de país “.eu”, este último generalmente carente de relevancia desde el punto de vista identificativo, por su carácter técnico.
A juicio de la Experta, la adición del término italiano “fondazione”, no impide que las marcas y derechos de la Demandante sean reconocibles en los nombres de domino en disputa y, por tanto, sean confusamente similares.
Por tanto, la Experta concluye que se ha acreditado la concurrencia de la condición establecida en el párrafo B(11)(d)(1)(i) del Reglamento ADR.
B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por las partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito que basta con que se acredite por la demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes.
En el presente caso, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto que sus denominaciones no se corresponden con el nombre del Demandado, ni éste es comúnmente conocido por las mismas, no siendo agente, licenciatario, distribuidor ni habiendo sido autorizado por ningún otro título, para el registro de sus marcas y derechos como nombres de dominio.
El Demandado no ha contestado a la Demanda ni, por tanto, desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, y los nombres de dominio en disputa se encuentran inactivos, por lo que no existe ninguna evidencia respecto a su uso o preparativos para su uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o un uso legítimo y leal o no comercial del que se puedan apreciar derechos o intereses legítimos.
Por tanto, la Experta concluye que se ha acreditado la concurrencia de la condición establecida en el párrafo B(11)(d)(1)(ii) del Reglamento ADR.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito contenido en el párrafo B(1)(d)(1)(iii) del Reglamento ADR, hace referencia a que los nombres de domino en disputa hayan sido registrados o estén siendo utilizados de mala fe.
Respecto al requisito de la mala fe constituye un hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registraron los nombres de dominio en disputa.
La Experta considera que la documentación aportada por la Demandante sobre su presencia y la de sus marcas dentro del sector de la moda a nivel europeo e internacional, permite inferir que las marcas ARMANI y GIORGIO ARMANI, así como el diseñador que da nombre a las mismas y a su denominación social, habían alcanzado renombre, dentro de su sector y entre todo el público en general, teniendo una fuerte presencia en Internet y repercusión en medios de comunicación a nivel europeo e internacional (incluida España, donde el Demandado tiene su residencia), desde fecha anterior a aquella en la que se registraron los nombres de dominio en disputa.
Además, la circunstancia de que el Demandado haya registrado los nombres de dominio en disputa tan solo días después de que se difundiera, en los medios de comunicación, la constitución de la fundación de la Demandante, unida al hecho de que utilizara en los nombres de dominio en disputa precisamente, el término italiano “fondazione”, en lugar de la palabra española equivalente, incluyendo, así de forma idéntica o cuasi-idéntica la denominación de la entidad constituida por la Demandante, permiten concluir, a juicio de la Experta, que, en el balance de probabilidades, es muy probable que el Demandado conociera la existencia tanto de la Demandante, de su diseñador fundador y de sus marcas reputadas, como de su fundación, habiendo procedido al registro de los nombres de dominio en disputa, muy probablemente, con la intención maliciosa de obtener algún tipo de lucro económico derivado del aprovechamiento de su reputación.
A mayor abundamiento, el párrafo B(11)(f)(2) del Reglamento ADR, señala que constituye prueba evidente del registro o del uso del nombre de dominio de mala fe, el hecho de que el mismo haya sido registrado para impedir que el titular del nombre respecto del cual haya sido reconocido o establecido un derecho por la legislación nacional y/o Comunitaria, utilice el nombre en cuestión como nombre de dominio, siempre y cuando: (i) pueda demostrarse ese patrón de conducta por parte del Demandado, o bien (ii) no se haya efectuado un uso pertinente del nombre de dominio durante al menos dos años desde la fecha del registro, o bien (iii) existan circunstancias donde, al momento de iniciarse el procedimiento, el Demandado haya declarado su intención de hacer uso del nombre de dominio, pero no haya llevado a efecto dicha intención en un plazo de seis meses a partir de la fecha de inicio del procedimiento.
Los nombres de dominio en disputa no albergan contenido alguno y nada indica que los mismos hayan sido utilizados desde su registro en el año 2016, no constando ninguna referencia a los mismos en los archivos de la Wayback Machine consultada por la Experta en el ejercicio de sus facultades.
La demandante ha acreditado que el Demandado presenta una conducta reincidente al registrar nombres de dominio que se corresponden con derechos de propiedad industrial ajenos, habiendo sido condenado en otros dos procedimientos en el marco de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio en relación a registros similares. Tal conducta constituye, a juicio de la Experta, una evidencia adicional de su mala fe.
Además, como ha demostrado la Demandante, el Demandado no solo registró los nombres de dominio en disputa en el presente procedimiento, sino también diversas variantes de los mismos con dominios genéricos de nivel superior, como <fondazionearmani.com>, <fondazionearmani.org>, <fondazionegiorgioarmani.com> y <fondazionegiorgioarmani.org>, así como las mismas denominaciones con el nombre de dominio correspondiente al código de país “.it”. Tal conducta, a juicio de esta Experta, impide que la fundación de la Demandante, con denominación idéntica o cuasi-idéntica, pueda tener presencia en Internet, mediante los nombres de dominio que serían correlativos, perturbando el desarrollo de su actividad, circunstancia que igualmente puede ser considerada como prueba del registro o del uso del nombre de dominio de mala fe según el párrafo B(11)(f)(2)(1) del Reglamento ADR.
Los nombres de dominio en disputa, se corresponden, asimismo, parcialmente con el apellido y el nombre completo del diseñador Giorgio Armani, fundador de la Demandante, sin que exista ningún vínculo demostrable entre el Demandado y dicho nombre, circunstancia que, igualmente, puede ser considerada como acreditativa de mala fe según el párrafo B(11)(f)(5) del Reglamento ADR.
Todas estas circunstancias, unidas a la falta de contestación del Demandado, permiten a la Experta concluir que los nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe y que, asimismo, están siendo utilizados de mala fe, ya que su falta de uso o “passive holding” no impide que se considere la existencia de mala fe, tomando en consideración las circunstancias que concurren en el presente caso, en especial, el renombre de las marcas y derechos de la Demandante y la falta de contestación del Demandado. Se considera, por tanto, cumplida la condición del párrafo B(11)(d)(1)(iii) del Reglamento ADR.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el párrafo B(11) del Reglamento ADR, la Experta ordena que los nombres de dominio en disputa <fondazionearmani.eu> y <fondazionegiorgioarmani.eu> sean transferidos a la Demandante .
8. Summary in English
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2017-0010
1. The Complainant is Giorgio Armani S.P.A. of Italy and the Respondent is Alvaro Romon Sancho of Spain.
2. The disputed domain names are <fondazionearmani.eu> and <fondazionegiorgioarmani.eu>. The disputed domain names were registered on August 1, 2016 with Arsys Internet S.L. and currently resolve to an inactive website.
3. The Complaint was filed in Spanish on November 15, 2017 and the Respondent did not file a response. The Panel, Reyes Campello Estebaranz, was appointed on January 30, 2018.
4. The Complainant relies on the following European Union Trademarks: No. 00504282 ARMANI (word mark), registered on March 30, 1999, in respect of goods in classes 3, 9, 14, 18 and 25, No. 003854981 ARMANI (word mark), registered on July 18, 2005 in respect of services in class 43 and No. 00504258 GIORGIO ARMANI (word mark), registered on March 8, 1999, in respect of goods in classes 3, 9, 14, 18 and 25.
5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain names <fondazionearmani.eu> and <fondazionegiorgioarmani.eu> are identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or Community law.
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain names.
The Respondent has registered and is using the disputed domain names in bad faith.
6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain names be transferred.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 8 de febrero de 2018
1 La Demandante solicitó en la Demanda la transferencia de los nombres de dominio en disputa y al tratarse de una empresa que tiene su sede en Italia - dentro de la Unión Europea - satisface los criterios generales de elegibilidad para el registro de los nombres de dominio en disputa establecidos en el artículo 4(2)(b) del Reglamento (EC) No. 733/2002. Por tanto, procede la transferencia en favor de la Demandante, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 22(11) del Reglamento.