Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
DD IP HOLDER LLC C. ZHAO KE
CASO NO. DES2018-0006
1. Las Partes
La Demandante es DD IP Holder LLC con domicilio en Canton, Massachusetts, Estados Unidos de América ("Estados Unidos"), representada por Law.es, España.
El Demandado es Zhao Ke, con domicilio en Shanghai, China.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <dunkindonuts.es> (el "nombre de dominio en disputa").
El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR LTD.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de febrero de 2018. El 14 de febrero de 2018, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de febrero de 2018, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de marzo de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de marzo de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 27 de marzo de 2018.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 9 de abril de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una mercantil estadounidense fundada en Massachusetts en 1950, que ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores distribuidores de productos horneados, café y rosquillas en el mundo, con más de 12.000 restaurantes en 36 países, entre los que se cuenta España, lugar en el que la Demandante cuenta con 59 establecimientos abiertos, y China, lugar de residencia del Demandado, donde la Demandante cuenta con más de 20 establecimientos abiertos.
La Demandante es titular desde 1963 de numerosos registros marcarios en el mundo, contenedores de la composición de fantasía DUNKIN DONUTS. Asimismo, la Demandante es titular de otros de registros de marca con efecto en España como la marca española No. M1284225 DUNKIN' (concedida el 16 de abril de 1988) o la marca de la Unión Europea No. 011236726 DUNKIN' COFEE (concedida el 22 de mayo de 2013). Igualmente, la Demandante opera en España a través de su filial Dunkin Española, S.A. y es titular, entre otros muchos, del nombre de dominio <dunkindonuts.com>.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 18 de abril de 2017. El nombre de dominio en disputa aloja un sitio web con enlaces patrocinados o pay-per-click (PPC), el cual contiene además el siguiente mensaje en su parte superior: "el propietario de dunkindonuts.es ofrece el sitio a la venta por un precio de 9999 USD".
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante tiene una gran cartera de marcas DUNKIN' DONUTS registradas a nivel mundial.
- La Demandante cuenta con una larga trayectoria en España, donde ha operado desde 1995, con un total de 59 establecimientos abiertos, y donde es titular, entre otras, de las marcas españolas DUNKIN' y DUNKIN' COFFEE, que contiene el término "Dunkin" como principal signo distintivo.
- Las marcas DUNKIN' DONUTS de la Demandante son marcas mundialmente conocidas, que el Demandado no podía desconocer al registrar el nombre de dominio en disputa.
- El Demandado aloja en el nombre de dominio en disputa un sitio web con contenido PPC con el único objetivo de obtener ingresos de publicidad derivados de las visitas de los usuarios de Internet que visitan el nombre de dominio en disputa en busca de los productos y servicios de la Demandante. Asimismo, el contenido que aparece en el sitio web del Demandado contiene numerosos enlaces publicitarios que redirigen a los competidores de la Demandante, lo que constituye claramente un registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe.
- El Demandado actúa sin el permiso y en contra de los deseos de la Demandante.
- El Demandado es titular de otros muchos nombres de dominio que incluyen marcas registradas renombradas.
- El Demandado ofrece la venta del nombre de dominio en disputa a un precio de USD 9.999.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
La presente Decisión se dicta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que también se toma en consideración la doctrina y decisiones emitidas en su aplicación.
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es" y en el propio Reglamento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo, es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
En el caso en cuestión, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular de varios registros de marca DUNKIN' y DUNKIN COFFEE con efecto en España, los cuales le confieren Derechos Previos sobre dichas denominaciones.
Por otra parte, el Experto nota que la Demandante, además de contar con los Derechos Previos antes referidos, es titular de una serie de registros marcarios a nivel internacional DUNKIN' y DUNKIN' DONUTS. La Demandante es igualmente titular de numerosos nombres de dominio contenedores de la marca DUNKIN' DONUTS y, entre ellos, de <dunkindonuts.com>, anterior al nombre de dominio en disputa y prácticamente idéntico (a excepción de su dominio de nivel superior) a éste. Asimismo, la Demandante opera en el territorio español bajo la denominación social Dunkin Española, S.L..
Y así, una vez afirmada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, restaría examinar a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos. Y en este caso, dada la reproducción de los Derechos Previos DUNKIN' de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, se determina el cumplimiento de este primer requisito del Reglamento.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.
A este respecto, tal y como reconocen otras decisiones previas adoptada en el marco de aplicación del Reglamento (véase Aktiebolaget Electrolux c. Maria Cristina Lopez de pablo Bonilla, Caso OMPI No. DES2012-0026), este Experto considera relevante a efectos interpretativos del presente requisito lo dispuesto en el párrafo 4(c)(i) de la Política UDRP, en la que se inspira el Reglamento. De acuerdo con el citado texto, el Demandado puede acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa en el caso de:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de las Demandantes.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni ninguna otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.
En efecto, el Experto ha podido verificar que el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios propios, que podría de alguna manera justificar la existencia de algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
Tal y como la Demandante ha puesto de relieve, el Experto nota que el Demandado no es conocido en el tráfico mercantil o económico o en el propio de Internet, bajo la denominación "dunkin donuts". Asimismo, no consta en el procedimiento que la Demandante haya autorizado al Demandado al registro y/o uso del nombre de dominio en disputa. Igualmente, el uso que el Demandado da al nombre de dominio en disputa consistente en alojar una página de PPC con enlaces a competidores de la Demandante, con el único objetivo de obtener ingresos de publicidad derivados de las visitas de los usuarios de Internet no puede considerarse en ningún caso como existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
A ello se suma el hecho de que el Demandado no ha contestado a la Demanda, privándose a sí mismo de alegar lo que a su Derecho conviniese con el objetivo de rebatir las alegaciones de la Demandante.
Finalmente, el Experto considera igualmente que el nombre de dominio en disputa puede producir confusión por asociación entre la Demandante y el Demandado. Ello es así puesto que no sólo el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente los Derechos Previos de la Demandante, sino que además los mismos (así como las marcas DUNKIN' DONUTS de la Demandante) se hallan presente sin autorización para ello dentro del sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa, siendo el mismo prácticamente idéntico (a excepción de su dominio de nivel superior) al nombre de dominio <dunkindonuts.com> utilizado por la Demandante.
Sobre la base de lo anterior, el Experto concluye que en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos de la Demandante.
En el presente procedimiento el Demandado, optando por no contestar a la Demanda, no ha aportado explicación alguna sobre el motivo por el cual ha elegido la perífrasis "dunkin donuts" para registrar el nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, las alegaciones y los documentos de prueba sobre la presencia de las marcas de la Demandante en el mundo, en el territorio de España y en el territorio de China (lugar de residencia del Demandado) invitan a pensar que el Demandado no podía desconocer los Derechos Previos de la Demandante. A este respecto, tal y como antes se indicaba, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa no sólo reproduce íntegramente los Derechos Previos DUNKIN' de la Demandante, sino que además los mismos (así como las marcas DUNKIN' DONUTS de la Demandante) se hallan presente sin autorización para ello dentro del sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa, siendo el mismo prácticamente idéntico (a excepción de su dominio de nivel superior) al nombre de dominio <dunkindonuts.com> utilizado por la Demandante. Por estos motivos, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe.
Igualmente, el registro por el Demandado de numerosos nombres de dominio contenedores de marcas notorias de terceros invitan al Experto a considerar que existió mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa. El anterior entendimiento se refuerza con una simple búsqueda en la base de datos del Centro del nombre completo del Demandado, la cual arroja decenas de resultados en los que otros Expertos consideraron de mala fe el registro por el Demandado de otros muchos nombres de dominio (véanse, por ejemplo, L'Oréal, Laboratoire Garnier et Compagnie, Lancôme Parfums et Beauté et Compagnie v. Zhao Ke, Zeng Wei, Zhu Tao, Yang Yong, Ma Yun, Ye Genrong, Ye Li, ChinaDNS Inc., DomainJet, Inc., Hao Domains Services, Caso OMPI No. D2011-1608; Rolls-Royce Motor Cars Limited v. Zhao Ke, Caso OMPI No. DMX2016-0006; o Guccio Gucci S.p.A. v. Zhao Ke / Yeli / Corporate Domains, Inc / Li Ye, Caso OMPI No. D2012-0357).
A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. Esta circunstancia, de por sí, serviría para acreditar en este caso el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento, sin necesidad de entrar a valorar o no el uso de mala fe por el Demandado del nombre de dominio en disputa. En todo caso, el Experto considera que el requisito uso de mala fe concurre también en el presente supuesto, como lo constata el hecho de que el Demandado haya alojado en el nombre de dominio en disputa una página web de parking con contenido PPC con enlaces publicitarios que redirigen a competidores de la Demandante, lo que constituye claramente un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Por último, el nombre de dominio en disputa se ofrece a la venta a un precio de USD 9.999, precio que excede en mucho a los costes de registro del nombre de dominio en disputa, síntoma unívoco del registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
A la vista de todo lo anterior, el Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <dunkindonuts.es> sea transferido a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto
Fecha: 23 de abril de 2018