Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Compagnie De Saint-Gobain c. Hector Santonja Martínez
Caso No. DES2017-0054
1. Las Partes
La Demandante es Compagnie De Saint-Gobain, con domicilio en Courbevoie, Francia, representada por Nameshield, Francia.
El Demandado es Héctor Santonja Martínez, con domicilio en Alicante, España, representado por sí mismo.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <saint-gobain-glass.es> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Nominalia.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de noviembre de 2017. El 6 de noviembre de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de noviembre de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de noviembre de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de noviembre de 2017. El Centro recibió una comunicación del Demandado en fecha 28 de noviembre de 2017.
El 1 de diciembre de 2017 la Demandante presentó una solicitud de suspensión del procedimiento a efectos de concluir un acuerdo con el Demandado. El 1 de diciembre de 2017 el Centro notificó a las partes la suspensión del procedimiento. El Centro recibió una comunicación del Demandado en fecha 16 de diciembre de 2017. El 7 de febrero de 2018 la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento, y el Centro notificó a las partes de la reanudación del procedimiento y que el nuevo plazo para contestar la Demanda era el 14 de febrero de 2018. El Demandado no contestó formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a las partes el comienzo del proceso para nombrar el grupo administrativo de expertos el 19 de febrero de 2018. El Centro recibió una comunicación del Demandado el 1 de marzo de 2018.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 4 de marzo de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa multinacional fundada y administrada en Francia, estando entre las 100 compañías innovadoras a nivel mundial. Está especializada en la fabricación de materiales para estructuras y de alto rendimiento, organizándose en tres sectores: el sector del vidrio, los productos de construcción y los materiales de alto rendimiento. La Demandante se encuentra presente en los cinco continentes y, concretamente, en Europa, tiene su presencia, entre otros muchos países, en España.
La Demandante es titular de los siguientes registros de marca con efectos en España que son relevantes para el presente procedimiento de conformidad con el Reglamento:
Marca Internacional Número 551682, SAINT-GOBAIN, mixta, registrada el 21 de julio de 1989, para identificar productos de las clases internacionales 1, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20 a 24, 37, 39 y 41. Esta Marca Internacional designa España como país protegido.
Marca de la Unión Europea (“Marca UE”) Número 6871792, SAINT-GOBAIN GLASS, mixta, registrada el 21 de enero de 2009, para identificar productos de las clases internacionales 19, 20 y 21.
La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio que contienen la expresión “saint-gobain”. Es importante resaltar en el caso que nos ocupa la existencia del nombre de dominio <saint-gobain-glass.com> a través del cual se llega al sitio web dedicado a “Saint Gobain Glass Spain” en el que pueden consultarse los productos que ofrece la Demandante en España. La dirección de este sitio es “www.es.saint−gobain−glass.com”.
El nombre de dominio en disputa es <saint-gobain-glass.es>, registrado el 4 de octubre de 2017. El nombre de dominio en disputa redirige a la página Web de la empresa Emisan Spa, competidora de la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es idéntico a sus marcas y nombres de dominio y que la marca SAINT-GOBAIN GLASS se encuentra totalmente incluida en el nombre de dominio en disputa, lo cual puede ser suficiente para crear confusión, como establecen algunas decisiones del Centro, puesto que la adición del código de país no es suficiente para evitar la referida confusión ya que no modifica la impresión general.
La Demandante argumenta que para demostrar la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa es suficiente con basarse en indicios razonables ya que es éste el que deberá demostrar la existencia de tal interés legítimo o derecho.
La Demandante afirma que el Demandado no ha sido conocido de manera legítima por el nombre de dominio en disputa. Tampoco la Demandante le ha autorizado para registrar el nombre de dominio en disputa, ni el Demandado está afiliado, autorizado o licenciado por la Demandante para registrar el nombre de dominio en disputa.
La Demandante añade que el nombre de dominio en disputa redirige hacia la página web de un competidor suyo, con lo cual el Demandado saca provecho de la notoriedad de la Demandante.
Respecto al registro o uso de mala fe, la Demandante argumenta que dada la distintividad y fama de sus marcas, resulta razonable inferir que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento de dichas marcas, con absoluta mala fe.
Además, alega que el uso del nombre de dominio en disputa con la única finalidad de redirigir a los consumidores al sitio web de un competidor, es una prueba más de la mala fe del Demandado, como han afirmado decisiones del Centro.
Por todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <saint-gobain-glass.es> le sea transferido.
B. Demandado
El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones de la Demandante. No obstante, el Demandado envió varias comunicaciones al Centro en fechas 28 de noviembre de 2017, 16 de diciembre de 2017 y 1 de marzo de 2018, manifestando en todas ellas su voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Cuestiones Preliminares
En el curso del procedimiento administrativo, un día antes de finalizar el plazo para contestar a la Demanda (28 de noviembre de 2017), el Demandado envió una comunicación al Centro accediendo a transferir a la Demandante el nombre de dominio en disputa. La Demandante solicitó la correspondiente suspensión del procedimiento para que las partes iniciaran los trámites necesarios para llevar a cabo dicha transferencia. La Demandante envió al Demandado varias veces las indicaciones pertinentes; solicitó extensiones de la suspensión, finalizando la última el 7 de febrero de 2018 al solicitar la Demandante la restitución del procedimiento, sin que la transferencia se hubiese llevado a cabo.
El 1 de marzo de 2017, transcurrido el último plazo para contestar a la Demanda, el Demandado se dirigió al Centro, sorprendido, afirmando que la transferencia del nombre de dominio en disputa se haría a través de Nominalia y alegando creer que las peticiones de la Demandante se habían cumplido.
Sin perjuicio de los correos electrónicos del Demandado, de los que parece desprenderse la voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa, el Experto considera apropiado proseguir con su análisis sustantivo sobre el fondo del caso.
A continuación el Experto pasa a analizar si concurren los requisitos que establece el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.
Así, la Demandante debe acreditar: 1) Que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Además, el Experto desea dejar constancia de que, habiendo servido de base para la elaboración del Reglamento, la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP” en sus siglas en inglés) para la resolución del presente conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política, como así lo han afirmado ya numerosas decisiones (entre otras, Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0005; Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003; y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014).
Igualmente, y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la “Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP” tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Ante todo ha de concretarse si la Demandante ostenta “Derechos Previos” en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.
Entre las marcas que la Demandante relaciona como titular, tienen protección en España la Marca Internacional Número 551682, SAINT-GOBAIN y la Marca UE Número 6871792, SAINT-GOBAIN GLASS, referidas anteriormente en la sección correspondiente a los Antecedentes de Hecho.
Ambas marcas contienen como conjunto distintivo los vocablos SAINT-GOBAIN, términos que además, constituyen el nombre social de la Demandante. La expresión GLASS, presente en la marca UE, es un término inglés cuyo significado en lengua española es “vidrio”, término dirigido a identificar uno de los productos comercializados por la Demandante.
El nombre de dominio en disputa reproduce literalmente de las marcas de la Demandante SAINT-GOBAIN, incluso introduciendo los guiones (-) entre ambos términos y, además, no sólo eso sino que reproduce absolutamente la marca SAINT-GOBAIN GLASS.
Por otra parte, la inclusión del sufijo “.es” no puede considerarse como una diferencia relevante ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.
Por tanto, el Experto considera que entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa existe similitud hasta el punto de crear confusión, quedando cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.
C. Derechos o intereses legítimos
Para determinar si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. Es cierto que la Demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, por tratarse de un hecho negativo, la doctrina viene sosteniendo que basta con que la Demandante acredite prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos ya que el Demandado en su contestación tendrá ocasión de demostrar lo contrario.
La Demandante alega que el Demandado no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa ni tiene vinculación alguna con la Demandante ni con sus Marcas. Tampoco la Demandante le ha autorizado para registrar el nombre de dominio en disputa, ni el Demandado está afiliado, autorizado o licenciado por la Demandante para registrar el nombre de dominio en disputa.
Por tanto, atendiendo a lo anterior, la Demandante ha expuesto cómo no concurre prima facie ninguna circunstancia en las que podría considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Así, el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa ni ha aportado argumento alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. Por el contrario, el nombre de dominio en disputa carece de una propia utilización sino que redirige al sitio web de una empresa competidora de la Demandante con lo que el Demandado se aprovecha de la notoriedad de las marcas de la Demandante generando riesgo de confusión en el consumidor.
Por otra parte, una vez realizada la requerida acreditación prima facie por la Demandante, el Experto nota que el Demandado no sólo no ha contestado formalmente a la Demanda, sino que además en ninguna de sus diferentes comunicaciones enviadas al Centro ha manifestado sus posibles derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa o rebatido las alegaciones efectuadas por la Demandante, manifestando únicamente su voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.
D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas a efectos del Reglamento.
Una de las cuestiones determinantes a efectos de concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado que el Demandado conocía o debía conocer razonablemente la existencia de la marca de la Demandante antes de dicho registro.
En primer lugar ha de indicarse que el nombre de dominio en disputa se registró el 4 de octubre de 2017, mientras que las marcas de la Demandante, datan del 21 de julio de 1989 la Marca Internacional Número 551682, SAINT-GOBAIN y del 21 de enero de 2009 la Marca UE Número 6871792, SAINT-GOBAIN GLASS. Por tanto ambas marcas son muy anteriores al registro del nombre de dominio en disputa.
Por la presencia mundial y prestigio de sus productos, el Experto considera que la marca SAINT GOBAIN puede considerarse notoria.
Respecto al posible conocimiento del Demandado de las marcas de la Demandante, ha de tenerse en cuenta la notoriedad acreditada de dichas marcas y su expansión internacional por lo que parece improbable que el Demandado no conociera el distintivo que identifica a la Demandante. Es más, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa <saint-gobain-glass.es> resulta enormemente semejante al nombre de dominio <saint-gobain-glass.com>, utilizado por la Demandante para el desarrollo de sus actividades. Dicha circunstancia supondrá, en opinión del Experto, una evidencia adicional del registro del nombre de dominio en disputa de mala fe.
Cabe referirse a la Sinopsis elaborada por OMPI versión 3.0, donde que se recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, el que la marca de la Demandante sea notoria, como sucede en este caso. Así, se pueden citar las decisiones The Gap, Inc. v. Deng Youqian, Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot, Caso OMPI No. D2009-0320.
Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.
Por último, aunque el Reglamento no exige de forma acumulativa que se acredite el uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, el Experto nota que el que el uso que el Demandado da al nombre de dominio en disputa es el de servir para redirigir al usuario al sitio web de una empresa competidora de la Demandante, lo cual no puede constituir un uso de buena fe, puesto que dicha redirección perturba la actividad comercial de la Demandante y abusa de la reputación de la marca SAINT-GOBAIN, especialmente considerando, tal y como antes se indicaba, que el nombre de dominio en disputa <saint-gobain-glass.es> comprende íntegramente las marcas SAINT-GOBAIN y SAINT-GOBAIN GLASS y además resulta enormemente semejante al nombre de dominio <saint-gobain-glass.com>, utilizado por la Demandante para el desarrollo de sus actividades.
En consecuencia, el Experto considera cumplida por la Demandante la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <saint-gobain-glass.es> sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 15 de marzo de 2018