Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
MARCAS COMERCIALES, S.A. C. DOROTHY WILLIAMS
Caso No. DES2017-0036
1. Las Partes
La Demandante es Marcas Comerciales, S.A., con domicilio en Barcelona, España, representada por Sugrañes, S.L., España.
La Demandada es Dorothy Williams, con domicilio en Austin, Texas, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <pertegazhombre.es> (en adelante, el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Internetx.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de julio de 2017. El 6 de julio de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de julio de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 13 de julio de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de agosto de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de agosto de 2017.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 9 de agosto de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía española con un amplio reconocimiento en el ámbito de la moda y la costura, que fue fundada y dirigida por el modisto y diseñador D. Manuel Pertegaz, considerado como uno de los modistos españoles de mayor trascendencia.
La Demandante ha presentado evidencia de ser titular de diversas marcas con efectos en España que incluyen el término “Pertegaz”. La Demandante es también titular de numerosos registros de marcas consistentes en el término “Pertegaz”, con efectos en España, entre otros:
- Marca española número M0147066 PERTEGAZ registrada en clase 25, con fecha de concesión 28 de mayo de 1945;
- Marca española número M0449741 PERTEGAZ registrada en clases 3 y 4, con fecha de concesión 20 de abril de 1966;
- Marca española número M0463092 PERTEGAZ registrada en clases 25, con fecha de concesión 20 de mayo de 1965;
- Marca de la Unión Europea 004027264 PERTEGAZ registrada en clases 9, 14, 18 y 25, con fecha de registro 8 de noviembre de 2005.
La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes nombres de dominio:
- <pertegaz.es>: registrado el 18 de septiembre de 2000;
- <pertegaz.com>: registrado el 1 de diciembre de 1999;
- <pertegaz.org>: registrado el 7 de mayo de 2008;
- <pertegaz.com.es>: registrado el 31 de julio de 2003.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada en fecha 2 de marzo de 2017. El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio Web a través de la cual aparentemente se ofrece y promociona la venta de prendas bajo la marca PERTEGAZ.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante es una compañía líder en su sector, que cuenta con un amplio reconocimiento en el ámbito de la moda y la costura, fundada por el modisto y diseñador D. Manuel Pertegaz, que cuenta con una innegable reputación, renombre y notoriedad, lo que le ha hecho acreedor de numerosos premios y reconocimientos por su labor.
- La Demandante ha invertido una destacada cantidad de sus recursos en programas de marketing y promoción de la marca PERTEGAZ.
- La Demandante ostenta derechos de exclusiva sobre el término “Pertegaz”, en tanto que es titular de numerosos registros de marcas que incorporan dicho término, el cual se corresponde con el apellido de su fundador, y de nombres de dominio que lo incorporan igualmente.
- La parte distintiva del nombre de dominio en disputa y las marcas y nombres de dominio titularidad de la Demandante son denominativa, fonética, visual y conceptualmente idénticos a la marca de la Demandante, resultando irrelevante la adición en el nombre de dominio en disputa del término “hombre”, el cual es meramente genérico y no aporta distintividad alguna.
- La Demandante ha venido haciendo uso de la marca PERTEGAZ desde, al menos, el año 1940 para identificar servicios y productos relacionados con el diseño y la alta costura, gozando la misma de carácter de renombrada.
- No existen pruebas ni indicios que demuestren que la Demandada, antes de que haya recibido cualquier aviso de la controversia, haya utilizado o se hayan hecho preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios, sino más bien al contrario, ha utilizado la marca PERTEGAZ de forma no autorizada y para atraer fraudulentamente a su web a potenciales consumidores interesados en la marca PERTEGAZ.
- La Demandada nunca se ha puesto en contacto con la Demandante a fin de establecer una relación comercial y/o solicitar autorización expresa para la utilización de la marca PERTEGAZ, ni para la promoción y venta de productos de esta marca a través de Internet.
- La Demandada no es titular de marcas registradas que contengan la denominación “Pertegaz” ni es conocida en el mercado por el nombre de dominio en disputa.
- La Demandada, al utilizar el nombre de dominio en disputa para alojar una tienda online a través de la cual se ofrece y promociona la venta de prendas de la Demandante, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de la Demandada o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web de la Demandada o en su sitio en línea.
- Ante el requerimiento para el cese en el uso de la marca PERTEGAZ realizada por la Demandante, la Demandada no ha remitido respuesta, lo que indica una clara mala fe.
- El nombre de dominio en disputa fue registrado a fin de impedir que la Demandante refleje su marca en un nombre de dominio, aprovechándose además del renombre de la marca PERTEGAZ para llevar a cabo actividades que entran en competencia directa con las de la Demandante y pudiendo haber utilizado en su promoción imágenes obtenidas de la página web de uno de los licenciatarios de la Demandante.
- La Demandada tenía conocimiento de la marca renombrada de la Demandante puesto que usa el nombre de dominio en disputa para una finalidad idéntica a la de su legítima titular, promocionar y vender prendas de vestir.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), tomando también en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido, incluyendo la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos.
Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como: “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.
En el presente supuesto, ha resultado acreditado a juicio del Experto que la Demandante es titular de varios registros de marca españoles y de la Unión Europea contenedores de la denominación “Pertegaz”, primer apellido del fundador de la Demandante, siendo los mismos válidos y eficaces en España. En consecuencia, el Experto considera que, a efectos del Reglamento, la Demandante ostenta Derechos Previos sobre la marca PERTEGAZ.
Sentado lo anterior, bajo el primer elemento del Reglamento únicamente se exige la existencia de un Derecho Previo de la Demandante (conforme a la definición de Derechos Previos que proporciona el Reglamento) y que el mismo sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con el nombre de dominio en disputa. Pues bien, el nombre de dominio en disputa incluye de forma íntegra la denominación que constituye la marca de la Demandante PERTEGAZ, de forma que, a juicio de este Experto, la marca de la Demandante resulta fácilmente reconocible en el nombre de dominio en disputa. Y es que de la comparativa realizada por este Experto sobre el nombre de dominio en disputa <pertegazhombre.es> y los Derechos Previos de la Demandante, se puede afirmar que el nombre de dominio es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante en tanto que la inclusión del término “hombre” es un término puramente descriptivo que carece de cualquier distintividad, siendo insuficiente para descartar la similitud del nombre de dominio en disputa con los Derechos Previos de la Demandante,.
De igual manera, el dominio correspondiente al código de país (“ccTLD”) España “.es”, carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP (véase, en este sentido, la sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <pertegazhombre.es> se revela idéntico o confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias exigidas por el Reglamento para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Pese a que el Reglamento parece imponer a la demandante la acreditación de un hecho negativo, en el supuesto que nos ocupa la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan prima facie la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa. Así, la Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en que: (i) no existen pruebas ni indicios que demuestren que la Demandada, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, haya utilizado o haya hecho preparativos demostrables para la utilización del dominio para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios, sino más bien al contrario, habiendo utilizado la marca PERTEGAZ en el nombre de dominio en disputa de forma no autorizada y habiendo alojado bajo el mismo un sitio Web (el cual reproduce en repetidas ocasiones la marca PERTEGAZ de la Demandante) para atraer a su sitio web a potenciales consumidores interesados en la marca PERTEGAZ; (ii) la Demandada nunca se ha puesto en contacto con la Demandante a fin de establecer una relación comercial y/o solicitar autorización expresa para la utilización de la marca PERTEGAZ, ni para la promoción y venta de productos de esta marca a través de Internet; y (iii) la Demandada no es titular de marcas registradas que contengan la denominación “Pertegaz” ni es conocida en el mercado por el nombre de dominio en disputa.
A juicio de este Experto, la Demandante ha acompañado al procedimiento pruebas coherentes y suficientes que apuntan a la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa, no habiendo ésta siquiera contestado a la Demanda cuando ha estado emplazada para ello. La falta de contestación a la Demanda impide que la Demandada desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado prima facie que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y la Demandada no aporta evidencias para refutar dichas pruebas o alegaciones, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo de los requisitos.
Por todo lo anterior, el Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.
En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o usado de mala fe, cuando concurra, entre otros, alguno de los siguientes casos, tal y como acontece en el presente supuesto:
- Que la demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando la demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o
- Que la demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- Que la demandada, al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.
En el presente procedimiento resulta manifiesto que la Demandada, al reproducir la marca PERTEGAZ de la Demandante en su integridad en el nombre de dominio en disputa, y utilizar el mismo para alojar una tienda online a través de la cual aparentemente se ofrece y promociona la venta de prendas PERTEGAZ de la Demandante, utilizando dicha marca de forma repetida en el contenido de la tienda online y sin hacer alusión alguna a la posible vinculación de la Demandada con el Demandante, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de la Demandada.
Todo indica asimismo que el nombre de dominio en disputa fue registrado a fin de impedir que la Demandante refleje su marca en un nombre de dominio, aprovechándose además del amplio conocimiento de la marca PERTEGAZ para llevar a cabo actividades que entran en competencia directa con las de la Demandante.
Es difícil imaginar, en definitiva, que la Demandada no tuviese conocimiento en el momento del registro del nombre de dominio en disputa de la marca PERTEGAZ de la Demandante puesto, además de reproducirla en su integridad, ha añadido a la misma en su composición el término “hombre”, identificativo del público objetivo al que se dirigen los productos ofertados, utilizándose además para una finalidad idéntica a la de su legítima titular, promocionar y vender prendas de vestir.
A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado y usado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo del nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <pertegazhombre.es> sea transferido a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto
Fecha: 19 de agosto de 2017