Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y Económico, S.L. c. GRPS 2000, S.L.
Caso No. DES2017-0015
1. Las Partes
La Demandante es Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y Económico, S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por Merx Patentes y Marcas, S.L.P., España.
La Demandada es GRPS 2000, S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por D. José María Espinosa, España.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <afectadosarriagaasociados.es>, <arriagaasociadosabogados.es> y <jesusruizarriaga.es> (los "Nombres de Dominio").
El Registro de los citados Nombres de Dominio es Red.es. El Agente Registrador de los Nombres de Dominio es OVH HISPANO.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 12 de abril de 2017. El 12 de abril de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 17 de abril de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a una notificación del Centro indicando que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 26 de abril de 2017.
El Centro verificó que la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el "Reglamento").
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 27 de abril de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de mayo de 2017. El escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 8 de mayo de 2017.
El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 24 de mayo de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
De conformidad con la información que ha sido aportada al presente procedimiento, la Demandante es una sociedad española que se dedica a la prestación de servicios legales especializados en las áreas de derecho financiero y bancario.
De los Anexos de la Demanda se desprende que la Demandante tiene implantación en España: cuenta con 400 empleados (según se señala en la prueba documental 10 del Anexo V de la Demanda); tiene cerca de 35.000 clientes (prueba documental 9 del Anexo V de la Demanda); y ha realizado importantes inversiones en publicidad a nivel nacional (según se indica en la prueba documental 9 del Anexo V de la Demanda). De conformidad con lo indicado por la Demandante (página 13 de la Demanda), su denominación obedece al apellido de su socio fundador, D. Jesús María Ruiz de Arriaga.
Adicionalmente, la Demandante acredita, en el Anexo VI de su Demanda, la titularidad de marcas con efectos en España, indicando que las mismas se encuentran actualmente en vigor:
(i) Marca española nº 3.513.795, ARRIAGA ASOCIADOS (denominativa con gráfico) para distinguir servicios dentro de la clase 45, con fecha de presentación 2 de junio de 2014 y fecha de concesión 11 de noviembre de 2014;
(ii) Marca española nº 3.594.853 ARRIAGA (denominativa con gráfico), para distinguir servicios dentro de las clases 35, 36 y 45, con fecha de presentación 18 de enero de 2016 y fecha de concesión 17 de mayo de 2016; (en adelante, conjuntamente, las "marcas ARRIAGA").
La Demandada responde al nombre de GRPS 2000, S.L. Las páginas web accesibles a través de los Nombres de Dominio no contienen ninguna información acerca de la Demandada; de hecho, el Nombre de Dominio <arriagaasociadosabogados.es> redirecciona a la página web "www.beian.gov.cn", y los Nombres de Dominio <afectadosarriagaasociados.es> y <jesusruizarriaga.es> redireccionan a la página web "www.bankia.es" (tal y como acredita la Demandada en sus Anexos 2 y 3, respectivamente).
De conformidad con la información suministrada por el Registro, el Nombre de Dominio <arriagaasociadosabogados.es> fue registrado el 7 de noviembre de 2016; el Nombre de Dominio <afectadosarriagaasociados.es> fue registrado el 10 de marzo de 2017 y el Nombre de Dominio <jesusruizarriaga.es> fue registrado el 14 de marzo de 2017.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En su Demanda, la Demandante argumenta que el registro de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada reviste un carácter especulativo o abusivo – en los términos del Reglamento –, por los siguientes motivos:
A. Los Nombres de Dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos:
(i) por una parte, existe una total identidad entre los elementos denominativos de las marcas ARRIAGA de la Demandante, "arriaga" y "asociados", y parte de los Nombres de Dominio. La Demandante señala que existe una elevada similitud fonética entre ambos, careciendo los elementos diferentes, por ejemplo los términos "abogados" o "afectados", de carácter distintivo suficiente. Además, indica que el Nombre de Dominio <jesusruizarriaga.es> reproduce parcialmente el nombre civil del socio fundador de la Demandante;
(ii) por otra parte, la Demandante destaca el carácter notorio de sus signos distintivos previos en España, derivado de la intensa inversión que, a su juicio, ha realizado en publicidad en todo tipo de medios (según acredita con referencias a sus campañas publicitarias en Internet y en las calles de ciudades españolas en las pruebas documentales 1, 2 y 3 del Anexo V de la Demanda, así como en los anuncios y entrevistas en televisión que aporta como Anexo IV de la Demanda);
B. La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los Nombres de Dominio:
(i) A juicio de la Demandante, no existen otras marcas en España, distintas de las marcas ARRIAGA, que protejan una denominación similar a la de los Nombres de Dominio. Además, la Demandada no posee ninguna autorización ni licencia para usar la marca de la Demandante.
C. Los Nombres de Dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe:
(i) El 6 de marzo de 2017 se presentó una demanda contra GRPS por el nombre de dominio <arriagasociados.com> y ese mismo día se remitió una copia de la demanda a la Demandada. Eso demuestra que era imposible que la Demandada no conociera la marca y los derechos que la Demandante ostentaba sobre ella.
(ii) La Demandante indica además que las marcas ARRIAGA eran notorias en el mercado español debido a la elevada inversión publicitaria desarrollada por ésta, por lo que la Demandada era consciente de su existencia e intenta aprovecharse de las marcas de la Demandante creando confusión entre los usuarios de Internet.
(iii) Destaca la Demandante que, por último, los Nombres de Dominio fueron registrados con el fin de impedir a la Demandante que refleje las marcas ARRIAGA en los nombres de dominio correspondientes.
B. Demandada
En su Contestación a la Demanda, la Demandada niega el carácter especulativo o abusivo del registro de los Nombres de Dominio, por las siguientes razones:
(i) la Demandada no discute la existencia de las marcas ARRIAGA previas (véase la página 8 de su Contestación a la Demanda), si bien niega que se cree confusión entre éstas y los Nombres de Dominio, entre otros motivos porque "arriaga" es un apellido común.
(ii) adicionalmente, la Demandada rechaza que las marcas ARRIAGA sean notorias en España, afirmando que la Demandante no ha aportado prueba suficiente de su volumen de ventas, número de visitas o inversión en publicidad (véase la página 10 de su Contestación a la Demanda).
Por otro lado, la Demandada indica que la Demandante no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio porque existen otros nombres de dominio similares que contienen el término "arriaga" que no han sido registrados por la Demandante. Asimismo, señala la Demandada la ausencia de notoriedad de la Demandante.
Por último, alega la Demandada que no cabe apreciar registro o uso de mala fe por su parte, dado que: (i) las páginas web a las que dirigen los Nombres de Dominio no están en absoluto relacionadas con la actividad comercial de la Demandante ni con la actividad profesional de la Demandada (en efecto, conducen a una página web china y a la página web del banco español "BANKIA, S.A."); (ii) los Nombres de Dominio contienen palabras puramente descriptivas y/o comunes, que la Demandante no puede pretender monopolizar, tales como "arriaga" o "abogados"; (iii) la Demandada no obtiene ningún tipo de lucro mediante los Nombres de Dominio, puesto que éstos redirigen, como se ha expuesto, a páginas de terceros sin ningún tipo de relación empresarial ni comercial con la Demandada.
6. Debate y conclusiones
El Reglamento exige los tres requisitos para que el registro de un nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo, los cuales deben ser probados por la Demandante para obtener la transferencia de los Nombres de Dominio: (i) los Nombres de Dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; (ii) la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio; (iii) Los Nombres de Dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe.
A continuación se pasan a evaluar, a la luz de las alegaciones y evidencias presentadas por las partes, cada uno de los anteriores requisitos.
Con el fin de contar con unos criterios adecuados de interpretación, la Experta se servirá de anteriores decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante "Política" o "UDRP", en sus siglas en inglés) la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Como Derechos Previos, la Demandante alega las marcas ARRIAGA anteriormente referenciadas (Apartado 4 de la Decisión) y una marca notoria no registrada sobre el nombre civil de D. Jesús María Ruiz de Arriaga.
De conformidad con el Reglamento, tienen la consideración de Derechos Previos tanto las marcas registradas protegidas en España como los nombres civiles o seudónimos notorios que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
La Demandada no discute la existencia de las marcas ARRIAGA. Respecto del nombre civil, la lectura del Reglamento revela que el reconocimiento como Derecho Previo del nombre civil no se extiende únicamente a las personas citadas, sino que nada obsta, en opinión de esta Experta, para que también se extienda a otras profesiones, como por ejemplo un notorio abogado, cuando su nombre sirva para identificarlas profesionalmente.
Dicha situación concurre en el presente caso, en tanto la Demandante además alega como Derecho Previo el nombre de su socio fundador: D. Jesús María Ruiz de Arriaga.
En este sentido, la Demandante ha evidenciado – sin que la Demandada lo haya negado – como el nombre de D. Jesús María Ruiz de Arriaga se emplea extensamente en los medios de comunicación para promover los servicios jurídicos ofrecidos por la Demandante, en tanto que socio fundador de la misma (véase el Anexo IV de la Demanda), así como que su apellido forma parte de las marcas ARRIAGA (Anexo VI de la Demanda).
A la luz de lo anterior, cabe concluir que el uso del nombre civil de D. Jesús María Ruiz de Arriaga por parte de la Demandante para promover sus propios servicios profesionales permite su reconocimiento como un Derecho Previo a los efectos del Reglamento.
A continuación se analizará el requisito de la similitud o identidad entre los Nombres de Dominio y los Derechos Previos de la Demandante.
En cuanto al primer Nombre de Dominio, <afectadosarriagaasociados.es>, es cierto, como afirma la Demandante (página 16 de su Demanda), que contiene los términos "arriaga" y "asociados", idénticos a los signos protegidos por las marcas ARRIAGA anteriormente referenciadas, aunque se añade el término "afectados", el cual no tiene, per se, un elevado carácter distintivo. La presencia de un Derecho Previo en el Nombre de Dominio junto con otros elementos irrelevantes es suficiente para que se aprecie el cumplimiento del primer requisito del Reglamento.
En relación con el segundo Nombre de Dominio, <arriagaasociadosabogados.es>, la Demandada rechaza que este Nombre de Dominio cree confusión respecto de éstas, al incluir términos genéricos como "arriaga" o "abogados" (véase la página 10 de su Contestación a la Demanda). La realidad es que, como bien señala la Demandante (página 15 de su Demanda), el citado Nombre de Dominio contiene dos términos idénticos a los protegidos por su marca española nº 3.513.795, ARRIAGA ASOCIADOS, "arriaga" y "asociados", adicionando un tercer término "abogados", que es genérico y totalmente descriptivo de servicios jurídicos. Es decir, el Nombre de Dominio reproduce totalmente un Derecho Previo, lo cual es suficiente para apreciar la identidad o similitud susceptible de crear confusión con un Derecho Previo.
Respecto del tercer Nombre de Dominio, <jesusruizarriaga.es>, se observa cómo éste reproduce de forma idéntica los principales elementos del Derecho Previo de la Demandante consistente en el nombre civil de su fundador, "jesus", "ruiz" y "arriaga", sin que la eliminación del segundo nombre "maría" y del prefijo "de" excluya, la similitud entre el Nombre de Dominio y el Derecho Previo consistente en el nombre civil del fundador de la Demandante.
Asimismo, la Experta nota que los Nombres de Dominio incluyen íntegramente el Derecho Previo consistente en la marca ARRIAGA de la Demandante.
En efecto, un nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión respecto de una marca previa – aunque no se encuentre registrada – cuando incluye dicha marca o una aproximación de la misma, sin que sea necesario tener en cuenta otros elementos irrelevantes del nombre de dominio (en el mismo sentido, Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI No. D2000-1415; Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale, Caso OMPI No. D2000-0662).
Por los motivos enunciados, esta Experta entiende que la Demandante ha acreditado suficientemente, sin que la Demandada haya aportado pruebas o argumentos suficientes de contrario, el primero de los requisitos que el Reglamento exige.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante expone que no tiene constancia del registro de marcas que protejan, al menos, el término "arriaga" a nombre de la Demandada.
Asimismo, la Demandante alega que la Demandada no posee ninguna autorización ni licencia para usar los Derechos Previos de la Demandante.
La Demandada no niega este hecho, pero alega que existen multitud de nombres de dominio que contienen el término "arriaga" y no son titularidad de la Demandante (véanse los Anexos 5 y 6 de la Contestación a la Demanda).
Sin embargo, esta prueba no puede servir para justificar que la Demandada tenga un derecho o interés legítimo en los Nombres de Dominio, dado que no prueba que la Demandada viniese utilizando dichos nombres de dominio para la oferta de buena fe de bienes o servicios en el mercado. Ni la Política ni el Reglamento exigen a la Demandante la titularidad de todos los dominios que incluyan la expresión controvertida, ya que dicha exigencia, atendiendo al número de nombres de dominio disponibles, sería una carga desproporcionada.
Esta Experta no tiene evidencias que lleven a pensar que la Demandada es conocida por el término más distintivo de las marcas ARRIAGA, el apellido "arriaga", ni por los Nombres de Dominio. Además, tampoco se ha aportado prueba por su parte que muestre su utilización de buena fe en la oferta en el mercado de sus servicios comerciales.
Por otro lado, tampoco parece que el uso que la Demandada hace de los Nombres de Dominio pueda considerarse como legítimo o no comercial o de buena fe, sino que más bien esta Experta tiene motivos para pensar, en vista del contenido de las páginas web a las que dirige (véanse los Anexos 2 y 3 de la propia Contestación a la Demanda), que la Demandada pretende desviar a los consumidores de manera equívoca a páginas web en absoluto relacionadas con su propia actividad ni con la actividad de la Demandante: en efecto, a una página china y a la página web del banco español "BANKIA, S.A." (Wal-Mart Stores, Inc. v. WalMart Careers, Inc., Caso OMPI No. D2012-0285).
Más bien, existen motivos para creer que lo que la Demandada pretende con la redirección que realizan sus Nombres de Dominio es crear confusión con las marcas ARRIAGA creando una apariencia de error en las páginas web a las que los usuarios de Internet podrían perfectamente acudir pensando en acceder a los servicios jurídicos de la Demandante.
El uso por la parte de la Demandada de los Nombres de Dominio que incluyen los Derechos Previos de la Demandante para redirigir a páginas web de terceros no es un uso del que se desprendan en el presente caso derechos o intereses legítimos a favor de la Demandada.
Respecto del Nombre de Dominio <afectadosarriagaasociados.es>, anteriores decisiones han admitido el uso por parte de terceros de ciertos términos críticos con una marca de productos o servicios (Sermo, Inc. v. CatalystMD, LLC, Caso OMPI No. D2008-0647; Amylin Pharmaceuticals, Inc. v. Watts Guerra Craft LLP, Caso OMPI No. D2012-0486; Qitan Enterprises (Qid) Ply Ltd v. Dale Cross / Contact Privacy Inc., Caso OMPI No. D2015-2062), siempre y cuando se acredite la existencia de un interés legítimo, no comercial, genuinamente justo y no engañoso o falso por su parte.
En el presente asunto, no obstante, la Demandada no ha justificado con base en los anteriores argumentos el registro de dicho Nombre de Dominio; además, el Nombre de Dominio redirige a una página china de lo que no cabe apreciar la concurrencia de un interés legítimo en el uso del Nombre de Dominio <afectadosarriagaasociados.es>.
Adicionalmente, cabe indicar que la Demandada ha procedido al registro de varios nombres de dominio que contienen los Derechos Previos de la Demandante, incluido el nombre de dominio <arriagasociados.com> (Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y Económico, S.L. c. GRPS 2000, S.L., Caso OMPI No. D2017-0458), lo cual es indicativo de la existencia de una intención de perturbar la actividad comercial de la Demandante sin esgrimir ningún derecho o interés legítimo en ello.
A la luz de lo anterior, la Experta concluye que el segundo de los requisitos del Reglamento ha quedado debidamente acreditado.
C. Registro o uso de los Nombres de Dominio de mala fe
Anteriores decisiones del Centro han estimado que los siguientes factores constituyen un indicio del registro o uso de mala fe de un nombre de dominio: (i) el uso de una marca de un tercero junto con un término adicional puramente descriptivo; (ii) el contenido de la página web a la que dirige el nombre de dominio; (iii) el momento y las circunstancias del registro del nombre de dominio.
A la hora de valorar el registro o uso de mala fe, los expertos deben tomar en consideración los argumentos y pruebas presentados por las partes en el presente procedimiento.
En primer lugar, un elemento clave para valorar la concurrencia de mala fe en el registro de los Nombres de Dominio es el conocimiento de las marcas del demandante con carácter previo al registro del nombre de dominio en cuestión.
Dicho conocimiento previo podría inferirse de la notoriedad de dichas marcas.
Así ocurre en el caso que nos ocupa, donde la Demandante ha acreditado suficientemente la notoriedad de las marcas ARRIAGA en el mercado español (The Gap Inc. v. Deng Youqian, Caso OMPI No. D2009-0113; y Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot, Caso OMPI No. D2009-0320).
En efecto, esta Experta entiende que ha quedado debidamente probado que la Demandante ha efectuado unas importantes inversiones publicitarias (véase el Documento 7 del Anexo V de la Demanda) en campañas promocionales en formato físico y digital en las que ha contado con la participación de personalidades relevantes del deporte español (documentos 1, 2, 3, 5 y 6 del Anexo V de la Demanda) que han facilitado que la Demandada sea ampliamente conocida, al menos, en el mercado español de los servicios jurídicos, con una facturación aproximada de 20 millones de euros en 2015 (documento 7 del Anexo V).
Así, en la fecha de registro de cada uno de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada (7 de noviembre de 2016 para <arriagaasociadosabogados.es>; 10 de marzo de 2017 para <afectadosarriagaasociados.es>; 14 de marzo de 2017 para <jesusruizarriaga.es>), se puede entender que las marcas ARRIAGA de la Demandante eran notorias en España, por lo que la Demandada podría conocerlas – independientemente de que en su Contestación a la Demanda (página 10), la Demandada alegue que no se ha probado dicha implantación en el mercado.
Esta notoriedad constituye, cuanto menos, un indicio del registro de mala fe (Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, Caso OMPI No. D2000-0018).
Viene a reforzar lo anterior el hecho de que el registro de los Nombres de Dominio comprenda elementos meramente descriptivos de los servicios prestados por la Demandante, tales como el término "abogados", amén de reproducir literalmente tanto las marcas ARRIAGA como el nombre civil del socio fundador de la Demandante, cuyo apellido coincide con sus marcas ARRIAGA.
En este caso es fácil concluir que, en el momento del registro de los Nombres de Dominio, la Demandada tenía conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante, además de por su notoriedad, por la elección del término "abogados", que guarda relación con el sector de actividad de la Demandante (sin que la Demandada haya aportado ninguna prueba en contrario).
En efecto, ya se ha indicado que el término "arriaga" es altamente distintivo, y relativamente desconocido en el tráfico económico si no fuese por la actividad que desarrolla la Demandante.
Por otro lado, la Demandada alega en su Contestación a la Demanda que el uso que hace de los Nombres de Dominio no le reporta ningún tipo de lucro. La existencia de ánimo de lucro no es un requisito del Reglamento para que puedan prosperar las pretensiones de la Demandante. Asimismo, la inexistencia de ánimo de lucro no excluiría por sí misma que los Nombres de Dominio hayan sido utilizados de mala fe.
De conformidad con los Anexos 2 y 3 de la Contestación a la Demanda, los Nombres de Dominio redireccionan directamente, por un lado, a una página web de lo que parece ser una institución china, y por otro lado, al banco español "BANKIA, S.A.", sin que en ningún momento se contenga ninguna referencia a la Demandada ni a la Demandante.
A juicio de esta Experta, dicho redireccionamiento por los Nombres de Dominio a páginas web de terceros evidencia una intención de causar confusión con las marcas ARRIAGA por parte de la Demandada y, por tanto, de la mala fe.
Adicionalmente, cabe apreciar que la Demandada ha registrado varios nombres de dominio que contienen los Derechos Previos de la Demandante, en opinión de la Experta, con el fin de obstaculizar a la Demandante , lo cual no viene sino a reforzar los indicios de mala fe por su parte que se han venido apreciando.
Finalmente, debemos notar también que el momento en que el Nombre de Dominio <jesusruizarriaga.es> ha sido registrado es particularmente indicativo de la mala fe de la Demandada, tal y como la Demandante defiende en la página 25 de su Demanda, no sólo por su absoluta falta de relación con la persona física que responde a dicho nombre civil, sino también porque en el momento en que fue registrado la Demandada tenía pleno conocimiento de la demanda interpuesta por la Demandante en Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y Económico, S.L. c. GRPS 2000, S.L., supra lo cual implicaría un absoluto conocimiento de la existencia de las marcas ARRIAGA, así como de la identidad de D. Jesús María Ruiz de Arriaga.
A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento: la mala fe del Demandado en el registro o en el uso de los Nombres de Dominio.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que los Nombres de Dominio <afectadosarriagaasociados.es>, <arriagaasociadosabogados.es> y <jesusruizarriaga.es> sean transferidos a la Demandante.
Carolina Pina-Sánchez
Experta
Fecha: 2 de junio de 2017