Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
AB Electrolux c. Rehofrin Hnos. S.L.L.
Caso No. DES2016-0024
1. Las Partes
La Demandante es AB Electrolux con domicilio en Estocolmo, Suecia, representada por SILKA Law AB, Suecia.
El Demandado es Rehofrin Hnos. S.L.L. con domicilio en Bilbao, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <serviciotecnicozanussibilbao.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Registrador del nombre de dominio en disputa es Arsys.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de septiembre de 2016. El 19 de septiembre de 2016, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de septiembre de 2016, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de octubre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de octubre de 2016. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 26 de octubre de 2016.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 2 de noviembre de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa de nacionalidad sueca fundada en 1910, líder mundial en la producción de electrodomésticos tanto de uso doméstico como profesional, que vende más de 40 millones de productos a clientes en más de 150 países cada año.
La Demandante es titular de numerosos signos distintivos contenedores del término ZANUSSI con cobertura y protección a nivel internacional en más de 150 países, incluyendo España. A modo informativo, la Demandante es titular de los siguientes registros marcarios con efectos en España:
- Marca internacional denominativa No. 404462 ZANUSSI, registrada el 9 de noviembre de 1973;
- Marca española denominativa ZANUSSI, registrada el 16 de junio de 1959;
- Marca comunitaria No. 492447 ZANUSSI, registrada el 8 de febrero de 1999.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 30 de octubre de 2013.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante es titular de numerosas marcas contenedores del término ZANUSSI con cobertura y protección a nivel internacional en más de 150 países, incluyendo España y, en particular de la marca internacional denominativa No. 404462 ZANUSSI, registrada el 9 de noviembre de 1973; de la marca española denominativa ZANUSSI, registrada el 16 de junio de 1959 y de la marca comunitaria No. 492447 ZANUSSI, registrada el 8 de febrero de 1999; todas ellas de fecha muy anterior al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa.
- La Demandante es también titular de, entre otros muchos, varios nombres de dominio contenedores de la marca ZANUSSI, tales como <zanussi.com> registrado en 1995 o <serviciotecnicozanussi.com> registrado en 2011, ambos muy anteriores al registro por el Demandado del nombre en dominio en disputa.
- El nombre de dominio en disputa reproduce la marca ZANUSSI de la Demandante en su totalidad, añadiendo al mismo tiempo los términos “servicio” y “tecnico”, así como el término geográfico “Bilbao”.
- El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca ZANUSSI sobre la cual la Demandante ostenta derechos previos, en tanto que el uso del dominio de primer nivel correspondiente a código de país “.es” no debe ser considerado a efectos comparativos, al tratarse de un requisito técnico propio del sistema de nombres de dominio. Igualmente, la adición de términos genéricos y/o geográficos tales como “servicio”, “tecnico”, “bilbao” son puramente descriptivos y no tienen calidad distintiva alguna, debiendo descartarse igualmente del examen comparativo.
- El nombre de dominio en disputa fue registrado el 30 de octubre de 2013, fecha bastante posterior al registro de las marcas ZANUSSI por la Demandante.
- No existe entre la Demandante y el Demandado ningún tipo de relación comercial ni tampoco es el Demandado conocido por el nombre de dominio en disputa. De la misma manera, al Demandado no se le ha otorgado autorización alguna para el uso de la marca ZANUSSI ni tampoco para el registro del nombre de dominio en disputa.
- El Demandado no está llevando a cabo una oferta de bienes de buena fe en el sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa. Y es que los usuarios de Internet se encuentran automáticamente redireccionados al sitio web “ww.rehofri.com”, titularidad del Demandado, lo que demuestra que el Demandado se está aprovechando de la popularidad de la marca ZANUSSI para atraer a usuarios de Internet a su propia página web.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento de las marcas de la Demandante, en tanto que, al parecer, ofrece en la localidad de Bilbao servicios de asistencia técnica al sector de la hostelería, bajo el mensaje “servicio técnico oficial de las marcas Zanussi Profesional y Electrolux”.
- Al incluir la referencia “Servicio Oficial Zanussi Profesional” queda claro que el Demandado está aprovechándose de la marca ZANUSSI, haciendo creer al consumidor que está realmente tratando con un servicio oficial ZANUSSI en la localidad de Bilbao, y dando así la falsa impresión de que el Demandado se encuentra de alguna manera autorizado y/o relacionado con la Demandante.
- El sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa incluye referencias explícitas a la marca ZANUSSI, pero también a marcas competidoras de ésta, tales como J&M.
- La Demandante, una vez tuvo conocimiento de la existencia del nombre de dominio en disputa, contactó con el ahora Demandado con la intención de llegar a un acuerdo amistoso en relación con la presente disputa. El Demandado jamás contestó a dicho requerimiento, a pesar de habérsele enviado varios recordatorios.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.
En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular de la marca ZANUSSI con efectos en España. Lo anterior determina, a juicio de este Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término “Zanussi”.
Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, restaría examinar a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término “Zanussi” sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.
El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con la marca ZANUSSI sobre la cual la Demandante ostenta Derechos Previos, en tanto que el uso del dominio de primer nivel correspondiente al código de país “.es” no debe ser considerado a efectos comparativos, al tratarse de un requisito técnico propio del sistema de nombres de dominio. Igualmente, en el presente caso, la adición de términos genéricos y/o geográfico tales como “servicio”, “tecnico”, “bilbao” son puramente descriptivos y no tienen calidad distintiva alguna.
Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa se revela confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos; y
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
A tal efecto, resulta suficiente, que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, alegaciones que permiten a este Experto concluir que aquélla ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. Y es que, como ha apuntado la Demandante en su escrito de demanda, el Demandado no ha sido autorizado en ningún momento para el uso de la marca ZANUSSI ni tampoco para el registro de nombres de dominio que contengan dichas marcas. Igualmente, no parece existir entre la Demandante y el Demandado ningún tipo de relación. De igual modo el Demandado no es conocido en el mercado por el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el Demandado no parece estar llevando a cabo una oferta de buena fe de productos y/o servicios en el sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa, pues al acceder al mismo, éste resuelve al sitio web “ww.rehofri.com”, titularidad del Demandado, que ofrece servicio técnico no sólo de los productos de la Demandada sino también de productos de alguno de sus competidores, lo que demuestra a juicio de este Experto que el Demandado ha querido aprovechar la popularidad de la marca ZANUSSI para atraer a usuarios de Internet a su propio sitio web, lo que no puede ser considerado en modo alguno como derechos o intereses legítimos.
Por último, igualmente relevante a estos efectos, resulta necesario apuntar que ante la intimación de cese en el uso y explotación del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandante, el Demandado omitió cualquier respuesta. A ello se suma el hecho de que el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, por lo que el Demandado no ha rebatido las alegaciones prima facie de la Demandante respecto de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.
En definitiva, en el presente caso, no parecen concurrir circunstancias que permitan considerar la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno.
En el presente procedimiento ha quedado constatado en opinión del Experto que el Demandado tenía conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante en el momento en que procedió al registro del nombre de dominio en disputa y que precisamente habría registrado el nombre de dominio en disputa teniendo en mente la marca de la Demandante como lo prueban el hecho de que el registro de la marca notoria ZANUSSI sea muy anterior al registro del nombre de dominio en disputa, la tipología de servicios que el Demandado presta (que incluyen pero no se limitan a la reparación de electrodomésticos de la marca ZANUSSI) y el propio contenido del sitio web a la que redirige el nombre de dominio en disputa.
A la vista de estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, por razón de la notoriedad y prestigio de la marca ZANUSSI, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. En efecto, y de cuanto antecede, se desprende que la Demandada conocía el carácter notorio de los signos distintivos de la Demandante. Esta circunstancia sirve, dadas las circunstancias, para acreditar en este caso el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
En lo que respecta al uso del nombre de dominio en disputa, el hecho de que no exista entre la Demandante y el Demandado ningún tipo de relación comercial, a pesar de la referencia “Servicio Oficial Zanussi Profesional” que se encuentra en el sitio web al que redirecciona el nombre de dominio en disputa, deja claro que el Demandado trata de aprovecharse de la marca ZANUSSI, haciendo creer al usuario de Internet que está realmente tratando con un servicio oficial ZANUSSI en la localidad de Bilbao. De igual manera, las referencias explícitas a la marca ZANUSSI junto a otras marcas competidoras como J&M en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, muestran a juicio del Experto la mala fe del Demandado en el uso del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el Demandado estaría intentando atraer a los usuarios de Internet a su página web, previsiblemente con un ánimo de lucro, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, origen o afiliación de la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <serviciotecnicozanussibilbao.es> sea transferido a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto
Fecha: 21 de noviembre de 2016