Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

También hace mención a que con motivo de cambios normativos en materia de juego en España, el Nombre de Dominio se dejó temporalmente sin contenido y que, posteriormente, la empresa maltesa para la que habría prestado sus servicios el Demandado habría sido objeto de una operación de venta.

Continúa el Demandado exponiendo que en el año 2013 ha venido trabajando en un nuevo proyecto empresarial dentro del sector del juego on-line, siendo uno de los nombres de dominio envueltos en el mismo el que es objeto de la actual disputa. En ese sentido, el Demandado alega haber suscrito acuerdos de colaboración con dos empresas, Suertia Interactiva, S.A. y Desarrollo On-Line Juegos Regulados, S.A. A tal efecto, se aportan como Anexos 3 y 4 los acuerdos sucritos con dichas empresas.

De otro lado, destaca el Demandado que la Demandante no ha realizado ninguna acción contra la titularidad del Nombre de Dominio, salvo la presente acción, 7 años posterior al registro del Nombre de Dominio, lo que implicaría ausencia de mala fe y legitimidad en el uso.

Finalmente, afirma el Demandado que aún en el caso de que él hubiera tenido conocimiento del interés de la Demandante sobre el Nombre de Dominio, ello no sería suficiente para acreditar mala fe o uso ilegítimo. Apoya lo anterior con la cita de varias decisiones emitidas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”) en ese mismo sentido.

El último de los requisitos, el relativo a la mala fe en el registro o utilización del Nombre de Dominio, es también rechazado por el Demandado.

De un lado, afirma el Demandado que colaboró profesionalmente con Eurobet Gibraltar Limited, y para ello aporta el acuerdo suscrito el 25 de junio de 2008 entre dicha compañía y Magpie (Anexo 5 de la contestación). De otro lado, niega la relación con Gala Group, a excepción, según el Demandado, del hecho de que unos años más tarde Eurobet Gibraltar Limited incluiría algún logotipo en las comunicaciones.

Asimismo, según el Demandado, constituiría prueba de mala fe por parte de la Demandante el hecho de omitir el documento referido en el párrafo anterior, de fecha posterior a los acuerdos alcanzados por las partes y citados en el escrito de la Demanda. De dicho documento destaca la cláusula relativa a lo que debe entenderse como “reclamaciones”, afirmando que en virtud de dicho acuerdo debe entenderse liquidada cualquier tipo de reclamación surgida de las disposiciones del acuerdo de 2005. En ese sentido, también se señala otra cláusula según la cual las partes liquidan de forma total y definitiva todas las reclamaciones, así como otra relativa al pago de 250.000 euros por parte de Eurobet Gibraltar Limited que incluirían cualquier interés, sanción, impuesto o cargo de cualquier tipo. Afirma el Demandado, en definitiva, que el acuerdo alcanzado en el año 2008 no podría interpretarse como una admisión de responsabilidad por cualquiera de las partes, sino que debería entenderse como una renuncia a reclamarse nada.

Continúa sus alegaciones mencionando que la Demandante no podía ignorar la existencia del Nombre de Dominio teniendo en cuenta que ésta registró el nombre de dominio <galabingo.com> en febrero de 2011 y que nunca antes había reclamado la titularidad sobre el Nombre de Dominio hoy objeto de la presente Demanda. Así, sostiene que no podría actualizarse un supuesto de mala fe por su parte, citando varias decisiones UDRP en ese sentido.

De otro lado, afirma el Demandado haber seguido colaborando con Eurobet Gibraltar Limited hasta el año 2011. A tal efecto, aporta una serie de facturas por los servicios prestados a dicha empresa (Anexo 6).

De otro lado, afirma que de los más de 50 nombres de dominio registrados bajo su titularidad, el Demandado nunca los ha ofertado ni vendido o transferido.

Finalmente, concluye sus alegaciones diciendo que la Demandante no ha acreditado que el registro o uso del Nombre de Dominio se realice con la intención de perturbar su actividad comercial, ni tampoco ha probado haber tenido o tener actualmente un proyecto solvente en España.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de la marca comunitaria No. 2.094.035 GALA CASINO, signo distintivo con efectos en España desde el 11 de marzo de 2002, por lo que resulta obvio que la misma dispone de Derechos Previos en el sentido que lo define el Artículo 2 del Reglamento.

Una vez aceptada la existencia de derechos previos de la Demandante, debemos valorar si existe identidad o similitud, apta para confundir al público, entre el derecho previo de la Demandante y el Nombre de Dominio.

Con tal objeto, los expertos han afirmado en numerosas ocasiones que para proceder con la comparación se debe normalmente sustraer primero el dominio de primer nivel (“.es”), y la comparación debe realizarse entre la marca y la restante parte del Nombre de Dominio, en este caso GALA CASINO y “galabingo”.

Si comparamos la marca registrada de la Demandante con el Nombre de Dominio, comprobamos que ambos coinciden en el término “gala” y se diferencian en cuanto a los términos “casino” y “bingo”.

Respecto al término “gala”, este Experto no puede ignorar toda la información aportada por la Demandante y que viene a acreditar la importancia de su compañía en el mercado, no sólo de Reino Unido sino también europeo hecho que, de otro lado, no ha sido rebatido por el Demandado. En ese sentido, se tiene por acreditado:

- que es una empresa constituida en el año 1997 y que opera como holding de Gala Bingo Limited, Gala Holdings Limited y Gala Limited.

- que en la actualidad ocupa un 40% de la cuota de mercado de clubs de bingo en el Reino Unido.

- que el holding en el cual se encuentra englobada la Demandante, Gala Coral Group, que opera en el sector del juego y apuestas, emplea 19.000 personas.

- que dispone de una división de E-commerce que opera a nivel internacional.

- que de la búsqueda en Google de “Gala Group Investments Limited”, se obtienen 1.090.000 entradas.

Estos hechos juntos, sugieren que el Grupo de la Demandante tiene una importante presencia en el sector de los juegos de azar on-line, incluido el bingo, hecho que no ha sido rechazado por el Demandado y que inducen a considerar que el término “gala”, presente en todas las denominaciones del grupo, ha adquirido un carácter distintivo e incluso notoriedad en este sector en el que opera la Demandante y en el que ha operado y tiene proyectos de operar el Demandado.

De otro lado, y respecto a los términos “casino” y “bingo” incluidos en la Marca y el Nombre de Dominio, respectivamente, este Experto coincide con la Demandante en que ambos términos, si bien no similares fonéticamente, sí presentan similitud conceptual, por cuanto ambos se refieren al sector de las apuestas y los juegos de azar, siendo indiferente el hecho de que el bingo no se practique en los locales de casinos, como alega el Demandado. Este sector es en el que viene operando la Demandante desde hace tiempo, habiendo adquirido notoriedad dentro del mismo entre el público al que se dirige y, en consecuencia, es razonable considerar que al incluir el término “gala” en el Nombre de Dominio (unido al término “bingo”), se estaría creando una confusión al menos entre los usuarios de bingo respecto a su vinculación con la Demandante.

Por todo lo anterior, el Experto considera que sí se cumple el primero requisito exigido por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La extrema dificultad para la Demandante de probar un hecho negativo, esto es, la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el Nombre de Dominio permite en cierta manera, como bien señala la Demandante, invertir la carga de la prueba atendiendo a las justificaciones que alegue el Demandado.

En efecto, el Demandado, de acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus iniciales en inglés)¹, podría establecer la existencia de un derecho o interés legítimo demostrando que:

(a) Antes de la controversia ha utilizado el Nombre de Dominio o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o

(b) es conocido habitualmente por el Nombre de Dominio aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios, o

(c) hace un uso legal y no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o servicios con ánimo de lucro.

A efectos de la aplicación del Reglamento, lo esencial es que se haya abusado con el registro del Nombre de Dominio, y eso es justamente lo que a continuación será objeto de análisis. En este caso, afirma el Demandado que la creación de dicho nombre de dominio trae razón de su interés por desarrollar su actividad en el sector del juego on-line, y cita que en el 2009 el Demandado ya incluía dicho Nombre de Dominio como parte de un proyecto de captación y posicionamiento en SEO.

Este Experto no cuestiona la existencia del proyecto de negocio del Demandado, pero lo relevante en el presente caso es acreditar haber realizado preparativos demostrables para la utilización del Nombre de Dominio, objeto de conflicto, en relación con una oferta de buena fe.

Atendiendo a la captura de pantalla de la página Web alojada en el Nombre de Dominio <galabingo.es> aportada como Anexo 1(a) del Escrito de Contestación, lo primero que hemos de resaltar es que con la misma no se acredita que se trate, efectivamente, del sitio Web que alberga el Nombre de Dominio, pues no se muestra la barra de herramientas en la parte superior de la imagen, en la que aparecería la dirección URL.

En dicha página Web, la información que se ofrece sería indicativa, efectivamente, de la realización de estar llevando a cabo los preparativos necesarios para la puesta en marcha de un negocio relacionado con el bingo: “… te informaremos de las mejores salas de bingo…”. No obstante, habiendo sido registrado el Nombre de Dominio en el año 2006, el Demandado debería haber estado en posición de poder acreditar haber realizado un uso del mismo más allá de lo que ha puesto en conocimiento de este Experto, pues han transcurrido 7 años desde el registro y la prueba aportada en ese sentido es a todas luces parca.

El hecho de que no haya aportado prueba que relacione su proyecto de negocio con el Nombre de Dominio en concreto, unido al hecho de que, tal y como se abordará en el siguiente punto - relativo a la mala fe -, el Demandado no podía ignorar la existencia de la Demandante ni su importancia en el sector del juego on-line, conducen a considerar la ausencia de intereses legítimos en el Demandado respecto al Nombre de Dominio.

Por otra parte, no ha indicado el Demandado cuál es su relación con el término “gala” utilizado en el Nombre de Dominio ni cuáles son las razones que justificarían su interés y que le habrían llevado a registrar el Nombre de Dominio.

En virtud de lo anterior, este Experto concluye que la Demandante ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el Nombre de Dominio, todo ello de conformidad con el Reglamento.

C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

El artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de ser acreditadas conllevan que se considere probado que el registro o el uso del Nombre de Dominio se ha producido de mala fe.

La Demandante, como hemos señalado anteriormente, ha aportado a este procedimiento amplia prueba documental de la notoriedad de su marca en el sector en el que opera, así como ha acreditado el conocimiento por parte del Demandado de la empresa de la Demandante y su vinculación con ella durante los años 2005-2008, periodo en el que prestó sus servicios profesionales a la empresa Eurobet Gibraltar Limited. Dicha empresa se fusionaría en el año 2005 con Gala Coral Group.

Pues bien, es el propio Demandado el que en su perfil de Linkedin (impresión de pantalla aportada como Anexo 14 de la Demanda) informa textualmente haber trabajado para “Eurobet (Gala Coral Group)”. Asimismo, en las impresiones aportadas como Anexo 1 de la Demanda, consistentes en la correspondencia electrónica cruzada entre el Demandado y el Director de Desarrollo de Negocio de una división de la Demandante, Gala Interactive, reconocía el primero haber trabajado para una compañía que prestaba sus servicios - citamos textualmente - para “Gala/Eurobet” así como afirmaba estar interesado en la venta de “varios/muchos” de sus nombres de dominio.

Lo anterior junto con el profundo conocimiento del sector que el propio Demandado alega en su Escrito de Contestación, que lejos de alejarle de la mala fe - como parece pretender el Demandado en su escrito -, le acerca, no pueden llevar sino a deducir la existencia de mala fe por parte del Demandado en lo que al registro del Nombre de Dominio se refiere, pues conociendo de la existencia de la Demandante ya en el 2005, el Demandado registró el Nombre de Dominio en el año 2006 sin que haya podido acreditarse interés legítimo alguno. Así, el Experto considera que la prohibición contenida en el acuerdo inter partes en relación a la prohibición de uso de las Marcas, se debe extender, por analogía, al entendimiento que el Demandante en ningún momento autorizó al Demandado al usar la marca de ninguna forma, tampoco en la composición de un nombre de dominio. Asimismo, en opinión del Experto, la posible venta del nombre de dominio en disputa a un tercero “interesado”, según afirma la Demandante sobre el Demandado en la Demanda, no hace más que reforzar la idea que el Demandado carecería de interés sobre el nombre de dominio en disputa.

Por último, este Experto quiere señalar que el análisis que debe realizar sobre el presente conflicto ha de basarse en el cumplimiento de los tres requisitos establecidos por el Reglamento y recogidos en la presente Decisión. El análisis de un posible caso de incumplimiento contractual entre las partes respecto a los acuerdos citados en la Demanda y el Escrito de Contestación, en opinión del Experto, no debe ser analizado bajo el Reglamento sino en los tribunales civiles competentes, cuya puerta siempre estará abierta al tratarse el presente de un procedimiento administrativo de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio que para nada precluye el recurso a los Tribunales.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <galabingo.es> sea transferido a la Demandante.

Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 9 de Junio de 2013

¹ El Experto considera apropiado mencionar la UDRP en la presente Decisión pues ha sido el texto utilizado como inspiración para el Reglamento.