Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
AB Electrolux v. Gembloux Corporation S.L. y Pedro Rodríguez Solomando
Caso No. DES2011-0051
1. Las Partes
La Demandante es AB Electrolux, con domicilio en Estocolmo, Suecia, representada por Melbourne IT Digital Brand Services, Suecia.
Los Demandados son Gembloux Corporation S.L. y Pedro Rodríguez Solomando, ambos con domicilio en Sevilla, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <serviciotecnicoelectrolux.es> y <satelectrolux.es>.
El registrador de los citados nombres de dominio es Red.es.
3. Iter Procedimental
Una Demanda en relación con el nombre de dominio <serviciotecnicoelectrolux.es> se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de octubre de 2011. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con dicho nombre de dominio en disputa. El 10 de octubre de 2011, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada, Gembloux Corporation S.L., es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contacto administrativo, técnico y de facturación.
En fecha 1 de noviembre de 2011, el Centro informó a las partes y al Red.es del cercano vencimiento del nombre de dominio en disputa <serviciotecnicoelectrolux.es>, requiriéndoles para que realizaran las gestiones necesarias a modo de asegurar que dicho nombre de dominio en disputa permaneciera activo.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó a la Demandada formalmente la Demanda relativa al nombre de dominio en disputa <serviciotecnicoelectrolux.es>, dando comienzo al procedimiento el 1 de noviembre de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda relativa a este nombre de dominio en disputa se fijó para el 21 de noviembre de 2011. La Demandada Gembloux Corporation, S.L. no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a dicha Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de noviembre de 2011.
En fecha 8 de noviembre de 2012, el Centro fue copiado en un correo electrónico enviado por la Demandante al Agente Registrador, el cual contenía un intercambio de correo electrónico entre estos dos en relación a la renovación al nombre de dominio en disputa <serviciotecnicoelectrolux.es>. En dicho intercambio, el Agente Registrador indicaba que su cliente no quería conflicto con la Demandante y que renunciaba a la titularidad del nombre de dominio en disputa citado para que “pueda ser registrado a su nombre”.
En fecha 15 de noviembre de 2011, la Demandante confirmó al Centro que el nombre de dominio en disputa arriba mencionado había sido renovado por la Demandante, y preguntó, asimismo, al Centro si era posible adicionar a la Demanda un nuevo nombre de dominio denominado <satelectrolux.es>.
En este sentido, el Centro, en fecha 21 de noviembre de 2011, informó a la Demandante que dado que el Reglamento no prevé explícitamente que una Demanda sea modificada para incluir nombres de dominio adicionales después de la notificación de la misma y el consiguiente inicio del procedimiento, correspondería al Experto determinar si acepta la incorporación de nuevos nombres de dominio a la D=emanda. Asimismo se le informó que una vez que el Experto fuera nombrado, cualquier solicitud del Demandante para presentar una modificación o suplemento a la Demanda con respecto a la adición de nuevos nombres de dominio le sería trasladada y que en caso de que el Demandante deseara aportar al Experto argumentos adicionales a su solicitud, podría hacerlo antes de que éste sea nombrado. Finalmente, se informó a la Demandante que en caso de que el Experto aceptara los argumentos suplementarios o la Demanda modificada, es posible que aceptara igualmente conceder n plazo adicional para presentar el Escrito de Contestación.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 1 de diciembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En fecha 28 de diciembre de 2011 el Centro envió a las partes una Orden de Procedimiento del Experto No. 1 en la que ponía en su conocimiento que, habiendo contrastado la cuestión de la inclusión de otro nombre de dominio, <satelectrolux.es>. en la Demanda con otras decisiones similares del Centro, el Experto concedió a cada una de las partes un plazo sucesivo de cinco (5) días hábiles para que alegasen lo que estimaran pertinente sobre dicha cuestión. A este respecto, la Demandada Gembloux Coporation S.L. no contestó.
El 29 de diciembre de 2011, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa <satelectrolux.es>. Asimismo, en fecha de 9 de enero de 2012, Red.es informó al Centro de que dicho nombre de dominio es titularidad de Pedro Rodríguez Solomando, quedando dicho nombre de dominio en disputa bloqueado para impedir su transmisión.
Por medio de la Orden de Procedimiento del Experto No. 2, fechada el 19 de enero de 2012, el Experto consideró que había razones para incluir el nombre de dominio en disputa <satelectrolux.es> en la Demanda, ya que su titular actual es el contacto administrativo del nombre de dominio en disputa <serviciotecnicoelectrolux.es>, objeto de la Demanda originalmente presentada, por lo que había una evidente conexión entre los titulares de ambos que justifica que se resuelva en un mismo procedimiento sobre los dos nombres de dominio en disputa.
En dicha Orden de Procedimiento, se solicitó a la Demandante que modificase la Demanda en el plazo de tres días desde la recepción de la misma a fin de que la dirigiese la Demanda también contra Pedro Rodríguez Solomando e incluyéndose el nombre de dominio en disputa <satelectrolux.es> en el objeto de la misma. Asimismo, se establecía que una vez finalizado dicho plazo, el Centro notificaría la nueva Demanda e inicio del procedimiento a los Demandados titular de los nombres de dominio en disputa para que éstos pudieran contestar la Demanda en el plazo de 20 días naturales a partir de la fecha de la notificación.
El 24 de enero de 2012 se notificó a los Demandados la Demanda original y la enmienda a la Demanda, estableciéndose la fecha de 13 de febrero de 2012 como plazo para presentar su escrito de contestación conforme a los requisitos descritos en el artículo 16 del Reglamento.
El 14 de febrero de 2012, el Centro informó a los Demandados de la falta de personación en el procedimiento presente con las consecuencias debidas, estableciéndose la fecha de 29 de febrero de 2012 como aquella en la que el Experto deberá presentar su Decisión.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular en España de los derechos de marca sobre ELECTROLUX.
La Demandante fue creada como sociedad a principios del siglo XX y constituye hoy día una empresa líder en el sector de los aparatos eléctricos y electrodomésticos. Cuenta con más de 51.000 empleados y con unos ingresos de facturación de 109 mil millones de coronas suecas.
La marca ELECTROLUX se registró el 16 de septiembre de 1998 como marca comunitaria núm. 000077925, denominativa en las clases 3, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 35, 37 de la Clasificación de Niza, , encontrándose en la actualidad en vigor. Dicha denominación se registró, asimismo, como marca española núm. M 72.039, registrada en fecha 5 de marzo de 1929 en la clase 11 de la Clasificación de Niza, cuya última fecha de renovación es 16 de marzo de 2009. La Demandante tiene registrados a su nombre numerosos nombres de dominio en los que la denominación “electrolux” está incluida.
La marca ELECTROLUX puede considerarse como una marca renombrada dadas las dimensiones de las ventas de productos protegidos por este signo distintivo.
El nombre de dominio en disputa <serviciotecnicoelectrolux.es> se registró el 3 de noviembre de 2008. El nombre de dominio en disputa <satelectrolux.es> se registró en fecha de 19 de febrero de 2009.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante mantiene que es una empresa ampliamente conocida por el público en general ya que cuenta con niveles de facturación muy elevados y tiene registradas numerosas marcas a su nombre con la denominación “electrolux” en más de 150 países del mundo.
La Demandante ha registrado a su nombre la marca comunitaria núm. 000077925 ELECTROLUX, y como marca española núm. M 72.039 la marca ELECTROLUX.
Que los nombres de dominio objeto de disputa son idénticos o similares hasta el punto de causar confusión con la marca ELECTROLUX de la que la Demandante es titular. Las referencias a “servicio técnico”, en un caso, y a “sat”, en otro, no son suficientes para distinguir los nombres de dominio en disputa de un origen empresarial distinto al del titular de las marcas.
Que los Demandados carecen de intereses legítimos o derechos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que no han demostrado ser titulares de ninguna marca registrada o nombre comercial que corresponda con los nombres de dominio en disputa. Asimismo, declara la Demandante no haber otorgado ninguna licencia, ni autorización de uso de la marca ELECTROLUX a los Demandados. Además, en el caso del Demandado Pedro Rodríguez Solomando, éste ha registrado tres nombres de dominio que incluyen la palabra “eletrolux”.
Que los nombres de dominio en disputa se han registrado de mala fe. En el caso del nombre de dominio en disputa <serviciotecnicoelectrolux.es>, éste conecta con un servicio de reparaciones que contiene enlaces a sitios Web de reparaciones que promocionan marcas competidoras de la Demandante. En el caso del nombre de dominio en disputa <satelectrolux.es>, éste contiene una puerta de enlace para el sitio Web “www.reparaservice.com”. En ambos casos, los Demandados utilizan de forma predominante la marca ELECTROLUX (y su logo), no teniendo ninguna relación con la Demandante ninguno de ellos.
B. Demandados
Los Demandados no han contestado las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, así como en el Derecho sustantivo aplicable, señaladamente el Reglamento de Marca Comunitaria (Reglamento (CE) nº 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993), la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, “LM”) y la Ley de Competencia Desleal española (Ley 3/1991, de 10 de enero, “LCD”). También se tiene en cuenta la Política Uniforme para la resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas de 1999 (en adelante, “la Política”).
A. Derechos previos
La Demandante basa su Demanda sobre los derechos que le confieren el registro a su favor de la marca comunitaria núm. 000077925, la cual fue registrada con efectos desde el 16 de septiembre de 1998. También alega la Demandante derechos sobre la marca española núm. M 72.039, cuya última renovación fecha de 16 de marzo de 2009.
El nombre de dominio en disputa <serviciotecnicoelectrolux.es> fue registrado el 3 de noviembre de 2008, mientras que el nombre de dominio en disputa <satelectrolux.es> lo fue el 19 de febrero de 2009.
En consideración a las fechas mencionadas, es evidente que la Demandante ostenta derechos previos en el sentido del Reglamento, consistiendo tales derechos los que confiere a su favor el válido y actualmente efectivo registro de la marca comunitaria núm. 000077925 y de la marca española núm. M 72.039, cuyo registro es anterior al de los nombres de dominio en disputa.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El primero de los requisitos establecidos en el Reglamento y en la Política es que entre los nombres de dominio en disputa y la marca alegada por la Demandante (derechos previos) exista una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.
En este sentido, resulta incuestionable a juicio del Experto que los nombres de dominio en disputa están formados por la denominación “electrolux” a la que se ha añadido bien la mención “servicio técnico”, bien la denominación “sat”. Ambas adiciones no aportan un significado intrínseco o particular, sino que se refieren a servicios de carácter general, en el primer caso, y a un nombre técnico común, en el segundo. Si excluimos el sufijo correspondiente a España (“.es”), y teniendo en cuenta que la denominación sobre la que la Demandante ostenta derechos previos es “electrolux”, resulta que, aunque no hay una identidad absoluta, sí existe una similitud hasta el punto de causar confusión entre los nombres de dominio en disputa y la marca ELECTROLUX, protegida por un derecho de marca inscrito a favor de la Demandante. Esta confusión se torna aún mayor teniendo en cuenta el carácter renombrado de las marcas citadas registradas a nombre de la Demandante.
Esta última circunstancia acentúa la posibilidad de confusión entre los nombres de dominio en disputa y la marca de la que es titular la Demandante y que anteriormente ha sido citada. Véase, en este sentido, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003.
Por todo ello, entiende el Experto que se da por establecido el primero de los requisitos del Reglamento.
C) Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el Reglamento se refiere a que los Demandados carezcan de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Al respecto, la Política establece una serie de circunstancias para determinar cuándo se cumple este requisito, sin que dicha enumeración deba considerarse exhaustiva, a saber: que los Demandado=s hayan hecho preparativos para utilizar los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; o que los Demandados hayan sido conocidos por los nombres de dominio en disputa, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, finalmente, que se esté haciendo un uso no comercial de los nombres de dominio en disputa sin intención de desviar consumidores de Internet con finalidad de ganancia comercial o perjudicar de cualquier manera la marca en cualquier forma.
Según reconocen numerosas resoluciones emitidas bajo el Reglamento y/o la Política, la ausencia de un derecho o interés legítimo en los nombres de dominio en disputa por parte de los Demandados corresponde al Demandante prima facie. Ahora bien, una vez que éste ha presentado una prueba de que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos, corresponde entonces a los Demandados demostrar que sí los tiene. Esta opinión es lógica si se tiene presente que al Demandante le es complicado o casi imposible averiguar si a los Demandados se les ha licenciado el uso de una marca o si ha hecho preparativos serios para el uso de los nombres de dominio en disputa y, en su caso, cuáles, y, en general, si se dan cualquiera de las circunstancias mencionadas en la Política.
En cualquier caso, todo demandante debe aportar un principio de prueba acerca de la ausencia de tales derechos o intereses legítimos, y ya corresponde a todo demandado replicar con exhaustividad y mayor contundencia los indicios aportados por el demandante. Así, Sinbar v. Forsyte Corporation, Caso OMPI No. D2008-1667; Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd, Caso OMPI No. D2004-0949; Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited, Caso OMPI No. D2004-0753.
Enfocada así la cuestión, el Experto considera que la Demandante ha presentado prueba suficiente acerca de su derecho a utilizar la denominación “electrolux” en relación con una oferta de bienes realizada de buena fe y con apariencia de ser legítima. La Demandante es titular no sólo de la marca comunitaria núm. 000077925 desde 1998, sino que también lo es de la marca española núm. M 72.039, registrada en 1929 cuyo última renovación es de fecha 16 de marzo de 2009. Ambas han venido siendo utilizadas por la Demandante en el mercado y no se ha probado que no estén en vigor o que estén afectas a causa de caducidad. Al contrario, resulta evidente, por el carácter renombrado de las marcas alegadas por la Demandante, que su actividad está muy extendida por todo el planeta y que sus productos son objeto de amplia demanda comercial por parte del público.
Por su parte, los Demandados no han contestado a la Demanda, y no han demostrado, por tanto, que ostenten algún tipo de derecho o interés legítimo en relación con los nombres de dominio en disputa, o que fueran conocidos bajo su denominación antes de los registros marcarios a favor de la Demandante.
Tampoco conviene soslayar el hecho irrefutado de que la Demandante no ha licenciado, ni ha autorizado de cualquier manera a los Demandados el uso comercial de la marca ELECTROLUX.
Además, el Experto hace especial hincapié en el hecho de que los sitios Web vinculados con los nombres de dominio en disputa contienen enlaces a productos y/o servicios que compiten con los de la Demandante.
Por consiguiente, y sobre la base de todo ello, la Demandante ha cumplido con su carga de demostrar que los Demandados no tienen derechos o interés legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, mientras que los Demandados no han refutado de ninguna manera la prueba presentada en este sentido por la Demandante.
En suma, todas las pruebas presentadas en el caso, y los hechos probados del mismo, apuntan a la razonable conclusión de que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.
Por ello, el Experto entiende que se cumple el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.
D) Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
Finalmente, debe apreciarse si los Demandados registraron o están usando los nombres de dominio en disputa de mala fe.
No es controvertido que este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva por lo que no se puede exigir a la demandante una prueba absoluta de su existencia. De otro modo, se le estaría exigiendo una suerte de probatio diabolica, puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas, jugando un papel importante las presunciones.
Precisamente en este sentido, para facilitar los medios de prueba a la Demandante, el Reglamento establece una serie de supuestos en los que entiende que existe mala fe en el registro o uso del nombre de dominio.
Como en el caso anterior, el listado de supuestos no es exhaustivo, y es el siguiente: i) que los Demandados hayan registrado o adquirido los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro de los nombres de dominio en disputa al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con los nombres de dominio en disputa; o ii) que los Demandados hayan registrado los nombres de dominio en disputa a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través de los nombres de dominio en disputa, siempre y cuando los Demandados hayan desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que los Demandados hayan registrado los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que los Demandados al utilizar los nombres de dominio en disputa, hayan intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web; o v) que los Demandados hayan realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.
En primer término, las marcas comunitaria y española ya indicadas de la Demandante tienen un carácter renombrado. Su actividad comercial es ampliamente conocida por el público en general.
Además, del contenido de las páginas Web correspondientes a los nombres de dominio en disputa se infiere sin que quepa duda alguna que los Demandados debían conocer la actividad comercial desarrollada por la Demandante, pues no de otro modo cabe interpretar que en dichas páginas Web se incluyan servicios de reparación de electrodomésticos, esto es, precisamente, el tipo de productos manufacturados por la Demandante, y que incluso se haga alusión a marcas competidoras de la Demandante. En este orden de cosas, cobra especial significado la mención que realiza el Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa, en un intercambio privado de correos electrónicos que mantuvo con la Demandante, señalando, al hilo de la renovación del nombre de dominio en disputa <serviciotecnicoelectrolux.es>, que su cliente no quería conflicto con la Demandante y que renunciaba a la titularidad del nombre de dominio en disputa citado para que “pueda ser registrado a su nombre”.
Las anteriores actuaciones llevadas a cabo por los Demandados y las circunstancias descritas del caso llevan al Experto a concluir, pues, que el registro y el uso de los nombres de dominio en disputa se hizo de mala fe. En efecto, dadas estas condiciones, es imposible partir de otra base que no sea la de que los Demandados, cuando registraron los nombres de dominio en disputa tenían perfecto conocimiento de la marca ELECTROLUX, propiedad de la Demandante, así como de su actividad, y que al proceder al registro y uso de dichos nombres de dominio en disputa, lo hicieron con el fin de impedir a la Demandante que los utilizara legítimamente.
No cabe descartar tampoco que los Demandados hayan querido atraer usuarios a sus páginas Web, puesto que la posibilidad de confusión entre la marca ELECTROLUX y la actividad de la Demandante, por un lado, y los nombres de dominio en disputa, por otro, es muy elevada, como se ha indicado anteriormente, dada la similitud fonética existente entre aquella marca y los nombres de dominio en disputa, así como el hecho de ofrecer un servicio de reparaciones de electrodomésticos precisamente a través de los nombres de dominio en disputa (p.e. la página Web “www.reparaservice.com” en el caso del nombre de dominio en disputa <satelectrolux.es>). Véanse en este sentido, por ejemplo, las resoluciones de los casos CBS Broadcasting, Inc. v. LA-Twilight-Zone, Caso OMPI No. D2000-0397, y SSL INTERNATIONAL PLC v. MARK FREEMAN, Caso OMPI No. D2000-1080.
Por todo ello, entiende el Experto que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y están siendo usados de mala fe, cumpliéndose, pues, el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <serviciotecnicoelectrolux.es> y <satelectrolux.es> sean transferidos a la Demandante.
José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 29 de febrero de 2012