Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ford Motor Company c. Fernando ABC, Grupo ABC
Caso No. D2018-2543
1. Las Partes
La Demandante es Ford Motor Company, con domicilio en Dearborn, Michigan, Estados Unidos de América, representada por Cuesta Llaca Esquivel Abogados, México.
La Demandada es Fernando ABC, Grupo ABC, con domicilio en Cancún, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <garantizadosford.com>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de noviembre de 2018. El 7 de noviembre de 2018 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de noviembre de 2018 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación en español y en inglés a las Partes el 12 de noviembre de 2018 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 15 de noviembre de 2018.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 21 de noviembre de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de diciembre de 2018. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 12 de diciembre de 2018.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 24 de diciembre de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es la empresa estadounidense Ford Motor Company.
La Demandante es titular de diversos registros de marca inscritos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Las marcas son las siguientes:
Marca número 409053, FORD, mixta, registrada el 26 de marzo de 1992, para la clase 12.
Marca número 734083, FORD, denominativa, registrada el 11 de febrero de 2002, para la clase 42.
Marca número 734067, FORD, denominativa, registrada el 11 de febrero de 2002, para las clase 16.
Marca número 734078, FORD, denominativa, registrada el 11 de febrero de 2002, para la clase 35.
Marca número 1092804, FORD, mixta, registrada el 1 de abril de 2009, para la clase 12.
El nombre de dominio en disputa <garantizadosford.com> fue registrado el 13 de junio de 2018 y resolvía a un sitio Web donde se ofrecían a la venta productos con la marca de la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante relaciona las marcas de las que es titular en México y para sostener que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a sus marcas, alega que el nombre de dominio en disputa <garantizadosford.com> contiene la denominación FORD que constituye sus marcas. Añade, además, que del contenido del sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se concluye que se refiere a productos o servicios iguales o similares a los que protegen las marcas de las que es titular la Demandante por lo que se induce a confusión a los consumidores que creerán que se trata de la Demandante al ser ésta una empresa de prestigio mundial.
La Demandante razona que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa porque no cuenta con un registro marcario que le faculte para utilizar la marca FORD como parte de su nombre de dominio ni tampoco cuenta con autorización o licencia para hacer un uso legítimo de la marca FORD.
Respecto al registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa la Demandante argumenta que al estar ofertando la Demandada los mismos productos que la Demandante, a través de un sitio Web que incluye la marca FORD, es evidente que está intentando lucrarse con el buen nombre de la Demandante, haciendo creer a los consumidores que se trata de la misma empresa o de una filial o licenciataria autorizada, actuando de manera desleal.
Finalmente, solicita que el nombre de dominio en disputa <garantizadosford.com> sea cancelado. Sin embargo, en solicitud posterior enviada al Centro al mismo tiempo que razona su justificación sobre el idioma español como lengua del procedimiento, la Demandante manifestó que su deseo era que el nombre de dominio en disputa le fuera transferido para que nadie pudiera obtenerlo de nuevo.
B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Idioma del procedimiento
De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario o se especifique otra cosa en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Experto para determinar lo contrario. En efecto, el párrafo 10 de dicho Reglamento, con objeto de llevar a cabo el procedimiento con la debida celeridad, confiere al Experto la autoridad de tramitar el procedimiento de la forma que considere apropiada, garantizando que las Partes sean tratadas con igualdad y otorgando a cada Parte una oportunidad justa para presentar su caso.
El Experto considera que la primera cuestión a determinar es el idioma del procedimiento ya que la Demanda se presentó en español y en este caso el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés. El Centro envió una notificación a la Demandante advirtiendo que el idioma del Acuerdo de Registro era el inglés y que la Demandante podía optar entre traducir la Demanda a esa lengua o bien exponer las razones por las que entendía que el idioma del procedimiento debía ser el español. A la vez, envió notificación a la Demandada para que se manifestara en relación al idioma del procedimiento.
La Demandante contestó al Centro solicitando que el español fuera el idioma del procedimiento ya que la Demandada tiene su domicilio en México y el contenido del sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa está en español. Además, alegó que, aunque la Demandante es una compañía estadounidense, las marcas que sirven de base a la Demanda están registradas en México, siendo también mexicanos los representantes que actúan en este procedimiento en nombre de la Demandante.
La Demandada no contestó a la notificación del Centro. Por ello, el Centro advirtió que, a falta de respuesta de la Demandada, determinaba de manera preliminar que aceptaba la Demanda tal y como fue presentada en español y que aceptaría el Escrito de Contestación en cualquiera de los idiomas, sujeto a lo que decidiese el Experto sobre el idioma del procedimiento, de acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento.
En la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) sección 4.5 se consideran diversos escenarios que pueden justificar que el idioma del procedimiento sea distinto al idioma del Acuerdo de Registro. Entre ellos se encuentra el hecho de que el demandado pueda entender el idioma de la demanda, o bien que el nombre de dominio en disputa contenga elementos en el idioma de la demanda.
El Experto, estableciendo un trato igualitario y justo para las Partes y en aras a la celeridad del procedimiento, considera que tanto las razones expuestas por la Demandante como alguno de los escenarios reseñados, a modo de ejemplo, en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el español debe ser el idioma del procedimiento.
En efecto, la Demandada tiene su domicilio en México donde el idioma oficial es el español y eligió para construir el nombre de dominio en disputa, una palabra española (“garantizados”) añadida a la marca de la Demandante.
Además, la Demandada no contestó a la notificación del Centro pudiendo haber expresado sus razones para oponerse a la solicitud de la Demandante. Cabe citar en este punto Zappos.com Inc. v. Zufu, Caso OMPI No. D2008-1191, René Caovilla Spa. v. Xian Wei Fa, Caso OMPI No. D2018-0001 o Volkswagen AG v. Song Hai Tao, Caso OMPI No. D2015-0006 en los que se consideró que una falta de respuesta a una decisión preliminar del Centro sobre el idioma del procedimiento, debería, en general, ser un factor importante para permitir que el experto decida proceder a favor del idioma de la demanda.
A todo ello ha de añadirse que el representante de la Demandante es también mexicano así como las marcas que sirven de base al procedimiento. Además, según las pruebas presentadas por la Demandante, el sitio Web al que resolvía el nombre de dominio en disputa (actualmente no existe ya esta Web) estaba también en español por lo que era de suponer que la Demandada no tenía ninguna dificultad para expresarse en esta lengua. Actualmente, no existe el sitio Web al que se refiere la Demandante sino que el nombre de dominio en disputa resuelve a la Web “www.wix.com” que es una página de compra de nombres de dominio y creación de páginas Web, que se encuentra también en español.
Por lo demás, el Experto considera que los costes de traducir la Demanda al inglés representarían una carga excesiva para la Demandante cuando la Demandada ni siquiera se ha presentado en el procedimiento. En este sentido se pronuncia también Volkswagwn AG v. Nowack Auto und Sport - Oliver Nowack, Caso OMPI No. D2015-0070.
Por tanto, el Experto considera que lo establecido en los párrafos 10 y 11 del Reglamento se cumple permitiendo que el idioma del procedimiento sea el español.
B. Identidad o similitud confusa
El párrafo 4(a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:
‑ Que el nombre de dominio registrado por la Demandada sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos.
‑ Que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio y,
‑ Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
El nombre de dominio en disputa <garantizadosford.com> comprende como elemento principal la marca de la Demandante. La expresión “garantizados” no evita la similitud confusa con la marca de la Demandante.
Por otra parte, el sufijo “.com” no ofrece diferenciación alguna entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante ya que se trata de la identificación técnica en el sistema de los nombres de dominio.
En conclusión, el Experto considera que entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante existe similitud confusa, cumpliéndose así con el requisito establecido en el párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que la Demandada no ostenta un de derecho de marca que le permita usar la marca FORD como nombre de dominio. Tampoco cuenta con autorización o licencia de la Demandante para hacer un uso legítimo de la marca FORD.
A la Demandante no le es posible aportar pruebas contundentes sobre un hecho negativo, como es la carencia de derechos o intereses legítimos, por eso, razona los indicios que prima facie hacen pensar en esa falta de derechos o intereses legítimos. Es la Demandada la que sabe a ciencia cierta cuál es la licitud de su registro. Sin embargo, en este caso, la Demandada no ha contestado a la Demanda donde podía haber expuesto sus razonamientos y aportado las pruebas pertinentes.
Al Experto no le constan otros indicios o circunstancias que permitan apreciar en la Demandada la existencia de derechos o intereses legítimos puesto que la propia Demandada ha declinado la posibilidad de defenderse.
Por lo tanto, ha de entenderse que concurre el segundo requisito establecido en el artículo 4(a)(ii) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante basa la existencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa en el hecho de que contiene la marca FORD que es de prestigio mundial y resuelve a un sitio Web en el que se ofrecen los mismo o similares productos que la Demandante, lucrándose así la Demandada del buen nombre de la Demandante y creando confusión entre los consumidores que creerán que se trata de la misma empresa o una filial de la misma.
Como se indica en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.1.4, son circunstancias que permiten establecer una presunción de mala fe, entre otras, (i) el mero registro de un nombre de dominio en disputa que sea idéntico o similar, como es el caso de nombres de dominio que incorporen la marca de la Demandante más un término descriptivo, siendo la marca de la Demandante famosa, (ii) el hecho de que no existan derechos o intereses legítimos en el Demandado (iii) que el nombre de dominio en disputa no resuelva a una página Web propiedad del Demandado sino de otra empresa.
En este caso, respecto al registro de mala fe, el Experto considera que la Demandada debía razonablemente conocer la marca FORD de la Demandante ya que esta marca goza de notoriedad y de conocimiento mundial, además de estar registrada con mucha anterioridad al nombre de dominio en disputa. Por tanto, no puede deberse a la casualidad haber elegido dicha marca FORD como parte identificadora del nombre de dominio en disputa. Además, la Demandada ha añadido a la marca FORD de la Demandante un término descriptivo, como indica la referida Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. La expresión “garantizados” no aporta distintividad al nombre de dominio en disputa hasta el punto de hacerle diferenciable de la marca de la Demandante. Más bien al contrario, dicho término crea mayor riesgo de confusión puesto que es una expresión que alude a la autenticidad de los productos o servicios FORD dando a entender que son procedentes de la Demandante. También concurre la falta de derechos o intereses legítimos en la Demandada.
En consecuencia, ha de concluirse que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.
Respecto al uso de mala fe, ya se ha indicado que el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio Web donde se ofrecían a la venta productos con la marca de la Demandante, haciéndose pasar por la Demandante. En la actualidad no resuelve al sitio Web al que se refiere la Demandante sino que resuelve al sitio “www.wix.com” que no es propiedad de la Demandada sino que es una página de compra de nombres de dominio y creación de páginas Web. Por tanto, la Demandada no ha hecho y no está haciendo un uso leal no comercial para hacer una oferta de buena fe de productos o servicios sino que está haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. Así también se entiende en la citada Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, como ya se ha expuesto.
Por ello, el Experto entiende que el nombre de dominio en disputa está siendo usado de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <garantizadosford.com> sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto Único
Fecha: 4 de enero de 2019