Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Recorrido Latin America SPA c. Roger Robinson
Caso No. D2018-1059
1. Las Partes
La Demandante es Recorrido Latin America SPA, con domicilio en Santiago, Chile, representada por Apparcel Uriarte Vassallo Abogados, Chile.
El Demandado es Roger Robinson, con domicilio en Miami, Florida, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representándose a sí mismo.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <recorrido.com> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC (el “Registrador”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de mayo de 2018. El 14 de mayo de 2018 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de mayo de 2018 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El 22 de mayo de 2018 el Centro envió a las Partes una comunicación en español y en inglés en relación con el idioma del procedimiento, dado que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 23 de mayo de 2018. El 27 de mayo de 2018, el Demandado solicitó el inglés como lengua del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de junio de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de junio de 2018. De conformidad con el párrafo 5(b) del Reglamento, el Centro extendió la fecha límite para la presentación del escrito de Contestación al 2 de julio de 2018 al recibir el 25 de junio una comunicación electrónica del Demandado solicitando dicha extensión. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el 11 de Julio de 2018, el Centro informó a las Partes que procedería con el nombramiento del grupo administrativo de expertos.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de julio de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa chilena. Se trata de una plataforma tecnológica que permite a sus usuarios buscar y encontrar en línea pasajes dentro de Latinoamérica para las principales líneas de autobuses.
La Demandante es titular de la marca chilena RECORRIDO, Registro Nro. 1172405, solicitada el 17 de octubre de 2014, con resolución de concesión de marca de fecha 22 de julio de 2015. La marca protege “servicios de venta en línea de pasajes de transporte terrestre” de la clase internacional 35.
La Demandante declara tener registrados a su propio nombre o al de su representante legal los siguientes nombres de dominio: <recorrido.cl>, <recorrido.mx>, <recorrido.com.mx>, <recorrido.com.pe>, <recorrido.pe>, <recorrido.la> y <recorrido.club>.
El Demandado declara ser ciudadano de los Estados Unidos.
En el sitio web “www.voyhoy.com” figura que el Demandado es co-fundador de la empresa Voyhoy, y que es su “CTO”, es decir su “Chief Technological Officer” (Director de Tecnología).
Según se informa en el sitio web “www.voyhoy.com”, “Voyhoy” es el nombre de fantasía de la empresa Latam Buses Inc., con sede fiscal en Miami, Florida, Estados Unidos. Se agrega en el mismo sitio web que paralelamente, Latam Buses dispone de una Sociedad por Acciones (SPA), en Chile. Asimismo se indica que “Voyhoy” nació a fines de 2014 como una plataforma digital que buscaba simplificar la comparación y venta de pasajes de buses interurbanos en Chile y Latinoamérica, y que desde mediados de 2016 esa empresa opera una plataforma multimodal.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 29 de diciembre de 2001. De conformidad con la información disponible en el expediente, el nombre de dominio en disputa fue transferido al Demandado el 2 de febrero de 2015 a través de “Escrow.com”.
Actualmente, el nombre de dominio en disputa no dirige a ningún sitio web activo. Al conectarse al sitio web “www.recorrido.com”, el navegador obtiene un mensaje que dice “Hmm. Estamos teniendo problemas encontrando ese sitio. No podemos conectarnos al servidor en www.recorrido.com.”
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En la Demanda, la Demandante sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos. La Demandante es líder en Chile en la venta de pasajes de bus por Internet. La Demandante tiene registrada en Chile la marca RECORRIDO, clase 35, desde el 6 de febrero de 2015, para prestar el servicio de venta de comparación y venta de distintos pasajes de bus. La Demandante tiene registrado el nombre de dominio <recorrido.cl> desde el 22 de noviembre de 2013. Asimismo, la Demandante tiene registrados a su propio nombre o al de su representante legal los siguientes nombres de dominio: <recorrido.cl>, <recorrido.mx>, <recorrido.com.mx>, <recorrido.com.pe>, <recorrido.pe>, <recorrido.la> y <recorrido.club>. Por ello los derechos de la Demandante sobre el signo “Recorrido” trascienden al mercado chileno, llegando a tener reconocimiento en América y en Europa. El nombre de dominio <recorrido.cl> ocupa el lugar Nro. 167 a nivel mundial en la categoría de viajes y turismo, y el lugar Nro. 16 en el ranking de e-commerce en Chile, Durante el año 2017 el sitio web “www.recorrido.cl” tuvo más de 6 millones de visitas, de las cuales miles se efectuaron desde países distintos a Chile, tales como Estados Unidos, Brasil, Francia, España, Alemania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Italia, Canadá, República de Corea, Federación de Rusia o Nueva Zelandia, entre otros.
El nombre de dominio en disputa crea confusión con respecto a la marca RECORRIDO de la Demandante y a su nombre de dominio en Chile <recorrido.cl>. Se trata de la marca de la Demandante con el agregado del sufijo “.com”, siendo esa mínima diferencia incapaz de identificar un producto o servicio distinto al que ofrece la Demandante.
El Demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. El sitio web “www.recorrido.com” no se encuentra en uso y conduce a una leyenda que dice “No se puede acceder a este sitio web”. El mismo sitio web efectúa la pregunta “¿Querías decir http://recorrido.cl?”, sitio web que pertenece a la Demandante.
El Demandado no utiliza en la actualidad ni jamás ha utilizado el nombre de dominio en disputa, y no ofrece de buena fe ningún producto o servicio. Tampoco se conoce al Demandado por el nombre de dominio en disputa ni bajo el signo “Recorrido”. Por el contrario, la Demandante es la única que se asocia con el signo “Recorrido”. El Demandado no hace uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa ya que, como se vio anteriormente, bajo el mismo hay un sitio web que no está en funcionamiento y que tampoco lo ha estado antes.
De lo anterior se puede colegir que el Demandado únicamente puede tener algún interés comercial en vender al mejor postorun nombre de dominio que no utiliza y que, a todas luces, debe pertenecer a la Demandante. El Demandado en realidad es un competidor que registró el nombre de dominio en disputa con el único ánimo de perjudicar a la Demandante, al obstaculizar el desarrollo de la marca y negocio de la Demandante.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. No existe ninguna prueba de que el Demandado y su empresa hayan usado o sido conocidos alguna vez bajo el término “Recorrido”. Como se vio más arriba, tampoco existe evidencia que el Demandado haya utilizado siquiera alguna vez el nombre de dominio en disputa. El Demandado ha mantenido y mantiene el nombre de dominio en disputa completamente inactivo, quedando en evidencia no tener interés alguno en ofrecer y promocionar sus bienes y/o servicios. Ello es la demostración inequívoca y manifiesta de un registro y utilización de mala fe, puesto que no presta ninguna utilidad o fin.
Como se vio más arriba, en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa se sugiere buscar el sitio web “www.recorrido.cl” de la Demandante. Más grave aún, el Demandado es el socio fundador de una empresa denominada “Voyhoy”, dedicada fundamentalmente a la venta de pasajes de bus por Internet. Conforme a la información disponible en el sitio web “www.voyhoy.com”, dicha compañía tiene como proyecto de negocio:
“ofrecer la mejor opción de transporte al mejor precio para ahorrar tiempo y dinero a nuestros usuarios. Voyhoy es un portal que se ha propuesto modernizar el proceso de compra de pasajes en Latinoamérica a través de innovación y tecnología. […] voyhoy.com nació a finales de 2014 como una plataforma digital que buscaba simplificar la comparativa y venta de pasajes de buses interurbanos en Chile y Latinoamérica. Después de mucho esfuerzo para modernizar la industria, diferentes compañías fueron confiando en Voyhoy para exprimir al máximo el potencial de las ventas online”.
Es decir, la empresa “Voyhoy.com” tiene por objeto desarrollar los negocios en Chile y en Latinoamérica, el mismo mercado en el cual la Demandante ejerce actualmente su industria.
Asimismo, el sitio web “www.voyhoy.com” identifica - con foto y palabras - al Demandado como “Cofundador & CTO” de dicha compañía. De ello se concluye que (a) el Demandado es fundador de una compañía denominada “Voyhoy”; (b) dicha compañía tiene como actividad principal – reconocido expresamente en el respectivo sitio de Internet - la venta de pasajes de bus por Internet; (c) el Demandado, a través de su compañía, es competidor directo en el mismo rubro, continente y países de la Demandante; y (d) ambas compañías además de operar en el mismo mercado, venden el mismo servicio (permitir al público buscar y adquirir pasajes de bus) y se dirigen al mismo segmento de mercado.
Es claro entonces que el único propósito del Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa fue obstaculizar la actividad comercial lícita de la Demandante, su competidora. Como resulta evidente, dicha conducta constituye un registro y uso de mala fe, en los términos del párrafo 4(b)(iii) de la Política. La obstaculización por parte del Demandado consiste en colocar impedimentos para el desarrollo del negocio y actividad lícita que desarrolla la Demandante. El consumidor promedio, al buscar genuinamente a la Demandante en Internet, se encontrará con un nombre de dominio totalmente inactivo, que no tiene uso ni utilidad alguna, lo que genera en dicho consumidor una insatisfacción provocadao ideada por la competencia. Asimismo, hay evidente mala fe del Demandado al registrar un nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los servicios la refleje en un determinado nombre de dominio.
B. Demandado
Si bien el Demandado contactó con el Centro en relación con el idioma del procedimiento y solicitando una extensión automática del plazo inicialmente otorgado para contestar a la Demanda, el Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Cuestión preliminar: Idioma del procedimiento.
El Experto nota en primer término que no existe un acuerdo de las Partes respecto al idioma del procedimiento, y que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés.
En la Demanda la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, por las siguientes razones: a) El nombre del dominio en disputa está en español; b) De una búsqueda en el Cambridge Dictionary y en el Oxford Dictionary resulta que la palabra “recorrido” no tiene ningún significado en inglés; c) De acuerdo al Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española la palabra “recorrido”, tiene los siguientes significados: “1. Acción y efecto de recorrer. 2. Espacio que ha recorrido, recorre o ha de recorrer alguien o algo. 3. Ruta, itinerario prefijado. 4. Acción de reparar”. La Demandante es una sociedad constituida en Chile, país cuyo idioma oficial es el español; d) La Demandante ejerce una actividad económica que cumple con el significado de la palabra “recorrido”, a través de la venta de pasajes de bus en las mejores condiciones del mercado, en Latinoamérica. En contestación a la comunicación enviada por el Centro a las partes en relación con el idioma de procedimiento el 22 de mayo de 2018, la Demandante envió el 23 de mayo de 2018 por correo electrónico una solicitud formal (en español) de que el idioma del procedimiento fuera el español, reiterando los argumentos presentados al respecto en la Demanda.
El 27 de mayo de 2018 el Demandado envió un correo electrónico en inglés comunicando que tenía la intención de participar en el procedimiento, pero que creía que el procedimiento debía de ser conducido en inglés por los siguientes motivos: 1) el Demandado es ciudadano de los Estados Unidos, país cuyo lenguaje oficial es el inglés; 2) en la actualidad el Demandado reside en los Estados Unidos; 3) el Demandado no tiene la capacidad de participar en el procedimiento en un lenguaje distinto del inglés, su primer lenguaje; y 4) el lenguaje del acuerdo de registro para el nombre de dominio en disputa es el inglés, citando lo dispuesto por el párrafo 11 del Reglamento.
El 8 de junio de 2018 el Centro notificó a las Partes el comienzo del procedimiento. En esa oportunidad el Centro también dispuso: 1) aceptar la Demanda tal y como fue presentada en español; 2) aceptar el Escrito de Contestación en cualquiera de los idiomas, español o inglés; 3) si era posible, nombrar a un Grupo de Expertos que esté familiarizado con los dos idiomas mencionados.
El Experto comparte el criterio adoptado por el Centro, inclusive su autorización para que el Demandado pudiera presentar una contestación a la Demanda en inglés.
Para decidir la cuestión del idioma del procedimiento el Experto considera relevantes las siguientes circunstancias:
1) “Recorrido” es una palabra española;
2) Los diccionarios de la lengua inglesa Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary y Merriam-Webster Dictionary no contienen la palabra “recorrido”;
3) No hay evidencia de las razones por las que el Demandado, que dice no ser capaz de participar en este procedimiento en una lengua que no sea la inglesa, haya adquirido el nombre de dominio en disputa, que es una palabra española y que no existe en inglés;
4) El Experto nota que el Demandado, si bien señala que no se sentía cómodo participando en un idioma distinto al inglés pues éste era su primer idioma, no niega comprender la Demanda, ni afirma tener dificultades para comprenderla;
5) El Demandado es co-fundador y CTO de “Voyhoy.com”, una empresa cuya actividad principal se desarrolla en Chile, país cuya lengua oficial es el español;
6) Dicha empresa “Voyhoy.com” mantiene operativo un sitio web accesible en español, lo que implica el dominio de ese idioma;
7) Los contenidos del sitio web “www.voyhoy.com” están destinados a buscar medios de transporte y pasajes en Chile y otros tres países de lengua española (Argentina, Colombia y Perú);
8) La empresa “Voyhoy.com” es competidora directa de la Demandante en cuanto a los servicios de búsqueda y reserva de pasajes en Chile y otros países;
9) El nombre mismo de la empresa en la que se desempeña el Demandado (“Voy hoy”) es una frase en español.
De todo ello se desprende que el Demandado aparentemente puede acceder sin mayor costo o esfuerzo a comprender la Demanda presentada en español. Por otra parte, para facilitar el ejercicio del derecho de defensa al Demandado, el Centro lo ha facultado expresamente para presentar en inglés su contestación a la Demanda, notificó la Demanda a las partes en idiomas inglés y español, y ha designado al suscripto, que comprende ambos idiomas. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 4.5.1. in fine (“Cuando se advierte que las partes comprenden razonablemente la naturaleza de los procedimientos, los grupos de expertos también han determinado el lenguaje del procedimiento y de la decisión teniendo en cuenta la capacidad del grupo de expertos para comprender tanto el lenguaje de la demanda como el de la contestación a la misma, de tal modo que cada parte pueda hacer presentaciones en un lenguaje con el que está familiarizada.”)1 .
Por todo ello, conforme a lo dispuesto por el párrafo 11 del Reglamento, el Experto determina que el español sea el idioma del procedimiento, y que la decisión se dicte en ese idioma.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante presentó una impresión de la base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile correspondiente a su registro de la marca RECORRIDO en la clase 35. De tal modo, la Demandante probó a satisfacción del Experto que tiene derechos sobre dicha marca.
El Experto nota que en el nombre de dominio en disputa la marca RECORRIDO está incorporada íntegramente, con el único agregado del dominio genérico del nivel superior “.com”. Por estar generalmente aceptado que ese agregado es irrelevante a la hora de distinguir un nombre de dominio de la marca que incorpora, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca RECORRIDO de la Demandante.
C. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo a lo manifestado por la Demandante, al nombre de dominio en disputa no se le ha dado uso alguno. Por su parte, el 27 de julio de 2018 el Experto en ejercicio de sus facultades de acuerdo al párrafo 10(a) del Reglamento, al intentar conectar su navegador al sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, confirmó que éste no remite a ningún sitio web activo. Sólo se obtuvo un mensaje que dice:
“Hmm. Estamos teniendo problemas encontrando ese sitio. No podemos conectarnos al servidor en www.recorrido.com.”
Una visita del Experto realizada a la “Wayback Machine” de “www.archive.org” también el 27 de julio de 2018 no mostró páginas archivadas en relación con el nombre de dominio de disputa correspondientes a 20152 . En cambio, sí hay páginas archivadas correspondientes al 10 de enero, 9 de marzo y 4 de octubre de 2016. Dichas páginas redirigen a “www.search.firstplace.com/search/web?q=recorrido”, en la que se muestra como único texto una leyenda en inglés que dice:
“recorrido. Resultado de una búsqueda de Google Yahoo!
No se han encontrado resultados en Google Yahoo! para el término de búsqueda “recorrido”. Le sugerimos que Ud. compruebe la ortografía de sus términos, que pruebe una palabra diferente o que pruebe un término más general.”3
El Experto tampoco encontró en la “Wayback Machine” páginas archivadas en relación con el nombre de dominio en disputa correspondientes a 2017 y 2018. En opinión del Experto, ni las páginas archivadas que se mencionan ni la actual falta de todo uso permiten concluir que el nombre de dominio en disputa se use o haya usado en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios de acuerdo al párrafo 4(c)(i) de la Política, o de un modo legítimo y leal o no comercial sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, de acuerdo al párrafo 4(c)(iii) de la Política. Por otra parte, puesto que el nombre del Demandado es Roger Robinson, no habiendo evidencia de que el mismo sea conocido por el nombre de dominio en disputa, tampoco es aplicable el párrafo 4(c)(ii) de la Política.
De tal modo, la Demandante ha conseguido establecer una presunción o caso prima facie de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
A su vez, el Demandado – pese a sus manifestaciones iniciales y su petición de extender el plazo inicialmente otorgado para ello – no ha contestado a la Demanda ni explicado de manera alguna las razones que tuvo para registrar un nombre de dominio que no usa, y que como se dijo en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, consiste en una palabra tal que al buscarla no conduce a resultado alguno. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.1 (“Mientras que en general la carga de la prueba en los procedimientos de la Política recae sobre el demandante, los expertos han reconocido que probar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos puede resultar en la tarea a menudo imposible de probar un hecho negativo, requiriendo información que a menudo está sobre todo en conocimiento o bajo el control del demandado. Por consiguiente, cuando un demandante consigue establecer una presunción que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, la carga de la producción de la prueba sobre este elemento se desplaza al demandado, para que este se presente con prueba relevante que demuestre derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Si el demandado no se presenta con esa prueba relevante, se juzga que el demandante ha satisfecho el segundo elemento”)4 .
El Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado (incluyendo la ausencia de un uso activo, y la sugerencia del Demandado que el término “recorrido” no se encuentra en los buscadores Google y Yahoo!), idéntico a la marca RECORRIDO de la Demandante, competidora de la empresa “Voyhoy.com”, de la cual el Demandado es co-fundador y CTO no puede conferir ni derechos ni intereses legítimos, generando además el mismo una más que posible confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante. Por ello, el Experto concluye que el Demandado no tiene ni derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Durante una visita a la “Wayback Machine” realizada el 27 de julio de 2018 en ejercicio de sus facultades de acuerdo al Reglamento, párrafo 10(a), el Experto notó que el sitio web “www.recorrido.cl” de la Demandante por lo menos desde el 2 de junio de 2014 viene ofreciendo al público sus servicios de búsqueda y venta en línea de pasajes de bus hacia ciudades chilenas tales como Copiapó, La Serena, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Viña del Mar, e informando sus respectivos precios. La “Wayback Machine” también muestra páginas archivadas con similar contenido para los días 14 de julio, 6 de agosto, 18 y 21 de diciembre de 2014 y 1 de enero de 2015. Esto significa que la Demandante estuvo ofreciendo sus servicios en Internet en forma pública y continua, antes de presentar ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI – Chile (“INAPI”) su solicitud de registro de la marca RECORRIDO el 17 de octubre de 2014, y por cierto antes de que el Demandado adquiriera a comienzos de 2015 el nombre de dominio en disputa de su titular anterior en una transferencia realizada ante Escrow.com.
En opinión del Experto, de los hechos arriba expuestos se infiere que, cuando adquirió el nombre de dominio en disputa, el Demandado ya sabía que su competidora, la Demandante, operaba como “Recorrido.cl” y que ofrecía al público los mencionados servicios de búsqueda y venta de pasajes a través de Internet. Ello es así independientemente de que la resolución del INAPI de concesión de la marca RECORRIDO a la Demandante se dictó posteriormente. Ver sección 4 supra. Al respecto, el Experto recuerda que a los fines de la Política es tan eficaz un derecho fundado en el registro de una marca, como el que confiere el adquirido a través del uso de la misma. Ver UITGERVERIJ CRUX v. W. FREDERIC ISLER, WIPO Case No. D2000-0575 (“Un principio fundamental del derecho de marcas es que los derechos en una marca pueden adquirirse a través del uso, y que tales derechos existen aunque la marca no sea registrada.”)5
Como se indica en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.8.2., “Nombres de dominio registrados en anticipación de derechos marcarios…[E]n ciertas circunstancias limitadas en las que los hechos del caso establecen que la intención del demandado al registrar el nombre de dominio era capitalizar deslealmente los derechos marcarios en ciernes (en tanto todavía no están registrados), los expertos han estado dispuestos a determinar que el demandado actuó de mala fe. Esos escenarios incluyen el registro de un nombre de dominio (i) poco antes o después del anuncio de una fusión corporativa, (ii) después de que el demandado tuviera conocimiento privilegiado (por ej., un ex empleado), (iii) posteriormente a una significativa atención de los medios (por ej. en conexión con un lanzamiento de producto o de un evento destacado), o (iv) después de que el demandante presente una solicitud de marca.”) 6
De los hechos del caso cabe concluir que el Demandado era consciente del derecho en ciernes de la Demandante sobre la marca RECORRIDO, así como de la actividad empresarial de la Demandante bajo el término “Recorrido”. El 24 de julio de 2018 el Experto visitó el sitio web “www.voyhoy.com” de la empresa “Voyhoy.com”, fundada a fines de 2014. Dicho sitio web se presenta como una plataforma digital para simplificar la comparación y venta de pasajes de buses interurbanos en Chile y otros países de Latinoamérica, y está redactado íntegramente en castellano. En el vínculo interno “https://www.voyhoy.com/nosotros” figuran fotografías de 16 ejecutivos y empleados principales de Voyhoy.com. Al pasar el cursor sobre la segunda foto aparece un texto que identifica al Demandado en cuestión como “ROGER ROBINSON Co-fundador & CTO”, es decir el director para asuntos tecnológicos. De aquí se desprende que “Voyhoy.com”, empresa que opera en Internet, es competidora directa de la Demandante, que su correspondiente sitio web está redactado íntegramente en español, que el nombre mismo de la empresa es una frase en español, y que7 el Demandado es co-fundador de esa empresa y ocupa en ella una posición relevante, ya que su foto figura junto a la del CEO de “Voyhoy.com”.
Por ello, es evidente que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa conociendo perfectamente y teniendo en mira a la Demandante, su competidora, y que lo hizo “fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”, lo que es una circunstancia de registro y uso de mala fe del nombre de dominio de acuerdo al párrafo 4(b)(iii) de la Política. Ver Lion Country Supply, Inc. v. J. Katz, WIPO Case No. D2003-0106 (“El reconocimiento separado de los párrafos 4(b)(iii) y 4(b)(iv) indica que la Política fue creada para cubrir situaciones en las que un competidor acapara el nombre de dominio que refleja directamente la marca de otro competidor. Tal acaparamiento es disruptivo del negocio del competidor al crear la impresión entre algunos clientes potenciales de que el competidor o bien ha dejado de operar, o bien es tan primitivo en sus operaciones comerciales que no tiene una presencia en Internet”)8
Asimismo, la falta de todo uso activo del nombre de dominio en disputa desde que el Demandado lo adquirió de un titular anterior, unido al conocimiento que el Demandado, como competidor, seguramente tiene de la Demandante y de los servicios que ésta presta, hacen aplicable la doctrina de uso pasivo del nombre de dominio establecida desde el muy citado caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.3. (“¿Puede el uso pasivo o la falta de uso de un nombre de dominio dar lugar a concluir que hay mala fe? Desde que se comenzó a aplicar la Política, los grupos de expertos han determinado que la falta de uso de un nombre de dominio (incluyendo páginas en blanco o con el texto “Enseguida Venimos”) no impedirían concluir que existe mala fe aplicando la doctrina de uso pasivo. Mientras que los grupos de expertos apreciarán la totalidad de las circunstancias en cada caso, entre los factores que se han considerado relevantes para aplicar la doctrina del uso pasivo se cuentan: (i) el grado de aptitud distintiva o reputación de la marca del demandante, (ii) la falta de una contestación a la demanda por parte del demandado o su falta de presentación de alguna prueba de uso de buena fe, ya sea real o contemplado, (iii) el ocultamiento por parte del demandado de su identidad, o su uso de detalles de contacto falsos (lo que se ha considerado viola su acuerdo de registro), y (iv) el hecho que cualquier uso de buena fe que se le pudiera dar al nombre de dominio no sería plausible.”) 9
Varios de esos factores están presentes en este caso. Antes que el Demandado adquiriera el nombre de dominio en disputa de un titular anterior la Demandante utilizaba públicamente el término “Recorrido” para ofrecer sus servicios en Internet, medio que amplifica el conocimiento público de una marca. Adicionalmente, el Demandado no ha contestado a la Demanda, incluso estando facultado a hacerlo en inglés. Además, no hay prueba alguna de que el Demandado haya usado, esté usando o piense usar de buena fe el nombre de dominio en disputa. Finalmente, siendo el Demandado competidor de la Demandante no parece plausible algún uso de buena fe del nombre de dominio en disputa.
Por todo lo que antecede, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <recorrido.com>, sea transferido a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 30 de julio de 2018.
1 Traducción no oficial del Experto.
2 Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 4.8 (“¿Puede un experto realizar una investigación independiente al valorar los méritos del caso? Notando en particular los poderes generales de un experto articulados inter alia en los párrafos 10 y 12 del Reglamento de la Política, se ha aceptado que un experto puede llevar a cabo una investigación limitada en cuestiones de registro público si considerara que esa información es útil para evaluar los méritos del caso y llegar a una decisión. Esto puede incluir visitar el sitio vinculado al nombre de dominio en disputa para obtener más información sobre el demandado o su uso del nombre de dominio, consultar recursos históricos tales como el Internet Archive (www.archive.org) para obtener una indicación de cómo puede haberse usado un nombre de dominio en el pasado relevante, revisar diccionarios o enciclopedias (p.ej. Wikipedia), o acceder a bases de datos de registro de marcas.”) (Traducción no oficial del Experto).
3 Traducción no oficial del Experto. El texto original dice: “ recorrido. Search Results From Google YAHOO!: No results were found for the search term recorrido.
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4 Traducción no oficial del Experto.
5 Traducción no oficial del Experto
6 Traducción no oficial del Experto.
7 Traducción no oficial del Experto
8 Traducción no oficial del Experto.
9 Traducción no oficial del Grupo de Expertos.