Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y Económico, S.L. c. GRPS 2000, S.L.
Caso No. D2017-0458
1. Las Partes
La Demandante es Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y Económico, S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por Merx Patentes y Marcas, S.L.P., España.
La Demandada es GRPS 2000, S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por D. José María Espinosa, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <arriagasociados.com> (el "Nombre de Dominio").
El Agente Registrador del citado Nombre de Dominio es OVH.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de marzo de 2017. El 6 de marzo de 2017 el Centro envió a OVH por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 7 de marzo de 2017, OVH envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 10 de marzo de 2017, incluyendo la portada de transmisión de la Demanda.
El Centro verificó que la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "UDRP", en sus siglas en inglés), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los artículos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 14 de marzo de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de abril de 2017.
El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 3 de abril de 2017.
El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de mayo de 2017. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
De acuerdo con la información aportada al presente procedimiento, la Demandante se dedica a la prestación de servicios legales especializados en las áreas de Derecho financiero y bancario para personas físicas y jurídicas. Del contenido de la Demanda y sus Anexos se desprende que la Demandante goza de una cierta implantación en España, al contar con 400 empleados (según se acredita en la prueba documental 10 del Anexo V de la Demanda), unos 35.000 clientes (prueba documental 9 del Anexo V de la Demanda) y realizar importantes inversiones en publicidad a nivel nacional (prueba documental 9 del Anexo V de la Demanda).
Por otro lado, la Demandante ha acreditado la titularidad de una serie de marcas tanto en la Unión Europea como en varios países, tal y como se acredita en el Anexo VI de la Demanda. A continuación destacamos algunas de dichas marcas:
(i) Marca española nº 3.513.795, ARRIAGA ASOCIADOS (denominativa con gráfico) para distinguir servicios dentro de la clase 45, con fecha de presentación de 2 de junio de 2014 y fecha de concesión el 11 de noviembre de 2014;
(ii) Marca española nº 3.594.853 ARRIAGA (denominativa con gráfico), para distinguir servicios dentro de las clases 35, 36 y 45, con fecha de presentación 18 de enero de 2016 y fecha de concesión 17 de mayo de 2016;
(iii) Marca colombiana nº 537.635 ARRIAGA ASOCIADOS (denominativa con gráfico) para distinguir servicios dentro de la clase 45, con fecha de presentación 20 de octubre de 2015 y fecha de concesión 8 de septiembre de 2016; (en adelante, conjuntamente, las "marcas ARRIAGA").
Según la información facilitada por la Demandante, las marcas ARRIAGA están en vigor.
La Demandada responde al nombre de GRPS 2000, S.L., siendo el Agente Registrador la entidad OVH, S.A.S. No es posible extraer información sobre la Demandada en la página web alojada bajo el Nombre de Dominio. El acceso a dicha página web redirecciona a la página web "www.litigiamos.es", donde no consta ninguna referencia a su titular, pero que parece administrada por una sociedad que, al igual que la Demandante, presta servicios legales especializados en Derecho financiero y bancario.
Según se desprende del contenido de dicha página web (del que da constancia el acta notarial incluida en el Anexo VII de la Demanda), se ofrecen servicios jurídicos tales como reclamaciones de cláusulas hipotecarias (cláusulas suelo y cláusulas abusivas), reclamaciones contra productos financieros complejos y asesoramiento de empresas.
El Nombre de Dominio fue registrado el 3 de noviembre de 2016, es decir, con posterioridad a las respectivas fechas de presentación de las marcas ARRIAGA (Anexos II y III de la Demanda).
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada presenta un carácter especulativo o abusivo por los siguientes motivos:
En primer lugar, la Demandante manifiesta que entre sus marcas y el Nombre de Dominio se crea confusión debido a:
(i) la total identidad existente entre el elemento denominativo de sus marcas ARRIAGA y parte del Nombre de Dominio. A su juicio, existe una total identidad fonética, aplicativa (designan los mismos servicios jurídicos) y conceptual (unen el mismo apellido con la palabra "asociados") entre, por ejemplo, la marca ARRIAGA ASOCIADOS y el Nombre de Dominio;
(ii) el carácter notorio de sus signos distintivos previos en España, derivado de la intensa inversión que, a su juicio, la Demandante ha realizado en publicidad en todo tipo de medios (según acredita con referencias a sus campañas publicitarias en internet y en las calles de ciudades españolas en las pruebas documentales 1, 2 y 3 del Anexo V de la Demanda);
En segundo lugar, la Demandante afirma que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio porque:
(i) a juicio de la Demandante, el Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre de la Demandada, quien tampoco posee ningún tipo de licencia ni autorización para usar sus marcas ARRIAGA, ni es conocida comúnmente por el Nombre de Dominio;
(ii) salvo la propia Demandante, no le consta que ningún operador en el mercado mundial sea titular de derechos sobre el signo distintivo "arriaga asociados";
(iii) el Nombre de Dominio no está siendo usado por la Demandada en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos o servicios.
Por último, la Demandante indica que tanto el registro como el uso del Nombre de Dominio se realiza de mala fe por varios motivos, incluyendo:
(i) la existencia de marcas prioritarias de la Demandante que son, a su juicio, renombradas en el mercado;
(ii) la Demandada utiliza el Nombre de Dominio para redireccionar a los usuarios a su sitio web "www.litigiamos.es" que ofrece servicios legales idénticos a los de la Demandante (según consta en el Anexo VII de la Demanda y en la propia página web);
(iii) La Demandada intenta aprovecharse de las marcas de la Demandante pudiendo crear confusión entre los usuarios de Internet.
B. Demandada
Por su parte, la Demandada niega en su Contestación a la Demanda los argumentos vertidos por la Demandante, indicando que entre las marcas ARRIAGA y el Nombre de Dominio no se crea confusión porque:
(i) las marcas de las que la Demandante es titular no protegen el signo "arriaga asociados", el cual ni siquiera es utilizado de forma intensiva en el mercado por la Demandante, por lo que difícilmente podría ser calificado de marca notoria. En todo caso, la Demandada no aporta prueba que sustente la falta de carácter notorio de las marcas ARRIAGA.
(ii) por otro lado, la Demandante señala que tanto el Nombre de Dominio como las marcas ARRIAGA están formadas por elementos carentes de carácter distintivo.
En segundo lugar, la Demandada afirma que la Demandante carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio porque la Demandante desarrolla una actividad empresarial diferente de la Demandada, indicando que la Demandada está especializada en la práctica del Derecho civil y mercantil.
Por último, entiende la Demandada que tanto el registro como el uso del Nombre de Dominio no se realiza de mala fe porque su registro: (i) no se realizó con base en las marcas ARRIAGA de la Demandante; (ii) el Nombre de Dominio no coincide exactamente con las marcas ARRIAGA prioritarias; (iii) la Demandante no ha probado que la Demandada emplee el Nombre de Dominio con ánimo de lucro.
6. Debate y conclusiones
La Política establece los tres requisitos que debe probar la Demandante para obtener la transferencia del Nombre de Dominio: (i) el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; (ii) la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y (iii) el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
A continuación se pasan a evaluar, a la luz de las alegaciones y evidencias presentadas por las partes, cada uno de los anteriores requisitos. Con el fin de contar con unos criterios adecuados de interpretación, la Experta se servirá de anteriores decisiones adoptadas en aplicación de la Política.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
La Demandante alega ser titular de las marcas ARRIAGA, a las cuales nos hemos referido en la sección 4 de la Decisión. Sin embargo, la Demandada niega en su Contestación a la Demanda que exista una similitud suficiente entre dichas marcas ARRIAGA y el Nombre de Dominio.
Pues bien, si pasamos a comparar las marcas ARRIAGA con el Nombre de Dominio en su globalidad, observamos como todas las marcas ARRIAGA se caracterizan por incluir en el signo el término "Arriaga", un apellido de origen vasco que resulta poco frecuente. Además, algunas de las marcas de la Demandante incluyen tanto el término "Arriaga" como el término "asociados" (por ejemplo la marca española nº 3.513.795, ARRIAGA ASOCIADOS, incluida en el Anexo VI de la Demanda). Esta comparación global permite concluir que la similitud entre ambos signos es suficiente para crear confusión entre los mismos.
Como se puede observar, y aunque la Demandada lo intente en vano refutar en la página 13 de su Contestación a la Demanda, existe una clara similitud, hasta el punto de causar confusión, entre las marcas ARRIAGA y el Nombre de Dominio. En efecto, los dos elementos de algunas de las marcas ARRIAGA se encuentran presentes en el Nombre de Dominio, sin perjuicio de que en éste se produzca una superposición entre los mismos, dado que comparten la "a" final de "Arriaga" y la "a" inicial de "asociados".
Por otro lado, el término "Arriaga" es el elemento principal de las marcas ARRIAGA de la Demandante. Así, la inclusión de una marca registrada, tanto si protege el signo "Arriaga" como el signo "Arriaga asociados", en un nombre de dominio, es suficiente para valorar la similitud entre ambos. En este sentido se pueden citar la decisión en el caso Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. Vladimir Ulyanov, Caso OMPI No. D2011-1474.
A juicio de esta Experta, la superposición del elemento "a" en el Nombre de Dominio carece de relevancia a la hora de valorar la similitud entre los signos en conflicto, dado que dicho elemento carece de un carácter distintivo intrínseco.
La inclusión de este tipo de elementos no ha sido tenida en cuenta por las anteriores decisiones bajo la Política. Así, podemos citar Chernow Communications., Inc. v. Jonathan D. Kimball, Caso OMPI No. D2000-0119.
Por lo tanto, podemos concluir que la Demandante ha acreditado adecuadamente, sin que la Demandada haya aportado pruebas o argumentos suficientes de contrario, el primero de los requisitos que la Política exige: el Nombre de Dominio es similar a las marcas ARRIAGA de la Demandante, siendo susceptible de crear confusión con dichas marcas.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha acreditado (Anexo VII de la Demanda) que la Demandada no utiliza, a través de la página web a la que redirecciona el Nombre de Dominio, las marcas ARRIAGA. Sin embargo, cabría entender que se está haciendo un uso de las mismas en el Nombre de Dominio.
En éste sentido, la Demandada podría haber optado por otros nombres de dominio diferentes de las marcas ARRIAGA, y sin embargo ha optado por un nombre de dominio sustancialmente similar a las mismas para ofrecer productos idénticos, lo cual lleva a pensar a esta Experta que, al menos prima facie, la Demandada buscaba aprovecharse de la notoriedad de las marcas ARRIAGA y obstaculizar el uso de las mismas en Internet.
Por otro lado, de conformidad con el artículo 4.a)ii) de la Política, la Demandante ha acreditado debidamente (Anexo VI de la Demanda), sin que la Demandada lo haya podido refutar, que la Demandada no guarda conexión alguna con los términos "Arriaga asociados", ni es conocida corrientemente por el mismo.
Además, el nombre de dominio <arriagasociados.com> está siendo empleado para redireccionar a la página web <litigiamos.es>, que ofrece servicios legales en materia financiera y bancaria sustancialmente idénticos a los de la Demandante. Esto induce a esta Experta a pensar que la intención de la Demandada sería aprovechar las marcas ARRIAGA de la Demandante para atraer tráfico a su propia página web, lo cual no corresponde con una oferta de buena fe de productos o servicios.
En el presente caso, la Demandada no ha aportado prueba suficiente que evidencie la presencia de derechos o intereses legítimos por su parte sobre el Nombre de Dominio.
A la luz de lo anterior, consideramos que la Demandante ha acreditado el segundo de los requisitos exigidos por la Política al demostrar que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio, no siendo suficientes los motivos expresados por la Demandada en su contestación (la existencia de nombres de dominio disponibles que incluyan el término "Arriaga", como hace la Demandada en sus Anexos 2 y 3, no es significativa a este respecto, puesto que no se puede exigir al titular de una marca que monopolice absolutamente todas las combinaciones de los elementos más distintivos de sus propias marcas en internet) .
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Finalmente, debe valorarse si el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe. La Política indica en su artículo 4.b)iv) que existe mala fe cuando el demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.
De acuerdo con las pruebas aportadas por la Demandante, relativas a la notoriedad de las marcas ARRIAGA en España y al uso que la Demandada hace del Nombre de Dominio, respecto de las cuales no se pronuncia la Demandada en su Contestación a la Demanda, existen motivos para afirmar que el Nombre de Dominio ha sido registrado y viene siendo utilizado de mala fe.
El primer motivo para la apreciación de dicha mala fe en el registro del Nombre de Dominio consiste en el conocimiento previo de las marcas ARRIAGA con el que presumiblemente contaba la Demandada. Tal y como se acredita en el Anexo V de la Demanda (pruebas del uso y notoriedad de las marcas ARRIAGA), desde hace algunos años, la Demandante viene efectuando importantes inversiones publicitarias en España dirigidas a promocionar la marca ARRIAGA ASOCIADOS. En este sentido, cabe destacar las intensas campañas en Internet, radio y televisión donde aparece el antiguo capitán de la selección española de fútbol promocionando los servicios jurídicos de la Demandante (prueba documental 3 y 4 del Anexo V de la Demanda).
Así, la notoriedad de las marcas ARRIAGA es, a juicio de esta Experta, indiscutible. Según han señalado las decisiones de varios expertos bajo la Política en los casos The Gap Inc. v. Deng Youqian, Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC / Nat Collicot, Caso OMPI No. D2009-0320, el conocimiento previo de las marcas ARRIAGA titularidad de la Demandante por parte de la Demandada puede inferirse directamente por la notoriedad de éstas.
En este caso es fácil concluir que la Demandada tenía conocimiento de las marcas ARRIAGA, además de por su notoriedad, por la elección de dos términos en absoluto relacionados con su propia denominación social ni con la de sus fundadores o empleados (sin que la Demandada haya aportado ninguna prueba en contrario). En efecto, ya se ha indicado que el término "Arriaga" es altamente distintivo, y relativamente desconocido en el tráfico económico si no fuese por la actividad que desarrolla la Demandante.
Las alegaciones de la Demandada, mostrando en el Anexo 2 de la Contestación a la Demanda nombres de dominio que contienen el término "Arriaga" y se encuentran libres, en absoluto sirven a esta Experta para determinar la ausencia de confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante, dado que el registro de nombres de dominio obedece a una decisión empresarial que esta Experta no puede reprochar.
Por otro lado, el contenido de la página web a la que redirecciona el Nombre de Dominio no viene sino a acrecentar las sospechas de esta Experta en el registro del mismo, dado que se ofrecen servicios jurídicos sustancialmente idénticos a los de la Demandante - por mucho que la Demandada los intente maquillar incluyéndolos en conceptos más genéricos de derecho civil y mercantil, es claro que los servicios que ofrece hacen referencia al derecho financiero y bancario: cláusulas suelo y abusivas en hipotecas, asesoramiento en productos financieros complejos, etc..
Por ende, es fácil pensar que la Demandada tenía conocimiento de las marcas de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio y buscaba atraer, con ánimo de lucro, clientes a la página web a la que redirecciona el Nombre de Dominio, posibilitando que dichos clientes confundan la fuente o afiliación de la página web bajo el Nombre de Dominio.
A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante también ha acreditado la mala fe de la Demandada en el registro y en el uso del Nombre de Dominio.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, la Experta ordena que el Nombre de Dominio, <arriagasociados.com> sea transferido a la Demandante.
Carolina Pina-Sánchez
Experta Única
Fecha: 2 de junio de 2017