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DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
S.A.C.I Falabella c. Para la venta
Caso No. D2016-2596
1. Las Partes
La Demandante es S.A.C.I Falabella, con domicilio en Santiago, Chile, representada por Porzio, Rios & Asociados, Chile.
La Demandada es Para la venta, con domicilio en Santiago, Chile.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <clubfalabella.com> y <cmr-falabella.com>.
El Registrador de los citados nombres de dominio es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de diciembre de 2016. El 22 de diciembre de 2016 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 23 de diciembre de 2016 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El 28 de diciembre de 2016 el Centro notificó a las partes que la Demanda se había presentado en español, mientras que el idioma del procedimiento era el inglés. La Demandada envió una comunicación en fecha 28 de diciembre de 2016 solicitando que el idioma del procedimiento fuera el inglés. La Demandante envió una comunicación en fecha 28 de diciembre de 2016 solicitando que el idioma del procedimiento fuera el español.
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada en inglés y en español, dando comienzo al procedimiento el 9 de enero de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de enero de 2017. El Centro comunicó a las partes el 31 de enero de 2017 el comienzo del proceso para nombrar al Grupo Administrativo de Expertos.
El Centro nombró a Rodrigo Velasco Santelices como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de febrero de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante alega ser una reconocida empresa del rubro del retail, que funciona mediante grandes tiendas de departamentos. Fundada en 1889, cuenta con operaciones en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Brasil y México, empleando a cerca de 140.000 personas.
La Demanda se basa en la existencia de las marcas comerciales FALABELLA y CMR. En apoyo de su Demanda, la Demandante ha acompañado una lista de registros de marcas, cuyos registros más antiguos datan del 3 de abril de 2008, en el caso de la marca chilena número 812.689 FALABELLA, y del 20 de octubre de 2009, en el caso de la marca chilena número 863.4979 CMR.
Los nombres de dominio en disputa <clubfalabella.com> y <cmr-falabella.com> fueron registrados el 2 de agosto de 2016 y el 29 de julio de 2016, respectivamente. Los nombres de dominio en disputa resuelven en el momento de la redacción de esta decisión a sendas páginas web con anuncios promocionados.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega ser la creadora y titular legítimo de las marcas comerciales FALABELLA Y CMR, además de nombres de dominio que incorporan estas marcas comerciales.
La Demandante alega que los nombres de dominio en disputa reproducen sus marcas registradas, sin incorporar ningún elemento diferenciador, suficiente y adecuado, agregando que la marca FALABELLA corresponde al nombre e identidad de la reconocida casa comercial del rubro del retail, mientras que CMR es precisamente el nombre de la tarjeta de crédito asociada a dicha casa comercial. Por ello, la adición de la expresión CMR, lejos de operar como un elemento distintivo, cataliza el riesgo de confusión en el nombre de dominio en disputa <cmr-falabella.com>, toda vez que alude precisamente a la tarjeta de crédito CMR de Falabella, conocida públicamente como “Tarjeta CMR Falabella”.
Respecto al nombre de dominio en disputa <clubfalabella.com>, la Demandante alega que se reproduce su marca comercial FALABELLA, antecedida de la expresión genérica “club”, comúnmente utilizada en el mercado del retail, en conexión a programas de fidelización de clientes.
La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, agregando que se trataría de una persona natural, que no utiliza los nombres de dominio, los cuales se encuentran actualmente estacionados, y que no existe evidencia que existan registros de marcas a su nombre, idénticas o similares a los nombres de dominio en disputa.
Finalmente, la Demandante alega que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y utilizados de mala fe, en cuanto la Demandada se identifica en la base de datos “WhoIs” del Registrador como “Para la Venta” ocultando su verdadera identidad, y no dejando lugar a dudas en cuanto a que su intención para con los nombres de dominio en disputa es en realidad venderlos y obtener con ello un beneficio económico improcedente mediante la especulación, lo cual, se vería comprobado en el intercambio de correos electrónicos, en los cuales el titular de los nombres de dominio en disputa habría entrado en contacto con la Demandante para informarle de la existencia de los nombres de dominio en disputa y se los habría ofrecido para la venta por USD 27.000 cada uno.
B. Demandado
La Demandada no ha contestado formalmente a la Demanda.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo de lo establecido en el párrafo 4(a) de la Política, resulta necesario examinar la concurrencia de los siguientes elementos:
i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
ii) El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Como cuestión preliminar se decidirá la solicitud de la Demandante relativa al idioma del procedimiento.
A. Idioma del procedimiento
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento, en el párrafo 11.a), “A menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el Acuerdo de Registración, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registración, sujeto a la autoridad del Panel de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
Según la información recibida del Registrador, el idioma del acuerdo de Registración para los nombres de dominio en disputa es el idioma inglés.
La Demanda fue presentada en idioma español, y el Demandante, mediante comunicación de fecha 28 de diciembre de 2016, ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el español fundando su solicitud en que tanto el del Demandante como el Demandado tendrían su domicilio en Chile, país de habla hispana, circunstancia que se ve refrendada por el número telefónico señalado por el Demandado ante el Registrador, el cual comienza con el prefijo “+56”, que corresponde a Chile. Señala además, que los registros marcarios invocados por la Demandante corresponden a registros otorgados en Chile, y además, que existen comunicaciones entre Demandante y Demandado en idioma español.
En base a estos antecedentes y habiendo el Centro notificado la Demanda y tramitado el procedimiento en lenguas inglesa y española de manera simultánea, el Experto considera que existen antecedentes suficientes para determinar que el idioma del procedimiento sea el español pese a la petición efectuada por la Demandada en fecha 28 de diciembre de 2016 solicitando que el idioma del procedimiento fuera el inglés, por lo que debe rendir la presente decisión en dicho idioma.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
En opinión del Experto, los antecedentes entregados por la Demandante, dan fe que los nombres de dominio en disputa pueden ser considerados sustancialmente idénticos a los registros de marcas comerciales de la Demandante.
Respecto al nombre de dominio <cmr-falabella.com>, la circunstancia de que éste se encuentre conformado por dos marcas comerciales registradas por la Demandante, resulta ser un antecedente más que suficiente para determinar la concurrencia de este elemento.
En el caso del nombre de dominio <clubfalabella.com> la adición del término “club” no disminuye el grado de similitud existente con la marca comercial FALABELLA de propiedad de la Demandante, considerando que se trata de un término genérico y de uso común.
De acuerdo a estos antecedentes, el Experto está de acuerdo con la afirmación hecha por la Demandante, en el sentido de que la mera adición de un término genérico a una marca reconocida, no es suficiente para que el nombre de dominio en cuestión, pueda ser considerado diferente de la marca de la demandante, o disminuya las posibilidades de confusión que puedan derivarse de la similitud existentes con el nombre de dominio.
Consecuentemente, el Experto determina que los nombres de dominio en disputa, <clubfalabella.com> y <cmr-falabella.com> son confusamente similares con las marcas FALABELLA y CMR, y por lo tanto, el primer requisito ha sido satisfecho.
C. Derechos o intereses legítimos
La Demandada no ha contestado formalmente la Demanda, y por lo tanto, no es posible conocer su versión sobre sus eventuales derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. Tampoco ha refutado las alegaciones hechas por la parte Demandante. Consecuentemente, habiendo sido correctamente notificado de la Demanda, el Experto interpreta su silencio como una aceptación tácita de las alegaciones hechas por la Demandante.
A mayor abundamiento, el Experto no ha encontrado la existencia de ninguna de las circunstancias mencionadas en el párrafo 4(c) de la Política. Por el contrario, la Demandante ha demostrado efectivamente lo siguiente: ser titular de marcas registradas y nombres de dominio, los cuales son anteriores y sustancialmente idénticos a los nombres de dominio en disputa, y que no ha licenciado ni autorizado el uso o explotación de estas marcas comerciales por parte de la Demandada.
Consiguientemente, el Experto considera que la Demandante también ha satisfecho el segundo requisito requerido por la Política, no siendo posible encontrar derecho o interés alguno a favor de la Demandada, en conexión a los nombres de dominio en disputa.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito requerido por la Política, exige que el demandante pruebe que (1) el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe; y (2) que está siendo utilizado de mala fe.
El párrafo 4(b) de la Política entrega una lista no exhaustiva de circunstancias que dan cuenta del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio.
Los nombres de dominio en disputa incorporan las marcas comerciales FALABELLA y CMR.
El Experto determina que, atendiendo a las circunstancias del caso y a la documentación disponible en el expediente del mismo, el Demandado tuvo que haber tenido conocimiento de las marcas FALABELLA y CMR, al tiempo de haber registrado los nombres dominios en disputa, y que ha usado los dominios en disputa de mala fe. Esta determinación se basa en: (i) Las marcas CMR y FALABELLA de la Demandante son ampliamente utilizadas y conocidas por el público; (ii) los nombres de dominio en disputa se componen de marcas comerciales CMR y FALABELLA registradas por la Demandante, ya sea en combinación, o agregando un elemento carente de distintividad; (iii) la aproximación a la Demandante por parte de la Demandada con el fin de ofrecerle la venta de los mismos por USD 27.000 cada uno, un coste muy superior al de los costes directamente relacionados con su registro (ver párrafo 4(b)(i) de la Política), lo cual no ha sido negado por la Demandada pese a haber tenido la oportunidad para ello; y(iv) la circunstancia que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Consecuentemente, por estas razones, este Experto determina que la Demandante ha cumplido con el requisito establecido en el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <clubfalabella.com> y <cmr-falabella.com> sean transferidos a la Demandante.
Rodrigo Velasco Santelices
Experto Único
Fecha: 14 de febrero de 2017