Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SFN Media SARL contre Franck Benalloul / Ovi Presse

Litige No. D2014-1911

1. Les parties

Le Requérant est SFN Media SARL de Six Fours Les Plages, France, représenté par Fidal, France.

Le Défendeur est Franck Benalloul / Ovi Presse de Marseille, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <ouest-var.info>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SAS.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par SFN Media SARL auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 29 octobre 2014.

En date du 29 octobre 2014, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 octobre 2014, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 4 novembre 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 novembre 2014. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 21 novembre 2014.

En date du 28 novembre 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est une société spécialisée dans l'édition de journaux et la diffusion d'articles de presse en ligne qui publie sur un site internet dédié à un journal d'actualités relatives à l'ouest du département français du Var. Ce site internet était exploité sous le nom de domaine <six-fours.net> puis, à compter du 29 décembre 2013 l'a été sous le nom de domaine <ouest-var.net>.

Le Requérant est titulaire des marques françaises suivantes :

- OUEST-VAR.NET, No. 37852584, déposée le 25 novembre 2010 pour des produits et services des classes 35 ; 38 ; 41.

- OUEST VAR, No. 4021060, déposée le 19 juillet 2013 pour des produits et services des classes 16 ; 35 ; 38 ; 41.

- OUEST VAR INFO, No. 4043322, déposée le 29 octobre 2013 pour des produits et services des classes 16 ; 35 ; 38 ; 41.

Le Requérant a également réservé les noms de domaine suivants :

- <ouest-var.net>, le 24 septembre 2010.

- <ouestvar.com>, le 28 janvier 2011.

Le Défendeur est M. Franck Benalloul, avocat au cabinet Artheo de Marseille, France. Il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux <ouest-var.info> le 22 juillet 2013, pour le compte de son client, la société OVI Presse.

Les parties s'accordent sur le fait que la société OVI Presse qui exploite le nom de domaine <ouest-var.info> est le véritable Défendeur dans la présente procédure.

Depuis le 10 décembre 2013, le Défendeur édite, sous le nom de domaine litigieux, un site internet d'information traitant de l'actualité locale dans l'ouest du département français du Var.

Le 31 janvier 2014, le Défendeur a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé au Requérant, un courrier de mise en demeure, afin de demander la cessation de l'utilisation du nom de domaine <ouest-var.net>.

Le 25 février 2014, le Requérant a, par l'intermédiaire de son conseil, répondu au Défendeur par un courrier de mise en demeure, en demandant à son tour la cessation de l'utilisation du nom de domaine

<ouest-var.info> par le Défendeur, ainsi que le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine <ouest-var.info> est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec les marques OUEST VAR sur lesquelles il détient des droits exclusifs. Le Requérant rappelle que ces marques sont pour la plupart antérieures à la réservation du nom de domaine litigieux et que l'ajout d'un tiret et de l'extension générique ".info" ne permet pas d'éviter le risque de confusion.

Le Requérant soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Le Requérant rappelle qu'il a constaté que le Défendeur ne détenait aucune marque sur la dénomination OUEST VAR ou OUEST-VAR.INFO et qu'il ne s'était vu consentir aucune licence ni autorisation lui permettant de faire usage ou de procéder à l'enregistrement du nom de domaine <ouest-var.info>. Selon le Requérant, dès lors que le Défendeur est un de ses concurrents, il ne pouvait faire un usage légitime d'un nom de domaine reproduisant ou imitant les marques OUEST VAR et OUEST VAR INFO du Requérant sans porter atteinte à ses droits.

Le Requérant souligne que lorsque le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 juillet 2013, l'un des quatre associés du Défendeur était encore salarié du Requérant, et qu'il connaissait nécessairement les projets de changement de nom du site internet du Requérant. Le Requérant rappelle que l'annonce du changement du nom du journal a eu lieu sur le réseau social Twitter dès le 1er novembre 2010 et au plus tard sur Facebook le 4 août 2011. Par conséquent, le Requérant soutient que le Défendeur ne saurait prétendre à un quelconque droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant souligne encore que le nom de domaine litigieux renvoie les internautes vers un site internet qui propose des services d'édition de presse similaires à ceux du Requérant et que l'activation du nom de domaine litigieux en parfaite connaissance de l'ensemble des droits du Requérant constitue une pratique de concurrence déloyale et parasitaire.

Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant rappelle que l'un des associés du Défendeur est un de ses anciens salariés et qu'il connaissait les projets de changement de nom du site internet du Requérant dès la naissance du projet au début du mois de septembre 2010 et au plus tard lors de l'annonce publique effectuée sur Facebook le 4 août 2011, ainsi que sur le réseau social Twitter dès le 1er novembre 2010. Le Requérant souligne que le Défendeur ne pouvait ignorer son existence et les marques OUEST-VAR.NET, OUEST VAR et OUEST VAR INFO au moment de la réservation du nom de domaine <ouest-var.info>.

Le Requérant souligne que le Défendeur utilise en toute mauvaise foi le nom de domaine litigieux et que les internautes recherchant les marques OUEST VAR du Requérant sont amenés à penser que le nom de domaine réservé par le Défendeur les redirige sur un site internet officiel du Requérant, or, à la place, ils seront redirigés vers le site internet d'un concurrent. Pour le Requérant, il en résulte un détournement intentionnel des internautes recherchant des informations sur les services du Requérant, par la création d'un risque de confusion avec les marques OUEST VAR du Requérant, en vue de perturber ses relations commerciales.

Le Requérant demande donc que le nom de domaine <ouest-var.info> lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur rappelle dans un premier temps qu'il a été constitué le 11 octobre 2013 pour éditer un site d'information en ligne traitant de l'actualité locale dans la région ouest du département du Var et qu'il a commencé son activité et mis son site en ligne à l'adresse "www.ouest-var.info" le 10 octobre 2013. Le Défendeur souligne qu'il a depuis cette date une activité permanente sur ce site internet qu'il relaie également sur son compte Facebook. Le Défendeur soutient qu'à la date de l'enregistrement du nom de domaine litigieux seule la marque nationale française OUEST-VAR.NET, était opposable aux tiers dans la mesure où la demande d'enregistrement de la marque OUEST VAR n'a été publiée que le 9 août 2013 et que la marque OUEST VAR INFO est postérieure de plusieurs mois à l'enregistrement du nom de domaine litigieux intervenu le 22 juillet 2013.

Le Défendeur ne conteste pas l'existence d'une similarité entre les signes en cause mais considère qu'eu égard à l'activité du Défendeur et du Requérant qui est l'édition et l'exploitation d'une publication de presse numérique diffusée sur internet qui traite de l'actualité dans l'ouest du département du Var, le terme géographique "Ouest-Var" désigne le territoire dont traitent les deux sites d'information exploités par les parties. Le Défendeur souligne que le Requérant ne saurait revendiquer un quelconque droit privatif sur l'expression "Ouest Var" dès lors que celle-ci est utilisée dans son sens courant pour désigner une zone géographique.

Le Défendeur fait valoir qu'il était parfaitement légitime à enregistrer et exploiter le nom de domaine

<ouest-var.info> pour publier et diffuser des informations locales concernant la région ouest du département du Var. Le Défendeur souligne qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé au dépôt de la marque correspondante dans la mesure où une telle marque aurait été nulle pour défaut de caractère distinctif. Le Défendeur souligne que le début de l'exploitation du nom de domaine litigieux est antérieur de presque trois mois au changement du nom de domaine du Requérant qui a exploité jusqu'au 29 décembre 2013 son site d'information sous le nom de domaine <six-fours.net>, lequel nom de domaine est toujours actif et continue de renvoyer vers le site du Requérant. Selon le Défendeur, le Requérant a lui-même créé le risque de confusion dont il se plaint en adoptant le nom de domaine <ouest-var.net>.

Le Défendeur fait valoir que ce n'est qu'un an après le changement du nom de domaine par le Requérant que celui-ci a engagé la présente procédure de revendication de la propriété du nom de domaine litigieux. Selon le Défendeur il n'est pas démontré qu'à la date de lancement du site du Défendeur le Requérant avait pour projet sérieux d'adopter le nom de domaine <ouest-var.net> en lieu et place de <six-four.net> et plus globalement de poursuivre son activité en utilisant le signe OUEST VAR.

Le Défendeur indique finalement que conformément aux Principes directeurs, le Requérant doit pour obtenir satisfaction rapporter la preuve que le nom de domaine a été déposé ou utilisé de mauvaise foi, ce qui serait principalement caractérisé par l'intention de profiter indûment de la notoriété ou des investissements d'autrui ou de rechercher un profit indu en espérant monnayer le nom de domaine litigieux. Le Défendeur rappelle que tant au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux que lors du lancement de son site internet, le Requérant n'utilisait pas les marques ou noms de domaine comportant les termes "Ouest-Var" dont il se prévaut aujourd'hui.

Selon le Défendeur, si le Requérant avait pu avoir le projet d'utiliser le nom de domaine <ouest-var.net>, il y avait renoncé par la suite puisqu'il n'a entrepris aucune démarche en ce sens pendant plus de trois ans, ce que confirme l'attestation d'un ancien membre de la rédaction du Requérant.

En conséquence, le Défendeur appelle la Commission administrative à ne pas faire droit à la demande de transfert du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver cumulativement que :

(i) le nom de domaine enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits ;

(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache ;

(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requérant est titulaire des marques françaises OUEST-VAR.NET, OUEST VAR et OUEST VAR INFO et qu'en particulier la marque OUEST-VAR.NET a été enregistrée antérieurement au nom de domaine litigieux.

Le Défendeur soutient que ces marques ne seraient pas valables car constituées de termes génériques ou descriptifs. Néanmoins, la Commission administrative ne saurait se substituer au juge national dans l'appréciation de la validité des marques du Requérant et il ne lui appartient pas de trancher ce point pour apprécier l'identité ou la similitude des signes en présence.

En l'espèce, le nom de domaine litigieux <ouest-var.info> comprend les termes "ouest" et "Var" qui sont la reproduction à l'identique des deux termes dominants, composant les marques dont le Requérant est titulaire.

Sur le fondement des Principes directeurs, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque du requérant (voir Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited c/ Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474 ; Magnum Piering, Inc. c.The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525 ; Bayerische Motoren Werke AG c. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615 ; Swarovski Aktiengesellschaft c. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150 ; RapidShare AG, Christian Schmid c. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059).

L'ajout, dans le nom de domaine litigieux, d'un tiret entre chaque mot composant les marques du Requérant n'affecte en rien la séquence desdits mots qui demeure identique et n'est donc pas de nature à écarter le risque de confusion entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux.

De même, l'adjonction du suffixe ".info" n'est qu'un ajout nécessaire, sans incidence dans la comparaison du nom de domaine litigieux avec les marques du Requérant. L'adjonction de suffixes techniques génériques n'est pas suffisante pour apporter un caractère distinctif au nom de domaine en cause (voir Salvatore Ferragamo S.p.A. c. Wei Huan, Litige OMPI No. D2014-1290).

En conséquence, la Commission administrative retient que le critère posé au paragraphe 4(a)(i) est vérifié.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant n'ayant pas autorisé le Défendeur à utiliser ses marques, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur. Il appartient donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Selon le paragraphe 4(c) Principes directeurs, l'intérêt légitime qui s'attache au nom de domaine litigieux peut-être constitué, en particulier si :

(i) avant d'avoir connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet ;

(ii) le Défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ; ou

(iii) le Défendeur fait un usage noncommercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits de produits ou de service en cause.

Comme déjà reconnu par d'autres Commissions administratives, le Défendeur peut avoir un intérêt légitime sur le nom de domaine lorsque celui-ci utilise un nom de domaine composé de termes du dictionnaire afin de décrire les produits ou services qu'il propose via le nom de domaine litigieux (voir Sweeps Vacuum & Repair Center, Inc c. Nett Corp., Litige OMPI No. D2001-0031 ; EAuto, L.L.C. c. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., Litige OMPI No. D2000-0047).

Dans cette affaire, le Défendeur démontre être une société (OVI Presse) qui édite depuis plus d'un an un site d'information en ligne traitant de l'actualité locale dans l'ouest du département français du Var. Le nom de domaine litigieux est composé de termes du dictionnaire décrivant exactement cette zone géographique. En outre, le Défendeur apporte la preuve qu'il poursuit cette activité de manière continue depuis octobre 2013, en ayant adopté sa propre ligne éditoriale, ses propres contenus, sa propre charte graphique, etc.

De plus, le lancement du site internet par le Défendeur sous le nom de domaine litigieux est intervenu à une époque où le Requérant n'apporte pas la preuve qu'il exploitait les noms de domaines <ouest-var.com> ou <ouest-var.net>¹, ni les marques OUEST VAR et OUEST VAR INFO dont il est titulaire.

En effet, si le Requérant soutient avoir eu pour projet d'adopter le nom de domaine <ouest-var.net>, et plus globalement de poursuivre son activité sous le signe OUEST VAR, aucun élément de preuve soumis par le Requérant à la Commission administrative n'établit que cette intention ait été maintenue depuis 2011. En effet, les pièces communiquées par le Requérant démontrent uniquement qu'une annonce de changement de nom a été effectuée sur le réseau social Twitter le 1er novembre 2010 et sur Facebook le 4 août 2011. Il n'est pas apporté de preuve d'autres actes réalisés par le Requérant en vue de procéder à ce changement de nom depuis cette date, soit deux ans avant la réservation du nom de domaine <ouest-var.info> par le Défendeur. Au contraire, selon la Commission administrative cette annonce puis l'absence de tout changement pendant plus de deux ans ont pu conduire le Défendeur à considérer que ce projet avait été abandonné par le Requérant.

En considération des éléments évoqués ci-dessus, la Commission administrative considère que le Défendeur démontre avoir utilisé le nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services et s'être légitiment fait connaître sous le nom de domaine considéré pour poursuivre son activité d'édition d'un site d'information en ligne spécialisé sur l'ouest du département français du Var conformément aux paragraphes 4(c)(i) et 4(c)(ii).

En conséquence, la Commission administrative retient que le critère posé au paragraphe 4(a)(ii) n'est pas vérifié.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la mauvaise foi du Défendeur doit être établie concernant l'enregistrement du nom de domaine ainsi que concernant son usage.

Au vu des conclusions de la Commission administrative concernant le deuxième élément, il n'est pas nécessaire pour la Commission administrative de se prononcer sur l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi. Toutefois, la Commission administrative note :

S'agissant de l'enregistrement du nom de domaine par le Défendeur, les éléments de contexte préalablement rappelés doivent conduire à considérer que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque antérieure OUEST VAR.NET dont le Requérant est titulaire. Notamment la Commission administrative note que l'un des associés du Défendeur était précédemment journaliste salarié du Requérant.

S'agissant de l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, les Principes directeurs exigent que le Défendeur ait sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'internet sur un site web ou autre espace en ligne, créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace web ou d'un produit ou service qui est proposé.

Or, la Commission administrative estime que le Requérant ne démontre pas que le Défendeur ait eu l'intention de créer une confusion avec les marques du Requérant. En effet, à la date de lancement du site internet du Défendeur (le 10 octobre 2013), le Requérant n'exploitait ni ses marques antérieures, ni de noms de domaine en rapport avec ces marques. Le Requérant n'exerçait son activité que sous le nom de domaine <six-four.net> et il ne démontre pas qu'il ait été connu par ses clients sous le nom "Ouest Var". Par ailleurs, il apparait que les termes composant le nom de domaine litigieux ont été choisis par le Défendeur en considération de son activité, à savoir la publication d'un site internet d'information traitant de l'actualité locale dans l'ouest du département du Var. Enfin, le Défendeur poursuit cette activité de manière continue depuis octobre 2013, en ayant adopté sa propre ligne éditoriale, ses propres contenus, sa propre charte graphique, etc. Dès lors, il n'est pas démontré que le Défendeur, dans l'utilisation du nom de domaine litigieux ait eu l'intention de créer une confusion dans l'esprit du public entre ledit nom de domaine et le site web du Requérant. En conséquence, au vu des pièces soumises à l'analyse de la Commission administrative, il n'apparait pas que le Défendeur ait sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'internet sur un site web ou autre espace en ligne, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace web ou d'un produit ou service qui est proposé.

Enfin, il semblerait que le litige opposant les parties relève d'une situation plus complexe qui dépasse le cadre de la présente procédure, et que par conséquent les parties peuvent soumettre leur différend auprès des juridictions compétentes.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des règles, la Commission administrative rejette la plainte.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 15 décembre 2014

¹ (Bien que ces noms de domaine ont été enregistrés respectivement en 2011 et 2010, le Requérant n'apporte pas de preuve d'une quelconque exploitation de ces noms de domaine.)