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DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Liu.Jo S.p.A. v. Xu Wei, Longxin
Caso No. D2013-0435
1. Le parti
Il Ricorrente è Liu.Jo S.p.A. di Carpi, Italia, rappresentato dallo Studio Legale SIB, Italia.
Il Resistente è Xu Wei, Longxin di Chongqing, Cina.
2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
Il nome a dominio contestato, <borseliujo.net>, è registrato presso la società Shanghai Yovole Networks, Inc.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 1 marzo 2013 via email. Il 1 e il 7 marzo 2013, il Centro ha trasmesso via email a Shanghai Yovole Networks, Inc. una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. L’8 e il 12 marzo 2013, Shanghai Yovole Networks, Inc. ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto. Il Ricorrente ha trasmesso al Centro un Ricorso modificato in data 12 marzo 2013.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 12 marzo 2013, il Centro ha inviato una email alle parti spiegando che il Ricorso è stato presentato in italiano, ma l’accordo di registrazione è in cinese, allo stesso tempo ha invitato il Ricorrente a fornire prove sufficienti di un accordo tra le parti che il procedimento si svolga in italiano o a tradurre in cinese il Ricorso o a presentare una richiesta motivata che l’italiano sia la lingua del procedimento. Il Ricorrente ha presentato in data 14 marzo 2013 una richiesta per l’italiano come lingua del procedimento, richiesta a cui il Resistente non ha risposto. Questa è stata seguita da una comunicazione del Centro in cui si affermava che l’italiano e il cinese sono utilizzati di concerto per comunicare con le parti, la Risposta sarebbe stata accettata in una di queste lingue, e informando le parti che spetta al Collegio, una volta nominato, decidere la lingua del procedimento.
In data 20 marzo 2013, il Centro ha notificato il Ricorso in italiano e in cinese. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 9 aprile 2013. Il Resistente non ha fatto pervenire alcuna risposta. In data 10 aprile 2013, il Centro ha notificato l’inadempienza del Resistente.
Il Centro ha nominato, in data 23 aprile 2013, Michael A.R. Bernasconi quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio amministrativo ha inviato al Centro il 22 aprile 2013 la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme.
4. I presupposti di fatto
Il Ricorrente ha registrato più di 100 marchi contenenti il termine “Liu.Jo” e marchi simili. Tra gli altri, il Ricorrente è titolare del marchio comunitario n. 000234351 LIU.JO registrato in data 17 agosto 1999, il quale contraddistingue i prodotti della classe 25, e del marchio comunitario n. 000747923 LIU.JO registrato il 19 luglio 1999, il quale contraddistingue i prodotti delle classi 9, 18 e 19. Inoltre, il Ricorrente è titolare di diversi nomi a dominio contenenti il termine “Liu.Jo” attraverso i quali promuove i suoi prodotti a marchio LIU.JO.
Il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato in data 14 gennaio 2013.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
Il Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è ovviamente confondibile con il marchio del Ricorrente. Infatti, tale nome a dominio si differenzia dal marchio del Ricorrente per (1) l’inserimento del suffisso “.net”, il quale non è considerato un elemento distintivo, e (2) l’aggiunta della componente descrittiva “borse”, il quale è un termine molto comune nella lingua italiana e descrive un prodotto che viene anche creato e distribuito dal Ricorrente. Infine, il marchio del Ricorrente è interamente compreso nel nome di dominio contestato. Pertanto, il nome a dominio contestato è confondibile con il marchio del Ricorrente.
Il Resistente non è affiliato in alcun modo con il Ricorrente e non è titolare di marchi per “borseliujo” o segni simili. Il Resistente non ha concesso in licenza o altrimenti autorizzato il Resistente ad utilizzare il suo marchio LIU.JO o a richiedere la registrazione di un nome a dominio che incorpori tale marchio. Il Resistente non è comunemente conosciuto con il segno “borseliujo” e non fa un uso non commerciale dello stesso. Il Resistente non ha dunque alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato.
La malafede del Resistente è evidente. Il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato al fine di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio del Ricorrente. L’uso di tale nome trae in inganno i potenziali consumatori visto che anche il Ricorrente produce e commercializza una linea di borse. Scegliendo come suffisso la parola “borse”, e cioè una parola italiana, è chiaro che il Resistente era perfettamente consapevole che LIU.JO è un marchio di titolarità di una casa di moda italiana. Inoltre, il Resistente è titolare di diversi nomi a dominio che corrispondono a marchi famosi nel campo della moda. È dunque evidente la volontà di trarre dal nome “Liu.Jo” un beneficio economico futuro, ad esempio attraverso una successiva vendita a caro prezzo ai legittimi titolari dei marchi o tramite l’utilizzo dei medesimi per ospitare siti che potranno trarre in inganno gli utenti di Internet. Infine, sul sito ospitato sul nome a dominio contestato, il Resistente offre in vendita merce contraffatta di altre case di moda nel settore del lusso. Il nome a dominio contestato è stato dunque registrato ed utilizzato in mala fede.
B. Resistente
Il Resistente non ha risposto al Ricorso della Ricorrente, non ha sottoposto alcun argomento a propria difesa e non ha né contestato né richiesto il rigetto di quanto dichiarato dalla Ricorrente.
6. Motivi della decisione
6.1. Lingua della procedura amministrativa
Il Ricorso è stato depositato in italiano ed il Ricorrente ha richiesto in data 1 marzo 2013 e 14 marzo 2013 che il procedimento venga effettuato in lingua italiana in quanto il sito Internet ospitato sul nome a dominio contestato è esclusivamente in lingua italiana e il nome a dominio contiene al suo interno il termine italiano “borse”, pertanto, il Resistente sarebbe in grado di capire tale lingua.
Ai sensi dell’articolo 11 delle Norme, in assenza di un accordo tra le parti, o salvo che sia altrimenti stabilito nel contratto di registrazione, la lingua della procedura amministrativa è la lingua del contratto di registrazione, fatta salva la facoltà del Collegio di decidere diversamente. Secondo la giurisprudenza costante dell’OMPI, la lingua del procedimento può rimanere la stessa del ricorso anche se differisce da quella del contratto di registrazione qualora il resistente capisce e padroneggia il linguaggio del ricorso ed il ricorrente sia svantaggiato dal fatto di essere costretto a tradurre il ricorso e i suoi allegati in una lingua diversa (Finter Bank Zurich c. Shumin Peng, Caso OMPI N. D2006-0432; Maplin Electronics Limited c. Lee Jeongsoon, Caso OMPI N. D2006-0011; International Data Group, Inc. c. Lingjun, Caso OMPI N. D2004-0398).
La lingua del contratto di registrazione per il nome a dominio contestato è il cinese. Nella fattispecie è però evidente che il Resistente capisce ed è in grado di comunicare in italiano. Il sito ‘‘www.borseliujo.net’’ è infatti redatto in italiano. Inoltre, il Resistente non si è opposto alla richiesta del Ricorrente dell’uso della lingua italiana. Infine, la traduzione del ricorso e di tutta la documentazione probatoria in cinese richiederebbe tempo e comporterebbe dei costi supplementari importanti per il Ricorrente. Per questi motivi, il Collegio decide che la lingua del presente procedimento è l’italiano.
6.2. Trasferimento del nome a dominio registrato
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un Ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
Siccome il Resistente non ha risposto al Ricorso del Ricorrente, il Collegio, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14(a) e 14(b) delle Norme, dovrà procedere ad una decisione sulla base delle dichiarazioni riportate nel Ricorso dal Ricorrente che potranno essere considerate dal Collegio, nella sua decisione, come sufficientemente provate e quindi corrispondenti a verità.
A. Identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente
Il nome a dominio contestato incorpora integralmente i marchi LIU.JO del Ricorrente e si differenzia per due elementi soltanto: il suffisso “.net” e la parola “borse”.
È ormai pacificamente accettato che il nome a dominio di primo livello, in questo caso “.net”, possa essere ignorato nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio (si veda, tra le altre, la decisione sul caso VAT Holding AG c. Vat.com, Caso OMPI No. D2000-0607).
La parola “borse” è un termine generico della lingua italiana. L’aggiunta di un termine generico in un nome a dominio contenente il nome di un marchio non vale ad escludere la confondibilità (Parfums Christian Dior c. 1 Netpower, Inc., Caso OMPI No. D2000-0022; Dolce & Gabbana S.r.l. c. Agnes Varga, Caso OMPI No. D2004-0482). Siccome, tra le altre cose, il Ricorrente vende borse utilizzando il marchio LIU.JO, il Collegio considera che l’indicazione del termine generico “borse” all’interno del nome a dominio contestato non soltanto non vale ad escludere la confondibilità di esso con il marchio del Ricorrente, ma anzi la rafforzi ancora di più.
Ad avviso del Collegio, il nome a dominio contestato è dunque senz’altro confondibile con i marchi del Ricorrente. Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al l’articolo 4(a)(i) della Policy.
B. Assenza di diritti o di interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
Il Resistente non ha presentato alcuna replica al presente Ricorso ed ha pertanto rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio e precedente diritto, titolo o interesse legittimo sul nome a dominio contestato, come sarebbe invece stato suo diritto in applicazione dell’articolo 5 delle Norme.
In considerazione di quanto sopra, e sulla base delle dichiarazioni del Ricorrente, il Resistente non vanterebbe alcun diritto né interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, né risulterebbe connesso o affiliato con il Ricorrente, né in altro modo autorizzato all’utilizzo della dicitura in esame.
Il Collegio conclude dunque che il Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dall’articolo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell’assenza di un diritto o interesse legittimo del Resistente sul nome a dominio contestato <borseliujo.net>.
C. Registrazione e Uso in Malafede
L’articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell’articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possano essere considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che il resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo; o
(ii) il resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come nome a dominio, a patto di aver messo in atto un comportamento di questo tipo; o
(iii) il resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l’attività commerciale di un concorrente; o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità del ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del resistente e quella del ricorrente.
Sulla base di quanto affermato dal Ricorrente e dalla documentazione prodotta deve ritenersi accertato che, nel caso in esame, il Resistente utilizzi il nome a dominio contestato in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità del Ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti del Resistente e dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del Resistente e quella del Ricorrente. Inoltre, diversi elementi lasciano pensare che il Resistente abbia avuto come scopo eventuale quello di rivendere il nome a dominio contestato a costi più alti rispetto ai costi vivi di registrazione normalmente praticati sul mercato. È dunque comprovato che il nome a dominio contestato è stato registrato ed utilizzato in mala fede ai sensi dell’ articolo 4(b) della Policy.
7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi degli articoli 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento del nome a dominio contestato <borseliujo.net> al Ricorrente.
Michael A.R. Bernasconi
Membro Unico del Collegio
Data: 16 maggio 2013