Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Deoleo, S.A. v. Ignacio Echevarría
Caso No. D2013-0126
1. Las
La Demandante es Deoleo, S.A. (en adelante, la “Demandante”) con domicilio en Rivas Vaciamadrid, Madrid, España, representada por Herrero & Asociados.
El Demandado es Ignacio Echevarría (en adelante, el “Demandado”) con domicilio en Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y la Entidad Registradora
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <deoleo.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
La entidad registradora del Nombre de Dominio es 2030138 Ontario Inc. dba NamesBeyond.com and dba GoodLuckDomain.com (en adelante, “NamesBeyond.com”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 18 de enero de 2013. El mismo día, el Centro envió a NamesBeyond.com por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 24 de enero de 2013, NamesBeyond.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos del contacto.
El 18 de enero el Centro recibió una comunicación electrónica en inglés del Demandado a lo que el Demandante contestó en español en fecha 22 de enero de 2013 con una solicitud de suspensión del procedimiento.
El 18 de febrero de 2013, la Demandante solicitó mediante correo electrónico la reanudación del procedimiento.
En fechas 18 y 21 de febrero de 2013, el Centro recibió comunicaciones electrónicas en español del Demandado y del Demandante respectivamente.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de febrero de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de marzo de 2013. El Demandado no presentó Escrito de Contestación formal por lo que el Centro, en fecha 15 de marzo de 2013 informó a las partes del Inicio del procedimiento de Nombramiento de Experto.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de marzo de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Idioma del Procedimiento
A efectos de decidir sobre el idioma del presente procedimiento, de acuerdo con los criterios expresados en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Guillermo J. Fesser Pérez de Petinto y Juan L. Cano Ambros v. r&t y Tino Hernández, Caso OMPI No. D2000-0201; CPS 1 Realty LP. v. DomainAgent.com, Caso OMPI No. D2005-0869; Colombo Franchising Ltda. v. Mehdi Tchavosinia, Caso OMPI No. D2006-1572; o General Electric Company, GE Osmonics Inc. v. Optima di Federico Papi, Caso OMPI No. D2007-0645), deben tenerse en cuenta factores como el origen geográfico y lugar de residencia de las partes, las capacidades lingüísticas mostradas tanto antes del procedimiento como durante el mismo, los costes y retrasos que pueda suponer la adopción de una u otra lengua para el procedimiento así como los perjuicios que el uso de una determinada lengua puede ocasionar a las partes.
En este sentido, a pesar de que el idioma del Acuerdo de Registro es inglés, el Experto considera probado que, atendiendo a las comunicaciones electrónicas (previas al presente procedimiento) remitidas entre las partes, al hecho de que ambas partes están domiciliadas en España así como que el Demandado ha probado que cuenta con un conocimiento suficiente del mencionado idioma.
Atendiendo a lo indicado, la solución más lógica parece ser utilizar el español como idioma de este procedimiento, sin que por ello el Demandado vea en forma alguna afectado su derecho de defensa. De este modo, el Experto determina que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento es el español.
5. Antecedentes de Hecho
A. La Demandante
La Demandante es una sociedad española que desarrolla sus actividades en el sector alimenticio, habiéndose consolidado como uno de los referentes del sector (en especial, de la producción y distribución de aceite de oliva).
De hecho, la Demandante actualmente cotiza en la bolsa española y cuenta con una cartera de marcas que le ha permitido convertirse en una empresa líder en mercados tan relevantes como el español, el italiano o el estadounidense.
Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante utiliza la denominación “deoleo” la cual ha registrado como marca tanto a nivel nacional como comunitario. En este sentido, cabe mencionar los siguientes registros marcarios:
- Marca denominativa comunitaria No. 009821117 DEOLEO, solicitada con fecha 18 de marzo de 2011 y registrada con efectos el 7 de julio de 2011 en las clases 29, 30 y 31del Nomenclátor Internacional.
- Marca figurativa comunitaria No. 10938991 DEOLEO, solicitada con fecha 5 de junio de 2012 y registrada con efectos el 15 de marzo de 2012 en las clases 29, 30 y 31 del Nomenclátor Internacional.
- Marca figurativa española No. 2975181 DEOLEO, solicitada con fecha 18 de marzo de 2011 y registrada con efectos el 3 de octubre de 2012 en la clase 29 del Nomenclátor Internacional.
- Nombre comercial español No. 300457 DEOLEO S.A., solicitado con fecha el 18 de marzo de 2011 y registrado con efectos el 18 de agosto de 2011 en la clase 29 del Nomenclátor Internacional.
B. El Demandado
El Demandado es un ciudadano español. Dado que el Demandado no se ha contestado formalmente a la Demanda, el Experto no ha podido tener conocimiento de sus actividades o relación con el Nombre de Dominio más allá de su alegación de que el mismo pretendía servir de base para un negocio de compraventa de pinturas al óleo.
C. El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 5 de febrero de 2012.
Inicialmente, el Nombre de Dominio se vinculó a una página Web de estacionamiento de nombres de dominio en la que se incluía una serie de enlaces a diversos productos y servicios. Ello no obstante, la Demandante ha acreditado que, tras iniciar un intercambio de comunicaciones con el Demandado, previas al inicio del presente procedimiento, en relación con la posible transferencia del Nombre de Dominio, el status del Nombre de Dominio pasó a inactivo, estado en el que se encuentra en el momento de la emisión de la presente Decisión.
En cualquier caso, cabe remarcar que la dirección de sistema de nombres de dominio (DNS) primario al que ha estado asociado en todo momento el Nombre de Dominio es el siguiente: FOR-SALE-AT.INTRUSTDOMAINS.COM. En este sentido, cabe señalar que Intrustdomains.com es una entidad especializada en la compraventa de nombres de dominio.
D. Comunicaciones entre las Partes
Con carácter previo a la presentación de la Demanda, las partes mantuvieron contactos a fin de llegar a un acuerdo económico que evitara el presente procedimiento. Ello no obstante, no se llegó a acuerdo alguno como consecuencia de las diferencias en el precio para proceder a dicha transferencia (tal y como se indica en la Sección 5 siguiente, al resumir las alegaciones del Demandado).
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega en la Demanda:
- Que es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de aceite de oliva que, debido a su larga trayectoria y prestigio, se ha convertido en un referente internacional en el sector de la alimentación, habiendo consolidado una obvia asociación entre sus actividades y la denominación “deoleo” que ha registrado como marca tanto en España como a nivel comunitario;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas DEOLEO de las que la Demandante es titular;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar el registro ni un potencial uso del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “deoleo” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación, especialmente teniendo en cuenta las altas exigencias económicas que ha hecho llegar a la Demandante a fin de transferir voluntariamente el Nombre de Dominio;
- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, con dicho registro ha pretendido aprovecharse de la reputación de la marca de la Demandante a fin de obtener un enriquecimiento derivado del precio exigido para su transferencia a la Demandante; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.
B. Demandado
Tal y como se ha indicado con anterioridad, el Demandado no se ha contestado formalmente a la Demanda. Por el contrario, se ha limitado a remitir tanto a la Demandante como al Centro una serie de mensajes de correo electrónico cuyo contenido se podría resumir en los siguientes términos:
- El Nombre de Dominio pretende asociarse a un negocio “online” consistente en una plataforma de compra-venta de cuadros pintados al óleo, siendo el Nombre de Dominio un importante activo para dicho negocio al constituir un nombre atractivo para que los potenciales usuarios y los buscadores de contenidos en Internet le den la relevancia que se necesitará para el desarrollo de la idea de negocio. No obstante, el Demandado no ofrece más detalles sobre el mencionado proyecto de negocio, alegando razones de confidencialidad.
- Al menos dos empresas estadounidenses se han puesto en contacto con el Demandado a fin de adquirir el Nombre de Dominio. Ante esta circunstancia, el Demandado alega haber contactado a la Demandante, pues consideraba que debía ofrecer el Nombre de Dominio a la Demandante antes que transferirlo a un tercero. En este sentido, aparentemente, recibió una oferta de la Demandante de 20.000 euros, la cual rechazó ya que indicó que una de las mencionadas empresas estadounidenses le había ofrecido una compensación de 25.000 euros.
- Si bien en uno de los primeros mensajes remitidos a la Demandante, el Demandado rechazaba la posibilidad de transferir el Nombre de Dominio, en otro mensaje dirigido al Centro confirmaba su conformidad con la transferencia del mismo si bien indicaba que dicha transferencia no sería posible hasta que la Demandante hiciera una oferta económica concreta y razonable.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que la Demandante tiene derechos;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación, se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De acuerdo con lo indicado anteriormente, la Demandante es titular de diversas marcas compuestas por la denominación “deoleo”, la cual ha utilizado en el desarrollo de sus actividades comerciales.
Si se compara dicha marca con el Nombre de Dominio, se puede comprobar que sólo existe una diferencia consistente en que el Nombre de Nombre de Dominio incluye el sufijo “.com”.
Esta diferencia, no obstante, está lejos de poderse considerar relevante a los efectos de la presente Decisión pues se deriva de la actual configuración técnica del sistema de nombres de dominio (DNS). Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, las decisiones New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812;, en A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172).
De este modo, el Experto considera que, a efectos de la Política, el Nombres de Dominio es idéntico a la marca de la que la Demandante es titular y que, consiguientemente, en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el párrafo 4(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos que, de acuerdo con la Política, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
En este sentido, la Política identifica tres supuestos – de carácter enunciativo – en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:
- El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que la mera enunciación de un proyecto de negocio (sin aportar prueba alguna de su realidad y desarrollo efectivo) no puede considerarse como una prueba suficiente de la legitimidad de su actuación respecto al Nombre de Dominio. En efecto, una mera descripción como la indicada - sin la aportación de elementos probando la efectiva preparación y ejecución del proyecto - constituye una base claramente insuficiente a efectos de considerar la eventual existencia de un derecho o interés genuinamente legítimo sobre el Nombre de Dominio, en forma de un uso serio y consistente por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Así se ha considerado en otras decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Helen Fielding v. Anthony Corbett aka. Anthony Corbett, Caso OMPI No. D2000-1000; (1) Galatasaray Spor Kulubu Dernegi (2) Galatasaray Pazarlama A.S. (3) Galatasaray Sportif Sinai Ve Ticari Yatirimlar A.S. v. Maksimum Iletisim A.S, Caso OMPI No. D2002-0726; o Curtis Jackson v. WhoisGuard, Caso OMPI No. D2006-0070).
- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio, marcas que cabe recordar deben considerarse como mínimo notorias en España (país donde está domiciliado el Demandado). La evidente vinculación entre las mencionadas marcas y el Nombre de Dominio de hecho ha sido reconocida por el propio Demandado, el cual ha reconocido que contactó con la Demandante tras recibir ofertas de terceros para la adquisición del Nombre de Dominio. La razón de dicho contactó estribó precisamente en la identificación que el Demandado realizó entre el Nombre de Dominio y la Demandante y sus marcas.
- Habida cuenta de las circunstancias indicadas en el punto anterior, parecería igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “deoleo”, cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizada por parte de la Demandante. De hecho, el Experto considera que lo más probable es que cualquier potencial uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado implicaría probablemente una infracción de los derechos de la Demandante.
- Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco de la Política.
Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del segundo de los elementos requeridos por la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe.
De este modo, de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas bajo la Política (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001; Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001), hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilización.
Seguidamente, se analizará la eventual concurrencia de los mencionados elementos de mala fe en el presente caso.
(i) Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
Todos los indicios aportados por la Demandante apuntan a que, en el presente caso, el registro del Nombre de Dominio no responde a una “coincidencia desafortunada” sino a una voluntad expresa del Demandado para registrar un nombre de dominio basado en la denominación recurrentemente utilizada por la Demandante en el desarrollo de sus actividades comerciales.
En este sentido, el Experto considera que, para llegar a la mencionada conclusión, debe tenerse en cuenta que, tal y como se ha apuntado con anterioridad, en ningún momento parece que el Demandado haya ostentado un derecho o interés legítimo para registrar el Nombre de Dominio. En efecto, el Demandado no es titular ni licenciatario de marcas u otros signos distintivos que se basen o incluyan la denominación “deoleo”. Tampoco ha acreditado que utilice dicha denominación para identificarse en el desarrollo de sus actividades habituales, lo cual parece bastante improbable teniendo en cuenta las circunstancias que se han descrito con anterioridad.
Por el contrario, su contacto unilateral a la Demandante para ofrecer la transferencia del Nombre de Dominio (al considerar que la misma ostentaría un “mejor derecho” para ser titular del mismo, tal y como se desprende de la literalidad de los mensajes remitidos por el Demandado a la Demandante y al Centro) parece probar de forma clara el conocimiento que tenía tanto de la Demandante como de sus marcas DEOLEO.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, en opinión de este Experto, la única posibilidad razonable para explicar el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada es que dicho registro respondió a criterios de mala fe, la cual ha quedado suficientemente acreditada por la Demandante.
(ii) Utilización de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado
De acuerdo con lo indicado en la sección anterior, el Experto considera que la Demandante ha probado suficientemente la mala fe del Demandado respecto al registro del Nombre de Dominio. A fin de llegar a esta conclusión, debe tenerse en cuenta la evidente correspondencia entre las marcas DEOLEO titularidad de la Demandante, y el Nombre de Dominio, de modo que la vinculación existente entre ellos.
Atendiendo a lo anterior, parecería evidente que cualquier uso que hubiera hecho el Demandado (incluso la mera tenencia pasiva) del Nombre de Dominio tras su registro podría considerarse como una infracción de los derechos de la Demandante. Si a ello le sumamos la cuestionable actuación del Demandado consistente en ofrecer a la Demandante el Nombre de Dominio a cambio de una compensación que superaría con creces los gastos en los que hubiera podido incurrir para registrar y mantener la titularidad del Nombre de Dominio, el Experto considera que la única conclusión plausible es que el Demandado ha incurrido en una actuación de mala fe al utilizar el Nombre de Dominio.
Dicha interpretación es coherente con la ofrecida en otros casos que trataron supuestos muy similares como, por ejemplo, TPI Holdings, Inc. v. JB Designs, WIPO Case No. D2000-0216; Jupiters Limited v. Aaron Hall, WIPO Case No. D2000-0574; Brown & Williamson Tobacco Corp., et al. v. Dennis Wilkins, WIPO Case No. D2001-0865; Gaggia S.p.A v. Yokngshen Kliang, WIPO Case No. D2003-0982; or Mediacorp Radio Singapore Pte.Ltd. v. HL Lim aka Hwee Lee Lim, WIPO Case No. D2004-0291.
De acuerdo con lo dicho, el Experto concluye que concurre en el presente caso la tercera de las condiciones previstas por el apartado 4(a) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <deoleo.com> sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 9 de abril de 2013